PROCESO 177-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 135, literal e), y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: DEUTSCHE BANK AG.
Marca: “DEUTSCHE BANK”. Expediente Interno Nº 2003-00288. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 17 de diciembre del 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 26 de enero del 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la firma DEUTSCHE BANK AG., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la firma DRESDNER BANK LATINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma DEUTSCHE BANK AG., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: - 18745, de 24 de junio del 2002, mediante la cual la mencionada Autoridad niega el registro de la denominación “DEUTSCHE BANK” (nominativa), solicitado por la actora, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional Nº 36, al considerar similitud o semejanza con la marca DEUTCH-SUDAMERIKANISHCHE BANK AG, que ampara servicios también de la clase 36. - 38458, de 28 de noviembre del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirma la decisión contenida en la misma; y, - 02487, de 31 de enero del 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirma también lo decidido en la Resolución Nº 18745. 1.3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 1 de noviembre del 2001, la firma DEUTSCHE BANK AG. presentó solicitud para obtener registro del distintivo “DEUTSCHE BANK”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase Nº 36 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 511, de 26 de diciembre de 2001. - El 24 de junio del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 18745, por medio de la cual negó el registro solicitado para la denominación “DEUTSCHE BANK”. - El 5 de agosto de ese mismo año, la sociedad solicitante del registro interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida. - El 28 de noviembre del 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición propuesto, mediante Resolución Nº 38458 por la cual confirmó la resolución inicial. - El 31 de enero del 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 02487, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución impugnada. b) Escrito de demanda La firma DEUTSCHE BANK AG, con domicilio en Frankfurt am Main, Alemania, por medio de apoderado expresa que el día uno de noviembre del 2001, solicitó el registro de la marca DEUTSCHE BANK para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Señala que los signos DEUTSCHE BANK y DEUTSCH-SUDAMERIKANISCHE BANK AG no son confundibles y, que al aplicar la regla utilizada para el cotejo de signos marcarios, que recomienda que la comparación debe realizarse en conjunto, concluye que no existe identidad entre los signos confrontados. Manifiesta que al observarlos se encuentra que el primero está compuesto de dos expresiones, mientras que el segundo, por cuatro, de modo que producen una impresión visual distinta; además, resultan ortográfica y fonéticamente diferentes.
Consta del expediente recibido, que el 22 de noviembre de 2001, la sociedad DRESDNER BANK LATINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT autorizó a la sociedad DEUTSCHE BANK AG., para que registre la marca DEUTSCHE BANK, lo que en opinión del accionante prueba que dicha sociedad considera que no podría generarse confusión. Sostiene que el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, se refiere a la coexistencia sin conflicto, en la que “el titular de la marca primeramente registrada está facultado para admitir el registro de otro signo que pueda presentar un grado de similitud, pero que considera no tiene la potencialidad de colisionar con el derecho de exclusividad que ha obtenido, según su conocimiento del mercado al cual están destinados las marcas y su experiencia en la comercialización del producto o servicio.” Se argumenta, además, que el signo solicitado no puede ser considerado un signo descriptivo respecto a los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Señala que la expresión cuyo registro fue solicitado se enmarca en la causal de irregistrabiliad contenida por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, que impide que sean registrados aquellos signos que sean idénticos o semejantes a otro anteriormente solicitado para su registro o registrado en favor de un tercero. Manifiesta que las denominaciones que se comparan tienen similitud en los aspectos conceptual, ortográfico y fonético.
Además, el hecho de que las dos estén destinadas a distinguir servicios comprendidos en la Clase 36, puede inducir al público a error. Sostiene que si bien es cierto que existe autorización conferida por el titular de la marca anteriormente registrada, para que se utilice una semejante, es preciso tener en cuenta que la “autorización conferida por el titular de una marca a un tercero para la utilización de la misma o semejante para los mismos productos o servicios, tendrá valor y efecto cuando con dicha autorización no se induzca al público a error, correspondiendo a la oficina nacional competente determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca registrada”. d) Tercero Interesado No obran del expediente recibido, intervención alguna de la sociedad DRESDNER BANK LATINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT, considerada como tercero interesado en esta causa, la cual, según se confirma en el Oficio Nº 1860, de 3 de noviembre del 2004, “no contestó la demanda.”.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente, por medio de solicitud aparejada al Oficio Nº 1860, de 3 de noviembre del 2004, ha planteado la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e) y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca “DEUTSCHE BANK” ha sido presentada el 1 de noviembre de 2001, esto es, en vigencia, precisamente, de la Decisión 486, procede a atender el requerimiento en los términos formulados.
Estima conveniente, además, extender la interpretación, de oficio, al artículo 134 de la Decisión antes referida. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” (…) “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) “f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;”
4. CONCEPTO DE MARCA, CLASES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
Clases de marcas La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de esa Decisión se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como son los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.
En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.
Comparación entre marcas nominativas Al realizar el cotejo o comparación de marcas, a los fines de decidir si son o no susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos o integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras.
Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo y respecto a la comparación de marcas nominativas, con base en la doctrina ha declarado este Tribunal: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”[2] Resulta indispensable que, a los fines de que no se produzca riesgo de confusión, la autoridad competente examine detenidamente si las palabras que componen la denominación solicitada para registro, dan a la misma suficiente distintividad como para que pueda ser registrada como marca.
Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición de la marca en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
La representación gráfica, conjuntamente con la distintividad, son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486, como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. El Juez consultante debe analizar, si el signo solicitado para el registro, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 interpretado y, si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
5. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS Conforme lo establece la Decisión 486 en su artículo 135, literal e), un signo no puede ser registrado si éste “consiste exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
Signos Descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que está destinado a amparar y, se caracteriza por informar acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. Esta clase de signo no cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo, ya que se compone de una denominación que enuncia características comunes a otros productos o servicios del mismo género.
Los signos descriptivos no son susceptibles de ser registrados según la Normativa Comunitaria que se interpreta. La descriptividad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate, en lo que a marcas se refiere, se identifica a la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es? y, en relación con el producto o el servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Una expresión que es descriptiva respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto al de su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se emplea. A los efectos de impedir el registro, la descripción del objeto o del servicio amparados por un signo o una denominación, debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o el servicio protegido por élla.
Registrabilidad de Signos evocativos Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.
Por otra parte, la jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el Cotejo Marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. [4] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [5] Signos que contravienen el derecho de propiedad industrial y de terceros La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir; además, a través de dicha restricción, se protege el derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin de evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.
Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, no es registrable el signo “…que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. La citada disposición le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros no autorizados por él, hagan uso del signo registrado.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro.
Joaquín Escriche expresa que el consentimiento es “La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento.”[6] El consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su derecho de titular.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evidencia que el consentimiento debe darse de manera expresa, señalando lo siguiente: “la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.” [7] Ha expresado por otra parte el Tribunal, que los Acuerdos de Coexistencia son “ instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.”[8] Aunque esta clase de acuerdos resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, para que sean válidos y eficaces deben proteger el interés de los consumidores, eliminado el riesgo de confusión; sólo de esa forma tendrán la aceptación, previa a su registro, por parte de las Oficinas Nacionales Competentes.
Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos, por el hecho de designar directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen.
El registro de esta clase de denominaciones, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel. 4.
Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara. 5.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 6.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal f) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros consisten en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. Los acuerdos de coexistencia de marcas que son celebrados entre las partes, deben salvaguardar el interés general y evitar que el consumidor sea inducido a error; además, es importante aclarar que la suscripción de tales acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, o para que se produzca el registro del signo solicitado, pues la Oficina Nacional Competente debe analizar si el registro es pertinente y precautelar el bien común sobre el interés particular.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00288, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 36.- Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. [2] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 200. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] ESCRICHE Joaquín. “DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA”. Tomo II. Editorial. Temis. Bogotá. 1987. Pág. 223. [7] Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo del 2000. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio del 2000. Marca: “MAX MARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 104-IP-2003, sentencia de 29 de octubre del 2003.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre del 2003. Marca: “BSCH”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.