Año XXII - Número 1188 Lima, 19 de abril de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 177-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 135, literal e), y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: DEUTSCHE BANK AG. Marca: “DEUTSCHE BANK”. Expediente Interno Nº 2003-00288 Proceso 178-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71, 72, literal a), 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. TERINSA. Caso: denominación “VINIL-LATEX”. Expediente N° 2001-00245 (7283) Proceso 183-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Caso: marca “FIBROLIT”, clase 6. Expediente N° 2003-00261 Pág. 1 11 19 PROCESO 177-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 135, literal e), y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: DEUTSCHE BANK AG. Marca: “DEUTSCHE BANK”. Expediente Interno Nº 2003-00288. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 17 de diciembre del 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 26 de enero del 2005.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 19/04/2005 2.28 1.

ANTECEDENTES: comprendidos en la clase Nº 36 de la Clasificación Internacional de Niza.1 1.1. Partes Actúa como demandante la firma DEUTSCHE BANK AG., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la firma DRESDNER BANK LATINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT. 1.2.

Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma DEUTSCHE BANK AG., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: - 18745, de 24 de junio del 2002, mediante la cual la mencionada Autoridad niega el registro de la denominación “DEUTSCHE BANK” (nominativa), solicitado por la actora, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional Nº 36, al considerar similitud o semejanza con la marca DEUTCH-SUDAMERIKANISHCHE BANK AG, que ampara servicios también de la clase 36. - 38458, de 28 de noviembre del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirma la decisión contenida en la misma; y, - 02487, de 31 de enero del 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirma también lo decidido en la Resolución Nº 18745. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 1 de noviembre del 2001, la firma DEUTSCHE BANK AG. presentó solicitud para obtener registro del distintivo “DEUTSCHE BANK”, como marca destinada a amparar servicios - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 511, de 26 de diciembre de 2001. - El 24 de junio del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 18745, por medio de la cual negó el registro solicitado para la denominación “DEUTSCHE BANK”. - El 5 de agosto de ese mismo año, la sociedad solicitante del registro interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida. - El 28 de noviembre del 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición propuesto, mediante Resolución Nº 38458 por la cual confirmó la resolución inicial. - El 31 de enero del 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 02487, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución impugnada. b) Escrito de demanda La firma DEUTSCHE BANK AG, con domicilio en Frankfurt am Main, Alemania, por medio de apoderado expresa que el día uno de noviembre del 2001, solicitó el registro de la marca DEUTSCHE BANK para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señala que los signos DEUTSCHE BANK y DEUTSCH-SUDAMERIKANISCHE BANK AG no son confundibles y, que al aplicar la regla utilizada para el cotejo de signos marcarios, que recomienda que la comparación debe realizarse en conjunto, concluye que no existe identidad entre los signos confrontados. Manifiesta que al observarlos se encuentra que el primero está compuesto de dos expresiones, mientras que el segundo, por cuatro, de modo que producen una impresión visual distinta; además, resultan ortográfica y fonéticamente diferentes. 1 Clase 36.- Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

GACETA OFICIAL Consta del expediente recibido, que el 22 de noviembre de 2001, la sociedad DRESDNER BANK LATINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT autorizó a la sociedad DEUTSCHE BANK AG., para que registre la marca DEUTSCHE BANK, lo que en opinión del accionante prueba que dicha sociedad considera que no podría generarse confusión. Sostiene que el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, se refiere a la coexistencia sin conflicto, en la que “el titular de la marca primeramente registrada está facultado para admitir el registro de otro signo que pueda presentar un grado de similitud, pero que considera no tiene la potencialidad de colisionar con el derecho de exclusividad que ha obtenido, según su conocimiento del mercado al cual están destinados las marcas y su experiencia en la comercialización del producto o servicio.” Se argumenta, además, que el signo solicitado no puede ser considerado un signo descriptivo respecto a los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional. 19/04/2005 3.28 “autorización conferida por el titular de una marca a un tercero para la utilización de la misma o semejante para los mismos productos o servicios, tendrá valor y efecto cuando con dicha autorización no se induzca al público a error, correspondiendo a la oficina nacional competente determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca registrada”. d) Tercero Interesado No obran del expediente recibido, intervención alguna de la sociedad DRESDNER BANK LATINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT, considerada como tercero interesado en esta causa, la cual, según se confirma en el Oficio Nº 1860, de 3 de noviembre del 2004, “no contestó la demanda.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Señala que la expresión cuyo registro fue solicitado se enmarca en la causal de irregistrabiliad contenida por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, que impide que sean registrados aquellos signos que sean idénticos o semejantes a otro anteriormente solicitado para su registro o registrado en favor de un tercero. Manifiesta que las denominaciones que se comparan tienen similitud en los aspectos conceptual, ortográfico y fonético.

Además, el hecho de que las dos estén destinadas a distinguir servicios comprendidos en la Clase 36, puede inducir al público a error. Sostiene que si bien es cierto que existe autorización conferida por el titular de la marca anteriormente registrada, para que se utilice una semejante, es preciso tener en cuenta que la La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente, por medio de solicitud aparejada al Oficio Nº 1860, de 3 de noviembre del 2004, ha planteado la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal GACETA OFICIAL e) y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca “DEUTSCHE BANK” ha sido presentada el 1 de noviembre de 2001, esto es, en vigencia, precisamente, de la Decisión 486, procede a atender el requerimiento en los términos formulados.

Estima conveniente, además, extender la interpretación, de oficio, al artículo 134 de la Decisión antes referida. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 19/04/2005 4.28 el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” (…) “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”.

DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, “f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;”

4. CONCEPTO DE MARCA, CLASES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumi- GACETA OFICIAL dor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 19/04/2005 5.28 Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo y respecto a la comparación de marcas nominativas, con base en la doctrina ha declarado este Tribunal: Clases de marcas “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” 2 La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de esa Decisión se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como son los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Comparación entre marcas nominativas Al realizar el cotejo o comparación de marcas, a los fines de decidir si son o no susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos o integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras.

Resulta indispensable que, a los fines de que no se produzca riesgo de confusión, la autoridad competente examine detenidamente si las palabras que componen la denominación solicitada para registro, dan a la misma suficiente distintividad como para que pueda ser registrada como marca. Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición de la marca en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible 2 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 200. GACETA OFICIAL o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. La representación gráfica, conjuntamente con la distintividad, son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486, como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. El Juez consultante debe analizar, si el signo solicitado para el registro, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 interpretado y, si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

5. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS Conforme lo establece la Decisión 486 en su artículo 135, literal e), un signo no puede ser registrado si éste “consiste exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

Signos Descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que está destinado a amparar y, se caracteriza por informar acerca de la 19/04/2005 6.28 especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. Esta clase de signo no cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo, ya que se compone de una denominación que enuncia características comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Los signos descriptivos no son susceptibles de ser registrados según la Normativa Comunitaria que se interpreta. La descriptividad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate, en lo que a marcas se refiere, se identifica a la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es? y, en relación con el producto o el servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Una expresión que es descriptiva respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto al de su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se emplea. A los efectos de impedir el registro, la descripción del objeto o del servicio amparados por un signo o una denominación, debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o el servicio protegido por élla.

Registrabilidad de Signos evocativos Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

GACETA OFICIAL No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

Por otra parte, la jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundi- 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 19/04/2005 7.28 ble con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual GACETA OFICIAL 19/04/2005 8.28 de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el Cotejo Marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 4 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los Signos que contravienen el derecho de propiedad industrial y de terceros La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir; además, a través de dicha restricción, se protege el derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin de evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.

Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, no es registrable el signo “…que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. La citada disposición le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente con5 4 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL cedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros no autorizados por él, hagan uso del signo registrado.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro.

Joaquín Escriche expresa que el consentimiento es “La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento.” 6 El consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su derecho de titular.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evidencia que el consentimiento debe darse de manera expresa, señalando lo siguiente: “la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.” 7 6 7 ESCRICHE Joaquín. “DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA”.

Tomo II. Editorial. Temis. Bogotá. 1987. Pág. 223. Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo del 2000. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio del 2000. Marca: “MAX MARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 19/04/2005 9.28 Ha expresado por otra parte el Tribunal, que los Acuerdos de Coexistencia son “ instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.” 8 Aunque esta clase de acuerdos resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, para que sean válidos y eficaces deben proteger el interés de los consumidores, eliminado el riesgo de confusión; sólo de esa forma tendrán la aceptación, previa a su registro, por parte de las Oficinas Nacionales Competentes.

Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos, por el hecho de designar directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen.

El registro de esta clase de denominaciones, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamen8 Proceso 104-IP-2003, sentencia de 29 de octubre del 2003.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre del 2003. Marca: “BSCH”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL te al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel. 4. Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara. 5.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 6.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal f) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros consisten en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. 19/04/2005 10.28 Los acuerdos de coexistencia de marcas que son celebrados entre las partes, deben salvaguardar el interés general y evitar que el consumidor sea inducido a error; además, es importante aclarar que la suscripción de tales acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, o para que se produzca el registro del signo solicitado, pues la Oficina Nacional Competente debe analizar si el registro es pertinente y precautelar el bien común sobre el interés particular.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00288, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 19/04/2005 11.28 PROCESO Nº 178-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71, 72, literal a, 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. TERINSA. Caso: denominación “VINIL-LATEX”. Expediente N° 2001-00245 (7283) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de marzo del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el “Artículo 83, literal a), de la Decisión 344 Acuerdo de Cartagena (hoy, literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho En su demanda, el apoderado de la empresa TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. TERINSA alega que ésta “… solicitó el 3 de julio de 1992 el registro de la marca VINIL-LATEX …”; que “Dentro del término legal la sociedad ICO PINTURAS S.A. formuló oposición al registro de la marca solicitada VINIL-LATEX con base en las siguientes dos marcas: VINILUX para distinguir productos de la clase 2a.

ICOLATEX para distinguir productos de la clase 2a.”; que “La División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 24126, de fecha 31 de octubre de 1996 declaró infundada la observación presentada por ICO PINTURA S.A. con base en las dos marcas mencionadas y negó el registro de la marca VINIL-LATEX para distinguir productos comprendidos en la clase 2a. solicitada por TERINSA, por cuanto oficiosamente encontró que la sociedad GLASURIT DO BRASIL LIMITADA es titular del certificado de registro No. 157.366, correspondiente a la marca SUVINIL LATEX y la palabra LATEX como explicativa.

Al hacer el estudio de confundibilidad encontró entre las marcas SUVINIL LATEX y VINIL-LATEX, similitudes que inducirían al consumidor a error y además que ambas marcas distinguen los mismos productos” (Clase 2: “Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”); que “La División de Signos Distintivos al realizar el estudio de fondo cometió un grave error al no tener en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud de la marca SUVINIL LATEX (marca registrada), que es muy posterior al de la fecha de presentación de la solicitud de la marca VINILLATEX por mi representada.

En efecto, la marca solicitada VINIL-LATEX fue presentada por TERISA (sic) mediante memorial radicado el 3 de julio de 1992 y la marca SUVINIL LATEX fundamento de la negativa del registro fue presentada por GLASURIT DO BRASIL LIMITADA el 25 de agosto de 1993, vale decir 13 meses después”; que “TERINSA interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el Artículo Segundo de la mencionada Resolución 24126 …”; que “La División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 24126 mediante la Resolución No. 08879 de fecha 22 de mayo de 1998”; y que “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 01951 de 31 de enero de 2001 resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución 24126 respecto de la negación del registro de la marca VINIL-LATEX ”.

GACETA OFICIAL 1.2. Cuestión de derecho La instancia consultante informa que la parte actora denunció la violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “… ya que al realizar el estudio de confundibilidad entre la marca registarada (sic) Suvinil – Latex y Vinil – Latex, llegó a la conclusión que al examinarlas en conjunto no representan similitudes que los hagan confundibles entre sí desde los aspectos ortográfico, gráfico, fonético y conceptual”.

En el texto de su demanda, el apoderado actor sostiene que el citado artículo 83 de la Decisión 344 era la “norma vigente al expedirse los actos administrativos acusados”; que “la sociedad TERINSA es solicitante prioritaria de la marca VINIL-LATEX, presentada el 3 de julio de 1992 y la solicitud de la marca SUVINIL LATEX fue presentada el 25 de agosto de 1993”; que “la denominación SUVINIL es el elemento predominante de la marca objeto de esta demanda por razón de su preponderancia dentro del conjunto … La denominación SUVINIL LATEX es confundible con la denominación VINIL LATEX, por razón de su semejante estructura ortográfica y por razón de su semejante pronunciación … debe tenerse en cuenta el público consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos …”; que “al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la División estaba en obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia denegar la marca SUVINIL LATEX, solicitud de marca posterior a la solicitud de marca VINILLATEX de mi representada.

Al conceder su registro la División violó directamente, por falta de aplicación, el citado literal a) del artículo 83 y el Superintendente Delegado al desconocer el derecho prioritario de TERINSA sobre su marca VINIL-LATEX a su vez violó la misma norma que hoy se encuentra contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 que sustituyó en su integridad a la Decisión 344”; que “En Colombia se consagra un sistema atributivo para la adquisición del derecho sobre las marcas en virtud del cual quien primero la solicita tiene un derecho preferencial para obtener su registro, derecho que es oponible a posteriores solicitudes.

Dicho derecho debe ser declarado por División de Signos Distintivos de oficio cuando al hacer el estudio de fondo a la solicitud de registro de la marca y aunque no se hubiesen pre- 19/04/2005 12.28 sentado observaciones, al existir una anterioridad debe negar dicho registro, por ser posterior (artículo 96 de la Decisión 344)”. El actor argumenta además que “La División de Signos Distintivos realizó oficiosamente el estudio de fondo sobre la confundibilidad de las marcas SUVINIL LATEX y VINIL-LATEX, sin percatarse que la solicitud de marca VINIL-LATEX era muy anterior a la solicitud de marca de SUVINIL LATEX.

Al ser anterior la solicitud de marca VINIL-LATEX, la División no podía hablar de confundibilidad entre las marcas, pues la concesión de la marca registrada SUVINIL LATEX, estaba viciada de nulidad por ser ésta confundible con la solicitud prioritaria de la marca VINILLATEX”; y que “El Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 al resolver el recurso de apelación, por la siguiente razón: Al realizar el estudio de confundibilidad entre la marca registrada SUVINIL LATEX y VINIL-LATEX, llega a la conclusión que al examinarlas en conjunto no presentan similitudes que las hagan confundibles entre sí desde los aspectos ortográfico, gráfico, fonético y conceptual.

Que como consecuencia de lo anterior no está la denominación VINIL-LATEX incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) de la Decisión 344 (sic) Al hacer el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial tal afirmación ha debido revocar la decisión proferida por la División de Signos Distintivos concediendo la marca solicitada VINIL-LATEX solicitada por TERINSA”. 2.

Contestación a la demanda En su escrito de contestación a la demanda, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega que “… es evidente que el signo ‘VINIL-LATEX’ clase 2 si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica carece de fuerza distintiva por cuanto no tiene la capacidad de distinguir los productos para los cuales se solicitó su registro dado que, como se señaló en la resolución 01951 de 2001, ‘dicho signo esta compuesto por la expresión VINIL que da la idea inmediata de VINILO, ya que se limita a suprimirle la letra O, lo que no obsta ara (sic) que el consumidor perciba de manera inmediata tal concepto, y por el genérico LATEX, combinación que no le imprime al conjunto distintividad alguna ya que el consumidor no estaría en capacidad de distinguir un producto mar- GACETA OFICIAL cado con tal signo de un vinilo a base de latex cualquiera.

Por lo tanto, no es un signo susceptible de ser registrado, al carecer de distintividad intrínseca’ ”; y que “… teniendo en cuenta que no es objeto del presente debate la concesión del registro de la marca a la cual hace mención el accionante en la demanda para efectos de imputar el cargo de violación, por falta de aplicación, del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 solicito se rechacen los argumentos presentados en la demanda a este respecto y se declare que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en violación del referido literal a) de los artículos 83 y 136 de las Decisiones 344 y 486, respectivamente”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en el “Artículo 83, literal a), de la Decisión 344 Acuerdo de Cartagena (hoy, literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina)”; Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en consideración de la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 205 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos a este Órgano Jurisdiccional, y puesto que la solicitud de registro del signo en cuestión fue formulada el 3 de julio de 1992, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de 19/04/2005 13.28 Cartagena, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, encuentra pertinente interpretar de oficio las disposiciones contempladas en los artículos 71, 72, literal a, y 73, literal a, de la Decisión 313, y, en lo que concierne al procedimiento, la prevista en el artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)”. “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. Decisión 344 “Artículo 95.- (…) Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o de- GACETA OFICIAL negación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De 19/04/2005 14.28 hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, define el concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: GACETA OFICIAL En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 71 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 72, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca 19/04/2005 15.28 el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Así pues, el texto no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure la prohibición. El Tribunal ha precisado que el texto en referencia “… dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca …” (Sentencia dictada en el expediente N° 18IP-2003, del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “BON O BON”).

En cuanto al derecho de prioridad del titular de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para su registro como marca, el Tribunal ha manifestado que “se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado” (Sentencia dictada en el expediente N° 148-IP-2004, del 19 de enero de 2005, caso “CAROLINA”); y que “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes … la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la ‘prioridad’, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior jure)” (Sentencia dictada en el expediente N° 144-IP-2004, del 26 de enero de 2005, caso “BIMBUÑUELOS”).

Para establecer si existe riesgo de confusión entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada será necesario determinar si se configura una relación de identidad o semejanza entre los signos en cuestión, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o GACETA OFICIAL semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la 19/04/2005 16.28 G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras o cifras, o su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, GACETA OFICIAL mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. A objeto de verificar la existencia o no del riesgo de confusión, el examinador habrá de tomar en cuenta, además, los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. IV. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distin- 19/04/2005 17.28 guirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). V. Del examen de registrabilidad de un signo como marca.

De conformidad con el procedimiento previsto en el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en la norma vigente para la fecha de la solicitud de aquél. El registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando el signo solicitado sea confundible con una marca, o con otro signo solicitado con anterioridad.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación GACETA OFICIAL se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3° Sobre la base del principio de prioridad registral que deriva de la aplicación de la máxima “prior in tempore potior in iure”, en el supuesto de conflicto entre varias solicitudes de registro de un signo como marca, debe atribuirse trato jurídico preferente a aquella que se hubiese formulado válidamente con anterioridad a las demás. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y 19/04/2005 18.28 considerar la situación del consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 7° A tenor del artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, el funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá a su respecto, y sobre la concesión o negativa del registro, a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de con- GACETA OFICIAL 19/04/2005 19.28 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO formidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO PROCESO Nº 183-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Caso: marca “FIBROLIT”, clase 6. Expediente N° 2003-00261. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de marzo del año dos mil cinco. 1. Demanda VISTOS Según el consultante, la parte actora alega en su demanda que “Mediante la Resolución número 6679 del 27 de agosto de 1987 expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia y Comercio (sic), se concedió el registro de la marca FIBROLIT para distinguir productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. … La sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., solicitó la renovación del registro de la marca FIBROLIT de la Clase 6 … Mediante la Resolución número 5415 del 30 de Diciembre de 1992, se concedió la renovación del registro de la marca FIBROLIT … Estando dentro del tiempo previsto para ello, el 23 de mayo del 2002 la sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., solicitó nuevamente la La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el “Artículo 114 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.1.

Cuestión de hecho GACETA OFICIAL renovación del registro de la marca FIBROLIT … Sin pronunciamiento sobre la solicitud de renovación presentada oportunamente, mediante la Resolución 30629 del 23 de septiembre del 2002 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró la caducidad del título, o también denominado certificado de registro … Dentro del término legal la sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución número 30629 del 23 de septiembre del 2002 … A través de las Resoluciones número 38341 del 2002 y 66 del 14 de enero del 2003, se resolvieron los respectivos recursos de reposición y de apelación, confirmándose la determinación de caducidad del registro de la marca FIBROLIT”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de los artículos 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, argumentando que “Si la entidad demandada consideraba que no era viable la renovación del registro, debió manifestarlo así en la citada Resolución número 30628 (rectius 30629), haciendo referencia a la petición del apoderado de ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., habiéndole dado, en todo caso, la posibilidad de exponer las razones por las cuales la sociedad solicitante consideraba que le asistía el derecho a renovar el registro”.

En el texto de su demanda, la actora señala que, si bien “la declaratoria de caducidad de un registro marcario es una verdadera sanción administrativa impuesta por la administración al titular, cuando éste no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título, o cuando no realiza la renovación del registro dentro del término señalado en la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de Diciembre 13 del 2000, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 ”, es el caso que “esta facultad sancionatoria, que comporta la privación del derecho del titular del registro, debe ejercerse de conformidad con la ley, esto es, observando el debido proceso y garantizando los derechos del administrado y las limitaciones impuestas a la administración para ejercerla, pues … su ejercicio está limitado en el tiempo, no es indefinida”; que “la imposición de la sanción consis- 19/04/2005 20.28 tente en la declaratoria de caducidad del registro, debía imponerse observando, de una parte, el incumplimiento de la obligación del administrado consistente en el pago de las tasas, es decir, verificando la ocurrencia de los supuestos de hecho que daban lugar a la aplicación de la sanción, y de otra, el límite temporal impuesto por la ley para la aplicación de la sanción”; que “El Decreto 117 de 1994 entró en vigencia el 14 de Enero de 1994, fecha en que fue publicado, lo cual significa que el término concedido a los titulares para acreditar el pago de las tasas correspondientes a los derechos derivados de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular, venció el 14 de Abril del año 1994”; que “Sólo a partir de tal fecha podía la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la caducidad de los títulos concedidos entre el 8 de Abril de 1992 y el 14 de Enero de 1994, siempre y cuando no se hubiera acreditado el pago de las tasas correspondientes, antes del día 14 de Abril de 1.994”; que “La referida facultad sancionatoria, sin embargo, no era intemporal, pues también estaba sujeta a un término de caducidad.

¿Cuál? El contenido en el Artículo 38 del Código Contencioso Administrativo: tres (3) años contados a partir de la expedición del acto que pudiera ocasionarlas”. La demandante manifiesta asimismo que “… ni la legislación supranacional sobre propiedad industrial (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), ni las normas nacionales que establecen las sanciones por el no pago de las tasas establecen un límite temporal para la imposición de las sanciones derivadas del incumplimiento de tal obligación”; que “Por esa razón resulta indispensable recurrir al término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo ”; y que “Al resultar improcedente la declaratoria de caducidad del registro, por haber caducado el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, surgía necesariamente una sanción para el titular del registro: la imposibilidad de realizar la publicación del mismo, con las consecuencias que tal hecho generaría para la adecuada defensa de sus derechos marcarios.

Esta era la única sanción que podía generarse luego de no haberse decretado en forma oportuna la caducidad del registro. Se trata, pues, de una sanción que opera por el simple incumplimiento de la obligación y que priva al afectado del derecho a la publicación, más no de los derechos sobre el registro”. GACETA OFICIAL 2. Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “el tramite (sic) marcario es un trámite especial que cuenta con normas de dicho carácter, en este sentido es claro que no puede confundirse, la facultad que tiene la oficina nacional competente en el caso de Colombia la Superintendencia de industria (sic) y Comercio para declarar la caducidad de un registro marcario cuando opera alguna de las causales que la ley Supranacional contempla, y sean advertidas por la oficina nacional competente, con disposiciones internas de carácter general que regulan situaciones diferentes”; que “Con el decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000, se reglamento (sic) parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en su artículo 25, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo”; que “La resolución 30629 del 23 de septiembre de 2002, se profirió dando cumplimiento a lo establecido en norma especial como es el decreto 2591 de 2000, que para el efecto y las resultas de este proceso, establecieron la caducidad de los registros marcarios, cuyos titulares no cumplieron con el requisito del pago de las tasas para efectos de la publicación y entrega de tales títulos”; que “No puede ser aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto a la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 reglamentada parcialmente por el decreto 2591 de 2000, por cuanto de ninguna manera la actora, titular del certificado no. 118390 de la marca FIBROLIT, no ha cometido infracción, falta o contravención sea por acción o por omisión en contra de nuestro ordenamiento jurídico, a que se refiere la norma en cita”; que “Adicionalmente la caducidad aquí en litis, se presentó de pleno derecho desde el día 27 de abril de 1993, y mi representada pudo constatar su ocurrencia al momento de estudiar los documentos presentados por la actora, el día 23 de mayo de 2002, cuando solicitó la renovación del certificado no. 118390 de la marca FIBROLIT, para el período comprendido entre 19/04/2005 21.28 el 27 de agosto de 2002, hasta el 27 de agosto de 2012”.

La Superintendencia agrega, en su escrito de contestación, que a “la actora se le notificó personalmente de la resolución no. 5415 del 30 de diciembre de 1992, el día 19 de abril de 1993, quedando ejecutoriada la citada resolución el día 27 de abril de 1993. Es decir que transcurrieron más de (11) once meses contados entre el 27 de abril de 1993 y 14 de abril de 1994 ultimo (sic) plazo consagrado en el decreto 117 de 1994, para el pago de los títulos de renovación concedidos entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. 118390 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 6 internacional, obligación que hasta la fecha nunca se cumplió”; que “Por lo tanto la caducidad declarada contra del (sic) certificado no. 118390 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 6 de ninguna manera es una sanción como lo pretende hacer ver la parte actora, ya que por el contrario es un modo de extinción del derecho al uso de la marca, en contra el (sic) titular negligente y desinteresado por obtener el uso de su marca”; que “quien deviene o propicia la caducidad es el mismo titular y no la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ”; que “la caducidad como perdida (sic) del derecho al registro marcario en contra de su titular, tiene su fuente en una norma de carácter supranacional y no nacional contenida en el artículo 174 de la decisión 486 por lo tanto es desde allí donde proviene su origen, así como en el decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamentó la decisión 486, por lo mismo no admite aplicación de norma nacional al respecto”; que “en relación a la solicitud de renovación presentada el día 23 de mayo de 2002, para el período comprendido entre el 27 de agosto de 2002, hasta el 27 de agosto de 2012, será resuelta mediante el acto administrativo correspondiente”; y que “los actos administrativos demandados, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones aplicables vigentes en materia marcaria”. 3.

De las Resoluciones impugnadas En el encabezamiento de la Resolución N° 30629, del 23 de septiembre de 2002, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distinti- GACETA OFICIAL vos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró “la caducidad del título correspondiente al evento de la referencia”, obra el siguiente texto: “RESOLUCION No.: 05415 de 30 de diciembre de 1992.

EVENTO: RENOVACIÓN. MARCA: FIBROLIT. CLASE: 06. SOLICITANTE: ETERNIT COLOMBIANA S.A. VENCIMIENTO: 14 DE ABRIL DE 1994”. Y en la parte considerativa se precisa que “… mediante la resolución de la referencia, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos … se concedió el título solicitado en el evento del rubro”; que “de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 expedido el 13 de diciembre de 2000 ‘La Superintendencia de Industria y Comercio continuará declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo …”, que “el inciso 2o del mismo Decreto expresa: ‘Así mismo, se continuará declarando la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior … concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que aquél entró en vigencia’ ”; y que “el término de tres (3) meses a que hace referencia la norma anterior, venció el día indicado en el epígrafe, fecha para la cual el titular del registro no acreditó el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de entrega del título”.

Y en el texto de la Resolución N° 00066, del 14 de enero de 2003, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industria (E), visto el recurso de apelación interpuesto, decide “Confirmar la decisión contenida en la resolución no 30629 de 2002”, se establece que “la legislación nacional mediante el decreto 1168 del 10 de julio de 1992 fijó las tarifas a pagar por procedimientos adelantados ante esta Entidad, estableciendo para el trámite administrativo correspondiente a la renovación un valor de $66.000 y por el retiro del titulo (sic) de marcas $66.000. … El acto administrativo que concedió la renovación de la marca fue la resolución 5415 del 30 de diciembre de 1992, encontramos en el expediente que para iniciar le (sic) trámite administrativo correspondiente al (sic) renovación el so- 19/04/2005 22.28 licitante canceló la suma de $66.000, sin embargo al momento de salir la resolución que concedió la renovación se debió haber cancelado la suma de $66.000 correspondientes al retiro del título dentro de los tres meses siguientes a la notificación del acto administrativo que los concedió, es decir, hasta el 19 de julio de 1993, pago que no se efectuó. Así las cosas es pertinente confirmar la caducidad del título en cuanto a la renovación”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el “Artículo 114 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 125 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud del 11 de agosto del mismo año. Los textos de las disposiciones a interpretar son del siguiente tenor: GACETA OFICIAL Decisión 313 “Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”. “Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

“Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. “Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de 19/04/2005 23.28 las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

Y si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 30629 y 38341 dictadas en el curso del año 2002, y No. 00066 del 14 de enero de 2003, mediante las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca FIBROLIT, clase 6, la citada caducidad fue declarada en las siguientes circunstancias: según la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FIBROLIT fue otorgado el 27 de agosto de 1987 “asignándosele el número de certificado 118390, con vigencia hasta el día 27 de agosto de 1992”; la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó, en fecha 11 de agosto de 1992, la primera renovación del certificado N° 118390 “pagando únicamente por concepto de servicios administrativos el día 03 de agosto de 1992, la suma de $66.000,00 pesos moneda legal, en orden a lo previsto en el GACETA OFICIAL artículo 1° del decreto 1168 del 10 de julio de 1992”; este decreto “fijó las tarifas a pagar por procedimientos adelantados ante esta Entidad”; la renovación “se concedió mediante la resolución no. 5415 del 30 de diciembre de 1992, para el período comprendido entre el 27 de agosto de 1992, hasta el 27 de agosto de 2002”; esta resolución, en su artículo segundo, inciso segundo, dice: “Previa la cancelación de los derechos que esta actuación causa, entreguese (sic) al titular copia de la presente resolución, publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial …”; según la Superintendencia, la caducidad se presentó como “consecuencia del no pago de las tasas correspondientes a la publicación de la renovación del certificado no. 118390 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 6 internacional …”; la resolución 5415, del 30 de diciembre de 1992, fue notificada personalmente el día 19 de abril de 1993, “quedando ejecutoriada … el día 27 de abril de 1993 … sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. 118390 de la marca FIBROLIT”; luego, el 14 de enero de 1994, fue expedido el Decreto 117, publicado en la misma fecha, en cuyo artículo 25 se otorga un plazo adicional de tres meses para acreditar el pago de la renovación de los títulos “concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente Decreto”, so pena de caducidad; finalmente, el 23 de mayo de 2002, la empresa formuló una segunda solicitud de renovación sobre la cual no hubo pronunciamiento.

De la secuencia que antecede se desprende que el derecho a la renovación primera del título en referencia, solicitada el 11 de agosto de 1992 y otorgada el 30 de diciembre del mismo año, fue ejercido bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La instancia consultante establecerá la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho de propiedad industrial válidamente concedido, bien en lo que concierne a las etapas del procedimiento correspondiente.

II. De la renovación del registro de un signo como marca Sobre la base de la disposición prevista en el artículo 87 de la Decisión 313, según la cual la 19/04/2005 24.28 duración del registro de un signo como marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y el citado registro podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años, el artículo 88 eiusdem exige que la solicitud de renovación sea formulada ante la oficina nacional competente, órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o, por parte del titular de la marca, dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. De presentarse la solicitud dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán contra ella observaciones con fundamento en el registro de terceros que hubiesen coexistido con aquel signo (artículo 90).

De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 89).

De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva. El Tribunal ha declarado, a propósito del derecho de renovación, que: “ El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro … constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo … La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … GACETA OFICIAL pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP-95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año). 19/04/2005 25.28 determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”).

III. De la caducidad del registro del signo El artículo 103 de la Decisión 313 prevé la caducidad del registro de la marca y las dos únicas causales que dan lugar a su declaratoria, cuales son que el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia, y que falte el pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro.

A juicio del Tribunal, “La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-98, de 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 375, del 7 de octubre del mismo año, caso “OPTIPAN”). El citado modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica “que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce …” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc.

En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente, de renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo. A propósito de esta causal, procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán Declarada la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, inclusive su antiguo titular, con independencia de la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal ha manifestado a este respecto que “… si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.

Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-98, ya citada). IV. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena La disposición prevista en el artículo 119 de la Decisión 313 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella.

Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año). En consecuencia, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas y en el ámbito de su competencia los GACETA OFICIAL asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, este Tribunal ya ha precisado, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. 2° La concesión de la renovación del registro de un signo como marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente 19/04/2005 26.28 y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios. 3° La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad. 4° En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

GACETA OFICIAL Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO 19/04/2005 27.28 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 19/04/2005 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú