PROCESO Nº 172-IP-2004 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g), 65, 67, 69 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno N° 1999-05842(5842).

Actor: RAUL BOTERO RESTREPO y CIA. LTDA. Marca: DESCURTOL INDIO mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos artículos 81, 83 literales a), d) inciso segundo, 84 literales a), b), c) y e), 93, 95, 98, 102, 104 literales a), b), c) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, adjunta al Oficio Nº 2185, de fecha 07 de diciembre de 2004, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 1999-05842(5842) Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el dos de febrero de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes. El actor es RAUL BOTERO RESTREPO y CIA. LTDA. Se demanda a la Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; y como tercero interesado al señor IGNACIO BERNAL VÉLEZ. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Por Resolución de 20 de octubre de 1966, la División de Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento (hoy Superintendencia de Industria y Comercio) concedió a favor de la Sociedad GIL BOTERO RESTREPO Y CIA LTDA. el registro de la marca DESCURTOL INDIO, para distinguir “sustancias no jabonosas para lavar, descurtir y desinfectar ropas de algodón y usos similares”.

Los derechos sobre el registro de la marca anterior fueron adjudicados al señor OSCAR GIL BOTERO RESTREPO, mediante decisión arbitral consignada en acta número 1, de 29 de mayo de 1968. A partir de la mencionada decisión arbitral, los registros de las marcas BLANQUEADOR INDIO y DESCURTOL INDIO de los señores IGNACIO BERNAL RESTREPO y OSCAR GIL BOTERO RESTREPO, en su orden, coexisten pacíficamente, porque al tratarse de marcas similares, en cuanto al uso de la palabra INDIO y ser propias de la misma clase de productos, era evidente el conflicto entre los dos empresarios.

Los derechos sobre el registro de la marca DESCURTOL INDIO fueron objeto de posterior traspaso, efectuado por OSCAR GIL BOTERO RESTREPO Y COMPAÑÍA LTDA a favor de RAUL BOTERO RESTREPO Y COMPAÑIA LTDA. El registro de la marca DESCURTOL INDIO de propiedad de RAUL BOTERO RESTREPO fue renovado por el término de 5 años, entre octubre 26 de 1976 y octubre 26 de 1981, luego de lo cual no fue posible renovarlo, dado que para la citada fecha había fallecido el señor RAUL BOTERO RESTREPO.

No obstante la expiración del registro de la marca aludida, la SOCIEDAD RAUL BOTERO RESTREPO CIA. LTDA. continuó usándola de forma ininterrumpida, amén de que dicho signo consiguió la condición de notorio. Por lo anterior, la SOCIEDAD RAUL BOTERO RESTREPO CIA. LTDA, el 16 de junio de 1983, solicitó un nuevo registro de la marca DESCURTOL INDIO.

Publicada en la gaceta de propiedad industrial el extracto de la solicitud de la marca DESCURTOL INDIO, el señor IGNACIO BERNAL RESTREPO, formuló demanda de oposición, fundado en el hecho de ser titular del registro de la marca INDIO. Tramitadas éstas, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 9117 de 28 de febrero de 1994, por la cual se declaró fundada la oposición anterior, y negó el registro de la marca DESCURTOL INDIO.

Contra la mencionada Resolución, se agotaron los recursos de reposición y de apelación que se resolvieron a través de las Resoluciones 12312 de mayo 17 de 1996 y 09089 de 21 de mayo de 1999, las cuales confirmaron en su totalidad lo decidido en la Resolución 9117 de 28 de febrero de 1994. 2.2. Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que: “la Superintendencia de Industria y Comercio pasó por alto la existencia de la constancia de registro en donde reposa copia auténtica de la escritura pública Nº 2531 de 5 de junio de 1968, en donde a través de decisión arbitral fueron adjudicadas a los señores IGNACIO BERNAL RESTREPO Y OSCAR BOTERO RESTREPO las marcas BLANQUEADOR INDIO Y DESCURTOL INDIO, respectivamente, como garantía para evitar en el futuro competencias desleales entre los nuevos propietarios, los mencionados o las personas que le sucedieran en la propiedad de dichas marcas”.

Arguye además que al decidir sobre las observaciones formuladas y al efectuar el examen de fondo atinente a la registrabilidad de la marca DESCURTOL INDIO, la Superintendencia, por conducto de la División de Signos Distintivos, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada era confundible con la marca INDIO, al paso que omitió pronunciarse sobre el aspecto concerniente a la coexistencia pacífica de las marcas. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. El representante de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘DESCURTOL INDIO’ (etiqueta) para productos de la clase 3 solicitada por la sociedad Raúl Botero Restrepo y Cía. Limitada y ‘INDIO’ (sic) clase 3 cuyo titular es Ignacio Bernal Restrepo, registradas en debate, se concluye en forma evidente que entre estas existen semejanzas ortográficas y fonéticas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor.

En consecuencia, la marca ‘DEWCURTOL’ (sic) (etiqueta) para la clase 3 es Irresgistrable (sic) conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple (sic) con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”. Manifiesta además que: “Ahora bien destacarse (sic) que tal como se desprende de las actuaciones administrativas, la parte demandante no renovó el registro marcario nº 62697 correspondiente a la marca ‘DESCURTOL INDIO’ para amparar productos de la clase 3; al no renovar la parte demandante el registro de la marca ‘DECURTOL INDIO’ (sic) de la cual era titular perdió todos los derechos sobre la misma”.

Para finalizar señala que “En cuanto a la supuesta notoriedad de la expresión ‘DESCURTOL INDIO’ argumentada por la parte demandante cabe señalar que habida cuenta que no se encuentra probada dentro de las actuaciones administrativas su conocimiento, difusión y publicidad de la marca ‘DESCURTOL INDIO’ en Colombia, ni en el comercio subregional ternacional (sic) para ser declarada como notoria; de otra parte, como la demandante no era titular legítima del (sic) la marca DESCURTOL INDIO no era dable su análisis”. 3.3.2.

Del tercero interesado señor IGNACIO BERNAL VELEZ. El representante del señor Ignacio Bernal Vélez, manifiesta que: “el Señor IGNACIO BERNAL RESTREPO antiguo dueño de la marca, y la sociedad IGNACIO BERNAL VELEZ E.U., actual propietaria siempre han utilizado sus propios logotipos y en ningún momento han autorizado a persona alguna para usar sus marcas o una expresión confundiblemente similar, dentro del territorio colombiano, lo cual goza de protección legal”.

Añade: “si la marca DESCURTOL INDIO de propiedad de RAUL BOTERO RESTREPO, tuvo vigencia hasta el 26 de octubre de 1981 y no fue renovada, es preciso resaltar que el derecho al uso exclusivo sobre una marca esta dado por el registro de la misma ante la oficina nacional competente, el cual tiene una duración de diez años renovables; así mismo, se tiene un plazo adicional de seis meses en el que se considera que la marca continua vigente, durante la cual se puede solicitar la renovación del registro, y si el titular de la marca deja vencer el mismo, dicho registro caducara y como consecuencia se pierde todo derecho sobre la marca, conforme esto, la sociedad demandante era conocedora de los efectos que se producían en su contra al no ser registrada la marca; así mismo, registrada una marca como lo estaba BLANQUEADOR INDIO de propiedad del señor IGNACIO BERNAL RESTREPO, aparte del derecho de usarla, tenia el de prohibir que fuera empleada por cualquier otro, sin permiso de él, y de perseguir las imitaciones”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso fue solicitada la interpretación de los artículos 81, 83 literales a), d) inciso segundo, 84 literales a), b), c) y d), 93, 95, 98, 102, 104 literales a), b), c) d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, por la fecha de la presentación de la solicitud de registro procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g), 65, 67, 69 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por considerarse aplicables al presente caso.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 85 Artículo 56 “Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

( )” Artículo 65 “Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”.

Artículo 67 “Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”. Artículo 69 “El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años”. Artículo 72 “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. El artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos.

Estas características resultan las determinantes para que un signo sea registrado como marca, puesto que la función de ésta es la de identificar y distinguir a los productos o servicios de sus similares, permitiéndole al consumidor identificar los de una empresa de los de otras. Un signo será novedoso si incorpora elementos distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados.

Al respecto de la novedad exigida para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, “ que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.

La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. El artículo 58 de la Decisión 85 consagra otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.

Según la prevista en su literal f), no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, siempre que, además, esté destinado a proteger los productos o servicios comprendidos en la misma clase.

Sobre esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Por tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, solamente basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger los productos o servicios de la misma clase.

Por lo tanto, la prohibición de registro se encuentra limitada por la regla de la especialidad, de modo que un signo podrá ser registrado, así sea confundible con otros, si cada uno de ellos está destinado a amparar una clase o variedad diferente de productos o servicios. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

III. DE LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. El artículo 58 literal g), de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, asimila la notoriedad de la marca a la utilización generalizada y constante de esta. Al respecto este Tribunal ha manifestado que “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.

(Proceso 05-IP-1994, G.O. Nº 177, de 20 de abril de 1995. Marca: BENETTON). En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca señala que “El análisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con características especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho notorio que se aplica con frecuencia, por ejemplo en la comprobación, en juicio, del estado civil de las personas, cuya sentencia declarativa ocupa el lugar de la inscripción registral, lo cual no sucede con la notoriedad de una marca.

En efecto: de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho.

En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida”.(Proceso 05-IP- 1994, G.O. Nº 177, de 20 de abril de 1995.

Marca: BENETTON). IV. DE LA DURACION DEL REGISTRO DE MARCA. El artículo 69 de la Decisión 85 establece que el registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento, y que el citado registro podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años. Una vez transcurrido este plazo y no habiéndose solicitado la renovación, el derecho sobre la marca se extinguirá. Según el Tribunal, “La marca se extingue cuando haya expirado el plazo de su vigencia (5 años en la Decisión 85) ” (Proceso 13-IP-95, MARCA GAMBRO).

El juez solicitante deberá determinar el periodo de vigencia de la marca y si la misma se extinguió con el tiempo y por falta de renovación o si por el contrario al momento de intentarse el registro como marca de un signo similar, la ya registrada aún permanecía vigente. V. USO EXCLUSIVO. El registro del signo ante la Oficina competente, es el acto que otorga a su titular la exclusividad sobre la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Es conocido que en la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. El artículo 72 de la Decisión 85 de la Comisión, recoge el sistema atributivo; en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado.

Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga; al respecto este Tribunal ha dicho: “la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y, la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi). Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: ( La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

( La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. ( La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.

En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.” (Proceso 33-IP-2000, G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA) VI. DE LAS OPOSICIONES AL REGISTRO.

El procedimiento para las oposiciones al registro de marcas que permitía la Decisión 85, comprendía la posibilidad de que éstas pudieran presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación del extracto de la solicitud de registro, artículo 65, en cuyo caso debía tramitarlas de acuerdo con lo dispuesto por la legislación interna, artículo 66; así mismo consideraba el hecho de que no existan oposiciones o que de haberlas fueran rechazadas por la Oficina Nacional Competente; en cuyos casos le correspondía expedir el certificado de registro de la marca solicitada (artículo 67).

Según el artículo 64 de la Decisión 85, el rechazo de la solicitud por incumplimiento de los artículos 56, 58 y 59 procedía previa audiencia del interesado y antes de que se publicara el extracto, como ordena el artículo 65; transcurrido el plazo de 30 días siguientes a la publicación, se autorizaba, la presentación de las oposiciones; fenecido éste sin haber oposiciones, se expedía el registro.

Caso contrario, presentadas las oposiciones se las tramitaba de acuerdo con la legislación interna del respectivo país miembro; trámite que concluía con la aceptación o rechazo de las oposiciones, y en este segundo supuesto se confería el certificado del registro. En consecuencia, conforme a la mencionada Decisión 85, si el rechazo a la solicitud se efectuaba antes de la publicación del extracto, no había lugar ni a publicar la solicitud ni a presentar oposiciones, pues no existía materia controvertida.

Si se efectuaba la publicación y se presentaban oposiciones, éstas seguían el trámite interno de acuerdo con la legislación nacional del respectivo País Miembro. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá ser registrado como marca todo signo que cumpla con las condiciones de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos.

Segundo: De conformidad con el artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

Tercero: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia. Cuarto: La fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de duración de una marca, es la del acto de otorgamiento de la misma. Quinto: El derecho exclusivo sobre la marca se adquiere por su registro y de él se derivan las facultades del titular para ejercer las medidas de protección en defensa de su derecho, con la limitación prevista en el artículo 75 de la Decisión 85.

Sexto: La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca contemplados en la Decisión 85. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado oposiciones a la solicitud de registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA