Año XXII - Número 1190 Lima, 4 de mayo de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a) y d), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e), y 84 eiusdem.

Parte actora: UNILEVER N.V. Caso: marca figurativa “DISEÑO”. Expediente Interno: Nº 6817-ED. Proceso 17-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b) e i); 136, literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: “DESTAPOL 100”. Proceso interno N° 9517-ML Proceso 167-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CEBAL AMÉRICAS (mixta). Actor: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A. Proceso interno Nº 2003-00121 (8888) Proceso 172-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g), 65, 67, 69 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno N° 1999-05842 (5842). Actor: RAUL BOTERO RESTREPO y CIA. LTDA. Marca: DESCURTOL INDIO mixta Pág. Proceso 28-IP-2005.- 1 13 25 35 PROCESO Nº 28-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, 83, literales a) y d), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e, y 84 eiusdem.

Parte actora: UNILEVER N.V. Caso: marca figurativa “DISEÑO”. Expediente Interno: Nº 6817-ED. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literal a, y d) y 95 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 25 de febrero de 2005.

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1. Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda presentada por el apoderado de la empresa UNILEVER N.V. se desprende que “El 29 de julio de 1997 CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la concesión del registro del signo gráfico ‘DISEÑO’, para proteger: ‘Todos los productos de la clase internacional No. 30’ ”; que “Con fecha 2 de septiembre de 1998, dentro del término establecido … a nombre de UNILEVER N.V. presenté observaciones a la solicitud de registro como marca del signo gráfico ‘DISEÑO’, fundamentado en el derecho que tiene mi representada a usar exclusivamente en el Ecuador las marcas notoriamente conocidas ‘PINGÜINO’ ”; y que “El 1 de diciembre de 1999 se me notificó la resolución administrativa No. 0974401, del 15 de noviembre de 1999, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, en evidente infracción a los derechos subjetivos de UNILEVER N.V., sin una congruente ni fundamentada motivación, ‘rechaza la observación y concede el registro de la marca ‘DISEÑO’ ”.

El texto de la Resolución 974401 del Director Nacional de Propiedad Industrial (E) revela que la actora fundamentó sus observaciones “en el hecho de que su representada tiene registrada en el Ecuador las marcas de fábrica ‘PINGÜINO’, ‘TORTA PINGÜINO’, ‘CLASSATA-PINGÜINO Y DISEÑO ESPECIAL’, ‘DISEÑO GRÁFICO-PINGÜINO’ y DISEÑO GRÁFICO HELADOS PINGÜINO’ y protege los productos de la clase 30 de la clasificación de Niza”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el informe del órgano consultante, el apoderado actor argumenta “Que UNILEVER N.V. es titular de las famosas y notorias marcas 04/05/2005 2.44 PINGÜINO, al punto que cuenta con 225 registros y solicitudes, con la marca ‘fuente’ PINGÜINO, para productos de la clase 30, en especial helados de diversa índole, incluidos los de crema con cake.

Que UNILEVER N.V., con sus marcas PINGÜINO, tienen aproximadamente el 80% del mercado ecuatoriano”; que “entre la marga (sic) figurativa solicita (sic), compuesta por la imagen de dos pingüinos, y la previamente registrada, existe similitud conceptual, pues ‘es irrebatible el hecho de que existe una posibilidad real de confusión entre la figura formada por unos pingüinos y la palabra PINGÜINO’, situación que no fue considerada por el Director de Propiedad Industrial”; que “si entre la palabra PINGÜINO y la figura de unos PINGÜINOS no existe similitud gráfica, ni fonética, existe en cambio una asociación de ideas, que inducirían al consumidor a presumir que detrás de las dos marcas esta (sic) un mismo empresario.

Que la confusión conceptual es suficiente para impedir el registro de la marca ‘DISEÑO’ ”, que “el signo solicitado y registrado, constituido por la figura de unos pingüinos, no es distintivo frente a la marca previamente registrada pingüino …”; que entre las marcas enfrentadas “existe identidad en el aspecto conceptual, por lo que se produciría riesgo de confusión en el mercado”; y que “el acto impugnado esta (sic) viciado de nulidad por falta de motivación, al incumplir lo dispuesto en el Art. 95 de la Decisión 344, ya que no hubo ningún pronunciamiento respecto de su principal argumentación”.

Del escrito de la demanda se infiere también que “la resolución administrativa No. 0974401, violó los artículos 81, 82, literales a) y h), 83, literales a) y d) de la Decisión 344 y el artículo 95, inciso 2 ibídem …”; que “UNILEVER es titular del derecho al uso exclusivo de las marcas ‘PINGÜINO’”; que “El Acto Administrativo recurrido no se pronunció sobre el argumento de fondo de la observación propuesta por UNILIVER N.V., en el sentido de que la confusión puede presentarse no solo en el campo visual-gráfico y fonético-auditivo, sino también en el aspecto conceptual o ideológico”; que “La doctrina marcaria considera que existe confusión entre una marca denominativa y otra que sea su reproducción gráfica”; que “El riesgo de confusión puede ser visual, auditivo o conceptual … Efectivamente, entre la palabra PINGÜINO y la FIGURA DE UNOS PINGUINOS no existe similitud gráfica, ni tampoco fonética, pero resulta evidente que entre los dos signos –el uno denominativo y el GACETA OFICIAL otro puramente figurativo– existe una asociación de ideas, que inducirán al consumidor a presumir que detrás de estos signos está un mismo empresario, confusión conceptual que es suficiente para impedir el registro de la marca ‘DISEÑO’ …”.

En la demanda se alega además que “PINGÜINO es en Ecuador una marca de alto prestigio y notorio conocimiento por parte del público consumidor en general”, que “La propia Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en sus resoluciones No. 0947661 y 0947662 ha reconocido y declarado expresamente la notoriedad de la marca PINGÜINO …”; que “Sin perjuicio de la notoriedad adquirida previamente por los anteriores titulares de la marca PINGÜINO, desde la adquisición de dicha marca por parte de UNILEVER N.V. se han efectuado fuertes inversiones en publicidad, mediante una serie de campañas, por lo que es indiscutible que más del 90% de los ecuatorianos conocen los helados PINGÜINO”; que “La marca PINGÜINO fue inscrita en el Ecuador por primera vez en el año de 1977 … por SODAS UNIDAS S.A. …”; que “las marcas ‘PINGÜINO’ de propiedad de mi representada y la figura de unos pingüinos, ilegalmente registrados, son IDÉNTICAS en su aspecto conceptual, por lo que, de comercializarse productos con el signo ‘DISEÑO’ se produciría un inevitable riesgo de confusión en el mercado”; que “El inciso 2 del artículo 95 de la Decisión 344 establece que la decisión que está obligada a adoptar la oficina nacional competente, acerca de las observaciones y la concesión o denegación del registro, se materializará en una resolución debidamente motivada”; y que “La resolución administrativa de concesión del registro de la marca ‘DISEÑO’ carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas … La exposición que hace el Director en el considerando SEGUNDO no cumple con las exigencias de motivación requeridas por la Ley”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante informa que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la legalidad de la resolución No. 0974401”. 2.2. El consultante informa asimismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Negó 04/05/2005 3.44 pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Que la marca demandada es puramente gráfica, ‘en la cual prevalece un signo visual al cual se dirige la vista para evocar una figura que se caracteriza por su forma externa, lo cual le da elementos característicos y distintivos que le permiten diferenciarse de las marcas oponentes, ya que estas fundamentan su observación utilizando su parte denominativa es decir PINGUINO’ … Que como ‘en la marca solicitada DISEÑO, predomina el factor denominativo (rectius: gráfico) y en las marcas observantes predomina el factor denominativo’, se concluyó que no existe posibilidad de confusión visual y gráfica alguna”.

En el escrito de contestación del Director Nacional de Propiedad Industrial se argumenta además que “El cotejo marcario para apreciar el grado de confusión entre signos debe ser hecho siempre en conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajamiento del signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho; por lo que la comparación debe hacerse atendiendo al universo de las marcas y no aisladamente …”. 2.3 El consultante desprende, del escrito de contestación a la demanda de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., que “Presentó las siguientes argumentaciones: Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Negó que las marcas PINGÜINO de la actora sean notorias en Ecuador u otro país de la Comunidad Andina o del mundo. Que es propietaria del signo PINGÜINOS en el Ecuador y varios países del mundo, y tiene la calidad de notoria desde 1956. Que CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., también sería propietaria del concepto ‘pingüino’ para proteger productos de la clase 30., que simplemente esta ampliando la protección de sus derechos con un nuevo diseño. Que en el mercado ecuatoriano habrían coexistido otras marcas compuestas por el diseño de pingüinos … y que por tanto, el diseño de los pingüinos no es de propiedad exclusiva de la empresa actora e incluso se ha banalizado.

Que UNILEVER N.V. ya no puede oponerse a que otros usen el concepto del pingüino, porque se ha hecho de uso común; que lo que importa es la distintividad de los diseños, sus rasgos peculiares y no su concepto, y en este aspecto el signo solicitado no se parece a ningún otro diseño registrado con anterioridad, resultando ‘original, novedoso y susceptible de registro’.

Que se debe tomar en cuenta al consumidor que es normal, lúcido GACETA OFICIAL y de moderada desconfianza, lo cual atenúa cualquier posibilidad de duda por parte del comprador al momento de adquirir una u otra marca”. En el escrito de contestación a la demanda presentado por la apoderada de la empresa CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., ésta alega que su representada “es propietaria del signo ‘PINGUINOS’ y varios diseños de pingüinos en el Ecuador y en varios países de la Comunidad Andina …”; que “… lo único que está haciendo es ampliando la protección de sus derechos con un nuevo diseño”; que “el concepto ‘PINGÜINO’ como marca, ya ha sido utilizado por varios productores para amparar los productos protegidos dentro de la clase internacional No. 30, razón por la cual ya no puede oponerse a que el otro las use, pues son un elemento marcario de uso común, y el concepto no puede ser monopólizado (sic) por terceros.

En este caso, lo que importa es la distintividad de los diseños, no por su concepto sino por sus rasgos peculiares y característicos, hecho que los hace lo suficientemente distinguibles en el mercado, como es el caso del ‘DISEÑO’ … que no se parece a ningún otro diseño registrado con anterioridad y que por lo tanto es absolutamente original, novedoso y susceptible de registro”; y que “la Providencia No. 0974401 de 15 de noviembre de 1999 … es justa y completamente apegada a derecho, razón por la cual solicito se la confirme en todas sus partes”. 04/05/2005 4.44 Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 22 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que, salvo el artículo 82, literal h, procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal e, y 84 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

CONSIDERANDO

( )”. Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los “artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a, y d) y 95 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamen- GACETA OFICIAL te conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o 04/05/2005 5.44 denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la GACETA OFICIAL calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

II. De las marcas denominativas, gráficas y mixtas A propósito de la estructura de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas –provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca– y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual.

La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas, en las cuales la figura “se limita a evocar en la mente 04/05/2005 6.44 de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; las figurativas, en las cuales la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

El Tribunal ha manifestado que “la marca figurativa … difiere de la marca denominativa, en el hecho de que la primera no es pronunciable, puesto que el signo que la expresa o representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que simplemente se le da un nombre o se le atribuye el de la figura que evoca” (Sentencia dictada en el expediente Nº 84-IP-2003, del 5 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 1002, del 28 de octubre del mismo año).

El Tribunal ha señalado además que el análisis sobre la distintividad suficiente de la marca figurativa “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores.

(…) la regla … se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa –el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra– la parte conceptual o ideológica suele prevalecer …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 14-IP-97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 354, del 13 de julio del mismo año, caso marca “FIGURATIVA”).

Por tanto, para verificar si el signo gráfico, propiamente tal o figurativo, cumple los requisitos y no se encuentra incurso en las prohibiciones para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual. Por otra parte, para que este tipo de signos sea distintivo debe poseer algún elemento específico que permita a los consumidores saber de su origen comercial, pero no es necesario que in- GACETA OFICIAL forme con exactitud acerca de la identidad del fabricante de los productos que constituyan su objeto.

Y las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación y un gráfico, ya definidos. Es preciso destacar que, según la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 239 y 240).

El Tribunal ha declarado a este propósito que “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, del 9 de diciembre de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De la semejanza conceptual. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pen- 04/05/2005 7.44 diente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor a solicitar un producto determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación a realizarse entre el signo gráfico y la marca denominativa, a objeto de establecer la existencia o no del riesgo de confusión, deberá atender a la impresión conceptual de conjunto que los signos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate. La comparación deberá ser, pues, conducida por la impresión unitaria que cada signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios.

En efecto, el Tribunal ha declarado que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general GACETA OFICIAL que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado que la confusión ideológica “conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

La semejanza conceptual es pues la que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En este contexto, el Tribunal ha precisado que “A los signos gráficos les son aplicables las mismas reglas que rigen el examen de registrabilidad de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de distintividad y de confundibilidad, no siendo registrables como marcas los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten, sean iguales o similares a marcas ya registradas o solicitadas en registro o se identifiquen visual o conceptualmente con los bienes a los que se aplican” (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2003, ya citada).

Por tanto, en el examen de la distintividad suficiente de un signo gráfico, así como en su comparación con otro signo ya registrado como marca, deberá tenerse en cuenta el impacto visual del signo, así como su significado conceptual “… toda vez que la posibilidad o riesgo de confusión en esta clase de marcas puede generarse … también por la semejanza conceptual de la idea que la marca gráfica suscite.

(…) obviamente, una marca gráfica no puede tener similitud de forma y trazos con una ya registrada y re- 04/05/2005 8.44 presentar conceptual o evocativamente la misma idea de aquélla, porque al tenor del artículo 83, literal a) puede inducir al público a error. La marca gráfica debe ser suficientemente definida y precisa para garantizar su distintividad sin que sea necesario compararla con signos semejantes para entender su significado” (Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-97, ya citada).

La doctrina ha manifestado que “Si el emblema es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra que designe la misma idea … Igualmente debe decirse ‘Que las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad protegen no sólo la expresión que las constituya, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas y es lógico que así ocurra pues de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas que se refieran a la misma cosa o calidad aludida por la denominación con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido al error’ ” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 2002. pp. 158). Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En resumen, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: GACETA OFICIAL 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En definitiva, corresponderá a la instancia consultante, caso de haber lugar al examen del riesgo de confusión entre los signos en disputa, determinar si la percepción por el consumidor de las figuras que integran el signo gráfico, destinado a proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, genera riesgo de confusión con la marca denominativa “PINGÜINO”, registrada para amparar asimismo productos de la clase 30.

IV. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios correspondientes.

De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se ex- 04/05/2005 9.44 tiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

El Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro haya sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los siguientes términos: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal GACETA OFICIAL no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, el Tribunal ha precisado que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

V. De la familia de marcas En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado 04/05/2005 10.44 elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión” (Sentencia dictada en el expediente N° 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo de 2003, caso “ALPIN”).

VI. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). VII. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su GACETA OFICIAL publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo –y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone– y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS). 04/05/2005 11.44 Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: CONCLUYE: 1° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° Para establecer si se presenta riesgo de confusión entre dos o más signos, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre ellos y entre los productos o servicios que distinguen, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios. 3° En el examen sobre la distintividad suficiente de un signo gráfico, deberá tenerse en cuenta su impacto visual en el consumidor medio del tipo de productos o de servicios de que se trate.

De ser figurativo el signo, y en su comparación con una marca denominativa, a objeto de establecer, si fuere el caso, la existencia o no del riesgo de confusión, deberá atenderse a la impresión conceptual de conjunto que los signos en disputa causen en el consumidor o usuario medio en referencia. De ser figurativo el signo, y en su comparación con una marca mixta, deberá tenerse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de la citada marca será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

La valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. 4º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación GACETA OFICIAL 04/05/2005 12.44 con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De invocarse la notoriedad de la marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional. 5° Si una pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría llevar a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común, supuesto en el cual el registro de uno de tales signos, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 6° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir la inclusión de tal elemento en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 7° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo ya registrado como marca y vigente, bien con fundamento en una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 04/05/2005 13.44 PROCESO 17-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b) e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: “DESTAPOL 100”. Proceso interno N° 9517-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco. trial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI: Nº 0979639, de 19 de noviembre del 2001, mediante la cual la mencionada Autoridad rechazó la observación presentada por la Actora, con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” Y “DESTOP”, que protegen productos de la clase internacional 3, respecto del registro de la denominación “DESTAPOL 100”, solicitado por el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, como marca destinada a amparar productos comprendidos también en la clase internacional Nº 3.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de febrero del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 23 de los indicados mes y año. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Tribunal compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES: a) Los hechos 1.1. Partes - El 16 de febrero del año 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud para obtener registro del distintivo “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Actúa como demandante la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI; el Presidente del mencionado Instituto, así como el Procurador General del Estado.

Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, al señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución, expedida por el Director Nacional de Propiedad Indus- - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 435, pág. 27. - El 3 de julio del 2001, dentro del término legal, la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED presentó oposición a la referida solicitud, con fundamento en las marcas de su propiedad DESTAPA y DESTOP, que ampa1 Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

GACETA OFICIAL ran productos de la misma clase internacional Nº 3. - El 19 de noviembre también del 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 979639, por medio de la cual rechazó la oposición presentada y concedió el registro solicitado para la marca “DESTAPOL 100” (mixta). b) Escrito de demanda La firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED expresa, como ha sido ya dicho, que el 16 de febrero del 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 3, respecto de la cual fue presentada oposición por parte de la firma demandante, con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” y “DESTOP”, que amparan productos de la misma clase.

Afirma que el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada, al expedir la Resolución Nº 0979639, de 19 de noviembre de 2001, por la cual declara la improcedencia de aquélla, al considerar que la denominación “DESTAPOL 100”, siendo una marca mixta, sus elementos le otorgan al conjunto suficiente distintividad. 04/05/2005 14.44 conjunto al ser la palabra el medio que utilizan los consumidores para solicitar un determinado producto, debiendo realizar la comparación marcaria entre la parte denominativa de las tres marcas en conflicto.”.

Concluye afirmando, por otra parte, que “con anterioridad, el señor Enzo Caiozzi Lemonci, solicitó la denominación ‘DETAPOL’ (sic) para la protección de los mismos productos de la marca impugnada, y fue rechazada por la similitud con las marcas ‘DESTAPA’ y ‘DESTAPOL’ (sic)…”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.

Manifiesta que “…la coincidencia parcial de letras no es obstáculo para el registro de una marca.”. Argumenta que “…la marca DESTAPOL 100 es mixta y que el gráfico y elemento denominativo otorgan al conjunto suficiente distintividad.”. Expresa que se ratifica “en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitaria y legislación nacional.”.

Argumenta la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al manifestar que “ al momento de cotejar las marcas ‘DESTAPA’, ‘DESTOP’ y ‘DESTAPOL 100’, el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró que las semejanzas son muy superiores a las diferencias, por lo que la marca impugnada era irregistrable.”.

Niega finalmente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, e impugna la prueba que presente la contraparte. Expresa la accionante, que “ el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró las cuatro reglas fundamentales para la realización del cotejo marcario…”, muchas veces aludidas por este Tribunal. 1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.

Sostiene que “ si bien es cierto la marca ‘DESTAPOL 100’ es mixta, este hecho carece de relevancia, pues el elemento gráfico se constituye única y exclusivamente por las letras que componen la marca ‘DESTAPOL 100’ sin que exista ningún gráfico en realidad, además el elemento denominativo predomina dentro del El Presidente también del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI; contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: 2.

Ratifica la resolución Nº 0979639, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y con la legislación nacional vigente. 3. Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. GACETA OFICIAL 4.

Solicita que se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable. El Procurador General del Estado, por medio de su Delegada, da contestación a la demanda sosteniendo que le “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio.” Expresa que “con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, de conformidad con los literales c) de los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del estado, señalo el casillero judicial…”. d) Tercero Interesado El señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, confirma que solicitó el registro de la denominación DESTAPOL 100 para proteger productos de la clase internacional Nº 3, siendo presentadas observaciones por parte de la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS), la cual inició el presente juicio.

Alega la improcedencia de esa acción, al sostener que “las marcas ‘DESTAPA’ y ‘DESTOP’ no son semejantes con la marca DESTAPOL 100, ya que en conjunto presentan diferencia suficiente y, de ésta manera, pueden coexistir en el mercado sin causar ningún perjuicio al público consumidor y tampoco puede causar confusión la procedencia de los productos comercializados con estas marcas.”.

Argumenta que “la marca DESTAPOL 100 es de naturaleza mixta, ya que fue registrada su parte denominativa y su diseño, lo que constituye un signo suficientemente distintivo de las marcas Destopa (sic) y Destop; en consecuencia la marca DESTAPOL 100 fue registrada de conformidad al Art. 134 de la Decisión 486 y Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que no existe una competencia desleal entre los productores.”.

Concluye señalando que “la marca DESTAPOL 100 es DISTINTIVA y es una marca NOTORIAMENTE CONOCIDA ya que es una marca apreciada por el consumidor.”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: 04/05/2005 15.44

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Primera Sala del Tribunal compareciente, por medio de solicitud aparejada al Oficio Nº 638TDCA-1S-9517-ML, de 4 de febrero del 2005, ha planteado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b), e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Este Tribunal, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca “DESTAPOL 100” ha sido presentada el 16 de febrero de 2001, esto es, en vigencia, precisamente, de la Decisión 486, procede a atender el requerimiento en los términos formulados. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. GACETA OFICIAL “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” (…) “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a)sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” 04/05/2005 16.44 (…) “f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;” (…) “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” (…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

4. CONCEPTO DE MARCA, CLASES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Clases de Marcas La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. GACETA OFICIAL 04/05/2005 17.44 En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 2 Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición de la marca en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: 2 “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La representación gráfica, juntamente con la distintividad, son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486, como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 04/05/2005 18.44 prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. La distintividad derivada del uso previo del signo El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Al respecto este Tribunal ha sostenido que: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada …” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).” 3

5. EXCEPCIONES AL REGISTRO DE UNA MARCA Impedimentos básicos para ese registro El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esa norma establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en este caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las 3 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable. 04/05/2005 19.44 no a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. 5 Asimismo el Tribunal ha sostenido que: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.”. 6 El Tribunal ha manifestado al respecto: “En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro.” 4

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO Irregistrabilidad de signos engañosos La identidad y la semejanza El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 7 El Tribunal ha señalado al respecto que: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en tor- 5 6 7 4 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 04/05/2005 20.44 lidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el Cotejo Marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibi- “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 8 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 04/05/2005 21.44 derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. La citada disposición, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros no autorizados por él, hagan uso del signo registrado.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9 Joaquín Escriche expresa que el consentimiento es “La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento.” 10 Signos que contravienen el derecho de propiedad industrial y de terceros El consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su derecho de titular.

La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir; además, a través de dicha restricción, se protege el derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evidencia que el consentimiento debe darse de manera expresa, señalando lo siguiente: “la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, no es registrable el signo “…que infrinja el derecho de propiedad industrial o el 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 ESCRICHE Joaquín. “DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA”. Tomo II. Editorial. Temis. Bogotá. 1987. Pág. 223. GACETA OFICIAL confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.” 11 Ha expresado por otra parte el Tribunal, que los Acuerdos de Coexistencia son “ instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.” 12 Aunque esta clase de acuerdos resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, para que sean válidos y eficaces deben proteger el interés de los consumidores, eliminado el riesgo de confusión; sólo de esa forma tendrán la aceptación, previa a su registro, por parte de las Oficinas Nacionales Competentes.

7. LA COMPETENCIA DESLEAL Actos de competencia desleal por confusión La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 137 determina que “…cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” 04/05/2005 22.44 toda vez que la realización de actos contrarios a dicha conducta deben ser corregidos, a fin de que no provoquen desequilibrios en las condiciones del comercio y no afecten negativamente a los intereses de competidores y consumidores.

Al respecto este Tribunal ha expresado que: “La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. “Ascarelli enseña que debe tratarse de actos de competencia cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados, susceptibles de causar perjuicio a otro u otros competidores, y destinados a crear confusión, error o descrédito, para obtener la desviación de la clientela ajena (ASCARELLI, Tullio: “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”.

Bosch. Barcelona. 1970. pp. 163 ss). Cabe agregar que los actos en referencia serán considerados desleales aunque no medie la intención de dañar, y que podrán configurarse como tales aunque no se constituya a su respecto una relación de competencia en sentido estricto. En el ámbito relacionado con la propiedad industrial, un acto lícito significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado, “La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259). …” Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo del 2000.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio del 2000. Marca: “MAX MARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 104-IP-2003, sentencia de 29 de octubre del 2003. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre del 2003. Marca: “BSCH”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el En el mercado, en donde existe libre competencia, se justifica que entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, siempre y cuando esta condición la haya obtenido por medio de actos lícitos. 11 12 GACETA OFICIAL particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí …” (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”;

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. 13

8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante, para que dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. 04/05/2005 23.44 Competente se pronunciará acerca de éllas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 14 Se concluye entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citadas, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación que realice de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto.

Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, esa Autoridad en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el evento de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. 14 13 Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero del 2005.

Marca “CALCIORAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara. 4.

No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos que resulten engañosos por el hecho de designar directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen y que en realidad no las tienen. El registro de esta clase de denominaciones, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 5.

Tampoco es registrable como marca, el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o del servicio de que se trate. 6. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 04/05/2005 24.44 7.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 8. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 9.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal f) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros consisten en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. Los acuerdos de coexistencia de marcas que son celebrados entre las partes, deben salvaguardar el interés general y evitar que el consumidor sea inducido a error; además, es importante aclarar que la suscripción de tales acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, o para que se produzca el registro del signo solicitado, pues la Oficina Nacional Competente debe analizar si el registro es pertinente y precautelar el bien común sobre el interés particular. 10.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena y, cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. La conducta competitiva deberá ser practicada de manera honesta por quienes participan en el mercado, debiendo tomarse en cuenta, la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores ocurran en un mismo mercado. 11.

La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentado oposiciones, realizará obli- GACETA OFICIAL 04/05/2005 25.44 gatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 9517-ML, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 167-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CEBAL AMÉRICAS (mixta). Actor: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A. Proceso interno Nº 2003-00121 (8888). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, por intermedio de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa a los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00121 (8888).

El auto de 16 de febrero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2137 de 30 de noviembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

GACETA OFICIAL 04/05/2005 26.44 a) Partes en el proceso interno c) Fundamentos jurídicos de la demanda Demandante es la Sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado es la Sociedad PECHINEY PLASTIC PACKAGING INC. La actora sostiene que se violó el articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto la marca “CEBAL AMERICAS … no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro”. b) Hechos Indica que “Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas AMERICA Y (sic) demás que contienen la expresión AMERICA, previamente registradas por la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A., podemos concluir que la marca CEBAL AMERICAS, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional”.

La sociedad PECHINEY PLASTIC PACKAGING INC. solicitó el registro de la marca CEBAL AMÉRICAS (mixta), para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caño, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas).

Publicada la solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial en tiempo oportuno la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA, formuló oposiciones en virtud de ser titular de las siguientes marcas registradas: AMERICA, AMERICAN, AMERICAN HOUSE, AMERICANOS, CASA AMERICANA, LADY AMERICANA, POLIAMERICANA, todas para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional Niza.

Posteriormente la Sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA, traspasó la titularidad de dichas marcas a favor de la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A. Por Resolución Nº 18901 de 24 de junio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la demanda de oposición presentada y concedió el registro de la marca CEBAL AMÉRICAS (mixta) a favor de la sociedad PECHINEY PLASTIC PACKAGING INC. Contra esta Resolución, la actora, interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación, mediante Resolución Nº 33481 de 24 de octubre de 2002 con la cual confirmó la resolución impugnada.

Por otra parte, sostiene que “La marca solicitada para registro reproduce, en su totalidad, los signos AMERICA, AMERICAN y AMERICANA, debidamente registrado en sus formas nominativa y mixta”, por lo que se viola la disposición del literal a) del articulo 136 de la Decisión 486, toda vez “… que la palabra AMERICAS, debido a que es la única partícula que posee significado conceptual, ocupa un lugar prioritario dentro de la marca solicitada para registro, razón por la cual existe posibilidad de confusión entre este signo y las marcas AMERICA, AMERICAN Y AMERICANA …”.

Argumenta que “… la marca solicitada para registro se compone de una expresión de fantasía ‘CEBAL’, y la palabra AMERICAS, que tiene un significado conceptual claro y preciso. Por esta razón, es dicha palabra AMERICAS, la que penetrará con mayor fuerza dentro de la mente del consumidor, generando el riesgo de la confusión que la legislación pretende evitar”.

Finalmente indica que se violó el artículo 278 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal y que “… la División de Signos distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas …” lo que conduce “… a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 278 de la Decisión 486”.

GACETA OFICIAL d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: Que “… con la expedición de las resoluciones 18901 del 24 de junio de 2002 y 33481 del 24 de octubre de 2002 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

Indica que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”. Manifiesta que “… fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘CEBAL AMERICAS’ y ‘LACRIL’ (sic) no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden grafico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual…”.

En el escrito de contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, se observa que ésta comete un error, toda vez que realiza la comparación entre las marcas CEBAL AMÉRICAS (mixta) y LACRIL y posteriormente entre las marcas LACRISYN y LACRIL. Finalmente la Superintendencia indica que: “En consecuencia, los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.

La Sociedad PECHINEY PLASTIC PACKAGING INC., tercero interesado, contesta la demandan 04/05/2005 27.44 diciendo que se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, toda vez que todos los actos acusados “… se ajustan a la normativa legal vigente al momento de su expedición, no existiendo ilegalidad alguna que pudiera generar su nulidad”.

Indica que “… la actora no demandó la declaratoria de nulidad del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto principal, este es la Resolución Nº 31385 notificada a las partes … el 1 de Octubre de 2002”, que confirmó la Resolución principal, lo cual resulta inadmisible de acuerdo al artículo 138 del Código Contencioso Administrativo.

Después de referirse al riesgo de confusión: visual, fonética y conceptual, sostiene que “En el presente caso nos encontramos frente a un conflicto de marcas algunas denominativas y otras mixtas, pero en donde prima el aspecto nominal: AMERICA, AMERICAN, AMERICAN HOUSE, AMERICANOS, CASA AMERICANA, LADY AMERICANA, Y POLIAMERICANA; y CEBAL AMERICAS (MIXTA) … En el presente caso es evidente que al observar los signos en conflicto vemos que los mismos comparten la expresión “AMERICA”, pero al presentar la marca concedida a registro elementos gráficos y ortográficos, que vistos en conjunto frente a las marcas opositoras enunciadas, le otorgan suficiente distintividad, lo cual permite su coexistencia pacífica en el mercado sin generar confusión entre el consumidor”.

Sostiene que de igual manera se debe considerar que “… el darle exclusividad a la parte demandante sobre el término AMERICA, denominación geográfica, le otorgaría un privilegio inusitado sobre sus competidores, concretamente sobre la tercera interesada … ya que ésta se vería en la imposibilidad de utilizar un término geográfico y que conforma e integra a la marca CEBAL AMERICAS”.

Finalmente dice que al realizar el cotejo de las marcas en conflicto “… no se debe tener en cuenta … la expresión AMERICAS y por consiguiente, se puede afirmar … que entre los términos CEBAL; y AMERICA, AMERICAN HOUSE, POLIAMERICANA y demás opositoras no existen semejanzas visuales, ortográficas, fonéticas o conceptuales que puedan generar confusión entre el público consumidor”.

GACETA OFICIAL

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, de los hechos controvertidos y las normas expresamente solicitadas por el consultante aplicadas al caso concreto, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 y no así del artículo 278 de la misma Decisión, toda vez que éste constituye un compromiso asumido por los Países Miembros. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; 04/05/2005 28.44 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de terceros, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “… constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables como marca. Con base en el concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es- GACETA OFICIAL cudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que “Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …” (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57).

En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser des- 04/05/2005 29.44 crito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación … Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘intrínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrínseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. GACETA OFICIAL 04/05/2005 30.44 La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado. dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor una idea o un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple con los requisitos contenidos en el artículo 134 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión 486.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

Y con relación a la prioridad de estos elementos, la doctrina, también dice que se debe determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca CEBAL AMÉRICAS (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. Signos denominativos, gráficos y mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas, gráficas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, El Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de GACETA OFICIAL conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre la marca CEBAL AMÉRICAS (mixta) y AMERICA, AMERICAN, AMERICAN HOUSE, AMERICANOS, CASA AMERICANA, LADY AMERICANA, POLIAMERICANA registradas a favor de INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES.

III. Signos compuestos El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

Consecuentemente, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr 04/05/2005 31.44 que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 21-IP98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”).

IV. Marca débil El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil, así acontece cuando alguno de los elementos que integran el signo es de uso común o se haya tornado banal por el crecido número de registros marcarios, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Con relación al signo que se ha tornado banal, el Tribunal dice que, tal situación se produce “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. (Proceso 54-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1096 del 26 de julio de 2004, marca, MUNDO AVENTURA (mixta).

Refiriéndose al mismo tema el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado que “… El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.

(Otamendi, Jorge. ob.cit. pp. 191 y 192). V. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y riesgo de confusión o de asociación Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

GACETA OFICIAL Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial afectarían indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Es de hacer notar que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344, toda vez que incluye el riesgo de asociación como una causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 04/05/2005 32.44 Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo GACETA OFICIAL prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N°. 677 del 13 de junio de 2001, caso “KRISTAL”).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas. Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la mis- 04/05/2005 33.44 ma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud.

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos y se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribu- GACETA OFICIAL nal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud, entre CEBAL AMÉRICAS (mixta) y AMERICA, AMERICAN, AMERICAN HOUSE, AMERICANOS, CASA AMERICANA, LADY AMERICANA, POLIAMERICANA registradas a favor de INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 04/05/2005 34.44 PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos nominativos y mixtos, es necesario conservar su unidad sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que los conforman de manera aislada. El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser determinantes, en tal sentido, el Juez Consultante deberá examinar los elementos distintivos de cada uno de ellos.

TERCERO: En el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

CUARTO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil, así sucede cuando alguno de los elementos es de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contiene, deviniendo la marca en débil en cuyo caso no admite apropiación exclusiva, por lo que el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión o de asociación entre los signos en disputa.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto GACETA OFICIAL 04/05/2005 35.44 de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00121 (8888) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cum- plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 172-IP-2004 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g), 65, 67, 69 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno N° 199905842(5842). Actor: RAUL BOTERO RESTREPO y CIA. LTDA. Marca: DESCURTOL INDIO mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos artículos 81, 83 literales a), d) inciso segundo, 84 literales a), b), c) y e), 93, 95, 98, 102, 104 literales a), b), c) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, adjunta al Oficio Nº 2185, de fecha 07 de diciembre de 2004, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 1999-05842(5842) Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en GACETA OFICIAL 04/05/2005 36.44 los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el dos de febrero de 2005. renovado por el término de 5 años, entre octubre 26 de 1976 y octubre 26 de 1981, luego de lo cual no fue posible renovarlo, dado que para la citada fecha había fallecido el señor RAUL BOTERO RESTREPO.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: No obstante la expiración del registro de la marca aludida, la SOCIEDAD RAUL BOTERO RESTREPO CIA. LTDA. continuó usándola de forma ininterrumpida, amén de que dicho signo consiguió la condición de notorio. 1. Las partes. El actor es RAUL BOTERO RESTREPO y CIA. LTDA. Se demanda a la Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; y como tercero interesado al señor IGNACIO BERNAL VÉLEZ. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Por Resolución de 20 de octubre de 1966, la División de Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento (hoy Superintendencia de Industria y Comercio) concedió a favor de la Sociedad GIL BOTERO RESTREPO Y CIA LTDA. el registro de la marca DESCURTOL INDIO, para distinguir “sustancias no jabonosas para lavar, descurtir y desinfectar ropas de algodón y usos similares”.

Los derechos sobre el registro de la marca anterior fueron adjudicados al señor OSCAR GIL BOTERO RESTREPO, mediante decisión arbitral consignada en acta número 1, de 29 de mayo de 1968. A partir de la mencionada decisión arbitral, los registros de las marcas BLANQUEADOR INDIO y DESCURTOL INDIO de los señores IGNACIO BERNAL RESTREPO y OSCAR GIL BOTERO RESTREPO, en su orden, coexisten pacíficamente, porque al tratarse de marcas similares, en cuanto al uso de la palabra INDIO y ser propias de la misma clase de productos, era evidente el conflicto entre los dos empresarios.

Los derechos sobre el registro de la marca DESCURTOL INDIO fueron objeto de posterior traspaso, efectuado por OSCAR GIL BOTERO RESTREPO Y COMPAÑÍA LTDA a favor de RAUL BOTERO RESTREPO Y COMPAÑIA LTDA. El registro de la marca DESCURTOL INDIO de propiedad de RAUL BOTERO RESTREPO fue Por lo anterior, la SOCIEDAD RAUL BOTERO RESTREPO CIA. LTDA, el 16 de junio de 1983, solicitó un nuevo registro de la marca DESCURTOL INDIO.

Publicada en la gaceta de propiedad industrial el extracto de la solicitud de la marca DESCURTOL INDIO, el señor IGNACIO BERNAL RESTREPO, formuló demanda de oposición, fundado en el hecho de ser titular del registro de la marca INDIO. Tramitadas éstas, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 9117 de 28 de febrero de 1994, por la cual se declaró fundada la oposición anterior, y negó el registro de la marca DESCURTOL INDIO.

Contra la mencionada Resolución, se agotaron los recursos de reposición y de apelación que se resolvieron a través de las Resoluciones 12312 de mayo 17 de 1996 y 09089 de 21 de mayo de 1999, las cuales confirmaron en su totalidad lo decidido en la Resolución 9117 de 28 de febrero de 1994. 2.2. Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que: “la Superintendencia de Industria y Comercio pasó por alto la existencia de la constancia de registro en donde reposa copia auténtica de la escritura pública Nº 2531 de 5 de junio de 1968, en donde a través de decisión arbitral fueron adjudicadas a los señores IGNACIO BERNAL RESTREPO Y OSCAR BOTERO RESTREPO las marcas BLANQUEADOR INDIO Y DESCURTOL INDIO, respectivamente, como garantía para evitar en el futuro competencias desleales entre los nuevos propietarios, los mencionados o las personas que le sucedieran en la propiedad de dichas marcas”.

GACETA OFICIAL Arguye además que al decidir sobre las observaciones formuladas y al efectuar el examen de fondo atinente a la registrabilidad de la marca DESCURTOL INDIO, la Superintendencia, por conducto de la División de Signos Distintivos, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada era confundible con la marca INDIO, al paso que omitió pronunciarse sobre el aspecto concerniente a la coexistencia pacífica de las marcas. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. El representante de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘DESCURTOL INDIO’ (etiqueta) para productos de la clase 3 solicitada por la sociedad Raúl Botero Restrepo y Cía. Limitada y ‘INDIO’ (sic) clase 3 cuyo titular es Ignacio Bernal Restrepo, registradas en debate, se concluye en forma evidente que entre estas existen semejanzas ortográficas y fonéticas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor.

En consecuencia, la marca ‘DEWCURTOL’ (sic) (etiqueta) para la clase 3 es Irresgistrable (sic) conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple (sic) con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”. Manifiesta además que: “Ahora bien destacarse (sic) que tal como se desprende de las actuaciones administrativas, la parte demandante no renovó el registro marcario nº 62697 correspondiente a la marca ‘DESCURTOL INDIO’ para amparar productos de la clase 3; al no renovar la parte demandante el registro de la marca ‘DECURTOL INDIO’ (sic) de la cual era titular perdió todos los derechos sobre la misma”.

Para finalizar señala que “En cuanto a la supuesta notoriedad de la expresión ‘DESCURTOL INDIO’ argumentada por la parte demandante cabe señalar que habida cuenta que no se encuentra probada dentro de las actuaciones administrativas su conocimiento, difusión y publicidad de la marca ‘DESCURTOL INDIO’ en Colombia, ni en el comercio subregional ternacional (sic) para ser declarada como notoria; de otra 04/05/2005 37.44 parte, como la demandante no era titular legítima del (sic) la marca DESCURTOL INDIO no era dable su análisis”. 3.3.2.

Del tercero interesado señor IGNACIO BERNAL VELEZ. El representante del señor Ignacio Bernal Vélez, manifiesta que: “el Señor IGNACIO BERNAL RESTREPO antiguo dueño de la marca, y la sociedad IGNACIO BERNAL VELEZ E.U., actual propietaria siempre han utilizado sus propios logotipos y en ningún momento han autorizado a persona alguna para usar sus marcas o una expresión confundiblemente similar, dentro del territorio colombiano, lo cual goza de protección legal”.

Añade: “si la marca DESCURTOL INDIO de propiedad de RAUL BOTERO RESTREPO, tuvo vigencia hasta el 26 de octubre de 1981 y no fue renovada, es preciso resaltar que el derecho al uso exclusivo sobre una marca esta dado por el registro de la misma ante la oficina nacional competente, el cual tiene una duración de diez años renovables; así mismo, se tiene un plazo adicional de seis meses en el que se considera que la marca continua vigente, durante la cual se puede solicitar la renovación del registro, y si el titular de la marca deja vencer el mismo, dicho registro caducara y como consecuencia se pierde todo derecho sobre la marca, conforme esto, la sociedad demandante era conocedora de los efectos que se producían en su contra al no ser registrada la marca; así mismo, registrada una marca como lo estaba BLANQUEADOR INDIO de propiedad del señor IGNACIO BERNAL RESTREPO, aparte del derecho de usarla, tenia el de prohibir que fuera empleada por cualquier otro, sin permiso de él, y de perseguir las imitaciones”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones con- GACETA OFICIAL tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso fue solicitada la interpretación de los artículos 81, 83 literales a), d) inciso segundo, 84 literales a), b), c) y d), 93, 95, 98, 102, 104 literales a), b), c) d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, por la fecha de la presentación de la solicitud de registro procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g), 65, 67, 69 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por considerarse aplicables al presente caso.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: 04/05/2005 38.44 ne la legislación interna del respectivo País Miembro. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”. Artículo 67 “Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”.

Artículo 69 “El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años”. DECISIÓN 85 Artículo 72 Artículo 56 “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. El artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos.

Estas características resultan las determinantes para que un signo sea registrado como marca, puesto que la función de ésta es la de identificar y distinguir a los productos o servicios de sus similares, permitiéndole al consumidor identificar los de una empresa de los de otras. Artículo 65 Un signo será novedoso si incorpora elementos distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados.

“Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determi- Al respecto de la novedad exigida para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, “ que en ocasiones el signo que se emplea ( )” GACETA OFICIAL como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24).

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. El artículo 58 de la Decisión 85 consagra otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en su literal f), no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, siempre que, además, esté destinado a proteger los productos o servicios comprendidos en la misma clase.

Sobre esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Por tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, solamente basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación vá- 04/05/2005 39.44 lida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger los productos o servicios de la misma clase.

Por lo tanto, la prohibición de registro se encuentra limitada por la regla de la especialidad, de modo que un signo podrá ser registrado, así sea confundible con otros, si cada uno de ellos está destinado a amparar una clase o variedad diferente de productos o servicios. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de GACETA OFICIAL 04/05/2005 40.44 sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían según su estructura gráfica y fonética. individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.

(Proceso 05-IP-1994, G.O. Nº 177, de 20 de abril de 1995. Marca: BENETTON). Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca señala que “El análisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con características especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho notorio que se aplica con frecuencia, por ejemplo en la comprobación, en juicio, del estado civil de las personas, cuya sentencia declarativa ocupa el lugar de la inscripción registral, lo cual no sucede con la notoriedad de una marca.

En efecto: de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho.

En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida”.(Proceso 05-IP-1994, G.O. Nº 177, de 20 de abril de 1995.

Marca: BENETTON). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

III. DE LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. IV. DE LA DURACION DEL REGISTRO DE MARCA. El artículo 69 de la Decisión 85 establece que el registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento, y que el citado registro podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años. El artículo 58 literal g), de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, asimila la notoriedad de la marca a la utilización generalizada y constante de esta.

Una vez transcurrido este plazo y no habiéndose solicitado la renovación, el derecho sobre la marca se extinguirá. Según el Tribunal, “La marca se extingue cuando haya expirado el plazo de su vigencia (5 años en la Decisión 85) ” (Proceso 13-IP-95, MARCA GAMBRO). Al respecto este Tribunal ha manifestado que “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de El juez solicitante deberá determinar el periodo de vigencia de la marca y si la misma se extin- GACETA OFICIAL guió con el tiempo y por falta de renovación o si por el contrario al momento de intentarse el registro como marca de un signo similar, la ya registrada aún permanecía vigente.

V. USO EXCLUSIVO. El registro del signo ante la Oficina competente, es el acto que otorga a su titular la exclusividad sobre la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. Es conocido que en la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El artículo 72 de la Decisión 85 de la Comisión, recoge el sistema atributivo; en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga; al respecto este Tribunal ha dicho: “la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y, la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi). Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: y La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizar- 04/05/2005 41.44 se o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. y La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. y La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.

En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.” (Proceso 33-IP-2000, G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA) VI. DE LAS OPOSICIONES AL REGISTRO. El procedimiento para las oposiciones al registro de marcas que permitía la Decisión 85, comprendía la posibilidad de que éstas pudieran presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación del extracto de la solicitud de registro, artículo 65, en cuyo caso debía tramitarlas de acuerdo con lo dispuesto por la legislación interna, artículo 66; así mismo consideraba el hecho de que no existan oposiciones o que de haberlas fueran rechazadas por la Oficina Nacional Competente; en cuyos casos le correspondía expedir el certificado de registro de la marca solicitada (artículo 67).

Según el artículo 64 de la Decisión 85, el rechazo de la solicitud por incumplimiento de los artículos 56, 58 y 59 procedía previa audiencia del interesado y antes de que se publicara el extracto, como ordena el artículo 65; transcurrido el plazo de 30 días siguientes a la publica- GACETA OFICIAL ción, se autorizaba, la presentación de las oposiciones; fenecido éste sin haber oposiciones, se expedía el registro.

Caso contrario, presentadas las oposiciones se las tramitaba de acuerdo con la legislación interna del respectivo país miembro; trámite que concluía con la aceptación o rechazo de las oposiciones, y en este segundo supuesto se confería el certificado del registro. 04/05/2005 42.44 semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

Tercero: En consecuencia, conforme a la mencionada Decisión 85, si el rechazo a la solicitud se efectuaba antes de la publicación del extracto, no había lugar ni a publicar la solicitud ni a presentar oposiciones, pues no existía materia controvertida. Si se efectuaba la publicación y se presentaban oposiciones, éstas seguían el trámite interno de acuerdo con la legislación nacional del respectivo País Miembro.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá ser registrado como marca todo signo que cumpla con las condiciones de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos.

Segundo: De conformidad con el artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial– con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia. Cuarto: La fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de duración de una marca, es la del acto de otorgamiento de la misma. Quinto: El derecho exclusivo sobre la marca se adquiere por su registro y de él se derivan las facultades del titular para ejercer las medidas de protección en defensa de su derecho, con la limitación prevista en el artículo 75 de la Decisión 85.

Sexto: La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca contemplados en la Decisión 85. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado oposiciones a la solicitud de registro.

GACETA OFICIAL De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE 04/05/2005 43.44 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 04/05/2005 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú