PROCESO Nº 39-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 83, literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal d, y 84 eiusdem.
Parte actora: sociedad MARS, INCORPORATED. Caso: marca mixta “m”. Expediente: N° 1594-2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, treinta y uno de marzo del año dos mil seis. VISTOS La providencia dictada el 27 de diciembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 1594-2003), en la cual se declara que “en cumplimiento del artículo 33 segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina … concordante con el artículo 123 de la Decisión número 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 83 inciso a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena … y cuál es la debida aplicación de este dispositivo al caso sub litis”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente, con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 6 de febrero de 2006, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.
De los hechos que se desprenden de la resolución impugnada y de otros documentos La Resolución Nº 1294-1999/TPI-INDECOPI, del 3 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), señala que “Con fecha 3 de abril de 1998, Corporación Miski S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la letra M en color blanco dentro de una figura elíptica irregular, cuyo campo superior es de color azul y cuyo campo inferior es de color verde, según modelo, para distinguir especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino en polvo, productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios deshidratados y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 15 de mayo de 1998, Corporación Miski S.A. señaló que los alimentos deshidratados que pretende distinguir son aquellos de origen vegetal, tales como la harina de patatas para uso alimenticio”; que “Con fecha 15 de julio de 1998, Mars, Incorporated … formuló observación manifestando ser titular de las marcas figurativas registradas … que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Asimismo, señaló ser titular de la marca notoria M & M … Precisó que el diseño de la letra M en caligrafía especial constituye una parte esencial de muchas otras marcas de fábrica de su propiedad. Consideró que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos por ley, puesto que es confundible con su marca registrada M. Ofreció como pruebas de la notoriedad de su marca M & M, los documentos contenidos en el expediente Nº 211434, en el cual mediante Resolución Nº 893-94-INDECOPI/TDCPI de fecha 4 de agosto de 1994 se reconoció la calidad de notoria de la marca M & M. Posteriormente, señaló que no pretende monopolizar la letra M sino que su oposición se debe a la similitud existente entre el signo solicitado y sus marcas”; que “Mediante Resolución Nº 7053-1999/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por Mars, Incorporated y otorgó el registro solicitado”; y que “Con fecha 22 de julio de 1999, Mars, Incorporated interpuso recurso de apelación …”.
La “Demanda de Impugnación de Resolución Administrativa”, ejercida por el representante de la sociedad MARS, INCORPORATED contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y contra Corporación Miski S.A., fue formulada ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a fin de que se declare, en lo principal, “La invalidez e ineficacia de la Resolución No. 1294-1999/TPI-INDECOPI, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI y de la Resolución que confirmó, la No. 7053-1999/OSD-INDECOPI que declaró infundada la observación formulada por Mars, Incorporated y concedió a favor de Corporación Miski S.A. el registro de la marca de producto constituida por la Letra ‘M’ en color blanco dentro de una figura elíptica irregular, cuyo campo superior es de color azul y cuyo campo inferior es de color verde … para distinguir especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino en polvo, productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios deshidratados de origen vegetal y demás productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional” (folios 51 a 85).
Obra en el expediente de la causa una copia de la sentencia “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 128-00”, dictada el 13 de febrero de 2003 por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante la cual se declara “FUNDADA la demanda …” y nulas las resoluciones impugnadas, y se ordena la cancelación del “certificado de la marca de registro concedido a favor de la Corporación Miski S.A. y otros”.
Obran también en el expediente los recursos de apelación ejercidos por los representantes de INDECOPI y de la CORPORACIÓN MISKI S.A. contra la sentencia de la citada Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 194 a 227). 2. Del texto de la resolución impugnada La Resolución Nº 1294-1999/TPI-INDECOPI, del 3 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala que la “CUESTIÓN EN DISCUSIÓN” es determinar “Si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al momento de expedir la Resolución Nº 7053-1999/OSD-INDECOPI De ser el caso, si la marca M & M’s goza de la calidad de notoriamente conocida … Si se ha configurado a favor de Mars, Incorporated una familia de marcas en base a la letra M … Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca M y diseño registrada por la observante”.
La Resolución mencionada indica, entre otras consideraciones, que “En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares, diversas marcas que presentan en su conformación la letra M escrita en letras características o de forma estilizada …”; que “Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso: a) El elemento común debe poseer tal fuerza distintiva que sirva para indicar el origen empresarial del titular ( ) b) El signo solicitado lleva el elemento común”; que “En el presente caso, se ha verificado que Mars, Incorporated es titular en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial de diversas marcas mixtas y figurativas constituidas en base a personajes de fantasía formados por la figura de un círculo (frejol (sic) o forma oval) humanizado, en cuyas extremidades se aprecia la letra M … Asimismo, se ha constatado - conforme se desprende del Informe de antecedentes - que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas otras marcas figurativas conformadas por el diseño de la letra M”; que “la Sala concluye que, si bien la observante es titular de diversas marcas conformadas por la letra M, no se ha llegado a configurar una familia de marcas, puesto que también existen otras marcas que contienen dicho elemento, no siendo por tanto razonable asumir que el público ha llegado a asociar dicho elemento con un origen empresarial determinado”.
Que “para que una marca goce de la protección que confiere el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 … deben cumplirse las siguientes condiciones: la marca debe ser notoriamente conocida por el sector interesado, en el país en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad (por lo menos en 60% del sector interesado) y, su registro debe ser solicitado por una persona diferente a su titular (sic).
De cumplirse estos requisitos, la marca recibirá protección contra el registro de signos (incluidos nombres y lemas comerciales) que constituyan su reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial con independencia de los productos o servicios que distingan”; que “De otro lado, para que una marca goce de la protección conferida en el artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 … deben cumplirse las (sic) siguientes supuestos: a) un tercero debe solicitar el registro de un signo similar en grado de producir confusión con la marca notoriamente conocida; b) el signo solicitado debe distinguir productos o servicios idénticos o semejantes (es decir, diferentes pero relacionados, sin importar si pertenecen a una misma clase de la Nomenclatura Oficial) a los que distingue la marca registrada.
De cumplirse estos supuestos, la marca notoriamente conocida recibirá protección sólo frente al registro de marcas que sean confundibles”; que “las pruebas presentadas por Mars, Incorporated … resultan insuficientes para demostrar la extensión del conocimiento de la marca M & M, su ámbito de difusión y publicidad, su antigüedad y uso constante entre el público consumidor peruano o andino, como signo distintivo de los productos para los que fue registrada.
En tal sentido, no se ha demostrado que la marca registrada mantiene el carácter de notoriamente conocida de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 … ni del artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 …”. Que “… por lo general podrá registrarse como marca un signo constituido por una letra cuando se conjuguen tres supuestos: primero, que goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o su arbitrariedad respecto a los productos o servicios en cuestión; segundo, que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir y tercero, que el signo sirva para diferenciar productos o servicios concretos respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada”; que “No obstante, de conformidad con el artículo 105 primer párrafo de la Decisión 344 … en estos casos la inscripción no excluirá la libre utilización por terceros a título descriptivo de la letra así como de la fonética que recaerá forzosamente en el dominio público, mas no se permitirá la utilización de la dimensión gráfica que en exclusiva se reserva al titular”; que “… se ha verificado que la letra M resulta ser de carácter arbitrario en relación a las especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino en polvo, productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios y deshidratados de origen vegetal que principalmente pretende distinguir el signo solicitado, no constituyendo en consecuencia un elemento genérico o descriptivo respecto a los productos que se pretende distinguir con el mismo”; que “… se advierte que algunos de los productos que principalmente distinguen los signos en cuestión son iguales (especias y condimentos).
Dado que la identidad entre los productos incrementa el riesgo de confusión entre los signos en litigio, el examen comparativo entre los mismos deberá ser más riguroso”; que “la Sala conviene en precisar que la figura de letra M no constituye un signo de carácter peculiar u original para distinguir productos de la clase 30 … puesto que … dicho elemento forma parte de diversas marcas registradas …”; que “aquellos signos constituidos por la figura de la letra M son débiles y no sirven para indicar un origen empresarial determinado, por lo que su titular deberá permitir la coexistencia … con otros signos que también la contengan, siempre que presenten suficientes elementos diferenciadores”; que “De otro lado, la Sala conviene en precisar que el fundamento expresado por la apelante para calificar al signo solicitado como engañoso no se ajusta al supuesto contenido en el artículo 82 inciso h) de la Decisión 344 … por cuanto su razonamiento está relacionado más bien con la posibilidad de que pueda producirse una confusión en el consumidor – respecto al origen empresarial de los productos – en base a la supuesta semejanza existente entre el signo solicitado constituido por el logotipo de la letra M y la marca registrada constituida por el diseño circular que lleva en el interior la letra M”.
Que “… aun cuando algunos de los productos que distinguen los signos en cuestión son iguales, dadas las diferencias gráficas existentes entre los signos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos”; y que “el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 … razón por la que corresponde acceder a su registro”, por lo que resuelve “CONFIRMAR la Resolución Nº 7053-1999/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de 1999 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca …”. 3.
De los fundamentos de derecho de la demanda La demanda formulada por el representante de la sociedad MARS, INCORPORATED se apoya en disposiciones nacionales y en la “Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena … Artículo 83, incisos a), d) y e)”, así como en los artículos 81, 84 y 85. En ella se argumenta que “Basta leer las normas citadas para comprender que … cuando la oficina competente de algún país miembro del Acuerdo de Cartagena declara que una marca es notoriamente conocida, dicho reconocimiento debe ser valorado por las oficinas competentes de los restantes países del Acuerdo de Cartagena para brindarle la protección que merece como marca notoria”; que “El Tribunal INDECOPI al dictar la resolución cuya invalidez e ineficacia solicitamos actuó contra el texto claro de la ley y contra su espíritu al no solo no facilitar la protección de las marcas previamente declaradas notorias, sino por el contrario sostener que ninguna declaración previa, ni la suya propia, tienen valor y que en cada procedimiento debe nuevamente probarse la notoriedad de una marca”; que la Resolución impugnada “es inválida e ineficaz y así debe declararlo su despacho, reconociendo que la marca M&M’s es una notoriamente conocida tal y como se señaló en la Resolución No. 893-94-TDCPI”; que la “Calidad de notoriamente conocida de la marca M&M’s ha sido reiteradamente declarada por la autoridad marcaria”; que “Podemos aceptar que una marca que goza de la calidad de notoriamente conocida, por el paso prolongado del tiempo deje de tener la calidad de notoriamente conocida, incluso que varíen los criterios para determinar la notoriedad de una marca, pero lo que resulta del todo inaceptable es que la resolución materia de litis emitida el 24 de noviembre de 1999, afirme que a la fecha de solicitarse la marca en cuestión, el 03 de abril de 1998, la marca M&M’s no era notoria, cuando sólo un año y meses antes se declaró su notoriedad mediante Resolución No. 1163-96-INDECOPI/TRI”.
Que “Nuestra representada es titular para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, de: (…) 7 marcas registradas constituidas todas por el Diseño de la letra ‘M’ en caligrafía especial (tipo de letra muy particular) … 8 marcas registradas constituidas todas por el notoriamente conocido signo M&M’s que se caracteriza por estar conformado por la duplicidad de la letra ‘M’ escrita en caligrafía especial”; que “… sólo Mars, Incorporated es titular en la Clase 30 … de 15 marcas que presentan en común el Diseño de una letra ‘M’ escrita en caligrafía especial, resulta evidente que es titular de una Familia de Marcas cuyo ‘apellido’ está constituido por el Diseño de la letra ‘M’ escrita en caligrafía especial”; que “Cierto es que existen otras marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional conformadas por el Logotipo de la letra ‘M’, pero ninguna de ellas reproduce una letra ‘M’ escrita en una grafía idéntica o similar a la que caracteriza a las marcas de Mars, Incorporated y adicionalmente, presentan otros Diseños que las hacen plenamente diferentes a los signos en conflicto”; y que “La marca figurativa de Corporación Miski S.A. no reúne los requisitos para ser registrada como tal consignados en dicha norma”. 4.
De los escritos de contestación a la demanda 4.1. En su escrito de contestación, los apoderados del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sostienen que “la supuesta prueba de la notoriedad de la mencionada marca está basada exclusivamente en el hecho que la misma fue declarada en la resolución Nº 393-INDECOPI-OSD de fecha 14 de junio de 1993, confirmada por la resolución Nº 993-94/TDCPI de fecha 4 de agosto de 1994 … Se deberá apreciar asimismo que las pruebas aportadas en el expediente Nº 9859963 (que da origen a las resoluciones impugnadas en este proceso) para acreditar la supuesta notoriedad de la marca, consisten únicamente en una factura del año 1998 y tres bolsas de chocolates, pruebas que resultan ostensiblemente insuficientes para acreditar la notoriedad actual de la marca … Se deberá tener presente adicionalmente que las demás resoluciones que menciona la empresa demandante en su escrito y con las cuales pretende confundir a esta Sala, tienen como único fundamento las referidas resoluciones expedidas en los años 1993 y 1994 … Consecuentemente, la empresa demandante pretende en este proceso que la notoriedad de su marca ‘m & m’s’ sea juzgada en base a las pruebas que aportó en el año 1993 en un procedimiento administrativo, en otras palabras, pretende que se declare la notoriedad de su marca porque acreditó dicho supuesto hace siete años”; que “no es cierto que en el año 1996 el Tribunal de INDECOPI haya constatado la notoriedad de la referida marca, sino que simplemente se hizo referencia al mismo procedimiento seguido en el año 1993 y en consecuencia a las pruebas aportadas en dicho procedimiento … Por este motivo es perfectamente admisible que luego de transcurridos más de seis años la autoridad administrativa decida constatar si se mantiene la notoriedad de una marca y de no ocurrir ello, no puede seguir otorgándole los privilegios de excepción que sólo corresponden a este tipo de marcas”; y que, sin perjuicio de lo expuesto, “cabe agregar que la notoriedad de una marca sólo impedirá el registro de una nueva marca si existe riesgo de confusión entre las mismas …”.
Que “… nos encontramos ante un supuesto especial de marcas, que es el de aquellas compuestas por una letra acompañada de un diseño especial …”; que “la doctrina es unánime al señalar que las marcas compuestas por una letra son marcas débiles y que en consecuencia sus titulares deben aceptar la coexistencia con otras marcas que también utilicen la misma letra del alfabeto y que por su configuración gráfica peculiar cuenten con la suficiente distintividad, quedando por ello de lado el aspecto fonético”; que “Está descartada la existencia de una familia de marcas que contengan la letra M y que se encuentren registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, pues para que ello ocurra tendría que acreditarse que el consumidor ha llegado a asociar la referida letra con un origen empresarial determinado”; que “La marca solicitada por la empresa codemandada cuenta con suficientes elementos gráficos que la distinguen de los otros signos registrados en la misma clase 30 … que también utilizan la letra M, siendo por ello procedente acceder a su registro”; y que “La marca solicitada a registro no se encuentra incursa en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 …”. 4.2.
En su escrito de contestación, el “Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales” argumenta que “… existe confusión entre una marca solicitada con relación a una Familia de Marcas cuando se presenten forzosamente las siguientes condiciones: • Que el elemento común posea tal fuerza distintiva, que indique por sí mismo el origen empresarial del titular • Que el signo solicitado lleve el elemento común, es decir que este aparezca en forma muy semejante”; que “… en este caso se comprobó previamente que Mars Incorporated es titular en la clase 30 de diversas marcas figurativas conformadas por personajes de fantasía constituidos por la figura de un círculo, frejol (sic) o forma oval humanizado, en cuyas extremidades se aprecia la letra M. De igual modo se verificó que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas otras marcas figurativas conformadas por el diseño de la letra M”; que “aún cuando la demandante cuenta con diversas marcas registradas conformadas por el diseño de la letra M, ello no determina que se haya configurado a favor suyo una familia de marcas en base a dicho elemento, por cuanto sus signos coexisten con otros que también contienen tal elemento, y no se puede asumir que el público ha llegado a asociar dicho elemento únicamente con su empresa, porque ello no es cierto”; que las pruebas aportadas para comprobar la alegada notoriedad de la marca M & M’s “resultaron insuficientes, puesto que no demostraron que la indicada marca registrada mantenía el carácter de notoriamente conocida según los requisitos establecidos por el Art. 83º inc.d) de la Decisión 344 … ni los del Art. 83º inc.e) de la misma Decisión …”; y que “las marcas confrontadas, apreciadas sucesivamente y en su aspecto de conjunto, presentan una estructura distinta que provoca en el consumidor una impresión visual diferente: lo cual determina que son susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado sin inducir a confusión directa ni indirecta al público consumidor, que es a quien se protege de este riesgo”. 4.3.
El representante de CORPORACION MISKI S.A. señala, en su escrito de contestación, que “no es ‘sorprendente’ que en el presente caso las autoridades administrativas de INDECOPI hayan desestimado la supuesta ‘notoriedad’ de la marca ‘M&M’s’. No es que el ‘Tribunal de Indecopi no reconoce ni valora sus propias resoluciones que declararon la notoriedad de una marca’, sino que Mars, Incorporated no ha cumplido con acreditar EN DICHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO que la marca ‘M&M’s’ continúa siendo notoriamente conocida”; que “si realmente resultaba tan ‘obvio’ que la marca ‘M&M’s’ continuaba siendo notoria en 1998, Mars, Incorporated DEBIO demostrar tal continuidad de ‘notoriedad’ más aún cuando en la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos se desestimó la notoriedad …”; que “las marcas de Mars, Incorporated COEXISTEN en la actualidad de manera pacífica con VARIAS marcas registradas en la misma clase 30 que están compuestas por la letra ‘M’ y diseños: (…)”; que “La marca solicitada por CORPORACION MISKI S.A., si bien coincide a nivel abstracto en la letra ‘M’ con las marcas del apelante (y con la letra ‘M’ de las otras marcas registradas en la misma clase 30) presenta una total y radical diferenciación en su diseño respecto de las anteriormente registradas en la clase 30, circunstancia que elimina el riesgo de confusión por la impresión que produce en la mente de los consumidores”; que “A contrario, las marcas del observante presentan las siguientes diferencias gráficas: a) En el caso del Certificado 91699, la marca está compuesta por una letra ‘m’ en color negro, situada al centro de un círculo negro.
(…) b) En el caso de los Certificados 4583, 4584, 91704, 91709, 28103 y 38392, las marcas están compuestas por las figura (sic) de personajes de fantasía, con rasgos humanizados (ojos, boca, brazos, pies, etc.) de cuerpo en forma de maní confitado o chocolatado, en cuya parte frontal presentan una letra ‘m’ (…) c) En el caso de los Certificados 4339, 4372, 20134, 20201, 41591, 36820, 36818 y 20203, las marcas están compuestas por un diseño rectangular en cuya parte central se lee ‘M&M’s’, escrita en letras de molde negras, plomas y blancas (…)”; que “Finalmente se puede constatar que los productos específicamente indicados en la marca de Corporación Miski S.A. difieren mucho de los productos que distinguen las marcas del demandante, las (sic) cuales esencialmente están referidas a la confitería y chocolatería …”.
Que “Tal como se lee de las declaraciones de Mars, Incorporated en su recurso de observación presentado ante la Oficina de Signos Distintivos (15 de julio de 1998), la marca ‘M&M’s’ logró ser reconocida ‘notoria’ el 04 de agosto de 1994 para distinguir PASTILLAS DE CHOCOLATE DE COLORES. Ello confirma el RUBRO EMPRESARIAL y los PRODUCTOS ESPECIFICOS que se distinguen con las marcas de Mars, Incorporated”; que “En cambio, los productos distinguidos con la marca de CORPORACION MISKI S.A. son PRODUCTOS CULINARIOS de la clase 30, tales como especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino polvo (sic), productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios deshidratados de origen vegetal”; que “… pese a que ambas marcas distinguen productos clasificados dentro de la misma clase 30, SE TRATA DE DIFERENTES PRODUCTOS, destinados a DIFERENTES CONSUMIDORES, de DIFERENTE NATURALEZA, APLICACIÓN Y MODO DE CONSUMO”; y que “Habida cuenta que NADIE puede pretender derechos exclusivos y excluyentes sobre la letra ‘M’ en las marcas de la clase 30, debemos resaltar el elemento ‘M’ no constituye un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos que distingue … respecto de los cuales es ARBITRARIO Y DE FANTASIA”. 5.
De la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Según el texto de la sentencia que obra en autos, emanada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, “la nueva inscripción debe ser novedosa y distinta, para lo cual nuestro rico idioma español ofrece posibilidades infinitas, pudiendo los interesados idear nuevas palabras, sean híbridas, parasintéticas, utilizando prefijos, sufijos, desinencias, etcétera, y hasta recurrir a otros idiomas”; que “de acuerdo con el artículo ochentitrés inciso a) y e) de la Decisión trescientos cuarenticuatro del Acuerdo de Cartagena, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación a derechos de terceros, sean, en un caso, idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; y en otro caso, sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”; que “… comparando en conjunto los signos en conflicto se desprende que ambos están conformados por la letra ‘M’, expresados en un tipo de letra similar, lo que conllevará a confusión por encontrarse incorporados en los gráficos que los acompañan – el del actor en un círculo y el de la actora en una figura elíptica irregular – como también sucede con otros signos registrados a favor de la actora, de modo que el público se puede ver inducido a error”; que “en consecuencia desde el punto de vista gráfico y del (sic) fonético, las semejanzas se imponen a las diferencias existentes entre las marcas, resultando por ende confundible la marca cuyo registro ha concedido indecopi a solicitud de la Corporación Miski, más aún si la (sic) marcas en conflicto pertenecen a una misma nomenclatura oficial”; que “… de otro lado se tiene que la actora es titular de la marca M&M’s, la que fue declarada como notoriamente conocida por la Resolución trescientos noventitrés- INDECOPI-OSD, del catorce de junio de mil novecientos noventitrés, confirmada por la Resolución ochocientos noventitrés- noventicuatro –INDECOPI/TDCPI … y que así se ha venido declarando en diversas resoluciones del propio Tribunal emitidas hasta el año mil novecientos noventiséis … de donde resulta que el carácter de notorio ha sido considerado hasta tres años antes de la resolución que se viene impugnando y dos antes de la solicitud de registro por la Corporación Miski, estimando ésta (sic) Corte que para que se adquiera notoriedad la marca requiere de un conocimiento relevante por parte de los consumidores, el que de modo alguno va a desaparecer en el breve período trascurrido (sic), menos aún si las pruebas que presentara la demandante, confirman su permanencia en el mercado”; por lo que se declaró “FUNDADA la demanda; y en consecuencia NULA la resolución mil dos cientos noventa y cuatro-noventinueve/TPI-INDECOPI;
NULA la resolución siete mil cincuentitrés-noventinueve/OSD-INDECOPI; ordenando se cancele el certificado de la marca de registro concedido a favor de la Corporación Miski”. 6. De los recursos de apelación 6.1. El representante del INDECOPI recurrió en apelación contra la sentencia citada y, en el escrito del recurso, alegó que “No obstante ser claro para la referida Sala que nadie puede constituir una familia de marcas en base a un término que se encuentra en diferentes marcas de diferentes titulares, la demandante parece haber hecho creer a la Sala que el que hayan registrado varias marcas conteniendo la letra M hace que la titular (MARS) logre por esa vía consolidar una especie de ‘cuasi-familia’ de marcas, a la que se le pretende hacer aplicable los criterios previstos para las familias de marcas”; que “MARS no es ni puede ser titular de una familia de marcas en torno a una letra M, bajo ninguna forma que pueda tener ésta.
MARS es titular de varias marcas que tiene, cada una, una particular caracterización y forma, y es sobre cada uno de esos particulares diseños que merece protección”; que “NO ES CIERTO QUE SEA REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE QUE ÉSTA SEA NOVEDOSA. Existe al respecto una confusión por parte de la Sala respecto al requisito de ‘novedad’, requisito que establecían legislaciones ya derogadas y del que hablaban tratados sobre derecho marcario en el pasado”; que “… hoy en día ya no se exige que un término o signo sea NOVEDOSO para que pueda registrarse como marca sino simplemente que sea SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO”; que “cuando la Sala Civil Transitoria considera que las marcas que pretendan acceder a registro sean ‘novedosas’, parte de un presupuesto erróneo que distorsiona absolutamente todo el análisis comparativo entre los signos en conflicto … esto explica en gran parte por qué esta Sala ha llegado a una conclusión radicalmente opuesta a los pronunciamientos administrativos emitidos por las autoridades administrativas especializadas en derecho marcario”; que “La relevancia de la letra dentro de la marca (que definidamente la tiene) no puede hacernos olvidar que las marcas deben ser analizadas en su conjunto”; que “… cabe preguntarnos ¿qué sucede cuando quien registra una marca que tiene como elemento relevante una letra, escoge un tipo de letra sumamente simple y usual, sin ninguna caracterización particular o novedosa? ¿Qué sucede, por ejemplo, si dicha letra corresponde a la versión minúscula simple y usual de la letra escogida? ¿Debo considerar que esa persona se ha apropiado de esa tipografía y además de las (sic) todas las versiones minúsculas simples de esa letra? Obviamente no, pues ello sería como lograr por una vía indirecta una monopolización que resulta directamente imposible”.
Que “MARS sabía perfectamente que no puede apropiarse en exclusividad de la letra M, no sólo por ser una letra del alfabeto de por sí irrevindicable (sic) en exclusividad sino porque esa letra es de uso común en la clase 30, por varias marcas pertenecientes a diferentes titulares. Sin embargo, MARS logra registrar para sí un signo que contiene una letra M de un carácter sumamente ‘simple’ ”; que “Sin embargo, ello jamás podría implicar que sólo MARS pudiera usar marcas que contengan M minúsculas, que si bien guardan cierta similitud, ésta se produce naturalmente como consecuencia que MARS escogió para su marca un tipo de letra demasiado básico y muy poco (o nada) estilizado”; que “… distinto sería el caso si es que la marca de MARS contuviera una letra M sumamente estilizada, estilización que no permitiría una mayor cercanía con otra marca que pretenda usar la letra M, pero a la cual no se le permitiría asemejarse con esa particular caracterización”; que “… apreciando por lo demás que las letras ‘M’ de ambos signos son versiones poco distintivas de dicha letra del alfabeto, que ambas ‘M’ son tipos bastante básicos de dicha letra, la similitud que encuentra la Sala entre dichas letras no puede servir de sustento para concluir en la confundibilidad las (sic) marcas en conflicto, marcas que obviamente no se limitan a esos tipos básicos de letra sino que están conformados por una serie de elementos gráficos que los hace objetivamente inconfundibles como cualquier persona que los aprecie EN CONJUNTO puede advertirlo inmediatamente”; que “El hecho que ambos signos distingan los mismos productos no sirve sino para determinar que resultaba pertinente para la autoridad administrativa el efectuar el análisis de confundibilidad.
Así, de no haber sido los mismos o similares productos, ni siquiera hubiera existido la posibilidad de confusión entre los signos en conflicto … Sin embargo, una vez determinada la pertinencia de efectuar un análisis de confundibilidad (porque ambos signos distinguen los mismos productos), el hecho que sean los mismos productos no sirve para sustentar por esa mera similitud que las posibilidades de confusión son mayores, porque estaríamos incurriendo en un razonamiento circular”; que “la marca que en cualquier caso sería notoriamente conocida sería la marca ‘M&M’s’ y no la marca contra la cual se ha efectuado el análisis de confundibilidad.
Hacer referencia a la eventual notoriedad de la marca ‘M&M’s’ en absoluto resulta pertinente para apoyar la supuesta confundibilidad entre las marcas”; y que “La Sala Civil Transitoria pareciera haber considerado por un momento que cuando UNA de las marcas de una persona es notoria, TODAS sus marcas compartirían dicha característica, razonamiento que no tiene ningún respaldo jurídico o doctrinario”. 6.2.
El representante de CORPORACIÓN MISKI S.A. sostiene en su recurso que “La Sentencia apelada causa un AGRAVIO MORAL Y PATRIMONIAL, DIRECTO Y DRÁSTICO, contra el demandado CORPORACION MISKI S.A., por cuanto cancela indebidamente el certificado de registro de su marca M & Logotipo –pese a que ésta tiene plena capacidad distintiva, ha sido otorgada conforme a ley y coexiste pacíficamente con las marcas de Mars, Inc.- y a la cual nuestro representando (sic) ya ha posicionado en el mercado en base a una inversión de esfuerzo, tiempo y dinero”; que “… debe apreciarse que los productos específicamente indicados en la marca de Corporación Miski S.A. difieren mucho de los productos que distinguen las marcas del demandante, las cuales esencialmente están referidas a la confitería y chocolatería (pastillas de chocolates, maníes cubiertos de chocolates, confites cubiertos de chocolate, etc.)”; que “En cambio, los productos distinguidos con la marca de CORPORACION MISKI S.A. son PRODUCTOS CULINARIOS de la clase 30 …”; que “Por dichas razones, pese a que ambas marcas distinguen productos clasificados dentro de la misma clase 30, SE TRATA DE DIFERENTES PRODUCTOS, destinados a DIFERENTES CONSUMIDORES, de DIFERENTE NATURALEZA, APLICACIÓN Y MODO DE CONSUMO”; que “… ninguna empresa puede obtener el monopolio sobre una letra del alfabeto (en este caso la letra ‘m’) sino únicamente sobre la particular estilización efectuada por el titular”; que “Mars Incorporated no puede pretender la exclusividad sobre la letra ‘M’ para distinguir proeductos (sic) de la clase 30, sino que sólo puede aspirar a la exclusividad del DISEÑO PARTICULAR en que se encuentran registradas sus marcas”; que “… de una apreciación en conjunto de los signos en conflicto se desprende que ambos están conformados por la letra ‘M’ expresados en un diferente tipo de letra, en diferentes colores, y con un diseño general totalmente distinto”; que “Ello implica que el público no se puede ver inducido a error, por cuanto no existe confundibilidad entre dichas marcas, antes bien la marca solicitada por CORPORACION MISKI S.A. presenta una total y radical diferenciación en su diseño respecto de cualquier otra marca anteriormente registrada en la clase 30”.
Que “La única razón por la cual en la marca del apelante se presenta la letra ‘M’ es para hacer referencia a su propio origen empresarial: CORPORACION MISKI S.A. El elemento ‘corporación’ y las siglas ‘S.A.’ aluden únicamente al tipo de organización societaria … pero lo realmente distintivo es la denominación MISKI, cuya sigla inicial es ‘M’ ”; que “NO HEMOS COPIADO ni el TIPO DE LETRA, ni los ELEMENTOS GRAFICOS, ni LOS ELEMENTOS CROMATICOS de las marcas del demandante.
La FORMA en que está diseñada la letra ‘m’ de la marca de Corporación Miski S.A. es totalmente ORIGINAL y DIFERENTE a las marcas de Mars, Incorporated”; que “no es posible hablar de un riesgo de confusión entre las marcas confrontadas las que de hecho vienen coexistiendo pacíficamente en el mercado”; que “de las pruebas aportadas por el accionant (sic) no se ha demostrado que dicha marca haya mantenido su carácter notorio, ya que se trata de una cualidad que no es estática en el tiempo”; que “lo que está en discusión es si esa marca es o no es confundible gráfica y fonéticamente con la marca ‘M’ y logotipo de Corporación Miski.
Y dado que no existe tal confundibilidad, no existe incompatibilidad entre ambos signos”; que “… aún en el hipotético caso que dicha marca continúe con la calidad de ‘notoriamente conocida’, ello es irrelevante para el presente caso, por que (sic) hemos demostrado: 1° Que es un signo totalmente diferente a la marca del apelante. 2° Que nadie puede pretender derechos exclusivos sobre una letra del alfabeto. 3° Que la forma en que está diseñada la marca de nuestro representado es totalmente diferente a la marca de Mars Inc. 4° Que existen otras empresas que tienen registrada la letra M (con un diseño) para distinguir productos de la clase 30”; y que “la marca solicitada Si cumple a cabalidad con el requisito de suficiente distintividad establecido por el ordenamiento jurídico vigente y en consecuencia NO debe declararse la invalidez o ineficacia de la resolución emitida por el Tribunal de INDECOPI”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el “artículo 83 inciso a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 246 y 247 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal d, y 84 de la Decisión 344 citada, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.
Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.
Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la comparación entre signos mixtos, cabe precisar que, si en uno de ellos predomina el elemento denominativo y en el otro el gráfico, no habría, en principio, riesgo de confusión. III.
De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.
La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).
Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).
En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).
En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de un signo como marca si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto productos o servicios idénticos o semejantes a los que constituyan su objeto, de modo que el uso del signo pueda inducir al público a error (literal a).
En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;
“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.
Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’ ”.
IV. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).
A tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la notoriedad de una marca presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los productos o servicios de que se trate.
De conformidad con la disposición citada, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos o servicios, iguales o distintos, de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Por la misma razón, la protección citada se extiende independientemente del territorio en que haya sido registrada la marca. En el contexto que antecede, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).
La disposición prevista en el artículo 83, literal e, prohíbe asimismo el registro de un signo como marca cuando sea similar, al punto de producir confusión, con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios de que se trate. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca notoriamente conocida, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa.
No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión en el mercado. La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.
Ahora bien, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”), y que “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).
En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada, en sede administrativa o en el procedimiento judicial, sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
El Tribunal ha precisado, además, que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).
V. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002, pp. 191 y 192). VI. De la coexistencia de hecho Comoquiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, el representante de CORPORACIÓN MISKI S.A. ha sostenido, en su recurso de apelación, que la marca “m” (mixta) “ha sido otorgada conforme a ley y coexiste pacíficamente con las marcas de Mars, Inc. …”, y que “no es posible hablar de un riesgo de confusión entre las marcas confrontadas las que de hecho vienen coexistiendo pacíficamente en el mercado”, es del caso reiterar que “la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP- 98, ya citada.
Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 642, del 15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”), y que, a la vez, tal coexistencia no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como marca o ya solicitado para registro, pues la coexistencia de hecho no genera derechos (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, del 2 de abril del mismo año, caso “T MOBIL”).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, su elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° De conformidad con la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso que el signo que se pretende registrar sea su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla, siempre que se trate de una marca notoria para los sectores interesados en el país en que se solicita el registro del signo, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad.
La disposición prevista en el artículo 83, literal e, eiusdem, prohíbe el registro de un signo como marca que sea similar al punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios que pretenda distinguir, por lo que será necesario examinar la confusión por similitud que pudiera existir entre los signos. La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada, en sede administrativa o en el procedimiento judicial, sobre la base, entre otros, de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, debiendo acreditarse además para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca común previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.
No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.
A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 7° Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA