Año XXIII - Número 1343 Lima, 19 de mayo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 33-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 3 y 12, literal e) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 20722004.

Actor: ACEC – UNION MINIERE N.V. Patente: “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS” Proceso 39-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 83, literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal d), y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad MARS, INCORPORATED. Caso: marca mixta “m”. Expediente: N° 1594-2003 Proceso 25-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “FIBROLIT”. Proceso Interno N° 2003-00266 12 29 PROCESO 33-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3 y 12, literal e) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 2072-2004.

Actor: ACEC – UNION MINIERE N.V. Patente: “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elemen- tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de febrero de 2006.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL A. Las partes: Demandante: Sociedad ACEC – UNION MINIERE N.V. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - MITINCI. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V., solicitó y obtuvo, bajo el expediente administrativo N° 175940, una patente de invención para proteger un “ANODO DE ALEACION DE ZINC EN FORMA DE CILINDRO O DE PLACA PARA BATERIAS O PILAS ELECTROQUIMICAS”.

(Patente N° 5060). b. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V., solicitó el 16 de enero de 1991 ante la DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TEGNOLÓGICO DE INVESTIGACION Y NORMAS TÉCNICAS - ITINTEC, patente de invención bajo el título “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS”. A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 100439-91. c. Mediante escrito de 10 de junio de 1992, explicó las diferencias entre la patente aprobada y la solicitada así: “… conforme a nuestro escrito de modificación de nuestra primera reivindicación, de 10 de junio de 1992, nuestra solicitud de patente protege una Aleación de zinc que lleva indio y manganeso para latas de baterías electroquímicas (o sea pilas secas), caracterizada en que está libre de 19/05/2006 2.40 cadmio y contiene 0,001-1% In (indio) y 0,005-1% Mn (manganeso), con la salvedad de que su composición es diferente a la composición del ánodo de aleación de zinc de acuerdo con la patente tramitada bajo expediente N° 175940 y otorgada bajo certificado N° 5060”. d. El Director de Propiedad Industrial del ITINTEC, mediante Resolución Directoral N° 108448 de 28 de diciembre de 1992, “deniega lo solicitado por S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V. de Bélgica”, con base en que el demandante no señaló los argumentos suficientes para diferenciar la patente de invención solicitada de la patente de invención anteriormente concedida. e. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. f. Mediante Resolución N° 388–95 de 21 de marzo de 1995, el Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución Directoral N° 108448 de 28 de diciembre de 1992. g. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V. presentó demanda de impugnación contra la Resolución Directoral N° 108448 de 28 de diciembre de 1992. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. La solicitud de patente para la invención “Aleación de Zinc para recipientes de pilas electroquímicas”, es novedosa. b. De conformidad con el escrito de modificación de la primera reivindicación, la solicitud de patente protege una aleación de zinc que lleva indio y magnesio para latas de baterías electroquímicas, caracterizada en que está libre de cadmio y contiene 0,001-1% In (indio) y 0,005-1% Mn (manganeso), con la salvedad de que su composición es diferente a la composición del ánodo de aleación de zinc de acuerdo con la patente tramitada bajo el ex- GACETA OFICIAL pediente N° 175940 y otorgada bajo certificado N° 5060. c. Hay algunas aleaciones de zinc señaladas en la solicitud que no están protegidas por el certificado de registro de patente N° 5060. d. Como la solicitud N° 175940 estaba todavía en secreto al tiempo de presentación de la solicitud en cuestión, se generaría un problema de doble patente, que desaparece al “desreivindicar” la materia protegida por la patente N° 5060.

Este requerimiento se cumple al modificar la reivindicación. e. El uso de la “desreivindicación” (disclaimer) es una práctica común en Europa y los Estados Unidos de América, en el evento en que un asunto ya está reivindicado en una solicitud de patente que ha sido revelada en una solicitud anterior, la cual no ha sido publicada al tiempo de la presentación de la solicitud posterior, de manera que, la posterior reivindicación que contiene la “desreivindicación” es considerada nueva.

Las Oficinas de Patentes en Europa y en Estados Unidos toman solamente en cuenta el asunto que ya ha sido disponible al público. f. La solicitud en cuestión cubre muchas aleaciones que no están reveladas en la patente N° 5060. g. De lo anteriormente dicho, se desprende que la solicitud de patente en cuestión reúne los requisitos establecidos en la normativa vigente. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte del Ministro Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual - INDECOPI. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes consideraciones: a. Las resoluciones materia de impugnación se expidieron de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. b. La solicitud bajo estudio no reunía el requisito de la novedad, ya que en el expediente N° 19/05/2006 3.40 175940–90 ya se había reivindicado la patente para “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS INT.

CLS C 22C 18 – 00”. c. Aún cuando el uso de la “desreivindicación” constituya, en casos muy particulares, práctica común en Europa y Estados Unidos, no se configura como una razón jurídica válida para la concesión de la patente solicitada. La práctica anotada no está prevista en norma de procedimiento alguno y, por lo tanto, resulta inaplicable. b. Contestación por parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales MITINCI.

El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, se opuso a las pretensiones de la demanda de la siguiente manera: “Al respecto debemos señalar que el uso de las des-reivindicaciones constituye una práctica común en Europa y los Estados Unidos, sin embargo cuando el asunto ya está reivindicado en una solicitud de patente que ha sido revelada con anterioridad, y que no esté publicada al tiempo de presentación de la solicitud posterior no constituye una razón implicante para que la Administración luego del análisis correspondiente de las reivindicaciones decida por otorgar el registro, mas aún si tiene en consideración la falta de novedad de la misma”. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia del 3 de diciembre de 2003, proferida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda presentada por la sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V., aduciendo: “NOVENO.- Que, de lo glosado precedentemente se puede concluir palmariamente que luego de una investigación y estudios practicados por la parte demandante ésta ha logra- GACETA OFICIAL do una aleación nueva, a base de microaleciones, constituyendo por ende una invención; y que si bien es cierto tanto en la patente otorgada como en la denegada pueden estar presentes elementos comunes, los porcentajes de ellos difieren abismalmente, puesto que en el primero pueden estar presentes los mismo elementos como pureza inevitable, y no como base de la aleación como se colige de la segunda solicitud de patente de invención que fuera denegada, robusteciendo la conclusión que se trata de una novedad lograda a base de estudios de elementos químicos, y que como lógica tiene una aplicación industrial como lo es para Recipientes de Pilas Electroquímicas; por ende resulta susceptible de protección mediante el otorgamiento de la patente solicitada; tanto mas si en líneas generales los requerimientos de la Administración apuntan también a la protección frente a terceros, en el caso de autos, tanto la Patente otorgada como la denegada se refieren a un mismo titular”. 5.

Recurso de apelación contra la sentencia del 3 de diciembre de 2003, proferida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, con los siguientes argumentos: • En el ordinal noveno de la sentencia se encuentra contenida una afirmación absolutamente errónea desde el punto de vista del derecho de patentes: “tanto más si en líneas generales los requerimientos de la Administración apuntan también a la protección frente a terceros, en el caso de autos, tanto la patente otorgada como la denegada refieren a un mismo titular”.

Dicha afirmación está errada, ya que si el solicitante lograra hacer creer a la Administración que su segunda solicitud cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, lo que lograría en últimas sería extender el monopolio del titular sobre el mismo invento, evadiendo la limitación temporal que se impone a toda patente. • Es irrelevante si la solicitud de patente es objeto de comparación frente a una patente obtenida por un tercero o por el mismo solicitante, ya que, de todos modos, la solicitud 19/05/2006 4.40 analizada deberá cumplir de manera rigurosa con todos los requisitos que se imponen para acceder al derecho: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. • En relación con la prueba pericial, la Sala reparó en aspectos claramente intrascendentes, como que la denominación de una u otra solicitud eran diferentes; o abiertamente erróneos, como que exista novedad en la segunda solicitud a pesar que tienen los mismos elementos y las mismas propiedades que la patente ya obtenida. • La demandante describió el objeto de la solicitud en cuestión en forma idéntica a la solicitud presentada con el expediente N° 175940.

Al absolver dicha observación jamás negó la identidad que se presentaba y, por el contrario, lo que hizo fue presentar un escrito corrigiendo su solicitud N° 180436. Dicha corrección fue absolutamente insuficiente para diferenciar una solicitud de otra. • Decir que: “solicito exactamente lo mismo que la solicitud anterior, pero con la condición que sea diferente a ella”, no es argumento para que la Administración diferencie una solicitud y otra, sobre todo cuando ambas han sido encontradas idénticas. • El requisito procesal más importante de una solicitud de patente es la descripción clara y precisa de lo que se quiere patentar.

El escrito que corrigió la solicitud en lugar de ayudar al otorgamiento de la patente, terminó por descalificar totalmente dicha solicitud, ya que la misma no sólo adolecía del requisito de novedad, sino que ni siquiera cumplía con el requisito de claridad y precisión en la solicitud. • Aunque se admitiera que existe novedad en la solicitud, la existencia de nivel inventivo es imposible de sostener, ya que al momento de la solicitud la invención ya se encontraba en el estado de la técnica. • Decir que los elementos comunes de una y otra patente difieren abismalmente, es una apreciación que ni siquiera es compartida por el perito, ya que sencillamente no es cierta.

Lo que sí es cierto es la forma como se ha identificado el elemento indio en una y otra solicitud, ya que en la N° 175940 se incluye indio dentro del concepto de “impurezas in- GACETA OFICIAL evitables”, pero en uno y otro caso los elementos son plenamente concordantes. • Lo anterior quiere decir que una invención estaba íntegramente comprendida dentro de otra.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre artículos 1, 2, 3, y 12, literal e) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de la patente de invención “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS”, fue presentada el 16 de enero de 1991, fecha en la cual, dicha normativa se encontraba vigente.

Lo anterior sin perjuicio de que alguna de las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 19/05/2006 5.40 técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente.

No obstante lo dispuesto en este artículo, no constituye pérdida de la novedad de la invención la divulgación hecha en el año anterior a la presentación de la solicitud, si tal divulgación resulta: a) De un abuso evidente en detrimento del solicitante o de su causahabiente, tales como sustracción de planos o documentos, infidencias o infidelidad del mandatario o de los colaboradores o trabajadores del inventor, espionaje industrial u otros similares; y b) Del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición realizada y reconocida oficialmente en uno de los Países Miembros o que hubiere realizado experimentos para comprobar su aplicación industrial”.

Artículo 3 “Una invención será susceptible de aplicación industrial si su objeto se puede fabricar o utilizar en cualquier clase de industria”. Artículo 12 También se interpretará la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “A la solicitud deberá acompañarse: A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: e) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla;

( ) DECISION 85 (…)” Artículo 1 DECISION 344 “Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones”. Artículo 2 “Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, GACETA OFICIAL 19/05/2006 6.40 obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos de patentabilidad en el Régimen de la Decisión 85. C. Descripción de la invención en la solicitud de patente bajo el régimen de la Decisión 85.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Este Tribunal ha manifestado: Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando el derecho concedido bajo su vigencia; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en al- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL gunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental”. “…la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”. 2 A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de otorgamiento de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 19/05/2006 7.40 pios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob. cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A + GRÁFICA)”. (Proceso 154IP-2004, Interpretación prejudicial de 9 de marzo de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “ANODO DE ALEACIÓN DE ZINC EN FORMA DE CILINDRO O DE PLACA PARA BATERIAS O PILAS ELECTROQUÍMICAS” se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es ésta la normativa sustancial aplicable al caso bajo estudio.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 85, y desarrollados por los artículos 2 y 3 de dicho cuerpo normativo. Recientemente, el Tribunal sobre el tema ha señalado que: Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son dos los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso y ser susceptible de aplicación industrial.

“La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros princi- Se advierte, en efecto, que bajo el régimen de la Decisión 85 no se establece el nivel inventivo como requisito de patentabilidad, como si se hace desde la aparición de la Decisión 311.

Al analizar el cambió normativo en este aspecto, el Tribunal ha discurrido así: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de mayo de 2005. Proceso Nº 154IP-2004. Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”. “El artículo 1º de la Decisión 311 que sustituyó integramente a la Decisión 85, mantuvo “la novedad” como requisito para la concesión de patentes, pues dice: 2 GACETA OFICIAL “Artículo 1º.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo”.

(El subrayado es nuestro). O sea que a los requisitos previstos por el artículo 1º de la Decisión 85: ser nuevas creaciones, susceptibles de aplicación industrial, se añade explícitamente el nivel inventivo. El artículo 1º de la Decisión 313 sustitutiva de la Decisión 311 recoge in extenso el artículo 1º de la Decisión sustituida no añadiendo, ni quitándole término alguno. Finalmente el artículo 1º de la Decisión 344 en vigencia, establece: 19/05/2006 8.40 apreciarla de manera diferente.

En el caso de las patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo.

El inventor puede, en este caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente.” (Proceso 6-IP-89. Interpretación Prejudicial del 31 de octubre de 1989) En relación con los dos requisitos de patentabilidad anotados, se tiene lo siguiente: 1. De la novedad de la invención: “Artículo 1º.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(El subrayado es nuestro)”. (Proceso N° 06-IP-96. Interpretación Prejudicial del 9 de diciembre de 1994). Se advierte, igualmente, que el artículo 1 de la Decisión 85 plantea como objeto de patente de invención dos creaciones, a saber: 1. Las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial. 2. Aquellas que perfeccionen las anteriores.

En relación con la segunda clase, se debe tener en cuenta que dichas creaciones también deben cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial, ya que no se podría patentar una creación de perfeccionamiento que ya esté comprendida en el estado de la técnica y que no tenga aplicación industrial. En relación con estas creaciones el Tribunal se ha referido de la siguiente manera: “En el artículo 1 están previstas las patentes de invención, ya sean de productos o de procesos, que protegen “las nuevas invenciones”, y las patentes de perfeccionamiento o de mejora.

La novedad requerida para una y otra clase de patente de invención, hay que Con base en lo que dispone el artículo 2 de la Decisión 85, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. En relación con lo anterior, el Tribunal ha sostenido: “…La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva”.

(Proceso N° 15-IP-95. Interpretación Prejudicial del 26 de septiembre de 1997). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio adecuado para permitir su ejecución, entendiendo que la difu- GACETA OFICIAL 19/05/2006 9.40 grar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” sión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” Sobre el particular el Tribunal ha manifestado: “El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no ha sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad.” (Proceso N° 6-IP-89. Interpretación Prejudicial del 31 de octubre de 1989). “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente. 4”.

(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial del 17 de marzo de 2004). “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 3 Por último, la fecha de presentación de la solicitud de patente es el momento que se debe tener en cuenta para apreciar la novedad, es decir, para comparar la invención con el estado de la técnica.

Lo anterior tiene como efecto que si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente de invención, ya que dicho invento carecería del requisito de novedad. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha expresado: No obstante lo anterior, la norma analizada establece dos excepciones a la pérdida de novedad por la divulgación del invento realizada en el año anterior a la presentación de la solicitud: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: “a) De un abuso evidente en detrimento del solicitante o de su causahabiente, tales como sustracción de planos o documentos, infidencias o infidelidad del mandatario o de los colaboradores o trabajadores del inventor, espionaje industrial u otros similares; y Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) Del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición realizada y reconocida oficialmente en uno de los Países Miembros o que hubiere realizado experimentos para comprobar su aplicación industrial.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a inte3 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. 4 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. GACETA OFICIAL 2. De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier clase de industria, tal y como lo manifiesta el artículo 3 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. Sobre la interpretación del artículo 3 de la decisión 85, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “La doctrina relacionada con la aplicación industrial, aplicable a lo establecido sobre la materia en el artículo 3º de la Decisión 85 se refiere a que ‘habrá aplicación industrial cuando el efecto de la invención induzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial’ entendiendo por industria ‘la actividad que persigue por medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útil las fuerzas naturales para la satisfacción de las necesidades humanas’ (Carlos Correa, “DERECHO DE PATENTES”, págs. 22 y 23).

La identificación de una invención se basa en que con ella se obtenga un resultado útil, en cuanto a su objeto, a su aplicación y a los resultados: “ El objeto de la invención debe consistir en un medio para que el hombre opere sobre la naturaleza o la materia. En cuanto a su aplicación, es necesario que la cosa inventada pueda ser fabricada o utilizada.

Por último, la invención ha de conducir a la obtención de un resultado industrial…” El profesor Carlos Fernández Novoa en su obra “La Modernización del Derecho Español de Patentes” se concreta a las razones de la patentabilidad como estímulos al desarrollo de la industria y de la tecnología. Entiende por el término ‘industrias’ la acepción del término en el sentido más amplio, compren- 19/05/2006 10.40 sivo de cualquier actividad, catalogándose dentro de ésta, tanto la fabricación y distribución de bienes como de servicios no solamente en el sector industrial propiamente dicho sino en las actividades primarias (agricultura, minería, pesca, etc.)”.

(Proceso N° 11-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de abril de 1998). C. DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN EN LA SOLICITUD DE PATENTE EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El artículo 12 de la Decisión 85 señala los documentos anexos que deberán acompañar a la solicitud de patente de invención, entre los cuales se encuentra el literal d, que dispone: “La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla”.

Respecto de lo que se debe entender por una persona versada en la materia, el Tribunal, basándose en el concepto de experto medio, ha manifestado: “Con relación a lo que debe entenderse por ‘una persona versada en la materia’, el Tribunal ha sostenido que: ‘El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención’ (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)”.

(Proceso 45-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 8 de junio de 2005) La descripción clara y completa de la invención, tal y como lo señala la norma estudiada, no puede obviarse de ninguna manera, ya que cumple con unas funciones esenciales en relación con la patente de invención y, además, si este requisito esencial llegare a faltar, la Oficina Nacional Competente puede formular reparos al solicitante, de conformidad con el artículo 15 de la Decisión 85.

La descripción clara y completa de la invención tiene las siguientes funciones: • Es la manera por medio de la cual los interesados acceden a la información acerca de las reglas técnicas que constituyen la inven- GACETA OFICIAL ción y, en consecuencia, es la forma de poder ejecutar la invención cuando estén legalmente habilitados para ello. • Es un factor imprescindible para delimitar el ámbito de la patente. • Constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones.

Este punto es de suma importancia, ya que son éstas las que definen lo que constituye el contenido técnico inventivo sobre el cual la patente otorgará un derecho exclusivo. Sobre este punto, Guillermo Cabanellas en su libro “Derecho de las Patentes de invención”, ha dicho: “La descripción ha de referirse a la invención o invenciones objeto de las reivindicaciones.

Ello es necesario para que la descripción cumpla con sus funciones esenciales. La técnica, ampliamente difundida en el Derecho Comparado, de que la solicitud de patente incluya descripciones y reivindicaciones, y que ambas determinen conjuntamente – con la incidencia que en cada caso corresponde– el contenido y efectos de la patente, tiene motivos prácticos sólidos.

Las reivindicaciones adoptan una redacción determinada por la necesidad de fijar el campo jurídico de los derechos exclusivos derivados de la patente. Tal redacción adopta una metodología especial, dirigida a establecer del modo más preciso posible el contenido técnico inventivo respecto del cual la patente otorgará un derecho exclusivo…”. 5 De conformidad con el concepto de reivindicación y su importancia en relación con la delimitación del campo jurídico de los derechos exclusivos derivados de la patente, no es posible, a petición del solicitante, sacar del ámbito de protección de la misma, alguna o algunas reivindicaciones con miras a presentar una nueva solicitud.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 5 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 68. 19/05/2006 11.40 PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

SEGUNDO: Bajo el régimen de la Decisión 85, la novedad y la aplicación industrial constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: La descripción clara y completa de la invención es un requisito formal e infaltable, ya que es la manera por medio de la cual los interesados acceden a las reglas técnicas que constituyen la invención, es un factor imprescindible para delimitar el ámbito de la patente y constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones.

De conformidad con el concepto de reinvindicación y su importancia en relación con la delimitación del campo jurídico de los derechos exclusivos derivados de la patente, no es posible, a petición del solicitante, sacar del ámbito de protección de la patente, alguna o algunas reivindicaciones con miras a presentar una nueva solicitud de patente.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20722004, deberá adoptar la presente interpretación. GACETA OFICIAL 19/05/2006 12.40 Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 39-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 83, literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal d, y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad MARS, INCORPORATED. Caso: marca mixta “m”. Expediente: N° 1594-2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, treinta y uno de marzo del año dos mil seis. VISTOS La providencia dictada el 27 de diciembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 1594-2003), en la cual se declara que “en cumplimiento del artículo 33 segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina … concordante con el artículo 123 de la Decisión número 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 83 inciso a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena … y cuál es la debida aplicación de este dispositivo al caso sub litis”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente, con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 6 de febrero de 2006, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.

De los hechos que se desprenden de la resolución impugnada y de otros documentos La Resolución Nº 1294-1999/TPI-INDECOPI, del 3 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), señala que “Con fecha 3 de abril de 1998, Corporación Miski S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de GACETA OFICIAL producto constituida por la letra M en color blanco dentro de una figura elíptica irregular, cuyo campo superior es de color azul y cuyo campo inferior es de color verde, según modelo, para distinguir especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino en polvo, productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios deshidratados y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 15 de mayo de 1998, Corporación Miski S.A. señaló que los alimentos deshidratados que pretende distinguir son aquellos de origen vegetal, tales como la harina de patatas para uso alimenticio”; que “Con fecha 15 de julio de 1998, Mars, Incorporated … formuló observación manifestando ser titular de las marcas figurativas registradas … que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, señaló ser titular de la marca notoria M & M … Precisó que el diseño de la letra M en caligrafía especial constituye una parte esencial de muchas otras marcas de fábrica de su propiedad. Consideró que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos por ley, puesto que es confundible con su marca registrada M. Ofreció como pruebas de la notoriedad de su marca M & M, los documentos contenidos en el expediente Nº 211434, en el cual mediante Resolución Nº 893-94-INDECOPI/TDCPI de fecha 4 de agosto de 1994 se reconoció la calidad de notoria de la marca M & M. Posteriormente, señaló que no pretende monopolizar la letra M sino que su oposición se debe a la similitud existente entre el signo solicitado y sus marcas”; que “Mediante Resolución Nº 7053-1999/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por Mars, Incorporated y otorgó el registro solicitado”; y que “Con fecha 22 de julio de 1999, Mars, Incorporated interpuso recurso de apelación …”.

La “Demanda de Impugnación de Resolución Administrativa”, ejercida por el representante de la sociedad MARS, INCORPORATED contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y contra Corporación Miski S.A., fue formulada ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a fin de que se declare, en lo principal, “La invalidez e ineficacia de la Resolución No. 12941999/TPI-INDECOPI, dictada por el Tribunal de 19/05/2006 13.40 Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI y de la Resolución que confirmó, la No. 7053-1999/OSD-INDECOPI que declaró infundada la observación formulada por Mars, Incorporated y concedió a favor de Corporación Miski S.A. el registro de la marca de producto constituida por la Letra ‘M’ en color blanco dentro de una figura elíptica irregular, cuyo campo superior es de color azul y cuyo campo inferior es de color verde … para distinguir especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino en polvo, productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios deshidratados de origen vegetal y demás productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional” (folios 51 a 85).

Obra en el expediente de la causa una copia de la sentencia “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 128-00”, dictada el 13 de febrero de 2003 por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante la cual se declara “FUNDADA la demanda …” y nulas las resoluciones impugnadas, y se ordena la cancelación del “certificado de la marca de registro concedido a favor de la Corporación Miski S.A. y otros”.

Obran también en el expediente los recursos de apelación ejercidos por los representantes de INDECOPI y de la CORPORACIÓN MISKI S.A. contra la sentencia de la citada Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 194 a 227). 2. Del texto de la resolución impugnada La Resolución Nº 1294-1999/TPI-INDECOPI, del 3 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala que la “CUESTIÓN EN DISCUSIÓN” es determinar “Si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al momento de expedir la Resolución Nº 7053-1999/OSD-INDECOPI De ser el caso, si la marca M & M’s goza de la calidad de notoriamente conocida … Si se ha configurado a favor de Mars, Incorporated una familia de marcas en base a la letra M … Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca M y diseño registrada por la observante”.

La Resolución mencionada indica, entre otras consideraciones, que “En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran GACETA OFICIAL registradas a favor de distintos titulares, diversas marcas que presentan en su conformación la letra M escrita en letras características o de forma estilizada …”; que “Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso: a) El elemento común debe poseer tal fuerza distintiva que sirva para indicar el origen empresarial del titular ( ) b) El signo solicitado lleva el elemento común”; que “En el presente caso, se ha verificado que Mars, Incorporated es titular en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial de diversas marcas mixtas y figurativas constituidas en base a personajes de fantasía formados por la figura de un círculo (frejol (sic) o forma oval) humanizado, en cuyas extremidades se aprecia la letra M … Asimismo, se ha constatado - conforme se desprende del Informe de antecedentes - que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas otras marcas figurativas conformadas por el diseño de la letra M”; que “la Sala concluye que, si bien la observante es titular de diversas marcas conformadas por la letra M, no se ha llegado a configurar una familia de marcas, puesto que también existen otras marcas que contienen dicho elemento, no siendo por tanto razonable asumir que el público ha llegado a asociar dicho elemento con un origen empresarial determinado”.

Que “para que una marca goce de la protección que confiere el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 … deben cumplirse las siguientes condiciones: la marca debe ser notoriamente conocida por el sector interesado, en el país en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad (por lo menos en 60% del sector interesado) y, su registro debe ser solicitado por una persona diferente a su titular (sic).

De cumplirse estos requisitos, la marca recibirá protección contra el registro de signos (incluidos nombres y lemas comerciales) que constituyan su reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial con independencia de los productos o servicios que distingan”; que “De otro lado, para que una marca goce de la protección conferida en el artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 … deben cumplirse las (sic) siguientes supuestos: a) un tercero debe solicitar el registro de un signo similar en grado de producir confusión con la marca notoriamente conocida; b) el signo solicitado debe distinguir productos o servicios 19/05/2006 14.40 idénticos o semejantes (es decir, diferentes pero relacionados, sin importar si pertenecen a una misma clase de la Nomenclatura Oficial) a los que distingue la marca registrada.

De cumplirse estos supuestos, la marca notoriamente conocida recibirá protección sólo frente al registro de marcas que sean confundibles”; que “las pruebas presentadas por Mars, Incorporated … resultan insuficientes para demostrar la extensión del conocimiento de la marca M & M, su ámbito de difusión y publicidad, su antigüedad y uso constante entre el público consumidor peruano o andino, como signo distintivo de los productos para los que fue registrada.

En tal sentido, no se ha demostrado que la marca registrada mantiene el carácter de notoriamente conocida de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 … ni del artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 …”. Que “… por lo general podrá registrarse como marca un signo constituido por una letra cuando se conjuguen tres supuestos: primero, que goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o su arbitrariedad respecto a los productos o servicios en cuestión; segundo, que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir y tercero, que el signo sirva para diferenciar productos o servicios concretos respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada”; que “No obstante, de conformidad con el artículo 105 primer párrafo de la Decisión 344 … en estos casos la inscripción no excluirá la libre utilización por terceros a título descriptivo de la letra así como de la fonética que recaerá forzosamente en el dominio público, mas no se permitirá la utilización de la dimensión gráfica que en exclusiva se reserva al titular”; que “… se ha verificado que la letra M resulta ser de carácter arbitrario en relación a las especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino en polvo, productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios y deshidratados de origen vegetal que principalmente pretende distinguir el signo solicitado, no constituyendo en consecuencia un elemento genérico o descriptivo respecto a los productos que se pretende distinguir con el mismo”; que “… se advierte que algunos de los productos que principalmente distinguen los signos en cuestión son iguales (especias y con- GACETA OFICIAL dimentos).

Dado que la identidad entre los productos incrementa el riesgo de confusión entre los signos en litigio, el examen comparativo entre los mismos deberá ser más riguroso”; que “la Sala conviene en precisar que la figura de letra M no constituye un signo de carácter peculiar u original para distinguir productos de la clase 30 … puesto que … dicho elemento forma parte de diversas marcas registradas …”; que “aquellos signos constituidos por la figura de la letra M son débiles y no sirven para indicar un origen empresarial determinado, por lo que su titular deberá permitir la coexistencia … con otros signos que también la contengan, siempre que presenten suficientes elementos diferenciadores”; que “De otro lado, la Sala conviene en precisar que el fundamento expresado por la apelante para calificar al signo solicitado como engañoso no se ajusta al supuesto contenido en el artículo 82 inciso h) de la Decisión 344 … por cuanto su razonamiento está relacionado más bien con la posibilidad de que pueda producirse una confusión en el consumidor – respecto al origen empresarial de los productos – en base a la supuesta semejanza existente entre el signo solicitado constituido por el logotipo de la letra M y la marca registrada constituida por el diseño circular que lleva en el interior la letra M”.

Que “… aun cuando algunos de los productos que distinguen los signos en cuestión son iguales, dadas las diferencias gráficas existentes entre los signos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos”; y que “el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 … razón por la que corresponde acceder a su registro”, por lo que resuelve “CONFIRMAR la Resolución Nº 7053-1999/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de 1999 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca …”. 3.

De los fundamentos de derecho de la demanda La demanda formulada por el representante de la sociedad MARS, INCORPORATED se apoya en disposiciones nacionales y en la “Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena … Artículo 83, incisos a), d) y e)”, así como en los artículos 81, 84 y 85. En ella se argumenta que “Basta leer las normas citadas para comprender que … 19/05/2006 15.40 cuando la oficina competente de algún país miembro del Acuerdo de Cartagena declara que una marca es notoriamente conocida, dicho reconocimiento debe ser valorado por las oficinas competentes de los restantes países del Acuerdo de Cartagena para brindarle la protección que merece como marca notoria”; que “El Tribunal INDECOPI al dictar la resolución cuya invalidez e ineficacia solicitamos actuó contra el texto claro de la ley y contra su espíritu al no solo no facilitar la protección de las marcas previamente declaradas notorias, sino por el contrario sostener que ninguna declaración previa, ni la suya propia, tienen valor y que en cada procedimiento debe nuevamente probarse la notoriedad de una marca”; que la Resolución impugnada “es inválida e ineficaz y así debe declararlo su despacho, reconociendo que la marca M&M’s es una notoriamente conocida tal y como se señaló en la Resolución No. 893-94-TDCPI”; que la “Calidad de notoriamente conocida de la marca M&M’s ha sido reiteradamente declarada por la autoridad marcaria”; que “Podemos aceptar que una marca que goza de la calidad de notoriamente conocida, por el paso prolongado del tiempo deje de tener la calidad de notoriamente conocida, incluso que varíen los criterios para determinar la notoriedad de una marca, pero lo que resulta del todo inaceptable es que la resolución materia de litis emitida el 24 de noviembre de 1999, afirme que a la fecha de solicitarse la marca en cuestión, el 03 de abril de 1998, la marca M&M’s no era notoria, cuando sólo un año y meses antes se declaró su notoriedad mediante Resolución No. 1163-96-INDECOPI/ TRI”.

Que “Nuestra representada es titular para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, de: (…) 7 marcas registradas constituidas todas por el Diseño de la letra ‘M’ en caligrafía especial (tipo de letra muy particular) … 8 marcas registradas constituidas todas por el notoriamente conocido signo M&M’s que se caracteriza por estar conformado por la duplicidad de la letra ‘M’ escrita en caligrafía especial”; que “… sólo Mars, Incorporated es titular en la Clase 30 … de 15 marcas que presentan en común el Diseño de una letra ‘M’ escrita en caligrafía especial, resulta evidente que es titular de una Familia de Marcas cuyo ‘apellido’ está constituido por el Diseño de la letra ‘M’ escrita en caligrafía especial”; que “Cierto es que existen otras marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional conformadas por el GACETA OFICIAL Logotipo de la letra ‘M’, pero ninguna de ellas reproduce una letra ‘M’ escrita en una grafía idéntica o similar a la que caracteriza a las marcas de Mars, Incorporated y adicionalmente, presentan otros Diseños que las hacen plenamente diferentes a los signos en conflicto”; y que “La marca figurativa de Corporación Miski S.A. no reúne los requisitos para ser registrada como tal consignados en dicha norma”. 4.

De los escritos de contestación a la demanda 4.1. En su escrito de contestación, los apoderados del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sostienen que “la supuesta prueba de la notoriedad de la mencionada marca está basada exclusivamente en el hecho que la misma fue declarada en la resolución Nº 393-INDECOPI-OSD de fecha 14 de junio de 1993, confirmada por la resolución Nº 993-94/TDCPI de fecha 4 de agosto de 1994 … Se deberá apreciar asimismo que las pruebas aportadas en el expediente Nº 9859963 (que da origen a las resoluciones impugnadas en este proceso) para acreditar la supuesta notoriedad de la marca, consisten únicamente en una factura del año 1998 y tres bolsas de chocolates, pruebas que resultan ostensiblemente insuficientes para acreditar la notoriedad actual de la marca … Se deberá tener presente adicionalmente que las demás resoluciones que menciona la empresa demandante en su escrito y con las cuales pretende confundir a esta Sala, tienen como único fundamento las referidas resoluciones expedidas en los años 1993 y 1994 … Consecuentemente, la empresa demandante pretende en este proceso que la notoriedad de su marca ‘m & m’s’ sea juzgada en base a las pruebas que aportó en el año 1993 en un procedimiento administrativo, en otras palabras, pretende que se declare la notoriedad de su marca porque acreditó dicho supuesto hace siete años”; que “no es cierto que en el año 1996 el Tribunal de INDECOPI haya constatado la notoriedad de la referida marca, sino que simplemente se hizo referencia al mismo procedimiento seguido en el año 1993 y en consecuencia a las pruebas aportadas en dicho procedimiento … Por este motivo es perfectamente admisible que luego de transcurridos más de seis años la autoridad administrativa decida constatar si se mantiene la notoriedad de una marca y de no ocurrir ello, no puede seguir otorgándole los privilegios de 19/05/2006 16.40 excepción que sólo corresponden a este tipo de marcas”; y que, sin perjuicio de lo expuesto, “cabe agregar que la notoriedad de una marca sólo impedirá el registro de una nueva marca si existe riesgo de confusión entre las mismas …”.

Que “… nos encontramos ante un supuesto especial de marcas, que es el de aquellas compuestas por una letra acompañada de un diseño especial …”; que “la doctrina es unánime al señalar que las marcas compuestas por una letra son marcas débiles y que en consecuencia sus titulares deben aceptar la coexistencia con otras marcas que también utilicen la misma letra del alfabeto y que por su configuración gráfica peculiar cuenten con la suficiente distintividad, quedando por ello de lado el aspecto fonético”; que “Está descartada la existencia de una familia de marcas que contengan la letra M y que se encuentren registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, pues para que ello ocurra tendría que acreditarse que el consumidor ha llegado a asociar la referida letra con un origen empresarial determinado”; que “La marca solicitada por la empresa codemandada cuenta con suficientes elementos gráficos que la distinguen de los otros signos registrados en la misma clase 30 … que también utilizan la letra M, siendo por ello procedente acceder a su registro”; y que “La marca solicitada a registro no se encuentra incursa en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 …”. 4.2.

En su escrito de contestación, el “Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales” argumenta que “… existe confusión entre una marca solicitada con relación a una Familia de Marcas cuando se presenten forzosamente las siguientes condiciones: • Que el elemento común posea tal fuerza distintiva, que indique por sí mismo el origen empresarial del titular • Que el signo solicitado lleve el elemento común, es decir que este aparezca en forma muy semejante”; que “… en este caso se comprobó previamente que Mars Incorporated es titular en la clase 30 de diversas marcas figurativas conformadas por personajes de fantasía constituidos por la figura de un círculo, frejol (sic) o forma oval humanizado, en cuyas extremidades se aprecia la letra M. De igual modo se verificó que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, exis- GACETA OFICIAL 19/05/2006 17.40 ten registradas otras marcas figurativas conformadas por el diseño de la letra M”; que “aún cuando la demandante cuenta con diversas marcas registradas conformadas por el diseño de la letra M, ello no determina que se haya configurado a favor suyo una familia de marcas en base a dicho elemento, por cuanto sus signos coexisten con otros que también contienen tal elemento, y no se puede asumir que el público ha llegado a asociar dicho elemento únicamente con su empresa, porque ello no es cierto”; que las pruebas aportadas para comprobar la alegada notoriedad de la marca M & M’s “resultaron insuficientes, puesto que no demostraron que la indicada marca registrada mantenía el carácter de notoriamente conocida según los requisitos establecidos por el Art. 83º inc.d) de la Decisión 344 … ni los del Art. 83º inc.e) de la misma Decisión …”; y que “las marcas confrontadas, apreciadas sucesivamente y en su aspecto de conjunto, presentan una estructura distinta que provoca en el consumidor una impresión visual diferente: lo cual determina que son susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado sin inducir a confusión directa ni indirecta al público consumidor, que es a quien se protege de este riesgo”. diferenciación en su diseño respecto de las anteriormente registradas en la clase 30, circunstancia que elimina el riesgo de confusión por la impresión que produce en la mente de los consumidores”; que “A contrario, las marcas del observante presentan las siguientes diferencias gráficas: a) En el caso del Certificado 91699, la marca está compuesta por una letra ‘m’ en color negro, situada al centro de un círculo negro.

(…) b) En el caso de los Certificados 4583, 4584, 91704, 91709, 28103 y 38392, las marcas están compuestas por las figura (sic) de personajes de fantasía, con rasgos humanizados (ojos, boca, brazos, pies, etc.) de cuerpo en forma de maní confitado o chocolatado, en cuya parte frontal presentan una letra ‘m’ (…) c) En el caso de los Certificados 4339, 4372, 20134, 20201, 41591, 36820, 36818 y 20203, las marcas están compuestas por un diseño rectangular en cuya parte central se lee ‘M&M’s’, escrita en letras de molde negras, plomas y blancas (…)”; que “Finalmente se puede constatar que los productos específicamente indicados en la marca de Corporación Miski S.A. difieren mucho de los productos que distinguen las marcas del demandante, las (sic) cuales esencialmente están referidas a la confitería y chocolatería …”. 4.3.

El representante de CORPORACION MISKI S.A. señala, en su escrito de contestación, que “no es ‘sorprendente’ que en el presente caso las autoridades administrativas de INDECOPI hayan desestimado la supuesta ‘notoriedad’ de la marca ‘M&M’s’. No es que el ‘Tribunal de Indecopi no reconoce ni valora sus propias resoluciones que declararon la notoriedad de una marca’, sino que Mars, Incorporated no ha cumplido con acreditar EN DICHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO que la marca ‘M&M’s’ continúa siendo notoriamente conocida”; que “si realmente resultaba tan ‘obvio’ que la marca ‘M&M’s’ continuaba siendo notoria en 1998, Mars, Incorporated DEBIO demostrar tal continuidad de ‘notoriedad’ más aún cuando en la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos se desestimó la notoriedad …”; que “las marcas de Mars, Incorporated COEXISTEN en la actualidad de manera pacífica con VARIAS marcas registradas en la misma clase 30 que están compuestas por la letra ‘M’ y diseños: (…)”; que “La marca solicitada por CORPORACION MISKI S.A., si bien coincide a nivel abstracto en la letra ‘M’ con las marcas del apelante (y con la letra ‘M’ de las otras marcas registradas en la misma clase 30) presenta una total y radical Que “Tal como se lee de las declaraciones de Mars, Incorporated en su recurso de observación presentado ante la Oficina de Signos Distintivos (15 de julio de 1998), la marca ‘M&M’s’ logró ser reconocida ‘notoria’ el 04 de agosto de 1994 para distinguir PASTILLAS DE CHOCOLATE DE COLORES.

Ello confirma el RUBRO EMPRESARIAL y los PRODUCTOS ESPECIFICOS que se distinguen con las marcas de Mars, Incorporated”; que “En cambio, los productos distinguidos con la marca de CORPORACION MISKI S.A. son PRODUCTOS CULINARIOS de la clase 30, tales como especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino polvo (sic), productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios deshidratados de origen vegetal”; que “… pese a que ambas marcas distinguen productos clasificados dentro de la misma clase 30, SE TRATA DE DIFERENTES PRODUCTOS, destinados a DIFERENTES CONSUMIDORES, de DIFERENTE NATURALEZA, APLICACIÓN Y MODO DE CONSUMO”; y que “Habida cuenta que NADIE puede pretender derechos exclusivos y excluyentes sobre la letra ‘M’ en las marcas de la clase 30, debemos resaltar el elemento ‘M’ no constituye GACETA OFICIAL un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos que distingue … respecto de los cuales es ARBITRARIO Y DE FANTASIA”. 5.

De la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Según el texto de la sentencia que obra en autos, emanada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, “la nueva inscripción debe ser novedosa y distinta, para lo cual nuestro rico idioma español ofrece posibilidades infinitas, pudiendo los interesados idear nuevas palabras, sean híbridas, parasintéticas, utilizando prefijos, sufijos, desinencias, etcétera, y hasta recurrir a otros idiomas”; que “de acuerdo con el artículo ochentitrés inciso a) y e) de la Decisión trescientos cuarenticuatro del Acuerdo de Cartagena, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación a derechos de terceros, sean, en un caso, idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; y en otro caso, sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”; que “… comparando en conjunto los signos en conflicto se desprende que ambos están conformados por la letra ‘M’, expresados en un tipo de letra similar, lo que conllevará a confusión por encontrarse incorporados en los gráficos que los acompañan – el del actor en un círculo y el de la actora en una figura elíptica irregular – como también sucede con otros signos registrados a favor de la actora, de modo que el público se puede ver inducido a error”; que “en consecuencia desde el punto de vista gráfico y del (sic) fonético, las semejanzas se imponen a las diferencias existentes entre las marcas, resultando por ende confundible la marca cuyo registro ha concedido indecopi a solicitud de la Corporación Miski, más aún si la (sic) marcas en conflicto pertenecen a una misma nomenclatura oficial”; que “… de otro lado se tiene que la actora es titular de la marca M&M’s, la que fue declarada como notoriamente conocida por la Resolución trescientos noventitrés-INDECOPIOSD, del catorce de junio de mil novecientos noventitrés, confirmada por la Resolución ocho- 19/05/2006 18.40 cientos noventitrés- noventicuatro –INDECOPI/ TDCPI … y que así se ha venido declarando en diversas resoluciones del propio Tribunal emitidas hasta el año mil novecientos noventiséis … de donde resulta que el carácter de notorio ha sido considerado hasta tres años antes de la resolución que se viene impugnando y dos antes de la solicitud de registro por la Corporación Miski, estimando ésta (sic) Corte que para que se adquiera notoriedad la marca requiere de un conocimiento relevante por parte de los consumidores, el que de modo alguno va a desaparecer en el breve período trascurrido (sic), menos aún si las pruebas que presentara la demandante, confirman su permanencia en el mercado”; por lo que se declaró “FUNDADA la demanda; y en consecuencia NULA la resolución mil dos cientos noventa y cuatro-noventinueve/TPI-INDECOPI;

NULA la resolución siete mil cincuentitrés-noventinueve/OSD-INDECOPI; ordenando se cancele el certificado de la marca de registro concedido a favor de la Corporación Miski”. 6. De los recursos de apelación 6.1. El representante del INDECOPI recurrió en apelación contra la sentencia citada y, en el escrito del recurso, alegó que “No obstante ser claro para la referida Sala que nadie puede constituir una familia de marcas en base a un término que se encuentra en diferentes marcas de diferentes titulares, la demandante parece haber hecho creer a la Sala que el que hayan registrado varias marcas conteniendo la letra M hace que la titular (MARS) logre por esa vía consolidar una especie de ‘cuasi-familia’ de marcas, a la que se le pretende hacer aplicable los criterios previstos para las familias de marcas”; que “MARS no es ni puede ser titular de una familia de marcas en torno a una letra M, bajo ninguna forma que pueda tener ésta.

MARS es titular de varias marcas que tiene, cada una, una particular caracterización y forma, y es sobre cada uno de esos particulares diseños que merece protección”; que “NO ES CIERTO QUE SEA REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE QUE ÉSTA SEA NOVEDOSA. Existe al respecto una confusión por parte de la Sala respecto al requisito de ‘novedad’, requisito que establecían legislaciones ya derogadas y del que hablaban tratados sobre derecho marcario en el pasado”; que “… hoy en día ya no se exige que un término o signo sea NOVEDOSO para que pueda registrarse como marca sino GACETA OFICIAL simplemente que sea SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO”; que “cuando la Sala Civil Transitoria considera que las marcas que pretendan acceder a registro sean ‘novedosas’, parte de un presupuesto erróneo que distorsiona absolutamente todo el análisis comparativo entre los signos en conflicto … esto explica en gran parte por qué esta Sala ha llegado a una conclusión radicalmente opuesta a los pronunciamientos administrativos emitidos por las autoridades administrativas especializadas en derecho marcario”; que “La relevancia de la letra dentro de la marca (que definidamente la tiene) no puede hacernos olvidar que las marcas deben ser analizadas en su conjunto”; que “… cabe preguntarnos ¿qué sucede cuando quien registra una marca que tiene como elemento relevante una letra, escoge un tipo de letra sumamente simple y usual, sin ninguna caracterización particular o novedosa? ¿Qué sucede, por ejemplo, si dicha letra corresponde a la versión minúscula simple y usual de la letra escogida? ¿Debo considerar que esa persona se ha apropiado de esa tipografía y además de las (sic) todas las versiones minúsculas simples de esa letra? Obviamente no, pues ello sería como lograr por una vía indirecta una monopolización que resulta directamente imposible”.

Que “MARS sabía perfectamente que no puede apropiarse en exclusividad de la letra M, no sólo por ser una letra del alfabeto de por sí irrevindicable (sic) en exclusividad sino porque esa letra es de uso común en la clase 30, por varias marcas pertenecientes a diferentes titulares. Sin embargo, MARS logra registrar para sí un signo que contiene una letra M de un carácter sumamente ‘simple’ ”; que “Sin embargo, ello jamás podría implicar que sólo MARS pudiera usar marcas que contengan M minúsculas, que si bien guardan cierta similitud, ésta se produce naturalmente como consecuencia que MARS escogió para su marca un tipo de letra demasiado básico y muy poco (o nada) estilizado”; que “… distinto sería el caso si es que la marca de MARS contuviera una letra M sumamente estilizada, estilización que no permitiría una mayor cercanía con otra marca que pretenda usar la letra M, pero a la cual no se le permitiría asemejarse con esa particular caracterización”; que “… apreciando por lo demás que las letras ‘M’ de ambos signos son versiones poco distintivas de dicha letra del alfabeto, que ambas ‘M’ son tipos bastante básicos de dicha letra, la similitud que encuentra la Sala entre dichas letras no puede 19/05/2006 19.40 servir de sustento para concluir en la confundibilidad las (sic) marcas en conflicto, marcas que obviamente no se limitan a esos tipos básicos de letra sino que están conformados por una serie de elementos gráficos que los hace objetivamente inconfundibles como cualquier persona que los aprecie EN CONJUNTO puede advertirlo inmediatamente”; que “El hecho que ambos signos distingan los mismos productos no sirve sino para determinar que resultaba pertinente para la autoridad administrativa el efectuar el análisis de confundibilidad.

Así, de no haber sido los mismos o similares productos, ni siquiera hubiera existido la posibilidad de confusión entre los signos en conflicto … Sin embargo, una vez determinada la pertinencia de efectuar un análisis de confundibilidad (porque ambos signos distinguen los mismos productos), el hecho que sean los mismos productos no sirve para sustentar por esa mera similitud que las posibilidades de confusión son mayores, porque estaríamos incurriendo en un razonamiento circular”; que “la marca que en cualquier caso sería notoriamente conocida sería la marca ‘M&M’s’ y no la marca contra la cual se ha efectuado el análisis de confundibilidad.

Hacer referencia a la eventual notoriedad de la marca ‘M&M’s’ en absoluto resulta pertinente para apoyar la supuesta confundibilidad entre las marcas”; y que “La Sala Civil Transitoria pareciera haber considerado por un momento que cuando UNA de las marcas de una persona es notoria, TODAS sus marcas compartirían dicha característica, razonamiento que no tiene ningún respaldo jurídico o doctrinario”. 6.2.

El representante de CORPORACIÓN MISKI S.A. sostiene en su recurso que “La Sentencia apelada causa un AGRAVIO MORAL Y PATRIMONIAL, DIRECTO Y DRÁSTICO, contra el demandado CORPORACION MISKI S.A., por cuanto cancela indebidamente el certificado de registro de su marca M & Logotipo –pese a que ésta tiene plena capacidad distintiva, ha sido otorgada conforme a ley y coexiste pacíficamente con las marcas de Mars, Inc.- y a la cual nuestro representando (sic) ya ha posicionado en el mercado en base a una inversión de esfuerzo, tiempo y dinero”; que “… debe apreciarse que los productos específicamente indicados en la marca de Corporación Miski S.A. difieren mucho de los productos que distinguen las marcas del demandante, las cuales esencialmente están referidas a la confitería y chocolatería (pastillas de chocolates, maníes cubiertos de GACETA OFICIAL chocolates, confites cubiertos de chocolate, etc.)”; que “En cambio, los productos distinguidos con la marca de CORPORACION MISKI S.A. son PRODUCTOS CULINARIOS de la clase 30 …”; que “Por dichas razones, pese a que ambas marcas distinguen productos clasificados dentro de la misma clase 30, SE TRATA DE DIFERENTES PRODUCTOS, destinados a DIFERENTES CONSUMIDORES, de DIFERENTE NATURALEZA, APLICACIÓN Y MODO DE CONSUMO”; que “… ninguna empresa puede obtener el monopolio sobre una letra del alfabeto (en este caso la letra ‘m’) sino únicamente sobre la particular estilización efectuada por el titular”; que “Mars Incorporated no puede pretender la exclusividad sobre la letra ‘M’ para distinguir proeductos (sic) de la clase 30, sino que sólo puede aspirar a la exclusividad del DISEÑO PARTICULAR en que se encuentran registradas sus marcas”; que “… de una apreciación en conjunto de los signos en conflicto se desprende que ambos están conformados por la letra ‘M’ expresados en un diferente tipo de letra, en diferentes colores, y con un diseño general totalmente distinto”; que “Ello implica que el público no se puede ver inducido a error, por cuanto no existe confundibilidad entre dichas marcas, antes bien la marca solicitada por CORPORACION MISKI S.A. presenta una total y radical diferenciación en su diseño respecto de cualquier otra marca anteriormente registrada en la clase 30”.

Que “La única razón por la cual en la marca del apelante se presenta la letra ‘M’ es para hacer referencia a su propio origen empresarial: CORPORACION MISKI S.A. El elemento ‘corporación’ y las siglas ‘S.A.’ aluden únicamente al tipo de organización societaria … pero lo realmente distintivo es la denominación MISKI, cuya sigla inicial es ‘M’ ”; que “NO HEMOS COPIADO ni el TIPO DE LETRA, ni los ELEMENTOS GRAFICOS, ni LOS ELEMENTOS CROMATICOS de las marcas del demandante.

La FORMA en que está diseñada la letra ‘m’ de la marca de Corporación Miski S.A. es totalmente ORIGINAL y DIFERENTE a las marcas de Mars, Incorporated”; que “no es posible hablar de un riesgo de confusión entre las marcas confrontadas las que de hecho vienen coexistiendo pacíficamente en el mercado”; que “de las pruebas aportadas por el accionant (sic) no se ha demostrado que dicha marca haya mantenido su carácter notorio, ya que se trata de una cualidad que no es estática en el tiempo”; que “lo que está en discusión es si esa marca es o no es confundible gráfica y 19/05/2006 20.40 fonéticamente con la marca ‘M’ y logotipo de Corporación Miski.

Y dado que no existe tal confundibilidad, no existe incompatibilidad entre ambos signos”; que “… aún en el hipotético caso que dicha marca continúe con la calidad de ‘notoriamente conocida’, ello es irrelevante para el presente caso, por que (sic) hemos demostrado: 1° Que es un signo totalmente diferente a la marca del apelante. 2° Que nadie puede pretender derechos exclusivos sobre una letra del alfabeto. 3° Que la forma en que está diseñada la marca de nuestro representado es totalmente diferente a la marca de Mars Inc. 4° Que existen otras empresas que tienen registrada la letra M (con un diseño) para distinguir productos de la clase 30”; y que “la marca solicitada Si cumple a cabalidad con el requisito de suficiente distintividad establecido por el ordenamiento jurídico vigente y en consecuencia NO debe declararse la invalidez o ineficacia de la resolución emitida por el Tribunal de INDECOPI”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el “artículo 83 inciso a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 246 y 247 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la inter- GACETA OFICIAL pretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal d, y 84 de la Decisión 344 citada, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente co- 19/05/2006 21.40 nocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. GACETA OFICIAL El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este 19/05/2006 22.40 requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor im- GACETA OFICIAL portancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la comparación entre signos mixtos, cabe precisar que, si en uno de ellos predomina el elemento denominativo y en el otro el gráfico, no habría, en principio, riesgo de confusión. III.

De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o 19/05/2006 23.40 usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del admi- GACETA OFICIAL 19/05/2006 24.40 nistrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”). mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de un signo como marca si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto productos o servicios idénticos o semejantes a los que constituyan su objeto, de modo que el uso del signo pueda inducir al público a error (literal a).

En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la es- GACETA OFICIAL pecialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Mon-tecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este 19/05/2006 25.40 Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’ ”.

IV. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

GACETA OFICIAL 19/05/2006 26.40 A tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la notoriedad de una marca presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los productos o servicios de que se trate. dad o de semejanza entre los signos en disputa.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión en el mercado. La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

De conformidad con la disposición citada, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos o servicios, iguales o distintos, de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por la misma razón, la protección citada se extiende independientemente del territorio en que haya sido registrada la marca. Ahora bien, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”), y que “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En el contexto que antecede, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

La disposición prevista en el artículo 83, literal e, prohíbe asimismo el registro de un signo como marca cuando sea similar, al punto de producir confusión, con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios de que se trate. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca notoriamente conocida, será necesario determinar si existe relación de identi- En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada, en sede administrativa o en el procedimiento judicial, sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

GACETA OFICIAL El Tribunal ha precisado, además, que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

V. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002, pp. 191 y 192). 19/05/2006 27.40 la marca “m” (mixta) “ha sido otorgada conforme a ley y coexiste pacíficamente con las marcas de Mars, Inc. …”, y que “no es posible hablar de un riesgo de confusión entre las marcas confrontadas las que de hecho vienen coexistiendo pacíficamente en el mercado”, es del caso reiterar que “la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, ya citada.

Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 642, del 15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”), y que, a la vez, tal coexistencia no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como marca o ya solicitado para registro, pues la coexistencia de hecho no genera derechos (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, del 2 de abril del mismo año, caso “T MOBIL”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, su elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

VI. De la coexistencia de hecho Comoquiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, el representante de CORPORACIÓN MISKI S.A. ha sostenido, en su recurso de apelación, que 3° De conformidad con la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se GACETA OFICIAL extiende —caso que el signo que se pretende registrar sea su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla, siempre que se trate de una marca notoria para los sectores interesados en el país en que se solicita el registro del signo, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad.

La disposición prevista en el artículo 83, literal e, eiusdem, prohíbe el registro de un signo como marca que sea similar al punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios que pretenda distinguir, por lo que será necesario examinar la confusión por similitud que pudiera existir entre los signos. La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada, en sede administrativa o en el procedimiento judicial, sobre la base, entre otros, de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, debiendo acreditarse además para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca común previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo 19/05/2006 28.40 que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 7° Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 19/05/2006 29.40 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO Nº 25-IP-2006 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “FIBROLIT”. Proceso Interno N° 2003-00266. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos demandados VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero doctor Rafael E. Ostau Lafont de Pianeta, y recibidos en este Tribunal el 30 de enero del 2006, referente al artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El auto de 15 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La parte demandante es la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. La parte demandada es la La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones Administrativas: 1. Resolución Nº 30630, de 23 de septiembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se declaró la caducidad del título correspondiente al certificado de registro de la marca “FIBROLIT”, para distinguir productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional, de propiedad de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. 2.

Resolución Nº 38340, de 28 de noviembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución Nº 30630, de 23 de septiembre de 2002; y, se confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca “FIBROLIT”. 3.

Resolución Nº 68, de 14 de enero de 2003, proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la aludida Superintendencia, por medio de la cual deci- GACETA OFICIAL 19/05/2006 30.40 dió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 30630; y, se confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca “FIBROLIT”. trámite un recibo de pago por el valor de $66.000.00, por el cual se fijaron las tasas para la tramitación de los procesos relacionados con la propiedad industrial.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que: (i) se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio reconocer los derechos que tiene sobre la marca FIBROLIT, clase 17, los cuales le fueron conferidos mediante Resolución Nº 5416, de 30 de diciembre de 1992 proferida por la División de Propiedad Industrial de ese entonces;

(ii) se ordene a la División de Signos Distintivos conceder a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. la renovación del certificado de registro número 118.423 correspondiente a la marca FIBROLIT, clase 17; (iii) se ordene a la División de Signos Distintivos, que dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo en este proceso, adopte las medidas necesarias para su cumplimiento;

(iv) se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del proceso. - El 30 de diciembre de 1992, ETERNIT COLOMBIANA S.A. obtuvo la primera renovación de la marca “FIBROLIT”, mediante Resolución Nº 5416. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: - La actora recalca que el trámite fue renumerado y que quedó identificado con el Expediente No. 365.038, y el certificado de la marca siguió siendo el mismo, es decir, el 118.423, con vigencia hasta el día 27 de Agosto del año 2.002. - El 23 de mayo del 2002, ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó una segunda renovación del registro de la aludida marca. - El 23 de septiembre del 2002, mediante Resolución Nº 30630, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, sin pronunciamiento previo alguno, según así se expresa, declaró la caducidad del título o Certificado de Registro Nº 118.423, de la marca “FIBROLIT”. - La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la resolución Nº 30630. a) Los hechos - El 27 de agosto de 1987, mediante Resolución Nº 6220, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. obtuvo el registro del signo “FIBROLIT”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza 1. - A la marca le fue asignado el Certificado de Registro número 118.423, con vigencia hasta el día 27 de Agosto de 1992. - La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó la renovación del registro de la marca “FIBROLIT”, anexando para efectos de dicho 1 Clase 17.- Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos. - El 28 de noviembre de 2002 la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 38340, por la cual confirmó la resolución inicial, y concedió de manera subsidiaria el recurso de apelación. - El 14 de enero del 2003, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), resolvió el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 68, confirmando también lo decidido en la Resolución Nº 30630 y declaró agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, por medio de su apoderado manifiesta, con relación a las normas violadas, que “El acto acusado se expidió en forma irregular y con violación de los derechos de defensa y GACETA OFICIAL al debido proceso de que es titular la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A.”.

Indica que “Al expedir la Resolución Número 30630 del 23 de Septiembre de 2002, se desconoció el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, que establece el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración”. Señala que “la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro, debía imponerse observando, de una parte, el incumplimiento de la obligación del administrado consistente en el pago de las tasas, es decir, verificando la ocurrencia de los supuestos de hecho que daban lugar a la aplicación de la sanción, y de otra, el límite temporal impuesto por la ley para la aplicación de la sanción”.

De ello deriva “que la facultad de la administración para decretar la caducidad del registro marcario en cuestión, caducaba a los tres (3) años de su expedición, para el caso concreto, el 30 de Diciembre de 1995 pues la resolución que concedió la renovación del registro había sido expedida el 30 de Diciembre de 1992”. Manifiesta que el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administración no puede ser imprescriptible o intemporal, de allí la necesidad de establecer un límite para el ejercicio de dicha facultad, pues, “De hacer carrera la insólita tesis de la Superintendencia de Industria y Comercio de que puede ejercerse la facultad sancionatoria de la administración en cualquier tiempo, estaríamos frente al único régimen sancionatorio imprescriptible contenido en nuestro ordenamiento positivo.

Al resultar improcedente la declaratoria de caducidad del registro, por haber caducado el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, surgía necesariamente una sanción para el titular del registro: la imposibilidad de realizar la publicación del mismo, con las consecuencias que tal hecho generaría para la adecuada defensa de sus derechos marcarios.

Esta era la única sanción que podía generarse luego de no haberse decretado en forma oportuna la caducidad del registro. Se trata, pues, de una sanción que opera por el simple incumplimiento de la obligación y que priva al afectado del derecho a la publicación, más (sic) no de los derechos sobre el registro”. 19/05/2006 31.40 La actora manifiesta, asimismo, la violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, al respecto observa “que la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro correspondiente a la marca FIBROLIT, Clase 17 de la Clasificación Internacional, de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. por fuera del límite temporal otorgado a la administración para el ejercicio de su facultad sancionatoria en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, vulnera el debido proceso de mi representada, al convertirse en una clara extralimitación de funciones por parte de la administración, pues como se ha demostrado, la facultad para decretar la caducidad de la marca en cuestión había caducado el 30 de diciembre de 1995, y sin embargo la sanción fue impuesta el 23 de Septiembre de 2002, es decir casi siete (7) años después”.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, indica que “la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó la decisión que por esta vía se controvierte, sin brindarle a mi representada la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa al no permitirle la posibilidad de expresar su posición en torno a la improcedencia de la aplicación de las sanciones finalmente impuestas”.

Asimismo, sobre el tema observa que “la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. tenía argumentos suficientes para defender la procedencia de la renovación, argumentos que no pudo exponer ante la administración por habérsele impedido su exposición en el momento oportuno, (…), esto es, durante el trámite que debió surtirse antes de imponer la sanción”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sobre la presunta violación de los artículos 38 y 35 del Código Contencioso Administrativo y 29 de la Constitución Política observa que “Es pertinente señalar que el trámite marcario es un GACETA OFICIAL tramite (sic) especial que cuenta con normas de dicho carácter, en este sentido es claro que no puede confundirse, la facultad que tiene la oficina nacional competente en el caso de Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio para declarar la caducidad de un registro marcario el cuando (sic) se opera alguna de las causales para que la ley contempla (sic) y sean advertidas por la oficina nacional competente, con disposiciones general (sic) que proveen (sic) situaciones diferentes”.

Indica que “No puede ser aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto a la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) por cuanto de ninguna manera la actora, titular del certificado no. (sic) 118423 de la marca FIBROLIT, no ha cometido infracción, falta o contravención sea por acción o por omisión en contra de nuestro ordenamiento jurídico (…)”.

Aduce que la caducidad se presentó de pleno derecho desde el día 26 de abril de 1993; al respecto observa que, a la actora, “se le notificó personalmente de la resolución no. (sic) 5416 del 30 de diciembre de 1992, el día 19 de abril de 1993, quedando ejecutoriada la citada resolución el día 26 de abril de 1993. Es decir que transcurrieron más de (11) once meses contados entre el 26 de abril de 1993 y 14 de abril de 1994 ultimo (sic) plazo consagrado en el decreto 117 de 1994, para el pago de los titulos (sic) de renovación concedios (sic) entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. (sic) 118423 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 17 internacional, obligación que hasta la fecha nunca se cumplió”.

“Por lo tanto la caducidad declarada (…) de ninguna manera es una sanción como lo pretenden (sic) hacer ver la parte actora, ya que por el contrario es un modo de extinción del derecho al uso de la marca, en contra del titular negligente y desinteresado por obtener el uso de su marca”. Adicionalmente afirma que “la caducidad como pérdida del derecho al registro marcario en contra de su titular, tiene su fuente en una norma de caracter (sic) supranacional y no nacional, con- 19/05/2006 32.40 tenida en el artículo 174 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto es desde allí donde proviene su origen, así como en el decreto 2592 de 2000, por el cual se reglamentó la decisión 486, (…)”.

Asimismo, manifiesta que “De ninguna manera mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio, violo (sic) el artículo 29 de nuestra Constitución Política, referido al debido proceso en contra de la sociedad actora”. Al respecto señala que “dio pleno cumplimiento a todas las formalidades y procedimientos administrativos establecidos en nuestro ordenamiento Supranacional y Nacional, para proteger el debido proceso de la sociedad actora para la renovación del certificado no. (sic) 118423 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 17 internacional, y que la caducidad oficializada se generó por la negligencia y desinterés de la sociedad actora para mantener el uso del derecho marcario en su momento renovado”.

Sobre la presunta violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo señala que “precisamente en la resolución no. (sic) 30630 del 23 de septiembre de 2002, se oficializa y notifica a la sociedad actora de la caducidad de ese periodo de vigencia, por el no pago de las tasas correspondientes”; y, que “en relación a la solicitud de renovación presentada el día 23 de mayo de 2002, para el periodo (sic) comprendido entre el 27 de agosto de 2002, hasta el 27 de agosto de 2012, será resuelta mediante el acto administrativo correspondiente”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; pues, en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

GACETA OFICIAL Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS 19/05/2006 33.40 “Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

(…) El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud remitida con oficio Nº 0004, de 11 de enero de 2006, la interpretación prejudicial del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Una vez examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta, el Tribunal estima, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Cuarta de la misma Decisión, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud efectuada en agosto del mismo año. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 313 “Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

(…) “Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”. (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. (…) 3. CONSIDERACIONES “Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la renovación y caducidad de un registro marcario; el principio de complemento indispensable: (…)

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confian- GACETA OFICIAL 19/05/2006 34.40 za legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expe- dida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. 2 En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 30630 y 38340 dictadas en el curso del año 2002, y la No. 68 de 14 de enero de 2003, por las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca FIBROLIT, clase 17, el derecho a la primera renovación del título en referencia, solicitada el 11 de agosto de 1992 y otorgada el 30 de diciembre del mismo año, fue ejercido bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa comunitaria aplicable.

3.2. DE LA RENOVACIÓN Y CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO El artículo 103 de la Decisión 313 se refiere a la caducidad de un registro, según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del re- 2 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL gistro no solicitare su renovación 3 ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 88 de la misma Decisión o, cuando no pagare las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del citado artículo 103.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión (artículo 87). Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 88 de la Decisión 313, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 89). 4 Asimismo, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que, “de denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 88, esta decisión deberá ser 3 4 Acerca del derecho de renovación, el Tribunal ha manifestado que: “ no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP-95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año).

PROCESO 183-IP-2004, publicado en el G.O.A.C. No. 1188 de 19 de abril de 2005. Marca: “FIBROLIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 19/05/2006 35.40 notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva” 5. La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 103 citado.

Si aquélla se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al período de gracia dispuesto en el artículo 88, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada” (artículo 90).

En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto, y precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro, ha dicho el Tribunal: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”. 6 En cuanto al pago de tasas, éstas se refieren a las destinadas a sufragar el servicio prestado por la oficina nacional competente, por la renovación, prórroga, licencia o transferencia del sig- 5 6 PROCESO 183-IP-2004, ya citado.

Proceso 09-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995. G. O. C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL no. El segundo inciso del artículo 103, en lo relativo a las tasas y a su pago, se refiere al reconocimiento de la competencia de los Países Miembros para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas que deban ser cobrados por sus oficinas nacionales competentes.

El Tribunal ha señalado que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”).

3.3. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Según lo previsto en el artículo 119 de la Decisión 313, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria. Sin embargo, este Tribunal ha señalado que no puede “…la autoridad nacional … regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Interpretación dictada en el expediente Nº 02IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005 ). Por tanto, el Tribunal confirma que la facultad de los Países Miembros de regular en sus normas internas los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 (o en cualquier otra norma comunitaria sobre propiedad industrial), no puede ejercerse de manera que esto represente el establecimiento de restricciones adicionales a lo contemplado por la nor- 19/05/2006 36.40 ma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. El Tribunal ha precisado, en virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Disposición Transitoria Cuarta autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. 2.

La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios.

GACETA OFICIAL 3. La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad. 4. La caducidad del registro opera de pleno derecho y genera para el titular la pérdida de todo derecho respecto de la marca. El registro caducado, por el no pago de tasas, conforme al derecho interno, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. 5.

Las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales que de alguna manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de estos Países, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- 19/05/2006 37.40 tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 19/05/2006 38.40 GACETA OFICIAL 19/05/2006 39.40 GACETA OFICIAL 19/05/2006 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú