PROCESO 33-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3 y 12, literal e) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 2072-2004.

Actor: ACEC – UNION MINIERE N.V. Patente: “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de febrero de 2006.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: Sociedad ACEC – UNION MINIERE N.V. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - MITINCI. B. Datos Relevantes. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V., solicitó y obtuvo, bajo el expediente administrativo N° 175940, una patente de invención para proteger un “ANODO DE ALEACION DE ZINC EN FORMA DE CILINDRO O DE PLACA PARA BATERIAS O PILAS ELECTROQUIMICAS”.

(Patente N° 5060). b. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V., solicitó el 16 de enero de 1991 ante la DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TEGNOLÓGICO DE INVESTIGACION Y NORMAS TÉCNICAS - ITINTEC, patente de invención bajo el título “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS”. A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 100439-91. c. Mediante escrito de 10 de junio de 1992, explicó las diferencias entre la patente aprobada y la solicitada así: “… conforme a nuestro escrito de modificación de nuestra primera reivindicación, de 10 de junio de 1992, nuestra solicitud de patente protege una Aleación de zinc que lleva indio y manganeso para latas de baterías electroquímicas (o sea pilas secas), caracterizada en que está libre de cadmio y contiene 0,001-1% In (indio) y 0,005-1% Mn (manganeso), con la salvedad de que su composición es diferente a la composición del ánodo de aleación de zinc de acuerdo con la patente tramitada bajo expediente N° 175940 y otorgada bajo certificado N° 5060”. d. El Director de Propiedad Industrial del ITINTEC, mediante Resolución Directoral N° 108448 de 28 de diciembre de 1992, “deniega lo solicitado por S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V. de Bélgica”, con base en que el demandante no señaló los argumentos suficientes para diferenciar la patente de invención solicitada de la patente de invención anteriormente concedida. e. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. f. Mediante Resolución N° 388–95 de 21 de marzo de 1995, el Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución Directoral N° 108448 de 28 de diciembre de 1992. g. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V. presentó demanda de impugnación contra la Resolución Directoral N° 108448 de 28 de diciembre de 1992. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. La solicitud de patente para la invención “Aleación de Zinc para recipientes de pilas electroquímicas”, es novedosa. b. De conformidad con el escrito de modificación de la primera reivindicación, la solicitud de patente protege una aleación de zinc que lleva indio y magnesio para latas de baterías electroquímicas, caracterizada en que está libre de cadmio y contiene 0,001-1% In (indio) y 0,005-1% Mn (manganeso), con la salvedad de que su composición es diferente a la composición del ánodo de aleación de zinc de acuerdo con la patente tramitada bajo el expediente N° 175940 y otorgada bajo certificado N° 5060. c. Hay algunas aleaciones de zinc señaladas en la solicitud que no están protegidas por el certificado de registro de patente N° 5060. d. Como la solicitud N° 175940 estaba todavía en secreto al tiempo de presentación de la solicitud en cuestión, se generaría un problema de doble patente, que desaparece al “desreivindicar” la materia protegida por la patente N° 5060.

Este requerimiento se cumple al modificar la reivindicación. e. El uso de la “desreivindicación” (disclaimer) es una práctica común en Europa y los Estados Unidos de América, en el evento en que un asunto ya está reivindicado en una solicitud de patente que ha sido revelada en una solicitud anterior, la cual no ha sido publicada al tiempo de la presentación de la solicitud posterior, de manera que, la posterior reivindicación que contiene la “desreivindicación” es considerada nueva.

Las Oficinas de Patentes en Europa y en Estados Unidos toman solamente en cuenta el asunto que ya ha sido disponible al público. f. La solicitud en cuestión cubre muchas aleaciones que no están reveladas en la patente N° 5060. g. De lo anteriormente dicho, se desprende que la solicitud de patente en cuestión reúne los requisitos establecidos en la normativa vigente. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte del Ministro Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual - INDECOPI. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes consideraciones: a. Las resoluciones materia de impugnación se expidieron de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. b. La solicitud bajo estudio no reunía el requisito de la novedad, ya que en el expediente N° 175940–90 ya se había reivindicado la patente para “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS INT.

CLS C 22C 18 – 00”. c. Aún cuando el uso de la “desreivindicación” constituya, en casos muy particulares, práctica común en Europa y Estados Unidos, no se configura como una razón jurídica válida para la concesión de la patente solicitada. La práctica anotada no está prevista en norma de procedimiento alguno y, por lo tanto, resulta inaplicable. b. Contestación por parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales - MITINCI.

El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, se opuso a las pretensiones de la demanda de la siguiente manera: “Al respecto debemos señalar que el uso de las des-reivindicaciones constituye una práctica común en Europa y los Estados Unidos, sin embargo cuando el asunto ya está reivindicado en una solicitud de patente que ha sido revelada con anterioridad, y que no esté publicada al tiempo de presentación de la solicitud posterior no constituye una razón implicante para que la Administración luego del análisis correspondiente de las reivindicaciones decida por otorgar el registro, mas aún si tiene en consideración la falta de novedad de la misma”. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia del 3 de diciembre de 2003, proferida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda presentada por la sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V., aduciendo: “NOVENO.- Que, de lo glosado precedentemente se puede concluir palmariamente que luego de una investigación y estudios practicados por la parte demandante ésta ha logrado una aleación nueva, a base de microaleciones, constituyendo por ende una invención; y que si bien es cierto tanto en la patente otorgada como en la denegada pueden estar presentes elementos comunes, los porcentajes de ellos difieren abismalmente, puesto que en el primero pueden estar presentes los mismo elementos como pureza inevitable, y no como base de la aleación como se colige de la segunda solicitud de patente de invención que fuera denegada, robusteciendo la conclusión que se trata de una novedad lograda a base de estudios de elementos químicos, y que como lógica tiene una aplicación industrial como lo es para Recipientes de Pilas Electroquímicas; por ende resulta susceptible de protección mediante el otorgamiento de la patente solicitada; tanto mas si en líneas generales los requerimientos de la Administración apuntan también a la protección frente a terceros, en el caso de autos, tanto la Patente otorgada como la denegada se refieren a un mismo titular”. 5.

Recurso de apelación contra la sentencia del 3 de diciembre de 2003, proferida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, con los siguientes argumentos: • En el ordinal noveno de la sentencia se encuentra contenida una afirmación absolutamente errónea desde el punto de vista del derecho de patentes: “tanto más si en líneas generales los requerimientos de la Administración apuntan también a la protección frente a terceros, en el caso de autos, tanto la patente otorgada como la denegada refieren a un mismo titular”.

Dicha afirmación está errada, ya que si el solicitante lograra hacer creer a la Administración que su segunda solicitud cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, lo que lograría en últimas sería extender el monopolio del titular sobre el mismo invento, evadiendo la limitación temporal que se impone a toda patente. • Es irrelevante si la solicitud de patente es objeto de comparación frente a una patente obtenida por un tercero o por el mismo solicitante, ya que, de todos modos, la solicitud analizada deberá cumplir de manera rigurosa con todos los requisitos que se imponen para acceder al derecho: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. • En relación con la prueba pericial, la Sala reparó en aspectos claramente intrascendentes, como que la denominación de una u otra solicitud eran diferentes; o abiertamente erróneos, como que exista novedad en la segunda solicitud a pesar que tienen los mismos elementos y las mismas propiedades que la patente ya obtenida. • La demandante describió el objeto de la solicitud en cuestión en forma idéntica a la solicitud presentada con el expediente N° 175940.

Al absolver dicha observación jamás negó la identidad que se presentaba y, por el contrario, lo que hizo fue presentar un escrito corrigiendo su solicitud N° 180436. Dicha corrección fue absolutamente insuficiente para diferenciar una solicitud de otra. • Decir que: “solicito exactamente lo mismo que la solicitud anterior, pero con la condición que sea diferente a ella”, no es argumento para que la Administración diferencie una solicitud y otra, sobre todo cuando ambas han sido encontradas idénticas. • El requisito procesal más importante de una solicitud de patente es la descripción clara y precisa de lo que se quiere patentar.

El escrito que corrigió la solicitud en lugar de ayudar al otorgamiento de la patente, terminó por descalificar totalmente dicha solicitud, ya que la misma no sólo adolecía del requisito de novedad, sino que ni siquiera cumplía con el requisito de claridad y precisión en la solicitud. • Aunque se admitiera que existe novedad en la solicitud, la existencia de nivel inventivo es imposible de sostener, ya que al momento de la solicitud la invención ya se encontraba en el estado de la técnica. • Decir que los elementos comunes de una y otra patente difieren abismalmente, es una apreciación que ni siquiera es compartida por el perito, ya que sencillamente no es cierta.

Lo que sí es cierto es la forma como se ha identificado el elemento indio en una y otra solicitud, ya que en la N° 175940 se incluye indio dentro del concepto de “impurezas inevitables”, pero en uno y otro caso los elementos son plenamente concordantes. • Lo anterior quiere decir que una invención estaba íntegramente comprendida dentro de otra.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre artículos 1, 2, 3, y 12, literal e) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de la patente de invención “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS”, fue presentada el 16 de enero de 1991, fecha en la cual, dicha normativa se encontraba vigente.

Lo anterior sin perjuicio de que alguna de las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. También se interpretará la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DecisiOn 85 Artículo 1 “Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones”.

Artículo 2 “Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente.

No obstante lo dispuesto en este artículo, no constituye pérdida de la novedad de la invención la divulgación hecha en el año anterior a la presentación de la solicitud, si tal divulgación resulta: a) De un abuso evidente en detrimento del solicitante o de su causahabiente, tales como sustracción de planos o documentos, infidencias o infidelidad del mandatario o de los colaboradores o trabajadores del inventor, espionaje industrial u otros similares; y b) Del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición realizada y reconocida oficialmente en uno de los Países Miembros o que hubiere realizado experimentos para comprobar su aplicación industrial”.

Artículo 3 “Una invención será susceptible de aplicación industrial si su objeto se puede fabricar o utilizar en cualquier clase de industria”. Artículo 12 “A la solicitud deberá acompañarse: ( ) e) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla; (…)” DECISION 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Requisitos de patentabilidad en el Régimen de la Decisión 85. C. Descripción de la invención en la solicitud de patente bajo el régimen de la Decisión 85. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando el derecho concedido bajo su vigencia; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental”.

“…la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.[2] A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de otorgamiento de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

Recientemente, el Tribunal sobre el tema ha señalado que: “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A + GRÁFICA)”. (Proceso 154-IP-2004, Interpretación prejudicial de 9 de marzo de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “ANODO DE ALEACIÓN DE ZINC EN FORMA DE CILINDRO O DE PLACA PARA BATERIAS O PILAS ELECTROQUÍMICAS” se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es ésta la normativa sustancial aplicable al caso bajo estudio.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 85, y desarrollados por los artículos 2 y 3 de dicho cuerpo normativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son dos los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso y ser susceptible de aplicación industrial.

Se advierte, en efecto, que bajo el régimen de la Decisión 85 no se establece el nivel inventivo como requisito de patentabilidad, como si se hace desde la aparición de la Decisión 311. Al analizar el cambió normativo en este aspecto, el Tribunal ha discurrido así: “El artículo 1º de la Decisión 311 que sustituyó integramente a la Decisión 85, mantuvo "la novedad" como requisito para la concesión de patentes, pues dice: "Artículo 1º.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo".

(El subrayado es nuestro). O sea que a los requisitos previstos por el artículo 1º de la Decisión 85: ser nuevas creaciones, susceptibles de aplicación industrial, se añade explícitamente el nivel inventivo. El artículo 1º de la Decisión 313 sustitutiva de la Decisión 311 recoge in extenso el artículo 1º de la Decisión sustituida no añadiendo, ni quitándole término alguno. Finalmente el artículo 1º de la Decisión 344 en vigencia, establece: "Artículo 1º.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(El subrayado es nuestro)”. (Proceso N° 06-IP-96. Interpretación Prejudicial del 9 de diciembre de 1994). Se advierte, igualmente, que el artículo 1 de la Decisión 85 plantea como objeto de patente de invención dos creaciones, a saber: 1. Las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial. 2. Aquellas que perfeccionen las anteriores.

En relación con la segunda clase, se debe tener en cuenta que dichas creaciones también deben cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial, ya que no se podría patentar una creación de perfeccionamiento que ya esté comprendida en el estado de la técnica y que no tenga aplicación industrial. En relación con estas creaciones el Tribunal se ha referido de la siguiente manera: “En el artículo 1 están previstas las patentes de invención, ya sean de productos o de procesos, que protegen "las nuevas invenciones", y las patentes de perfeccionamiento o de mejora.

La novedad requerida para una y otra clase de patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de las patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo.

El inventor puede, en este caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente.” (Proceso 6-IP-89. Interpretación Prejudicial del 31 de octubre de 1989) En relación con los dos requisitos de patentabilidad anotados, se tiene lo siguiente: 1. De la novedad de la invención: Con base en lo que dispone el artículo 2 de la Decisión 85, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

En relación con lo anterior, el Tribunal ha sostenido: “…La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva”.

(Proceso N° 15-IP- 95. Interpretación Prejudicial del 26 de septiembre de 1997). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio adecuado para permitir su ejecución, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

Sobre el particular el Tribunal ha manifestado: “El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no ha sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad.” (Proceso N° 6-IP-89.

Interpretación Prejudicial del 31 de octubre de 1989). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” [3] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha expresado: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.[4]”.

(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial del 17 de marzo de 2004). Por último, la fecha de presentación de la solicitud de patente es el momento que se debe tener en cuenta para apreciar la novedad, es decir, para comparar la invención con el estado de la técnica. Lo anterior tiene como efecto que si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente de invención, ya que dicho invento carecería del requisito de novedad.

No obstante lo anterior, la norma analizada establece dos excepciones a la pérdida de novedad por la divulgación del invento realizada en el año anterior a la presentación de la solicitud: “a) De un abuso evidente en detrimento del solicitante o de su causahabiente, tales como sustracción de planos o documentos, infidencias o infidelidad del mandatario o de los colaboradores o trabajadores del inventor, espionaje industrial u otros similares; y b) Del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición realizada y reconocida oficialmente en uno de los Países Miembros o que hubiere realizado experimentos para comprobar su aplicación industrial.” 2.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier clase de industria, tal y como lo manifiesta el artículo 3 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. Sobre la interpretación del artículo 3 de la decisión 85, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “La doctrina relacionada con la aplicación industrial, aplicable a lo establecido sobre la materia en el artículo 3º de la Decisión 85 se refiere a que ‘habrá aplicación industrial cuando el efecto de la invención induzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial’ entendiendo por industria ‘la actividad que persigue por medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útil las fuerzas naturales para la satisfacción de las necesidades humanas’ (Carlos Correa, “DERECHO DE PATENTES”, págs. 22 y 23).

La identificación de una invención se basa en que con ella se obtenga un resultado útil, en cuanto a su objeto, a su aplicación y a los resultados: " El objeto de la invención debe consistir en un medio para que el hombre opere sobre la naturaleza o la materia. En cuanto a su aplicación, es necesario que la cosa inventada pueda ser fabricada o utilizada.

Por último, la invención ha de conducir a la obtención de un resultado industrial…” El profesor Carlos Fernández Novoa en su obra “La Modernización del Derecho Español de Patentes" se concreta a las razones de la patentabilidad como estímulos al desarrollo de la industria y de la tecnología. Entiende por el término ‘industrias’ la acepción del término en el sentido más amplio, comprensivo de cualquier actividad, catalogándose dentro de ésta, tanto la fabricación y distribución de bienes como de servicios no solamente en el sector industrial propiamente dicho sino en las actividades primarias (agricultura, minería, pesca, etc.)”.

(Proceso N° 11-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de abril de 1998). C. DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN EN LA SOLICITUD DE PATENTE EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El artículo 12 de la Decisión 85 señala los documentos anexos que deberán acompañar a la solicitud de patente de invención, entre los cuales se encuentra el literal d, que dispone: “La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla”.

Respecto de lo que se debe entender por una persona versada en la materia, el Tribunal, basándose en el concepto de experto medio, ha manifestado: “Con relación a lo que debe entenderse por ‘una persona versada en la materia’, el Tribunal ha sostenido que: ‘El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención’ (Proceso 43-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)”.

(Proceso 45-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 8 de junio de 2005) La descripción clara y completa de la invención, tal y como lo señala la norma estudiada, no puede obviarse de ninguna manera, ya que cumple con unas funciones esenciales en relación con la patente de invención y, además, si este requisito esencial llegare a faltar, la Oficina Nacional Competente puede formular reparos al solicitante, de conformidad con el artículo 15 de la Decisión 85.

La descripción clara y completa de la invención tiene las siguientes funciones: • Es la manera por medio de la cual los interesados acceden a la información acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención y, en consecuencia, es la forma de poder ejecutar la invención cuando estén legalmente habilitados para ello. • Es un factor imprescindible para delimitar el ámbito de la patente. • Constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones.

Este punto es de suma importancia, ya que son éstas las que definen lo que constituye el contenido técnico inventivo sobre el cual la patente otorgará un derecho exclusivo. Sobre este punto, Guillermo Cabanellas en su libro “Derecho de las Patentes de invención”, ha dicho: “La descripción ha de referirse a la invención o invenciones objeto de las reivindicaciones.

Ello es necesario para que la descripción cumpla con sus funciones esenciales. La técnica, ampliamente difundida en el Derecho Comparado, de que la solicitud de patente incluya descripciones y reivindicaciones, y que ambas determinen conjuntamente – con la incidencia que en cada caso corresponde- el contenido y efectos de la patente, tiene motivos prácticos sólidos.

Las reivindicaciones adoptan una redacción determinada por la necesidad de fijar el campo jurídico de los derechos exclusivos derivados de la patente. Tal redacción adopta una metodología especial, dirigida a establecer del modo más preciso posible el contenido técnico inventivo respecto del cual la patente otorgará un derecho exclusivo…”.[5] De conformidad con el concepto de reivindicación y su importancia en relación con la delimitación del campo jurídico de los derechos exclusivos derivados de la patente, no es posible, a petición del solicitante, sacar del ámbito de protección de la misma, alguna o algunas reivindicaciones con miras a presentar una nueva solicitud.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

SEGUNDO: Bajo el régimen de la Decisión 85, la novedad y la aplicación industrial constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: La descripción clara y completa de la invención es un requisito formal e infaltable, ya que es la manera por medio de la cual los interesados acceden a las reglas técnicas que constituyen la invención, es un factor imprescindible para delimitar el ámbito de la patente y constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones.

De conformidad con el concepto de reinvindicación y su importancia en relación con la delimitación del campo jurídico de los derechos exclusivos derivados de la patente, no es posible, a petición del solicitante, sacar del ámbito de protección de la patente, alguna o algunas reivindicaciones con miras a presentar una nueva solicitud de patente.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2072-2004, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de mayo de 2005. Proceso Nº 154-IP-2004. Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”. [3] ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. [4] CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. [5] CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 68.