PROCESO 32-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 70 y 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.
Expediente Interno Nº 242/93-MP. Actor: ROBERT BOSCH GMBH. Marca: “BOSCH”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.
Magistrado consultante: doctor Luis Rosero Morales. VISTOS: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 30 de marzo del 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes: Demandante: ROBERT BOSCH GMBH. Demandados: MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 1.2. Hechos Relevantes. 1.1. La demanda. Dice el demandante que la marca “BOSCH” de Robert Bosch GMBH fue inscrita en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 30 de diciembre de 1954 con el número 589, vigente hasta el 30 de diciembre de 1989.
Que el 15 de diciembre de 1989, solicitó la renovación del registro de la marca “BOSCH” cumpliendo con los requisitos legales establecidos para el caso y “con las exigencias de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, constantes en el oficio 1675-DNPI, del 30 de abril de 1990, que exigía que se presente el poder respectivo y la prueba de uso de la marca “BOSCH” ”.
Agrega que el 17 de enero de 1992 se expidió la providencia N° 92 0567, por la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial declara caducado el registro de la marca “BOSCH” alegando no haberse dado cumplimiento oportuno a los requerimientos efectuados en el oficio N° 1675-DNPI-MICIP de 30 de abril de 1990; sin embargo, aclara que el referido oficio nunca le fue notificado.
El 5 de marzo de 1992, presentó un memorial solicitando la revocatoria de la providencia N° 92 0567 de 17 de enero de 1992, con base en que el pedido realizado en el oficio N° 1675 DNPI-MICIP del 30 de abril de 1990 fue cumplido oportunamente. El Director Nacional de Propiedad Industrial a través de providencia N° 92 3016 de 21 de julio de 1992, notificada el 29 del mismo mes y año, niega la revocatoria solicitada y mantiene la declaratoria de caducidad de la marca “BOSCH”.
Con el objeto de agotar la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la ley nacional vigente a ese momento, presentó un reclamo administrativo fundamentado en los hechos antes relatados. La Autoridad Nacional Competente el 20 de enero de 1993, por medio de la Resolución N° 0094, resolvió “Rechazar por improcedente tanto la petición de revocatoria de la providencia N° 920567 de 17 de enero de 1992, notificada el 24 de los mismos mes y año correspondiente al trámite N° 8850/89 de 15 de diciembre de 1989, como la reclamación administrativa.” 1.2.
La contestación a la demanda. • El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contestó la demanda planteando las excepciones que se resumen a continuación: 1. Caducidad del derecho para accionar y prescripción de la acción contenciosa administrativa. 2. Incompetencia del Tribunal en razón del grado, ya que al no haberse agotado la vía administrativa, no puede acudirse a la vía contenciosa. 3.
Nulidad del proceso por incompetencia del Tribunal. 4. Validez de las Resoluciones N° 94 0567 y 92 0567, emitidas por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y por el Director Nacional de Propiedad Industrial, respectivamente, por guardar conformidad con la legislación vigente en la materia. 6. Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • El Procurador General del Estado, contestó a la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 1.
La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta. 2. Que el acto impugnado fue emitido legalmente por emanar del funcionario competente para dictarlo. 3. Improcedencia del recurso, porque se debió demandar la nulidad de la Resolución, por omisión de notificación. 4. Falta de derecho del actor por presentar el reclamo administrativo fuera del término legal, y cuando el acto que se impugna ya se encontraba ejecutoriado. 5.
Caducidad del derecho del demandante y prescripción de la acción. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Las normas cuya interpretación prejudicial solicita el consultante son los artículos 70 y 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de la renovación de la marca “BOSCH”, y el artículo 89 de la Decisión 311, vigente al momento de dictarse el acto administrativo que denegó la renovación de la marca.
La interpretación prejudicial versará únicamente sobre los artículos de la Decisión 85 solicitados por el consultante por ser los aplicables al caso planteado, ya que es ésta la norma aplicable en virtud de la fecha de presentación de la solicitud de renovación del registro de la marca “BOSCH”. Se realizará la interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Decisión 85 Artículo 70 “Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro.” (…) Artículo 84 “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.” Artículo 85 “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la legislación de los respectivos Países Miembros, anterior a la vigencia del presente Reglamento, subsistirá por el tiempo que fue concedido.
En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene. Los plazos previstos en los artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento.
Las solicitudes en trámite se sujetarán a lo dispuesto en este Reglamento.” 4. Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: aplicación de la Decisión 85 en el tiempo; la renovación del registro de una marca al amparo de la Decisión 85; aspectos sobre propiedad industrial no contenidos en la Decisión 85. 4.1.
Aplicación de la Decisión 85 en el tiempo. La marca BOSCH obtuvo su registro el 30 de diciembre de 1954 el que estaba vigente hasta el 30 de diciembre de 1989; el titular del registro solicitó la renovación de la marca el 15 de diciembre de 1989. Según el contenido del artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se entiende que la norma aplicable al presente caso es la Decisión 85, ya que aunque el registro de la marca se concedió de acuerdo a la legislación nacional que existía con anterioridad a la vigencia de la referida Norma Comunitaria, que empezó a regir desde el 5 de junio del 1974, los asuntos referentes a la renovación del registro marcario se rigen por la Decisión mencionada.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la aplicación de la Decisión 85 a las solicitudes de renovación de registro de marca, concedidos con anterioridad a la vigencia de esta Decisión ha dicho: “era necesario establecer los mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes, en diversas fases de desarrollo, fueran atendidas y consideradas.
En esta forma previó en primer término la situación de los derechos adquiridos. En tal sentido, optó por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido.” ( ) “El derecho concedido será afectado por la primacía del derecho comunitario, al disponerse que en cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento (la Decisión 85) contiene.”[1] “El artículo 85, refuerza lo dispuesto anteriormente, al sostener que todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la ley interna, anterior a la vigencia de la Decisión 85 dentro del País respectivo, subsistirá por el tiempo en que haya sido concedido y todo lo relativo a su uso, goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas se someterán a la ley andina.”[2] 4.2.
La renovación del registro de una marca al amparo de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El artículo 85 de la Decisión 85 establece en relación con el registro de marca concedido con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma que el derecho subsistirá por el tiempo que fue concedido el registro. Corresponde el trámite de la renovación conforme a las prescripciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El artículo 69 de la mencionada Decisión establece que un registro marcario durará por cinco años contados desde la fecha en que fue otorgado y puede ser renovado indefinidamente por períodos de cinco años. El artículo 70 de la citada Decisión, expresa que el interesado puede acceder a la renovación del registro de marca en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina una vez que cumpla con el requisito de demostrar el uso de la marca ante la respectiva oficina nacional competente.
No define la norma lo que se entiende por uso de la marca, sin embargo la Jurisprudencia Comunitaria Andina ha expresado al respecto que: “se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. La exigencia del uso de la marca, a objeto de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.”[3] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha elaborado criterios jurisprudenciales sobre la figura de la renovación del registro de marcas así: “La renovación no significa la creación de un derecho a la marca sino su continuidad en el uso exclusivo (Proceso N° 13-IP-95, G.O.A.C. N° 207 de 29 de abril de 1995)”.
“Tanto la Decisión 85, como las posteriores 311, 313 y la 344 han querido conferir al procedimiento de renovación el carácter de inmediato, para evitar un perjuicio al titular marcario en la suspensión temporal de su derecho por la falta oportuna de renovación”. “El artículo 70 disponía que para “tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar ante la Oficina Nacional Competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier “País Miembro”, lo que a criterio de este Tribunal se “refiere a una efectiva utilización como signo que distinga a un producto o servicio que está en el mercado y que por tanto llega a los consumidores”, y que será acreditado “en un determinado mercado y en determinado tiempo”.
(Proceso 1-IP-91, G.O.A.C. N° 78 de 18 de marzo de 1991, “Jurisprudencia ” Tomo II, Pág. 152).” “El artículo 70 requiere que se esté utilizando en el País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide…” “La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto su omisión invalida por sí misma la renovación y hace extinguir el registro de la marca.” “Si la norma comunitaria no prevé el trámite de renovación de marcas o éste es incompleto, deberá el juez aplicar el derecho nacional en base del principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85.” “Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica, el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular.
El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación, una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo”. No ejercitar ese derecho, significaría “por lo tanto hacerlo extinguir”. “La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducido en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere”.
(Criterio ratificado en los Procesos N° 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95).” “Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público "[4] 4.3. Aspectos de propiedad industrial no contenidos en la Decisión 85.
Dentro de un sistema de integración la potestad legislativa recae sobre el legislador comunitario sobre materias atribuidas; por ello el legislador nacional queda inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho comunitario vigente. El artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que “los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.” El principio de complementariedad consagrado en esta norma significa que la legislación nacional puede versar únicamente sobre asuntos no regulados en la normativa comunitaria andina; por lo tanto, no es admisible bajo ningún concepto que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos contenidos en la legislación comunitaria.
El principio de complemento indispensable consagrado por la normativa comunitaria andina desde la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena otorga a los Países Miembros la potestad de fortalecer o complementar a través de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, potestad que, por ende, no se otorga cuando la norma comunitaria es suficiente para aplicar o desarrollar una figura.
Sobre la necesidad de complementación de la norma comunitaria en lo relativo a la renovación del registro de marcas, el Tribunal precisó lo siguiente en la sentencia dictada en el proceso N° 02-IP-96, reiterado en el proceso N° 121-IP-2004. “Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”.
“En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso N° 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (G.O.A.C. Nº 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.
Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.”[5] No es dable que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas y que no modifiquen o alteren su contenido y alcance.
La legislación interna puede referirse exclusivamente a asuntos no regulados en lo absoluto por el ordenamiento comunitario andino, por lo tanto, la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre tales aspectos regulados por la Legislación Comunitaria. De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Según el artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es esta la norma aplicable a la solicitud de renovación del registro de marca aunque el registro de la misma se haya concedido de acuerdo a la legislación nacional que existía con anterioridad a la vigencia de la referida Norma Comunitaria, que empezó a regir desde el 5 de junio del 1974.
SEGUNDO: De conformidad con la Decisión 85, la renovación de una marca depende de dos aspectos: la prueba de uso de la marca y la presentación de la solicitud antes del vencimiento del plazo de expiración del registro.
TERCERO: El artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que “los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.” Sin embargo, la legislación nacional puede versar únicamente sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la normativa comunitaria andina; por lo tanto, no es admisible bajo ningún concepto que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos contenidos en la legislación comunitaria.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 242/93-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 25 de mayo de 1988. Proceso N° 01-IP-88. Patente de invención: “COMPOSICION QUE COMPRENDE UN PRODUCTO HERBICIDA ACTIVO Y UN AGENTE MODIFICADOR DE SU EFECTO HERBICIDA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33 de 26 de julio de 1988. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 29 de julio de 1988.
Proceso N° 02-IP-97. Marca: “RIOCLARO + gráfica”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 393 de 14 de diciembre de 1998. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de marzo del 2004. Proceso N° 17-IP-2004. Caso: “CIGARRERA BIGOTT SUCS, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANULACION, OBJETIVO O POR EXCESO DE PODER, EJERCIDO CONTRA LA RESOLUCION Nº 0936405, DEL 24 DE MARZO DE 1994”.
Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1061 de 29 de abril de 2004. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso N° 03-IP-96. Marca: “DARIEN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 de 14 de abril de 1997. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 6 de octubre del 2004. Proceso N° 121-IP-2004. Marca: “FRUCOLAC”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 de 12 de noviembre de 2004.