Año XXII - Número 1207 Lima, 16 de junio de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 22-IP-2005.- Proceso 26-IP-2005.- Proceso 27-IP-2005.- Proceso 32-IP-2005.- Proceso 34-IP-2005.- Pág. Interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio de los artículos del 121 a 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 32, 33 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Expediente Interno Nº 2488-2003.

Actor: Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Marca Figurativa: “Diseño rectangular de la figura de cuatro tigres encontrados de a par en extremos opuestos, destacando en el centro franjas horizontales con pintas que asemejan una piel de tigre” Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal d), 83 literal d) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1943-2003.

Actor: CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL DEL PERÚ. S.A.C. Marca: “NORTEÑO GRANEADITO” Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00268. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ESPAÑOLA” Interpretación Prejudicial de los artículos 70 y 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 242/93-MP. Actor: ROBERT BOSCH GMBH. Marca: “BOSCH” Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador.

Marca: MONTECARLO. Actor: R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. Proceso interno Nº 2789-LR Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 16/06/2005 2.48 PROCESO 22-IP-2005 Interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio de los artículos del 121 a 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 32, 33 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Expediente Interno Nº 2488-2003.

Actor: Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Marca Figurativa: “Diseño rectangular de la figura de cuatro tigres encontrados de a par en extremos opuestos, destacando en el centro franjas horizontales con pintas que asemejan una piel de tigre”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Magistrada Ponente Doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante auto de fecha marzo dieciocho (18) de 2005 consideró que si bien la solicitud de interpretación prejudicial no se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, resultaba viable su admisión en razón a que de los documentos anexados se puede extraer la información que conforme a las normas citadas requiere la procedencia de la consulta formulada. 1.

Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes. Demandante: FABRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

Tercero Interesado: ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. 1.2.

HECHOS RELEVANTES. a) Los hechos. El 31 de marzo de 1999, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., (Perú), solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “CONSTITUIDA POR EL DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE”, registrada a favor de la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en que la marca no ha sido utilizada por su titular o por terceros autorizados en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela, durante los tres años precedentes a la interposición de la solicitud.

La Oficina de Signos Distintivos, por medio de la Resolución Nº 334-2001/OSD-INDECOPI, de fecha 22 de enero del 2001, declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. El 20 de febrero del 2001, la FABRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A., “apeló del pronunciamiento de la Oficina, elevándose los actuados a la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI”.

El 26 de abril del 2001, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. GACETA OFICIAL Con fecha 7 de septiembre del 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI emite la Resolución Nº 1229-2001/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución Nº 334-2001/OSD-INDECOPI, y en consecuencia, se ordenó la cancelación del registro referido en este proceso.

El 13 de noviembre del 2001, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa en la que solicita que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 1229-2001/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución N° 334-2001/OSDINDECOPI. El 02 de diciembre del 2002, se expide la Resolución N° 1101-2002/TPI-INDECOPI, dictada por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, que cancela el registro de la marca.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en sentencia del 14 de julio de 2003 declaró INFUNDADA la pretensión de la FABRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. El 29 de septiembre del 2003, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpone recurso de apelación con la pretensión de que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Administrativa N° 1101-2002/TPI-INDECOPI. b) La demanda.

La demandante señala que la administración basó la cancelación del registro en la supuesta falta de uso de su marca, sin tener en cuenta que el hecho de defender judicialmente su marca durante más de cuatro años, prueba la utilización de aquélla. Que, además como prueba en el proceso presentó facturas de los años 1997, 1998 y 1999, es decir, de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación del registro; sin embargo, tales documentos no fueron valorados por la Oficina de Signos Distintivos.

Añade que la sentencia dictada en el presente proceso es nula, por habérsele limitado al demandante su derecho a la defensa y al debido proceso. Señala que la norma aplicable en este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 16/06/2005 3.48 Cartagena que se encontraba en vigencia a la fecha de la solicitud de cancelación del registro marcario.

La FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A., entre sus argumentos destacó que es público y notorio que las frazadas “Tigres” son exclusivas de su empresa. Finalmente expresa que: “La sentencia despoja a nuestra empresa de su registro de marca, causándonos evidente perjuicio económico, además de sancionarnos con el pago de costos y costas de juicio, lo que agrava nuestra ya delicada situación económica, por lo que debe ser revisada y enmendada en este extremo.” c) Contestación a la demanda.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI., dentro del presente proceso destaca que: “el hecho de que los representantes de la empresa Anglo American Trading Co. S.A., quienes solicitan en nombre de ésta la cancelación del certificado de registro No 25543, sean las mismas personas que anteriormente solicitaron la nulidad de dicho registro en representación de la empresa Textiles Fruto del Telar S.A., no denota en forma alguna un accionar doloso por parte de dichas personas, pues, como hemos visto, las acciones de nulidad y cancelación son mecanismos disímiles que contempla la legislación marcaria ”.

La Oficina Nacional Competente expresa que el uso de la marca “debe evaluarse desde su perspectiva de mercado”, y el hecho de que el actor defienda judicialmente el otorgamiento de su registro, no puede considerarse como prueba de uso de la marca. En cuanto a la afirmación de la demandante de que ciertos medios de prueba no fueron tomados en cuenta por el INDECOPI, la administración afirma que a través de la presentación de los documentos que se emitieron por la venta de los productos denominados FRAZADAS TIGRE MODELO TIGRE, o FRAZADAS DE FIBRAS ACRILICA - MODELO TIGRE, no se demostró el uso efectivo de la marca en el mercado.

En momento alguno las Resoluciones demandadas han afirmado que la marca cancelada haya sido utilizada como diseño industrial y no como marca de producto; lo que la administración GACETA OFICIAL expresó es que “en las pruebas presentadas por la demandante con el propósito de acreditar el uso de dicha marca, se apreciaban las frases MODELO TIGRE o FRAZADAS MODELO TIGRE, las cuales identificaban un modelo específico de la frazada.” De lo anterior se desprende “que la Resolución expedida por el Tribunal del INDECOPI no se ha pronunciado en modo alguno respecto a que la marca cancelada sea un diseño industrial, lo único que sí se ha determinado es que el titular de la misma no logró acreditar de manera suficiente su uso”.

El INDECOPI expresó que “La demandante no ha acreditado que la marca materia de cancelación sea derivada de la marca registrada bajo certificado N° 25543. Además, el hecho que una marca tenga la calidad de derivada no la exime de la exigencia del uso para mantener su registro”. Expresa que los actos demandados fueron expedidos conforme a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El tercero interesado ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., contesta a la demanda expresando que: “la controversia debe resolverse de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486”. Considera que la Oficina Nacional Competente valoró las pruebas conforme a la ley, y destaca el hecho de que la marca inscrita bajo certificado Nº 25543 no había sido utilizada por la demandante durante el período legal comprendido entre el 31 de marzo de 1996 y el 31 de marzo de 1999; finalmente expresa que las Resoluciones dictadas por el INDECOPI fueron expedidas de acuerdo a la ley y, por consiguiente, la demanda debe ser declarada infundada en todos sus extremos con expresa condena de costos y costas. 2.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 16/06/2005 4.48 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del expediente interno, en el resumen de la causa menciona como normas materia de la interpretación los artículos 165, 166, 167, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. La interpretación prejudicial versará sobre los artículos 108,109 y 110 de la Decisión 344 bajo cuya vigencia se presentó la solicitud de cancelación del registro de la marca por falta de uso y sobre la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 Además, dado el contenido de la solicitud, se incluirá de oficio la interpretación de los artículos referentes a la interpretación prejudicial, es decir, del 121 al 128 del Estatuto, y los artículos 32, 33 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 (…) Artículo 108 La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre utilización de marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a GACETA OFICIAL la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en donde se solicita la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. 16/06/2005 5.48 y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

(….) Decisión 486 (…) Disposición Transitoria Primera Asimismo, la oficina nacional competente cancelara el registro de una marca, a petición de un titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. Artículo 109 Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada. Artículo 110 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 4.

Aspectos a ser tratados en la providencia: El Tribunal se referirá, de manera principal a los siguientes temas: La interpretación prejudicial; tránsito de la norma comunitaria; el uso de la marca y su prueba; y la cancelación del registro de marca. 4.1. La interpretación prejudicial: Las solicitudes de interpretación prejudicial que formulen los Órganos Judiciales Nacionales de- GACETA OFICIAL ben someterse al cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Número 680 del 28 de junio de 2001), cuyo texto expresa: “Artículo 125: Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a. El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b. La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c. La identificación de la causa que origine la solicitud; d. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta”.

Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalan la competencia de este órgano para realizar la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, precisando que corresponde al Juez Nacional la aplicación de dicho ordenamiento comunitario al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas.

“La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el 16/06/2005 6.48 órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.1.1.

De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina –contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina–, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno –o si sólo fueren procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (Sentencia del 3 de diciembre de 1987, dictada en el expediente 01-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988)–, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a so- GACETA OFICIAL licitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida ….

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –jueces nacionales de única o de última instancia–, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997). 4.1.2.

De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 4.1.3.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en tor- 16/06/2005 7.48 no a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497, del 18 de octubre de 1999). 4.1.4.

De la competencia del Tribunal. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). 4.1.5. De las obligaciones del Juez consultante. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación”. (Criterios reiterados en las sentencias dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP2002, del 5 de febrero de 2003, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003; y en el expediente N° 141-IP-2003, de 4 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. GACETA OFICIAL 16/06/2005 8.48 N° 1041, de 4 de marzo del mismo año, caso “SUPER CHOO”)”. 1 Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: 4.2.

Determinación de la legislación aplicable y consideraciones acerca del tránsito legislativo. Ratificación de la jurisprudencia sobre aplicación de la ley en el tiempo. “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) En el caso planteado, del examen de los hechos se desprende que la solicitud de cancelación del registro de marca fue presentada el 31 de marzo de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344, mientras que las Resoluciones del INDECOPI que resolvieron tal solicitud fueron proferidas cuando la Decisión 486 ya se encontraba vigente.

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 2 De manera que a fin de determinar la norma aplicable el juez nacional debe acoger los siguientes criterios: Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Por ello, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Intelectual.

Tales criterios han sido reiterados en nu- 2 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 116-IP-2004. Auto de 29 de septiembre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004.

GACETA OFICIAL merosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 3 16/06/2005 9.48 vigente para la fecha de la solicitud de cancelación de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la extinción del derecho sobre la marca.

Ello por cuanto en la norma de carácter sustancial se contienen las razones por las cuales se puede cancelar un registro de marca, las causales para la cancelación y los medios de prueba que se pueden hacer valer, ya que tanto el titular del registro como los terceros interesados encuentran involucrados sus derechos, el primero a mantener vigente el registro y los segundos a solicitar su cancelación, conforme a las regulaciones de orden sustantivo de la norma vigente a la fecha de la solicitud de cancelación. Además, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De manera que solo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 respecto de las solicitudes de cancelación de registro de marca presentadas con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la Decisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas.

Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a: A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial 1) Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. 2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486. 3 GACETA OFICIAL De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos se desprende que la petición de cancelación de registro de marca número 25.543 presentada por ANGLO AMERICAN TRADING CO.

S.A. se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los motivos para solicitar la cancelación de registro de marcas por falta de uso, cómo se probaba tal uso, cuándo se entendía que la marca había sido usada, a quién correspondía la carga de la prueba del uso y las razones por las cuales, a pesar de la falta de uso de la marca, no procedía la cancelación de la misma.

(Sección IV de la Decisión 344 que reglamenta el tema DE LA CANCELACION DE LA MARCA.) Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula la figura de la cancelación del registro de marca, en razón de la ultractividad de la ley; sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido. 4.3.

El uso de la marca. Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello el artículo 110 de la 16/06/2005 10.48 Decisión 344 establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.

Conforme la norma en estudio, también se considera usada la marca cuando ella se refiera a productos destinados exclusivamente a la exportación. La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para que no proceda la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su aceptación. Al respecto el Tribunal, interpretando los artículos 99 de la Decisión 311, 98 de la Decisión 313 y 108 de la Decisión 344 sobre requisitos de uso, señaló lo siguiente: “ Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344 ”.

(Proceso 17-IP-95, G.O.A.C. N° 199 de 26 de Enero de 1996). GACETA OFICIAL 16/06/2005 11.48 4.3.1. Prueba de uso “La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

La aplicación de los principios procesales sobre la carga de la prueba de un hecho, indica que ésta recae sobre quien lo alega en su propio beneficio y debe estar prevista expresamente en la ley para que pueda aplicarse. Este principio de la carga de la prueba está consagrado en el derecho comunitario andino, así: a) En el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso durante un período de tres años consecutivos precedentes, contados desde que se inicie la acción de cancelación del registro, cuando establece que “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre utilización de marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en donde se solicita la cancelación. b) También está a cargo del titular de la marca la obligación de probar que el no uso de la misma se ha debido a causa justificada, de fuerza mayor o caso fortuito, detallada en el artículo ya mencionado. Así: Asimismo, la oficina nacional competente cancelara el registro de una marca, a petición de un titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

No establece la normativa andina el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país. Es de anotar para efectos de la presente sentencia, la necesidad de que la prueba de uso se produzca ex ante al ejercicio de la acción de cancelación de la marca por falta de uso y que no basta con la simple afirmación de que la marca esté siendo usada en un momento determinado.

Al tenor de lo establecido en el mismo artículo 108, constituyen medios de prueba idóneos para demostrar la utilización de una marca, las facturas comerciales, los inventarios de mercancías identificadas con la marca certificada por una firma de auditores y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro. El artículo 110 de la Decisión 344 establece como presunción legal de uso de la marca que los productos o servicios que la marca distingue hayan sido puestos en el comercio, o se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, disposición que plantea un aspecto típico de derecho probatorio en el sentido de que el supuesto legal que deba darse por conocido – hecho indicador- tendrá que probarse con antelación al momento de invocar la presunción, en este caso, a la solicitud de cancelación de marca. 4.3.2.

La obligación de uso de la marca. La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien GACETA OFICIAL material, pues siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o un producto.

Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa, (“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Ed. Montecarvo, Madrid, 1984, pág. 23), la unión entre el signo y el producto es obra del empresario y esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores no la capten y retengan en su memoria. La unión entre signo y producto constituye una marca únicamente “en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca”.

El profesor Fernández Novoa en la obra citada asigna como finalidad esencial de la obligación de uso de la marca, la de aproximar la realidad formal del registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado, lo cual coincide con el derecho comparado al cual acude el mismo autor, que uniformemente establece la carga de la prueba del uso marcario en cabeza de su titular.

Así, en Alemania el uso obligatorio de la marca tiene tal fuerza que su ausencia puede surtir efectos jurídicos en diversas fases de la vida de la marca registrada, por ejemplo en el procedimiento de oposición suscitado con motivo de la solicitud de inscripción de una marca en el registro, que exige acreditar el uso de la marca, la posibilidad de ejercer la acción de cancelación de una marca no utilizada en un plazo de tres años.

El Tribunal, al referirse al riesgo de confusión entre dos marcas, señaló con respecto al uso de la marca que “no tanto desde el punto de vista teórico sino práctico la marca no cumple sus funciones y sus objetivos mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento a través de la comercialización de productos y servicios. Marca que no es usada por un tiempo determinado, está condenada a su cancelación, conforme al artículo 108 de la Decisión 344.” (Proceso N° 12-IP-96, de 7 de Abril de 1997).

La legislación francesa ha instaurado el principio del uso obligatorio de la marca registrada y consagra la carga de la prueba en cabeza del titular de la marca pretendidamente usada. En la ley uniforme del Benelux la extinción del derecho de la marca por no uso se produce ipso jure. En el derecho español la marca es susceptible de caducidad por falta de uso, pudiendo ser 16/06/2005 12.48 declarada de oficio por el registrador de la propiedad industrial.

La ley comunitaria andina, por su parte, señala dos efectos jurídicos por el no uso de la marca: la cancelación del registro contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 y la limitación al derecho de oposición a importaciones establecida por el artículo 107 de la misma Decisión. En desarrollo de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Toda solicitud de Interpretación Prejudicial debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

SEGUNDO: La norma sustancial no tendrá efectos retroactivos. De manera que presentada una solicitud de cancelación de registro de marca, solo las etapas del trámite que no se encuentren cumplidas para la fecha de entrada en vigencia de una nueva disposición serán regidas por las regulaciones procesales que ésta contenga.

TERCERO: La cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho sobre la misma; el propósito de la acción de cancelación de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazo exigido en la ley comunitaria, y de ser procedente, cancelar el registro. Al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los térmi- GACETA OFICIAL 16/06/2005 13.48 nos señalados en el artículo 108 de la Decisión 344.

CUARTO: Según las normas citadas se incurre en la causal de cancelación de una marca cuando ella no se hubiere utilizado, sin causa justificada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción. Corresponde al titular de la marca demostrar que la ha utilizado de manera real y efectiva, cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar la eficacia de su uso.

Corresponde a la autoridad nacional competente, dentro de criterios de justicia y de equidad, establecer si el uso de la marca ha cumplido con tales elementos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 24882003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 26-IP-2005 Interpretación prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal d), 83 literal d) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1943-2003.

Actor: CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL DEL PERÚ. S.A.C. Marca: “NORTEÑO GRANEADITO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrada consultante: doctora Elcira Vásquez Cortez. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprenden los elementos GACETA OFICIAL 16/06/2005 14.48 exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de marzo del 2005. 1.

Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL DEL PERÚ. S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

Tercero Interesado: ALICORP S.A. 1.2. Hechos Relevantes. a) La Demanda. La demanda pretende la nulidad de los actos proferidos por el INDECOPI de la República del Perú, mediante los cuales se concedió el registro de la marca mixta NORTEÑO GRANEADITO, solicitada el 1 de octubre de 1997 para distinguir arroz de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), solicitud que se tramitó en el expediente administrativo Nº 9748973.

El 12 de diciembre de 1997 la empresa ALICORP S.A. formuló observación a la solicitud de registro con base en la marca “DEL NORTE” y etiqueta que distingue productos de la clase 30, y en la misma fecha la empresa demandante también formuló observación manifestando que el signo solicitado sería confundible con su marca “COSTEÑO GRANEADITO” y envase que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Tramitada la actuación, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro del signo solicitado, decisión que fue apelada ante el Tribu- nal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, organismo que confirmó la Resolución apelada, considerando que si bien existe identidad entre algunos de los productos a ser distinguidos, dadas las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no induciría al público consumidor a confundir un producto con otro, o a asociar el origen empresarial de los mismos; es decir, que el INDECOPI consideró que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Vistas las marcas en conflicto existe confusión ya que dejan la misma impresión y recuerdo al ser muy similares, por lo que se produce confusión indirecta, la que se presenta cuando no se refiere al producto sino a su origen empresarial, toda vez que preocupa que el público crea que se trata de un producto de su empresa o de una derivación de la misma.

La confusión se presenta si se tienen en cuenta los elementos figurativos que se incluyen en la etiqueta y en general la presentación que es muy similar a la suya, ambas con fondo transparente, con elemento denominativo escrito de las mismas características dentro de un rectángulo de fondo azul, ambas juegan con los colores azul y amarillo e incluyen en el borde el elemento figurativo con el término extra, y usan el mismo tipo de letra.

La demandante considera que el INDECOPI ha tomado con ligereza los elementos que determinan la confundibilidad de los signos, pues en una rápida vista de las etiquetas se puede observar que los elementos que caracterizan los signos son precisamente los colores, que tienen una similitud del 80%, siendo ello determinante para que un consumidor se confunda y adquiera un producto bajo la creencia de que está adquiriendo otro. b) Contestación de la demanda.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI contestó la demanda sosteniendo que las Resoluciones impugnadas son legales. Aduce que la demanda es inconsistente ya que se basa en un único argumento: que las marcas en conflicto son confundibles y, por ello, que el GACETA OFICIAL signo solicitado estaría incurso en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma que exige que son dos los requisitos para que se dé la prohibición: a) Que las marcas en conflicto sean idénticas o semejantes al grado de inducir al público en error, b) Que las marcas en conflicto distingan los mismos productos o servicios o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir en error al público (productos o servicios vinculados).

En el presente caso no hay controversia respecto a que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos –arroz-, pero no concurre el segundo requisito exigido por la norma. La demandante dice que la marca solicitada es confundible con su marca registrada dado que los elementos figurativos que la solicitante incluye en la etiqueta y en general la presentación de conjunto de la misma sería similar a los de su marca, pero, atendiendo a los criterios para establecer si dos signos son semejantes, y dado que los signos en conflicto son mixtos, la autoridad administrativa constató que los elementos más relevantes de los signos son “COSTEÑO” y “NORTEÑO”, que difieren en el sonido de la primera sílaba, y que evocan conceptos distintos, por aparecer en caracteres más destacados y ser determinantes al momento de indicar el origen empresarial de los productos.

Además, que los términos “ GRANEADITO” y “ARROZ”, presentes en ambas marcas, y el término “NUEVO”,presente solo en la marca de la empresa demandante, tienen carácter secundario, más aún si los primeros constituyen términos genéricos y descriptivos, por lo que no son relevantes al momento de realizar el examen comparativo. Los demás elementos de los signos, cromáticos, tipo de letra y las figuras geométricas, son elementos complementarios que no resultan determinantes para identificar el origen empresarial de los productos. 16/06/2005 15.48 República del Perú, dentro del expediente interno menciona como aplicable dentro del caso al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La interpretación versará sobre el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, mencionado por el consultante por ser pertinente en el caso planteado. Además es procedente que se interpreten de oficio los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que:” (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Artículo 83 La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con de- GACETA OFICIAL rechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a).

Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” (…) “d). Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 4. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: interpretación prejudicial, requisitos; concepto de marca y sus elementos constitutivos; marcas mixtas: elementos predominantes; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; utilización de signos descriptivos o de uso corriente; marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad. 4.1.

La interpretación prejudicial. En vista de las falencias existentes en la formulación de la consulta prejudicial y para una mejor comprensión de esta figura del Ordenamiento Comunitario Andino, considera el Tribunal que es provechoso insertar a continuación, algunos criterios jurisprudenciales que contribuirán a aclarar lo referente al tema. 16/06/2005 16.48 De la interpretación prejudicial De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la GACETA OFICIAL simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina –contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina–, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno –o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103)–, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBAGEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, 16/06/2005 17.48 del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –jueces nacionales de única o de última instancia–, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997).

GACETA OFICIAL De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999). 16/06/2005 18.48 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994).

De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal). Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003).” 1 4.2.

Requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 2 De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar.

En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras. Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1 2 TRIBUNAL DEJUSTICIA DELA COMUNIDIDAD ANDINA.

Sentencia de 14 de febrero del 2004. Proceso N° 141IP-2003. Marca: “SUPER CHOO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1059 de 23 de abril del 2004. ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL 16/06/2005 19.48 propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 La distintividad Es la característica de la marca que le permite servir como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, a través de este requisito se realiza la identificación de los diferentes productos o servicios que se ofertan en el mercado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

Luis Eduardo Bertone dentro del tema comenta lo que sigue a continuación: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”. 3 La perceptibilidad La marca es un signo de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el 3 BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. La susceptibilidad de representación gráfica Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. Para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca “NORTEÑO GRANEADITO” cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.3.

Marcas mixtas: elementos predominantes. La marca mixta es un todo conformado por dos elementos, uno denominativo y uno gráfico, el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no se de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o 4 FERNÁNDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). 5 4.4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La Normativa Comunitaria Andina contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros son idénticos o similares a otros 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17 de noviembre del 2004. Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005. 16/06/2005 20.48 antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles, contribuye a la existencia de un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Al respecto la doctrina señala que: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”. 6 La ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores, por tal circunstancia la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. 6 BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 GACETA OFICIAL 16/06/2005 21.48 Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. ción entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina apunta a la importancia de este aspecto: 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos en condiciones de entera libertad.

(Sentencia dictada dentro del proceso 02-IP-2002, y reiterado en el proceso 147-IP-2003).” 7 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. 4.5.

Reglas para el cotejo marcario; utilización de signos descriptivos o de uso corriente El determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas es una labor complicada, en la que el examinador realiza su valoración tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicando los criterios jurisprudenciales pertinentes.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la compara7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 18 de febrero del año 2004. Proceso N° 147-IP-2003. Marca: “IBIS”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1165 del 7 de febrero de del 2004. “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Según las reglas recomendadas por la doctrina el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. El artículo 82, en sus literales d) y e), trata acerca de la irregistrabilidad de los signos genéricos, descriptivos, usuales o comunes, respectivamente.

Las prohibiciones de registro se dan tanto para los signos que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad o características del producto que denominan, como para los signos que son utilizados de manera común o usual en los medios comerciales para nombrar el producto o servicio que pretenden amparar. La distintividad es un requisito fundamental para el registro marcario y la falta de tal calidad pue- GACETA OFICIAL de darse por razones inherentes a su estructura, que se desprende de la relación existente entre el signo y los productos o servicios que se aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos.

Los signos descriptivos son los que informan de manera exclusiva acerca de las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. La doctrina ha definido a la denominación genérica de la manera siguiente: “ la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.” ( ) “ una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio”. 16/06/2005 22.48 denominación genérica.

De igual modo, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Una expresión que es genérica respecto de unos productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Es importante recordar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales constituye denominación genérica. 4.6.

Marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad. ( ) “ si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”. 8 La denominación genérica es una expresión que se refiere a determinado producto o servicio y es normalmente usada por el público para designarlo; además, es parte del vocabulario general o de uso común, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En materia de marcas la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la 8 Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70 Este tipo de marca es la que ha alcanzado una gran difusión que le permite ser reconocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que ésta distingue; por su especial condición goza de una protección ampliada, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

La Normativa Comunitaria Andina protege a la marca notoria frente a signos que sean confundibles con ésta, pues de obtener su registro, sus titulares se beneficiarían injustamente con el prestigio y fama conseguidos antes con el esfuerzo de otra persona, que logró colocar a la marca en un sitial privilegiado en el mercado, por sus cualidades especiales.

La doctrina sobre esta clase de marcas comenta lo siguiente: “La marca que es ampliamente conocida por el público consumidor es el reflejo del esfuer- GACETA OFICIAL 16/06/2005 23.48 zo desplegado y los recursos invertidos por el empresario para que el signo se transmutara en marca, constituyéndose en sí misma en un “poder de venta” (selling power)” 9 miento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 10 SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

Esta clase de marca goza de una protección más amplia, que no se limita, como ya se anotó, por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes; al titular de este tipo de marca se le garantiza su derecho de uso exclusivo sobre el signo estableciéndose que no son susceptibles de registro los signos que puedan causar confusión con una marca notoriamente conocida.

TERCERO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega y para ello es factible valerse de los diferentes medios probatorios que se encuentren disponibles en el respectivo sistema judicial y al igual que sucede en todo proceso las pruebas aportadas se valoran por el administrador o juez competente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

CUARTO: Según lo establecido por el artículo 83 literal a) de la Decisición 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera evitar cualquier riesgo de confusión. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: 9 10 Toda solicitud de Interpretación Prejudicial debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordena- ANDRADE Raiza y otros. “TEMAS MARCARIOS”. Editado por Livrosca C.A. Caracas 1999, Pág. 184.

ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”. Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL SEXTO:

SÉPTIMO: 16/06/2005 24.48 El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales constituye denominación genérica.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 1943-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 27-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00268. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ESPAÑOLA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo GACETA OFICIAL 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 16 de marzo del 2005. 16/06/2005 25.48 manifestarlo en la Resolución Nº 30620 de 23 de septiembre del 2002. 2.

La contestación a la demanda. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. Hechos Relevantes. 1.

La demanda. La Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. a través de demanda presentada en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se declaren nulas la Resolución Nº 30620 de 23 de septiembre del 2002, por la cual se declara la caducidad del título del registro correspondiente a la marca “ESPAÑOLA“, y las Nº 38370 y Nº 42475 de 28 de noviembre del 2002 y de 27 de diciembre del 2002, que confirman la anterior.

Entre los hechos importantes de la demanda se destaca lo siguiente: el 23 de mayo del 2002, la Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó oportunamente la renovación del Registro 118.418 de la marca “ESPAÑOLA”, para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, que había sido concedido mediante Resolución Nº 5716 de 25 de agosto de 1987 y renovado a través de Resolución Nº 5412 de 30 de diciembre de 1992.

A pesar de que se realizó la solicitud de renovación del registro, la autoridad competente no se pronunció al respecto, y emitió la Resolución Nº 30620, por medio de la cual declaró la caducidad del registro. La actora argumenta que la administración al declarar la caducidad de la marca “ESPAÑOLA”, omitió el trámite establecido en la normativa nacional, violando el derecho de defensa que posee; además, que si la Superintendencia de Industria y Comercio consideraba que no era viable acceder a la renovación del registro debió La administración defiende la legalidad de su actuación que dice se sujetó a lo señalado en la normativa nacional y comunitaria.

Expresa que la caducidad del certificado Nº 118418 de la marca ESPAÑOLA, para distinguir productos de la clase 19 internacional, se presentó al no cumplir con los requisitos legales exigidos para su renovación; no se trata de una sanción, sino que “es una manera de extinción del derecho al uso de un registro marcario, por la negligencia y el desinterés de su titular.” La caducidad tiene su fuente en la norma de carácter supranacional, contenida en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Industria y Comercio aplicó el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000, por cuanto la Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., a la fecha en que vencieron los tres meses otorgados para pagar las tasas correspondientes a la renovación del registro de la marca ESPAÑOLA, no se había allanado a hacerlo. Señala que la declaración de la caducidad de un registro marcario es la oficialización de que se ha presentado tal fenómeno y puede ser decretada en cualquier tiempo, a partir del día siguiente en que se incurra en los supuestos contemplados por el artículo 25 del Decreto 2591 antes citado.

Expresa que no puede afirmarse que la administración violó el debido proceso o el derecho de defensa de la parte actora, pues se le permitió realizar el ejercicio de los recursos correspondientes en la vía gubernativa. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: El Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 114 de la Decisión 344 y 174 de la Decisión 486 y del artículo 25 del Decreto 2591 de 2000.

Sin embargo, este Tribunal sólo es competente para interpretar las normas que formen parte del ordenamiento jurídico comunitario por lo que no será interpretado el Decreto 2591; y como a la fecha de la solicitud de la primera GACETA OFICIAL 16/06/2005 26.48 gislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. renovación del signo, que genera la presente controversia, la Decisión vigente era la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se interpretarán de oficio los artículos 88,103 y 119, así como la Disposición Transitoria Cuarta de esa Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

Decisión 313 (…) Artículo 88 “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”.

(…) Artículo 103 “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”. 4.1.

Aplicación de la ley en el tiempo. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno N° 2003-00268-01 se desprende que la norma aplicable al presente caso es la Decisión 313 vigente al momento de la primera renovación del registro de la marca “ESPAÑOLA”, dado que los actos administrativos demandados atañen a la primera renovación del registro de marca.

En primer lugar, es preciso señalar que la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.” Los derechos válidamente concedidos son los que la doctrina denomina derechos adquiridos, los que no pueden vulnerarse con una aplicación retroactiva de la norma comunitaria, es decir, no son susceptibles de ser alterados por ley posterior si fueron concedidos en forma legal o válida.

Por principio general una nueva norma no altera los hechos producidos antes de su vigencia, esto es lo que se llama la irretroactividad de la ley. Al respecto en la doctrina se analiza el tema así: (…) “Este principio lógico es también de orden moral. Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”. 1 Artículo 119 “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

“La irretroactividad de la ley es una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos”. 2 (…) Disposición Transitoria Cuarta “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la le- 1 2 MOUCHET Carlos. INTRODUCCIÓN AL DERECHO. Editado por Perrot. Pág. 278. LARREA Holguín Juan. DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. 5ta Edición. Corporación de Estudios y Publicaciones.

Pág. 111. GACETA OFICIAL 16/06/2005 27.48 Por lo general la ley rige para lo venidero, no obstante, por excepción, se le puede conferir efecto retroactivo cuando de modo particular y expreso así se haga constar. La aplicación de la ley en el tiempo tiene los siguientes efectos: diferido, inmediato, retroactivo y ultractivo. El primer efecto implica que debe transcurrir un determinado tiempo antes de la entrada en vigencia de la norma; el efecto inmediato implica simultaneidad entre la entrada en vigencia de una norma y su aplicación, y el retroactivo existe cuando la norma nueva modifica situaciones anteriores al momento en que entró en vigencia; y en cuanto al efecto ultractivo de la ley se tiene que la norma, aunque derogada sigue rigiendo las situaciones que se consolidaron bajo su vigencia; lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 313 y aplicables al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido, tiene efecto inmediato.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 4 Este Tribunal sobre el tema en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones al respecto: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.

(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss).” 3 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso N° 42-IP2003. Marca “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial N° 963, del 5 de agosto del 2003. 4.2.

De los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en las normas comunitarias sobre propiedad industrial. El principio de Complemento indispensable. El artículo 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Norma Comunitaria Andina.

Pero tal autorización debe entenderse como que la autoridad nacional no puede regular aspectos ya definidos en la Norma Comunitaria pues tal actuación resultaría arbitraria y equivaldría a una modificación unilateral del régimen común. La legislación interna no debe agregar o suprimir requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial o adicionar causales o motivos para la pérdida de tales dere4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicado en Gaceta Oficial N° 965, del 8 de agosto del 2003. GACETA OFICIAL 16/06/2005 28.48 (…) chos. Por lo tanto, no son aplicables las normas de derecho interno contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación Comunitaria Andina.

“ la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable» para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquéllas complementarias que resulten ser «estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

El principio del complemento indispensable atribuye a los Países Miembros la potestad de complementar por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino; para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten; sin embargo, no pueden establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

(…) “El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica.

Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad…” 5 El Tribunal, al referirse al principio de complemento indispensable, en la sentencia emitida en el Proceso 121-IP-04 se refirió a los siguientes criterios jurisprudenciales provenientes del fallo 2-IP-1996: “En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial Nº 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria.

Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior o posterior a la norma integracionista”.

Según el principio de complemento indispensable, no es posible que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas y que no alteren su contenido y alcance, es decir, que la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria, y debe referirse únicamente sobre lo no comprendido en la norma supranacional.

Con base en los anteriores criterios el Juez Nacional examinará el contenido del Decreto 2591 de 2000 citado como una de los fundamentos de derecho para la declaratoria de caducidad del registro de la marca “ESPAÑOLA”. 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 6 de octubre del 2004. Proceso N° 121IP-04. Marca: “FRUCOLAC”.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 de 12 de noviembre de 2004. GACETA OFICIAL 4.3. De la renovación del registro de una marca. Según lo dispuesto por el artículo 87 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la duración del registro de una marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Pero como quiera que el registro de la marca “ESPAÑOLA” fue concedido antes de entrar en vigencia la Decisión 313 (que lo fue el 14 de febrero de 1992) en aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión mencionada el derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Para solicitar y obtener la renovación del registro marcario es requisito indispensable que la petición sea formulada ante la oficina nacional competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. La renovación depende únicamente de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad nacional competente y de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original. Si se deniega la renovación a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 88, esta decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva.

El Tribunal ha señalado, sobre el derecho de renovación, que: “ no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año). 16/06/2005 29.48 En el presente caso la sociedad actora solicitó nuevamente la renovación del registro de marca siendo que mediante los actos demandados dentro del proceso interno se declaró la caducidad del registro. 4.4.

La caducidad del registro de la marca. Causales. El artículo 103 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que las causales que dan lugar a la declaratoria de la caducidad de un registro son: que el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal y que falte el pago de las tasas, en los términos establecidos en la norma interna del respectivo País Miembro.

Mediante los actos demandados la Oficina Nacional aplicó la segunda causal para declarar la caducidad del registro. Este “… modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica ‘que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce…’ (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc”.

(Criterio proferido dentro del proceso 179-IP-04). Si se declara la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, incluyendo a su antiguo titular, sin tomar en cuenta la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal ha dejado sentado que “… si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.

Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-98, ya citada y confirmada en la interpretación 179-IP-04). Como ya se anotó, el artículo 119 de la Decisión 313 admite la posibilidad de que los temas referidos a Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria citada, sean regulados por la legislación interna de cada País Miembro, por ello el artículo 120, hace una clara remisión a la legislación nacional de los respec- GACETA OFICIAL 16/06/2005 30.48 la potestad de las autoridades nacionales de estos Países, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. tivos Países Miembros, al señalar que las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la mencionada Decisión. La causal de caducidad por falta de pago de las tasas, se refiere a las destinadas a sufragar el servicio prestado por la oficina nacional competente por la renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo; en este punto el artículo 103 de la citada norma establece que en lo relativo a las tasas y a su pago se reconoce la competencia de los Países Miembros para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas que deban ser cobrados por sus oficinas nacionales competentes.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos.

SEGUNDO: El Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, que de alguna manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario. Por tanto, TERCERO: El principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, otorga a los Países Miembros la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, sin embargo, tal potestad no los autoriza para establecer nuevos derechos y obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

A la legislación nacional no le compete legislar sobre asuntos ya regulados por la normativa comunitaria.

CUARTO: La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, de la legitimación del peticionante. Para lo cual se le otorgará al titular seis meses de gracia posteriores a la fecha de expiración del registro para que realice la petición de renovación. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios.

QUINTO: La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión GACETA OFICIAL 16/06/2005 31.48 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 32-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 70 y 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 242/93-MP. Actor: ROBERT BOSCH GMBH. Marca: “BOSCH”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Luis Rosero Morales. VISTOS: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 30 de marzo del 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: GACETA OFICIAL 1.1.

Las partes: Demandante: ROBERT BOSCH GMBH. Demandados: MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 16/06/2005 32.48 tes relatados. La Autoridad Nacional Competente el 20 de enero de 1993, por medio de la Resolución N° 0094, resolvió “Rechazar por improcedente tanto la petición de revocatoria de la providencia N° 920567 de 17 de enero de 1992, notificada el 24 de los mismos mes y año correspondiente al trámite N° 8850/89 de 15 de diciembre de 1989, como la reclamación administrativa.” 1.2.

Hechos Relevantes. 1.2. La contestación a la demanda. 1.1. La demanda. • El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contestó la demanda planteando las excepciones que se resumen a continuación: Dice el demandante que la marca “BOSCH” de Robert Bosch GMBH fue inscrita en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 30 de diciembre de 1954 con el número 589, vigente hasta el 30 de diciembre de 1989.

Que el 15 de diciembre de 1989, solicitó la renovación del registro de la marca “BOSCH” cumpliendo con los requisitos legales establecidos para el caso y “con las exigencias de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, constantes en el oficio 1675-DNPI, del 30 de abril de 1990, que exigía que se presente el poder respectivo y la prueba de uso de la marca “BOSCH” ”.

Agrega que el 17 de enero de 1992 se expidió la providencia N° 92 0567, por la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial declara caducado el registro de la marca “BOSCH” alegando no haberse dado cumplimiento oportuno a los requerimientos efectuados en el oficio N° 1675DNPI-MICIP de 30 de abril de 1990; sin embargo, aclara que el referido oficio nunca le fue notificado.

El 5 de marzo de 1992, presentó un memorial solicitando la revocatoria de la providencia N° 92 0567 de 17 de enero de 1992, con base en que el pedido realizado en el oficio N° 1675 DNPIMICIP del 30 de abril de 1990 fue cumplido oportunamente. El Director Nacional de Propiedad Industrial a través de providencia N° 92 3016 de 21 de julio de 1992, notificada el 29 del mismo mes y año, niega la revocatoria solicitada y mantiene la declaratoria de caducidad de la marca “BOSCH”.

Con el objeto de agotar la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la ley nacional vigente a ese momento, presentó un reclamo administrativo fundamentado en los hechos an- 1. Caducidad del derecho para accionar y prescripción de la acción contenciosa administrativa. 2. Incompetencia del Tribunal en razón del grado, ya que al no haberse agotado la vía administrativa, no puede acudirse a la vía contenciosa. 3.

Nulidad del proceso por incompetencia del Tribunal. 4. Validez de las Resoluciones N° 94 0567 y 92 0567, emitidas por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y por el Director Nacional de Propiedad Industrial, respectivamente, por guardar conformidad con la legislación vigente en la materia. 6. Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • El Procurador General del Estado, contestó a la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 1.

La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta. 2. Que el acto impugnado fue emitido legalmente por emanar del funcionario competente para dictarlo. 3. Improcedencia del recurso, porque se debió demandar la nulidad de la Resolución, por omisión de notificación. 4. Falta de derecho del actor por presentar el reclamo administrativo fuera del término le- GACETA OFICIAL gal, y cuando el acto que se impugna ya se encontraba ejecutoriado. 5.

Caducidad del derecho del demandante y prescripción de la acción. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Las normas cuya interpretación prejudicial solicita el consultante son los artículos 70 y 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de la renovación de la marca “BOSCH”, y el artículo 89 de la Decisión 311, vigente al momento de dictarse el acto administrativo que denegó la renovación de la marca.

La interpretación prejudicial versará únicamente sobre los artículos de la Decisión 85 solicitados por el consultante por ser los aplicables al caso planteado, ya que es ésta la norma aplicable en virtud de la fecha de presentación de la solicitud de renovación del registro de la marca “BOSCH”. Se realizará la interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 16/06/2005 33.48 ción de los respectivos Países Miembros, anterior a la vigencia del presente Reglamento, subsistirá por el tiempo que fue concedido.

En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene. Los plazos previstos en los artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento.

Las solicitudes en trámite se sujetarán a lo dispuesto en este Reglamento.” 4. Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: aplicación de la Decisión 85 en el tiempo; la renovación del registro de una marca al amparo de la Decisión 85; aspectos sobre propiedad industrial no contenidos en la Decisión 85. 4.1.

Aplicación de la Decisión 85 en el tiempo. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Decisión 85 Artículo 70 “Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro.” (…) Artículo 84 “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.” Artículo 85 “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la legisla- La marca BOSCH obtuvo su registro el 30 de diciembre de 1954 el que estaba vigente hasta el 30 de diciembre de 1989; el titular del registro solicitó la renovación de la marca el 15 de diciembre de 1989.

Según el contenido del artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se entiende que la norma aplicable al presente caso es la Decisión 85, ya que aunque el registro de la marca se concedió de acuerdo a la legislación nacional que existía con anterioridad a la vigencia de la referida Norma Comunitaria, que empezó a regir desde el 5 de junio del 1974, los asuntos referentes a la renovación del registro marcario se rigen por la Decisión mencionada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la aplicación de la Decisión 85 a las solicitudes de renovación de registro de marca, concedidos con anterioridad a la vigencia de esta Decisión ha dicho: “era necesario establecer los mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas GACETA OFICIAL preexistentes, en diversas fases de desarrollo, fueran atendidas y consideradas.

En esta forma previó en primer término la situación de los derechos adquiridos. En tal sentido, optó por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido.” ( ) 16/06/2005 34.48 en que fue otorgado y puede ser renovado indefinidamente por períodos de cinco años.

El artículo 70 de la citada Decisión, expresa que el interesado puede acceder a la renovación del registro de marca en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina una vez que cumpla con el requisito de demostrar el uso de la marca ante la respectiva oficina nacional competente. No define la norma lo que se entiende por uso de la marca, sin embargo la Jurisprudencia Comunitaria Andina ha expresado al respecto que: “El derecho concedido será afectado por la primacía del derecho comunitario, al disponerse que en cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento (la Decisión 85) contiene.” 1 “se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. “El artículo 85, refuerza lo dispuesto anteriormente, al sostener que todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la ley interna, anterior a la vigencia de la Decisión 85 dentro del País respectivo, subsistirá por el tiempo en que haya sido concedido y todo lo relativo a su uso, goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas se someterán a la ley andina.” 2 La exigencia del uso de la marca, a objeto de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.” 3 4.2.

La renovación del registro de una marca al amparo de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El artículo 85 de la Decisión 85 establece en relación con el registro de marca concedido con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma que el derecho subsistirá por el tiempo que fue concedido el registro. Corresponde el trámite de la renovación conforme a las prescripciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El artículo 69 de la mencionada Decisión establece que un registro marcario durará por cinco años contados desde la fecha 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de mayo de 1988. Proceso N° 01-IP88. Patente de invención: “COMPOSICION QUE COMPRENDE UN PRODUCTO HERBICIDA ACTIVO Y UN AGENTE MODIFICADOR DE SU EFECTO HERBICIDA”.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33 de 26 de julio de 1988. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 29 de julio de 1988. Proceso N° 02-IP97. Marca: “RIOCLARO + gráfica”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 393 de 14 de diciembre de 1998. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha elaborado criterios jurisprudenciales sobre la figura de la renovación del registro de marcas así: “La renovación no significa la creación de un derecho a la marca sino su continuidad en el uso exclusivo (Proceso N° 13-IP-95, G.O.A.C. N° 207 de 29 de abril de 1995)”.

“Tanto la Decisión 85, como las posteriores 311, 313 y la 344 han querido conferir al pro3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de marzo del 2004. Proceso N° 17IP-2004. Caso: “CIGARRERA BIGOTT SUCS, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANULACION, OBJETIVO O POR EXCESO DE PODER, EJERCIDO CONTRA LA RESOLUCION Nº 0936405, DEL 24 DE MARZO DE 1994”.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1061 de 29 de abril de 2004. GACETA OFICIAL 16/06/2005 35.48 cedimiento de renovación el carácter de inmediato, para evitar un perjuicio al titular marcario en la suspensión temporal de su derecho por la falta oportuna de renovación”. “El artículo 70 disponía que para “tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar ante la Oficina Nacional Competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier “País Miembro”, lo que a criterio de este Tribunal se “refiere a una efectiva utilización como signo que distinga a un producto o servicio que está en el mercado y que por tanto llega a los consumidores”, y que será acreditado “en un determinado mercado y en determinado tiempo”.

(Proceso 1-IP-91, G.O.A.C. N° 78 de 18 de marzo de 1991, “Jurisprudencia ” Tomo II, Pág. 152).” “El artículo 70 requiere que se esté utilizando en el País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide…” “La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto su omisión invalida por sí misma la renovación y hace extinguir el registro de la marca.” “Si la norma comunitaria no prevé el trámite de renovación de marcas o éste es incompleto, deberá el juez aplicar el derecho nacional en base del principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85.” “Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica, el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular.

El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación, una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo”. No ejercitar ese derecho, significaría “por lo tanto hacerlo extinguir”. “La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducido en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere”.

(Criterio ratificado en los Procesos N° 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95).” “Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público » 4 4.3. Aspectos de propiedad industrial no contenidos en la Decisión 85.

Dentro de un sistema de integración la potestad legislativa recae sobre el legislador comunitario sobre materias atribuidas; por ello el legislador nacional queda inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho comunitario vigente. El artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que “los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.” El principio de complementariedad consagrado en esta norma significa que la legislación nacional puede versar únicamente sobre asuntos no regulados en la normativa comunitaria andina; por lo tanto, no es admisible bajo ningún concepto que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos contenidos en la legislación comunitaria.

El principio de complemento indispensable consagrado por la normativa comunitaria andina desde la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena otorga a los Países Miembros la potestad de fortalecer o complementar a través de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, potestad que, por ende, no se otorga cuando la norma comunitaria es suficiente para aplicar o desarrollar una figura. 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso N° 03-IP-96. Marca: “DARIEN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 de 14 de abril de 1997. GACETA OFICIAL 16/06/2005 36.48 Sobre la necesidad de complementación de la norma comunitaria en lo relativo a la renovación del registro de marcas, el Tribunal precisó lo siguiente en la sentencia dictada en el proceso N° 02-IP-96, reiterado en el proceso N° 121-IP2004. namiento comunitario andino, por lo tanto, la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre tales aspectos regulados por la Legislación Comunitaria.

“Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, “En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso N° 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (G.O.A.C. Nº 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.” 5 No es dable que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas y que no modifiquen o alteren su contenido y alcance.

La legislación interna puede referirse exclusivamente a asuntos no regulados en lo absoluto por el orde- 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 6 de octubre del 2004. Proceso N° 121IP-2004. Marca: “FRUCOLAC”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 de 12 de noviembre de 2004. De todo lo expuesto, CONCLUYE:

PRIMERO: Según el artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es esta la norma aplicable a la solicitud de renovación del registro de marca aunque el registro de la misma se haya concedido de acuerdo a la legislación nacional que existía con anterioridad a la vigencia de la referida Norma Comunitaria, que empezó a regir desde el 5 de junio del 1974.

SEGUNDO: De conformidad con la Decisión 85, la renovación de una marca depende de dos aspectos: la prueba de uso de la marca y la presentación de la solicitud antes del vencimiento del plazo de expiración del registro.

TERCERO: El artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que “los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.” Sin embargo, la legislación nacional puede versar únicamente sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la normativa comunitaria andina; por lo tanto, no es admisible bajo ningún concepto que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos contenidos en la legislación comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 242/93MP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres- GACETA OFICIAL 16/06/2005 37.48 cripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 34-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador.

Marca: MONTECARLO. Actor: R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. Proceso interno Nº 2789-LR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81, 83 literales a), c) y d), 58 literal g) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2789-LR.

El auto de 30 de marzo de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud contenida en el oficio Nº 112-TCA-DQ-1S-LR de 1 de marzo de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. y demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Interviene como tercero interesado la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. GACETA OFICIAL b) Hechos El 23 de noviembre de 1992, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. solicitó el registro como marca del signo MONTECARLO para distinguir productos de la clase 34. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 34: Tabacos; artículos para fumadores; cerillas).

El 10 de noviembre de 1993 la Corporación de Servicios Corpsersa S.A. presentó primera observación con base en la titularidad de la marca MONTERREY para productos de la clase 34; el 9 de diciembre de 1993, C.A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS. presentó segunda observación con base en la solicitud preferente de la marca MONTECARLO también para productos de la clase 34; el 14 de diciembre de 1993 R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, presentó tercera observación a la solicitud de registro con base en la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) igualmente para productos de la clase 34.

Por Resolución 947506 de 18 de diciembre de 1995 el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza las tres observaciones que se han presentado y en consecuencia ordena la continuación del trámite de registro y la emisión del título respectivo, argumentando que: “Los actores en sus demandas de observación, segunda y tercera basan su derecho en la solicitud preferente, es decir que han solicitado el registro con anterioridad, pero se ha demostrado a lo largo del proceso que la demandada, aparte de tener registrada la marca en Colombia, reclama ‘expresamente el derecho preferente’, consagrado en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Si se realiza el análisis de las marcas en conjunto debemos llegar a la inequívoca conclusión de que entre las denominaciones MONTE REY y MONTECARLO, no se parecen, por tanto la marca accionada tiene los suficientes elementos que la hacen distintiva e independiente. Por otro lado la marca solicitada por Cigarrera Bigott Sucs., ha recibido observación de la accionada, justamente en base al ‘registro y notoriedad de la marca MONTECARLO en Colombia’”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que “… fundamentó las observaciones presentadas en el hecho de que la denominación que se pretende inscribir por parte de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. es semejante visual, fonética y auditivamen- 16/06/2005 38.48 te con la famosa marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) de propiedad de mi representada, tanto más que están destinadas a proteger artículos de la misma naturaleza (clase internacional Nº 34), lo que evidentemente llevaría a confusión entre el público consumidor”.

Que: “… demostró dentro del trámite de observaciones que la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) de su propiedad se encuentra registrada en varios países del mundo, incluyendo países del Pacto Andino y en el Ecuador se encuentra solicitada para registro bajo el Nº 23878 de 28 de enero de 1991, en consecuencia ha sido solicitada en nuestro país, con anterioridad a la solicitud Nº 35566 de la marca MONTE CARLO presentada por la Compañía Colombiana de Tabaco S.A.”.

Indica que fundamenta su demanda en “La evidente similitud entre la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) de propiedad de mi representada con la denominación MONTECARLO solicitada para registro por la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. … La identidad de clase internacional (Nº 34) que están destinadas a proteger las marcas … El hecho de que en el Ecuador mi representada ha solicitado para registro bajo el Nº 23878 de 28 de enero de 1991, la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) en consecuencia ha sido solicitada en nuestro país, con anterioridad a la solicitud Nº 35566 de la marca MONTE CARLO presentada por Compañía Colombiana de Tabaco S.A. … El hecho de que la marca MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III (color) es famosa y notoria y se encuentra registrada en varios países del mundo, inclusive en los del Pacto Andino”.

Finalmente solicita: “… disponer se acepte las observaciones presentadas por mi representada y se rechace el registro de la solicitud Nº 35566-92 de la marca MONTECARLO”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, responde a la demanda oponiendo las siguientes excepciones: (i) Legalidad y validez de la resolución impugnada, toda vez que “… guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida”;

(ii) Negativa de los fundamentos de la demanda, dice: GACETA OFICIAL “Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad”; y, (iii) Interpretación prejudicial previa. El Jefe del Departamento de Defensa Judicial y Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;

(ii) improcedencia de la demanda; (iii) falta de derecho del actor para proponer la demanda por carecer de fundamento legal sus pretensiones; y, (iv) caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción. La COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. contesta la demanda diciendo, que tiene registrados en Colombia, los signos MONTECARLO y MONTECARLO+GRÁFICA, y que “… haciendo uso del DERECHO DE PREFERENCIA consagrado en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena … solicitó el registro de la marca MONTECARLO …”.

Resalta el hecho de que “… la solicitud de registro MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III … en base a la cual fundamentó la actora el presente recurso, recibió oportunamente observación por parte de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. en base al registro y NOTORIEDAD de la marca MONTECARLO en Colombia, y por tanto, en el mercado subregional andino”.

Indica que “… el único titular del signo MONTECARLO en la República del Ecuador y en todo el Pacto Andino, es mi representada COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.”, y que “… al hablar de la marca MONTECARLO, nos referimos a una de las marcas de cigarrillo de mayor difusión, uso y comercialización no solo en Colombia, sino en todo el Pacto Andino … Para lograr el reconocimiento y difusión de MONTECARLO … ha invertido grandes sumas de dinero tanto en la tecnología utilizada para lograr un producto de altísima calidad, así como también en campañas publicitarias masivas, que han hecho del signo MONTECARLO no solamente reconocido y renombrado sino notorio”.

Sostiene que “La marca actora MONTE CARLO AND LABEL DESIGN III, no esta siendo usada 16/06/2005 39.48 o comercializada, ni en el Ecuador, ni en ningún otro país de la subregión andina, mucho menos puesto que para ser tal una marca debe ser antigua, usada constantemente, de amplia difusión en el mercado, requisitos que desde ningún punto de vista reúne el signo actor, a diferencia de la marca MONTECARLO de propiedad de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. quien (sic) como quedó demostrado es un signo notorio”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literales a), c) y d), 58 literal g) (sic) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, tomando en cuenta que la solicitud de registro del signo MONTECARLO se hizo el 23 de noviembre de 1992 en vigencia de la Decisión 313, de los hechos controvertidos y de las normas aplicables al caso concreto, con base en la solicitud de la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador y en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 71, 73 literales a), d) y e) así como la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y no así los artículos 81, 83 literales a), c) y d), 58 literal g) y 95 de la indicada Decisión 344 por no ser aplicables al caso.

GACETA OFICIAL Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. 16/06/2005 40.48 sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ). “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los Disposición Transitoria Quinta “Quinta.- Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error”.

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los artículos 81, 83 literales a), c) y d), 58 literal g) y 95 de la Decisión 344 por haberse determinado que la solicitud de registro del signo MONTECARLO GACETA OFICIAL ha sido presentada en vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). 16/06/2005 41.48 Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo MONTECARLO se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma. II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad GACETA OFICIAL de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. 16/06/2005 42.48 es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca MONTECARLO cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73, de la referida Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

III. Derecho preferente Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo Si bien inicialmente el derecho de prioridad de una marca se ejerce dentro del ámbito territorial del País Miembro donde se solicitó el registro, como lo sostiene Baylos Corroza que dice “La protección jurídica, en los derechos intelectuales, tiene carácter territorial; lo que quiere decir que en principio, su ámbito de aplicación y su contenido son los que determina la Ley en cada país ” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial, Ed. Civitas, Madrid, c1993, p. 517); sin embargo, la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 dispuso que el derecho de prioridad concedido válida- GACETA OFICIAL mente en cualquiera de los Países Miembros también gozará de derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, siempre que verse sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País en el que se quiera registrar la misma marca sobre los mismos productos o servicios.

Al respecto el Tribunal ha indicado que: “Para que esta opción sea válida no deberá existir en el País Miembro en el cual se pretende registrar otra marca idéntica que además ampare los mismos productos o servicios. La razón fundamental de esta negativa es evitar la confusión entre los consumidores. La norma que otorga este derecho de prioridad establece un término para ejercer el mismo: gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión ”.

(Proceso 44-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 945 del 14 de julio de 2003, marca: BELMONT EXTRA SUAVE) IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto el literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe iden- 16/06/2005 43.48 tidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender GACETA OFICIAL cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, 16/06/2005 44.48 en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin GACETA OFICIAL descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre MONTECARLO y MONTECARLO AND LABEL DESIGN III (color), tanto entre sí como en relación con los productos o servicios que amparan.

V. La marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente. 16/06/2005 45.48 La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Igualmente ha sostenido “… a tenor de la disposición prevista … el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, aprobado el 10 de noviembre de 2004). Asimismo el Tribunal ha manifestado “… la protección especial que se otorga a la marca noto- GACETA OFICIAL riamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). La notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, con base en los criterios contenidos en la presente interpretación prejudicial. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. 16/06/2005 46.48 La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Según establece la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, por el lapso de un año a par-tir de la entrada en vigencia de la referida Decisión, el titular de una marca registrada, siempre que ésta tenga una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País en el que se quiera registrar y que ampare productos o servicios idénticos o similares.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL QUINTO:

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. 16/06/2005 47.48 La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2789-LR de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/06/2005 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú