PROCESO 90-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio del artículo 150 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2003-00142 (8909). Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: “OPTIDIAL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado consultante: Doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de junio de 2005. 1.
Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ARMOUR INTERNATIONAL COMPANY. 1.2.
Hechos Relevantes. 1.2.1. Los hechos. Entre los hechos principales relatados en la demanda se destaca que el 8 de febrero del 2002 AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH solicitó el registro de la marca OPTIDIAL para distinguir productos de la clase 5 de Clasificación Internacional de Niza. A través de la Resolución N° 16569 de 29 de mayo del 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, negó el registro de la marca solicitada por considerar que existía similitud gráfica y visual con la marca DIAL que identifica a productos de igual naturaleza.
Interpuestos los recursos de reposición y apelación, la Administración sostuvo su posición de que existía confusión gráfica, ortográfica y fonética entre las marcas y confirmó la Resolución antes mencionada. 1.2.2. La demanda. La actora considera que se violaron los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486. AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH en su escrito de demanda expuso que el titular de la marca DIAL no presentó oposiciones al registro del signo OPTIDIAL por lo que no tiene interés directo en el resultado del proceso.
Con el propósito de fundamentar su demanda AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH expone que: - Con el registro del signo OPTIDIAL para distinguir preparaciones de insulina no se afectará indebidamente el derecho de un tercero. - Entre las denominaciones OPTIDIAL y DIAL no hay posibilidad de confusión ya que existen diferencias en los aspectos ortográfico, fonético y visual.
En el caso presente los signos confrontados son completamente diferentes, razón por la cual no existe ninguna razón jurídico-legal para negar el registro solicitado. - Además es imposible la confusión por “diferencia en cuanto a las condiciones reales del mercado” ya que el usuario promedio con inteligencia media no confundirá una preparación de insulina con un producto higiénico de uso humano como los que distingue la marca DIAL, que pese a estar registrada para identificar a productos de la clase 5, hace especial énfasis en desodorantes. - Si bien es cierto que los signos OPTIDIAL y DIAL están destinados a distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es importante considerar que dichos signos están llamados a identificar productos de distinta finalidad y naturaleza. - El signo OPTIDIAL es registrable por ser distintivo. 1.2.3.
La contestación a la demanda. La administración en la contestación de la demanda expuso que al efectuar la comparación en conjunto de los signos OPTIDIAL (nominativo) y DIAL (nominativo) se observa que existen semejanzas de carácter fonético y ortográfico que impiden que sean completamente diferenciables. Los signos en conflicto identifican productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que podría generarse un alto riesgo de confusión en el público consumidor.
Al realizar la comparación de los signos en conflicto se observa que el vocablo OPTIDIAL se conforma de la expresión OPTI, que es una partícula frecuentemente usada en marcas que identifican productos de la clase 5, por lo que no es susceptible de apropiación individual; para establecer el grado de confundibilidad entre signos de esta naturaleza el análisis debe centrarse principalmente en la parte no genérica o común de los mismos.
Los signos confrontados son semejantes y pretenden identificar a productos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, por ello concluyó que OPTIDIAL es irregistrable porque no reúne los requisitos exigidos por las normas comunitarias para ser registrado como marca y, en especial, carece de distintividad. El informe del Juez Consultante no da cuenta de que el tercero interesado haya contestado la demanda. 2.
Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Dado que la solicitud de registro de marca se hizo en el mes de febrero de 2002, es aplicable al caso la Decisión 486.
Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante: 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y se interpretará de oficio el artículo 150 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICION 486 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;” (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 4. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; examen de registrabilidad y ausencia de oposiciones; reglas para el cotejo marcario; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; comparación entre marcas denominativas; partículas de uso común en marcas farmacéuticas. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 33-IP-2005 el 25 de mayo del 2005 sobre el concepto de marca expuso lo siguiente: “La marca es todo medio sensible que permite distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona con respecto de otros idénticos o similares de distinta procedencia u origen empresarial.” La importancia de la marca radica en que a más de servir como medio identificador de productos o servicios en el mercado, es un medio que ayuda a publicitar el producto o servicio y darlo a conocer entre los consumidores, además contribuye a crear la imagen del producto.
La marca en el mercado actual ha adquirido un altísimo valor que suele ser mayor al de los otros bienes de la empresa, es innegable que ciertas marcas por su prestigio y condiciones especiales garantizan el éxito de los productos que distinguen en el mercado. El Régimen Común de Propiedad Industrial protege el interés de la marca otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “ cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.
Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario, la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “ la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.
En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.”[1] La distintividad es según la doctrina, y la jurisprudencia la función primordial de la marca, y es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.
Un signo que cumple con la calidad de ser distintivo cuenta con dos aspectos fundamentales que son: “la capacidad intrínseca o “de individualización” y la capacidad extrínseca o de “no confundibilidad””.[2] La fuerza distintiva de la marca implica que el signo por sí mismo debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se coloca y además no debe generar confusión con respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.
El requisito de susceptibilidad de representación gráfica del signo implica que la marca se plasme en un sustento material que permite que quien la observe tenga una idea de la marca, para ello es válido hacer uso de medios como: elementos gráficos, figuras, o la combinación de elementos de cualquier clase que permitan la descripción del signo. A través del cumplimiento de esta condición el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad y en la práctica permite que se realice la publicación y el archivo del signo solicitado ante la Oficina Nacional Competente en cada país. Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca.
José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo.”[3] 4.2. Examen de registrabilidad y ausencia de oposiciones. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 150, establece que el examen de registrabilidad de la marca se realizará cuando el plazo previsto para las oposiciones se encuentre vencido o cuando éstas no se hubiesen presentado.
Al igual que sucedía en la Decisión 344 el examen de fondo sobre la registrabilidad de un signo es un requisito indispensable con el que la administración debe cumplir previamente a la concesión o denegatoria del registro marcario. Se trata de un requisito ineludible con el que la Oficina Nacional Competente debe cumplir antes de la concesión o denegatoria del registro de marca, el examen debe realizarse siempre, incluso en el caso de que no se hayan presentado observaciones.
El examen de registrabilidad debe realizarse siempre siendo ésta una obligación de la Oficina Nacional Competente, quien deberá realizar un estudio minucioso que deberá guiarse por los criterios expuestos en la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al analizar el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ha señalado dentro de este tema lo siguiente: “El examen de registrabilidad se realiza a través del análisis de todas las exigencias que impone la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial, para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas.” (…) “…impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.
La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. “Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las oposiciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto”[4]. 4.3. Reglas para el cotejo marcario. En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en varias ocasiones que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
Es importante considerar que en la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 4.4.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud Un signo es registrable como marca si está dotado de fuerza distintiva suficiente. Permitir el registro de marcas carentes de tal característica, llevaría a crear confusión en el mercado, además, de la posibilidad de generar perjuicios al titular de una marca previamente solicitada o registrada, que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo.
La Normativa Comunitaria contenida en el Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece adecuada protección a la marca, impidiendo que se registren, signos en los que no está presente el elemento distintivo. Las posibilidades al crear un conjunto marcario son amplísimas, pues se pueden combinar de manera creativa diversos elementos, tanto gráficos como denominativos, con términos tomados tanto del lenguaje común como de la fantasía, por lo que el resultado puede ser siempre distintivo, y no confundible a otros signos antes registrados por otros titulares.
La Oficina Nacional Competente, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia de marcas. La prohibición de registrar signos idénticos o similares a otros, evita que surjan condiciones injustas en el mercado, y brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca y a la vez protege al consumidor para que no incurra en confusión o error al realizar la elección de los productos que adquiere.
Un signo que no es distintivo, en relación con una marca ya existente en el mercado, tiene altas probabilidades de ocasionar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado. La confusión generada entre las marcas es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye en forma errada a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4.5.
Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.
Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [5] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.6.
Partículas de uso común en marcas farmacéuticas. Las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características. Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas.
El examen de marcas farmacéuticas debe ser minucioso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión ya que de generarse error éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas; por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. En conclusión, la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.
Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.
Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Además la Jurisprudencia de este Tribunal dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Otamendi, Jorge;
Ob.cit., págs. 191 y 192).”[6] En vista de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, un signo es registrable como marca cuando es apto para distinguir productos o servicios en el mercado, es susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque éstas no se hubiesen presentado, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada.
TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
CUARTO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
QUINTO: Por lo general, al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.
SEXTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.
SEPTIMO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00142 (8909), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] OTERO LASTRES, José Manuel.
“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. [2] Ibídem, pág. 129. [3] Ibídem, pág. 134. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de marzo del 2005. Proceso N° 03-IP-2005. Marca: “GATES”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 de 12 de abril de 2005. [5] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso N° 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005.