Año XXII - Número 1235 Lima, 23 de agosto de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 71-IP-2005.- Proceso 77-IP-2005.- Proceso 79-IP-2005.- Proceso 90-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Proceso Interno Nº 25942002. Actor: FAMESA TECNOLÓGICA S.A.C. Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN Interpretación Prejudicial de los artículos 3, 4, 5, 6 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. Actor: FLORES DEL VALLE FLODELVA CIA. LTDA. Asunto: “DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA”.

Proceso Interno N° 272-03.. Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 2003-00338. Actor: FERNEY ABELLA ROJAS. Marca: ZONA FRANCA (MIXTA) Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio del artículo 150 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00142 (8909). Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: “OPTIDIAL” Pág. 1 11 19 25 PROCESO Nº 71-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Proceso Interno Nº 2594-2002. Actor: FAMESA TECNOLÓGICA S.A.C. Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del 5 de mayo de 2005, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno Nº 2594-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 1 de junio de 2005. 1. Las partes. La actora es FAMESA TECNOLÓGICA S.A.C. Se demanda al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), y a THE ENSIGN BICKFORD COMPANY. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos en la instancia administrativa Con fecha 18 de julio de 1994, FAMESA TECNOLÓGICA S.A., solicita el registro de diseño industrial para un “BLOQUE DE CONEXIÓN”, cuyo diseñador es LUIS ALBERTO FUDIMOTO KAMIJIKOKU, contra el que la empresa ENSIGN BICKFORD COMPANY formula observación en base a la solicitud de patente Nº 183135, correspondiente a la invención denominada “Sistema de iniciación de baja energía para voladura, método y conexión de superficie para el mismo”.

La empresa observante alega que el diseño industrial solicitado es similar a la patente de invención de su titularidad, toda vez que el bloque conector se encuentra incluido en el estado de la técnica, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, la observante presenta un informe de un especialista, el cual prueba la similitud de las invenciones sub materia, específicamente, trata sobre la descripción técnica del bloque de conexión o bloque de empalme del sistema iniciador de voladura de baja energía con superficie conectora para la iniciación de una señal de transmisión no direccional, de bajo sonido y tiempo controlado, correspondiente a la solicitud de patente peruana, y a las solicitudes tramitadas también en Chile y Estados Unidos de Norteamérica a nombre de la observante.

A lo que la solicitante contestó que si bien ambos 23/08/2005 2.36 diseños poseen la misma función, sus distintos diseños de estructura dan lugar a diferencias sustanciales de forma externa, además, que para el registro de un diseño industrial es requisito fundamental que el diseño presente diferencias principales respecto de otros de su misma especie, lo que sucede con el diseño solicitado, pues según lo argumentado, es completamente diferente al de la observante.

Finalmente, del Informe Técnico de oficio, Nº JF-019-96, se desprende que el diseño solicitado cumple con el requisito de novedad, “al no haber encontrado antecedente similar al diseño solicitado, toda vez que la solicitud (…) presenta diferencias con el diseño industrial solicitado”, y en ese sentido, la observación debería ser declarada infundada.

Así, con fecha 12 de marzo de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), declara infundada la observación y concede el registro del diseño industrial solicitado por FAMESA TECNOLÓGICA S.A. En base a la apelación formulada por la empresa observante, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, emite con fecha 10 de noviembre de 2000, la Resolución Nº 13532000/TPI-INDECOPI, la misma que revoca la resolución de primera instancia administrativa, y deniega el registro del diseño industrial solicitado.

El Tribunal de INDECOPI consideró que el Informe Técnico de oficio, únicamente ampara el análisis del diseño solicitado con el de la observante y concluye que ambos diseños son suficientemente diferentes, por lo que la solicitud cumple con el requisito de novedad exigido por la norma. Asimismo, en contradicción a lo concluido por dicho informe, considera que el diseño sólo presenta diferencias secundarias y no sustanciales respecto del bloque de conexión de la observante, pues las mismas no son perceptibles a simple vista, sino que requieren de un examen minucioso de los diseños.

En este sentido, concluye el Tribunal del INDECOPI, que el diseño industrial no cumple con ser singular o particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Decisión 344, toda vez que “no contiene características estéticas creativas, ni alcanza un mínimo de singularidad o apariencia espe- GACETA OFICIAL cial, (…) y sólo presenta pequeñas diferencias que pasarían desapercibidas para el consumidor (…)”. 2.2.

La demanda y los hechos en la instancia judicial La demanda de fecha 1 de febrero de 2001, formulada por FAMESA TECNOLÓGICA S.A., pretende se declare la invalidez de la resolución administrativa emitida por el Tribunal de INDECOPI, Resolución Nº 1353-2000/TPI-INDECOPI, mediante la cual, revocando la resolución de primera instancia administrativa, Resolución Nº 157-1999/OIN-INDECOPI, se deniega el registro del diseño industrial para un bloque de conexión solicitado por la empresa demandante.

En este sentido, como consecuencia de la invalidez de dicha resolución, requiere que se proceda al registro del diseño industrial solicitado por ella. La demandante argumenta que la Resolución del Tribunal de INDECOPI “se ocupa de requisitos o cualidades ajenas a las que estipula la Decisión 344” y a la normativa nacional aplicable, en este sentido, se ocupa de características de fisonomía, carácter especial o singular, y singularidad de los diseños; concepto que recientemente la Decisión 486 incorpora (concepto de “apariencia particular”).

Asimismo, afirma que el examen técnico de primera instancia es de carácter serio y que incluyó la comparación con todos los diseños existentes en el mercado, a diferencia de lo argumentado por el Tribunal, y que éste, “sin hacer un mínimo análisis” afirma que su diseño no es novedoso porque presenta diferencias sólo secundarias, no sustanciales con el bloque de la observante, “las mismas que no son perceptibles a simple vista, sino que requieren un examen minucioso”.

Finalmente, afirma que la apelación a nivel administrativo de la otra parte no se sustenta en una diferente interpretación de las pruebas, ni en cuestiones de puro derecho, y por lo tanto la resolución de segunda instancia administrativa deviene en nula. 2.3. La contestación de la demanda Por su parte, INDECOPI, niega y contradice en todos sus extremos los argumentos de la demanda, considerando que el diseño industrial solicitado por la demandante carece del requisi- 23/08/2005 3.36 to de novedad y singularidad que establece la Decisión 344, asimismo, agrega que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya sea en su superficie dimensional o en su forma tridimensional, por lo que “el diseño industrial debe ser arbitrario, es decir, no necesario para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaria, así, la protección del diseño no abarca las características únicamente impuestas por razones puramente prácticas o técnicas que no tengan como finalidad mejorar la apariencia del producto”, ya que existen otras figuras jurídicas que protegen estos derechos, como las patentes de invención y los modelos de utilidad.

En este sentido, añade, que el diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique confiriéndole una fisonomía nueva y propia, que otorga un valor agregado al objeto en cuestión. En este sentido, además de la novedad, debe cumplir el requisito de ser “un diseño industrial que otorgue una apariencia especial al producto al que se aplique (singularidad) (…) la diferenciación lograda por el diseño industrial de un producto sobre sus similares debe además crear en el público consumidor una suerte de atracción en su beneficio”.

Así, concluye que “el diseño industrial solicitado sólo presenta diferencias secundarias o no sustanciales respecto del bloque de conexión de la empresa demandada, las mismas que no son perceptibles a simple vista, sino que requieren de un examen minucioso de los diseños para ser apreciados; por lo que no puede considerarse que el diseño industrial solicitado cumpla con el requisito de novedad”.

De otro lado, la codemandada, THE ENSIGN BICKFORD COMPANY, sostiene que el bloque conector es similar al diseño de su patente de invención, la misma que si bien fue denegada, lo fue porque era “supuestamente” similar a un producto de la demandante, “por lo que resulta curioso que la actora solicite ahora el registro a nombre suyo no como patente de invención, sino como diseño industrial”.

Asimismo, que dicha similitud se debe a que su solicitud de patente se refiere principalmente a la estructura del bloque conector, solicitado como diseño industrial, por lo tanto, éste carece de novedad. La primera instancia judicial, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del GACETA OFICIAL Perú, declaró fundada la demanda, basándose en el hecho que tal como lo acredita el informe técnico de oficio por la primera instancia, el diseño solicitado reúne los requisitos de registrabilidad, específicamente, la novedad y singularidad exigidos por la norma, por tanto es susceptible de registro.

Finalmente, el INDECOPI formula apelación contra dicha sentencia, argumentando que el “minucioso análisis que el técnico examinador de patentes de primera instancia efectuó bajo criterios estrictamente técnicos, es insuficiente, puesto que en una apreciación de conjunto y tomando en cuenta aspectos como la percepción del consumidor, es de estimarse que el diseño industrial solicitado por la demandante presenta diferencias secundarias o no sustanciales respecto del bloque de conexión de la codemandada, THE ENSIGN BICKFORD COMPANY, por lo que carece de novedad”, con lo cual, el expediente es elevado a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en la presente solicitud se interpretarán los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) 23/08/2005 4.36 DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” DECISIÓN 344 (…) DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES “Artículo 58 Serán registrables los nuevos diseños industriales.

Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión. Artículo 59 Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prio- GACETA OFICIAL ridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. IRRETROACTIVIDAD NORMATIVA. En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lu- 23/08/2005 5.36 gar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia’” (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. En este sentido, en aplicación de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 que establece el principio de irretroactividad normativa, se desprende que corresponde al caso concreto la aplicación de la Decisión 344, dado que la solicitud sub materia fue presentada bajo su vigencia y el procedimiento fue concluido bajo su imperio.

En este sentido, queda sentada la regla de irretroactividad en beneficio del principio de seguridad jurídica, y por lo tanto, la aplicación de la Decisión 344 a los actos nacidos dentro de su vigencia. 2. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. a. Definición y naturaleza Tal y como lo define el artículo 58 de la Decisión 344, el diseño industrial es “cualquier reunión de GACETA OFICIAL líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”.

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la norma aplicable al caso concreto, la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.

Así, tomando el concepto del artículo 58 de la Decisión 344, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa.

Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1.977)”. 23/08/2005 6.36 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p.229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro.

“La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le GACETA OFICIAL otorga como lo expresa el artículo 69 de la Decisión 344: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial”.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 58 señala que serán registrables los “nuevos” diseños industriales, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y serán aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

Así, el artículo 82 prohíbe el registro cuando: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; f) Consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica; 23/08/2005 7.36 g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas; j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y, m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.

El literal a) se refiere a las características de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y perceptibilidad que deberá poseer el diseño industrial a registrar. GACETA OFICIAL La distintividad, es considerada como la función primigenia que debe reunir todo diseño para ser susceptible de registro, es la razón de ser del diseño industrial.

Es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales. La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del diseño industrial, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El requisito de perceptibilidad, toda vez que un diseño industrial para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

De otro lado, el artículo 83 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.

El artículo 83 considera que no podrán acceder a registro aquellos diseños industriales, en lo que corresponda, que: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con 23/08/2005 8.36 las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

GACETA OFICIAL Asimismo, el artículo 58, tercer párrafo, contiene la prohibición absoluta que se refiere a que el diseño industrial no pueda estar referido a indumentaria o vestimenta, de cualquier tipo. 3. LA NOVEDAD, COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 23/08/2005 9.36 De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad.

Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad” 3. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. El artículo 59, señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos o cualquier otro medio.

Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: Las Diferencias secundarias. (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.

(OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica 1 a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial 2, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado. 1 2 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva” El citado artículo 59 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable.

En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 3 Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359 GACETA OFICIAL 23/08/2005 10.36 Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

CONCLUYE: 1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior. 2.

Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”. 3.

Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/08/2005 11.36 PROCESO Nº 77-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 3, 4, 5, 6 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Actor: FLORES DEL VALLE FLODELVA CIA. LTDA. Asunto: “DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA”. Proceso Interno N° 272-03. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco. VISTOS: El expediente recibido por este Tribunal el 12 de mayo de 2005, del que forma parte el Oficio Nº 106-05-TDFC-S, de fecha 9 de mayo de 2005, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3 de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, remite solicitud de Interpretación Prejudicial, acompañada de copias de los actuados en el expediente interno Nº 272-03, de las que se puede deducir que la Interpretación Prejudicial solicitada es respecto de la Decisión 388 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.

Admisión a Trámite No obstante que este Tribunal observa al respecto, que el pedido hecho por el Tribunal consultante, no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, toda vez que dicha instancia se ha limitado, además del envío del oficio en referencia, a una simple remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del referido proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal; sin embargo, el Órgano Comunitario las ha estimado subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas y, razón por la cual la consulta formulada ha sido admitida a trámite, por medio de auto de 15 de junio de 2005. 2.

Determinación de los hechos relevantes sentó al Servicio de Rentas Internas Regional del Austro, la solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a exportadores, que la autoridad administrativa asignó como expediente interno Nº 101012003011287. Dicha solicitud pretendía la devolución del IVA pagado por la compañía arriba indicada en abril de 2001.

El 4 de diciembre de 2003 la autoridad administrativa emitió la Resolución Nº 101012003RDEV 005917, la misma que resolvió devolver el IVA por el valor de US$ 3,884.35 a la demandante, sin embargo, negó la devolución de US$ 21,443.25 solicitados también por ésta. 2.2. Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que, “La devolución del IVA para los exportadores se establece con el fin de que los productos ecuatorianos sean competitivos en los mercados internacionales, y sobre todo para que la normativa tributaria interna guarde coherencia con la Decisión 388 de la Comunidad Andina (…) que en su artículo 4 dispone textualmente: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes que figuran en el Anexo I de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación será devuelto al exportador”.

Añade asimismo, que las normas internas de su país son restrictivas frente a la norma internacional, al no consagrar a los bienes de capital dentro de los alcances del derecho de devolución del IVA, como lo hace la Decisión 388 en su artículo 4. 2.1. Hechos. El 14 de noviembre de 2003, la compañía FLORES DEL VALLE FLODELVA CIA. LTDA. pre- Así, la negativa de la administración es contraria a una norma internacional jerárquicamente superior y por lo tanto carece de validez.

GACETA OFICIAL 2.3. Contestación a la demanda. 23/08/2005 12.36 4, 5 y 6 de dicha Decisión, por considerarse pertinentes al caso concreto. 2.3.1. De la Administración Tributaria. La Administración argumenta que “de los documentos presentados por el actor se colige que los mismos no constituyen sustento de adquisiciones de materia prima, e insumos, o servicios utilizados en el producto elaborado en un caso”, por lo que, en consideración a la norma interna, sólo las adquisiciones empleadas en la fabricación de bienes que se exporten, están sujetas a la devolución del IVA, lo cual no es el caso de autos.

Asimismo, indica que si se trata de activos fijos los bienes en cuestión, no es procedente la devolución del IVA, dado que tal supuesto no está contemplado en la ley.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, si bien la solicitud no se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, toda vez que dicha instancia se ha limitado, como señaláramos anteriormente, a una simple remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del referido proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal, este Órgano Comunitario las ha estimado subsanables, luego de una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas;

Que, si bien la solicitud de interpretación prejudicial fue referida a la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativa a la “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes”; norma aprobada el 2 de julio de 1996, y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 211, de 17 de los mismos mes y año, este Tri-bunal considera que las normas a interpretar corresponden específicamente a los artículos 3, El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 388 “(…) Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330.

Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros. Artículo 5.- La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros.

Artículo 6.- Los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la presente Decisión. (…) ANEXO 1 RELACION DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTICULO 4 DE LA DECISION (…) GACETA OFICIAL 3.

ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Las solicitudes de interpretación prejudicial que formulen los Órganos Judiciales Nacionales deben someterse al cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Número 680 del 28 de junio de 2001), cuyo texto expresa: “Artículo 125: Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta.

La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a. El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b. La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c. La identificación de la causa que origine la solicitud; d. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta”.

Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalan la competencia de este órgano para realizar la interpretación, por vía prejudicial, del 23/08/2005 13.36 ordenamiento jurídico de la Comunidad, precisando que corresponde al Juez Nacional la aplicación de dicho ordenamiento comunitario al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas.

“La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.1.

De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus GACETA OFICIAL Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueren procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (Sentencia del 3 de diciembre de 1987, dictada en el expediente 01-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida ….

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997). 1.2.

De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una 23/08/2005 14.36 comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 1.3.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497, del 18 de octubre de 1999). 1.4.

De la competencia del Tribunal. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). GACETA OFICIAL 1.5. De las obligaciones del Juez consultante. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación”. (Criterios reiterados en las sentencias dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP2002, del 5 de febrero de 2003, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003; y en el expediente N° 141-IP-2003, de 4 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1041, de 4 de marzo del mismo año, caso “SUPER CHOO”)”. 1

2. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO SOBRE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO Con relación al tema de la supremacía del Derecho Comunitario sobre las normas de Derecho Interno, el Tribunal de Justicia sostiene que: “ Se estableció así un régimen común y uniforme, de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (…) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable ( )”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso) En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso Nº 116-IP-2004. Auto de 29 de septiembre de 2004. 23/08/2005 15.36 cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria.( ) No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ ”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al primer principio, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabi- GACETA OFICIAL litado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ) El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )” (Proceso 1-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 818 del 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90.

Gaceta Oficial N° 69, del 11 de octubre de 1990). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales. La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario ex- 23/08/2005 16.36 presamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6-IP-93.

Gaceta Oficial N° 150, del 25 de marzo de 1994). En la Comunidad Andina los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sostenido que: “…las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ” (Proceso 7-AI-99, publicado en Nº 520 de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú) En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 388, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario, de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina.

Principio de Complementación Indispensable El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra aquel principio según el cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, teniendo en consideración la posibilidad que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

De esta manera, en la aplicación de dicha figura, las legislaciones internas de los Países Miem- GACETA OFICIAL bros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él.

3. DE LA ARMONIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS COMO INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES DE BIENES. DEVOLUCIÓN DEL I.V.A. El artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena determina que el monto total de los impuestos indirectos vigentes que figuran en el anexo 1 de la citada Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

Asimismo, de conformidad con lo señalado por el artículo 3 de dicha Decisión, correspondiente a la Armonización de los Impuestos Indirectos como Incentivos a las Exportaciones de Bienes, se consideran impuestos indirectos los regulados por el artículo 13 de la Decisión 330, el mismo que establece que se entenderán como impuestos indirectos, “(…) los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles (…) los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”.

“DECISION 330 (…) Artículo 13.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles. Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, 23/08/2005 17.36 al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos.

Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión.” De la misma manera, el Anexo 1 de la Decisión 388 determina la relación de impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión, para la República del Ecuador, estableciendo que constituyen impuestos indirectos: “(…) a) el impuesto al Valor Agregado, IVA y, b) los impuestos a los Consumos Especiales ( )”.

Así, puede concluirse que el Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA) en los Países Miembros se encuentra reconocido por la norma comunitaria como un impuesto indirecto, y que en el caso concreto de la República de Ecuador, a dicho impuesto le es aplicable el artículo 4 de la Decisión 388, y en este sentido, procede la devolución al exportador del monto total del IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina.

Sin embargo, es preciso indicar que la devolución del IVA, en el caso de Ecuador, corresponderá, exclusivamente, al monto del impuesto que haya sido efectivamente pagado, respecto de las adquisiciones de materia prima, insumos intermedios, servicios, bienes de capital y, de los demás rubros o conceptos considerados en el inciso primero del citado artículo 4 de la Decisión 388.

Es preciso considerar que la figura de la devolución de los impuestos indirectos, se encuentra consecuentemente supeditada por la propia norma comunitaria, en el caso concreto, a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos efectuados por él en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388.

En este sentido, si bien la norma consagra la posibilidad de la devolución del monto total del IVA, para la obtención de ese beneficio, deberán ser justificados por parte de quien solicita la devolución, los desembolsos realizados por tal concepto. Así, deberá tenerse presente que la devolución de los impuestos indirectos respecto de bienes GACETA OFICIAL 23/08/2005 18.36 de capital, procederá únicamente en la medida que “ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación”; y, además, que dichos impuestos deben necesariamente encontrarse en vigencia al momento de su reclamación. Si bien la norma comunitaria no establece los mecanismos específicos o los procedimientos para la acreditación o demostración de los pagos efectivamente realizados, el artículo 5 de la misma Decisión, al referirse a la modalidad aplicable a la devolución de los impuestos indirectos, deja a juicio de los Países Miembros, la determinación de los plazos para tal devolución. De manera similar, el artículo 6 de dicha Decisión establece que los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posteriores y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos, incluido el IVA en el caso del Ecuador, se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388; previsiones, determinaciones o acciones de naturaleza interna a ser adoptadas para el cumplimiento del régimen consagrado en aquélla que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 del mismo, debieron necesariamente y en su oportunidad, ser informadas a la Junta del Acuerdo de Cartagena, a la fecha substituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante la cual se deberá, de ser el caso, presentar los informes que puedan corresponder.

Finalmente, este Tribunal señala que la Decisión 388, en aplicación del principio de complementación indispensable, arriba desarrollado, reconoce a los Países Miembros de la Comunidad Andina, la facultad para regular los desarrollos que consideren necesarios para la aplicación efectiva y cabal en sus respectivos territorios, del régimen común sobre “Armonización de los Impuestos Indirectos como Incentivos a las Exportaciones de Bienes”; pero sin desnaturalizarlos.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, nal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

SEGUNDO: Las Decisión 388, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dichas Decisiones, conforme a los principios de aplicación inmediata y primacía de la norma comunitaria. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta propia del Derecho Comunitario de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración de la Comunidad Andina.

TERCERO: Los principios fundamentales de aplicación directa y de preferencia de la ley comunitaria suponen que el ordenamiento comunitario opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina.

Sin embargo, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer exigencias, requisitos adicionales, o constituir reglamentaciones que puedan afectar el derecho comunitario, ni menos desnaturalizarlos, o que puedan restringir aspectos por él regulados.

CONCLUYE:

CUARTO

PRIMERO: Toda solicitud de Interpretación Prejudicial debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribu- De conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser devuelto el monto total de los impuestos indi- GACETA OFICIAL 23/08/2005 19.36 rectos vigentes, pagados por el exportador por los conceptos y rubros taxativamente determinados por dicha norma comunitaria que incluye para el caso de la República del Ecuador lo correspondiente al IVA (Impuesto al Valor Agregado).

QUINTO: La devolución del monto referido al impuesto indirecto procede, en todo caso, respecto de los impuestos sobre el IVA efectivamente pagados por el solicitante, correspondiéndole al respectivo País Miembro, establecer los sistemas de control y de comprobación de la documentación sustentatoria del pedido. En el caso de impuestos indirectos relativos a bienes de capital, procederá la devolución en la medida que no se confiera exclusivamente por razones de exportación. En todo caso, la devolución se realizará por medio de compensación o reembolso.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordena- miento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 79-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 2003-00338. Actor: FERNEY ABELLA ROJAS. Marca: ZONA FRANCA (MIXTA). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco. VISTOS: na, acompañada al Oficio Nº 0547, de fecha 14 de abril de 2005, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2003-00338.

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andi- Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del GACETA OFICIAL 23/08/2005 20.36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 15 de junio de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: dos o comercializados de los productos idénticos o similares de otras personas, e igualmente tiene la capacidad extrínseca, por que no existe ningún otro signo registrado a nombre de un tercero, que pueda crear confusión en el público consumidor, respecto de dichas expresiones” 1.

Las partes. Añade que la Superintendencia al proferir la resolución negando el registro del citado signo, violó los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que “dicho signo es distintivo por ser singular e individual, pues puede diferenciase (sic) de cualquier otro y por lo tanto puede ser objeto de un derecho privativo y además es susceptible de representación gráfica” El actor es el señor FERNEY ABELLA ROJAS.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. El 12 de febrero de 2002, el señor FERNEY ABELLA ROJAS, solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca comercial ZONA FRANCA (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 (Vestidos, calzados, sombrerería).

Posteriormente, el 22 de marzo de 2002 fue publicado el extracto de la solicitud sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. El 27 de noviembre de 2002, mediante resolución Nº 37786 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decide negar el registro de la marca comercial ZONA FRANCA (MIXTA) para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 19 de diciembre de 2002 se interpusieron los respectivos recursos contra la Resolución anterior, a lo que la Superintendecia de Industria y Comercio el 30 de enero de 2003 resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación, el mismo que el 27 de marzo de 2003 fue resuelto confirmando la resolución impugnada. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que, “La expresión ZONA FRANCA (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional, tiene la capacidad intrínseca, para ser constitutiva de derechos ya que tiene la capacidad para distinguir en el mercado, los productos produci- Arguye que “al pronunciarse la expresión ZONA FRANCA, no describe ninguno de los productos que con ella se pretende registrar, ni siquiera otra mercancía, sino que la misma es una denominación caprichosa, formada por la combinación de dos palabras, susceptible de aplicarse a cualquier clase de productos y no por ello debe considerarse como descriptiva, pues debe tenerse muy preciso que lo que constituye la marca es la denominación ZONA FRANCA, la que por sí sola es imposible que pueda dar una idea de los productos a que se aplica, y en el caso, si se llegare a conocer demasiado la marca y se sabe pronto a que productos se aplica, se deberá a la labor del solicitante por difundir dicha marca a través de los diferentes medios publicitarios”. 2.3.

Contestación a la demanda. 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia señala que el signo “ZONA FRANCA” (Mixto) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la mencionada expresión podría provocar que el consumidor crea que estos productos provienen de sitios con prerrogativas fiscales o aduaneras que inciden en su precio.

Asimismo manifiesta que “en el evento en que se concediera el registro como marca del signo ZONA FRANCA (Mixta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 25, se imposibilitaría a otros empresarios que actualmente GACETA OFICIAL comercializan sus productos en la ZONA FRANCA, para seguir ofreciendo a sus distribuidores o consumidores que sus productos los seguirán distribuyendo o comercializando en la ZONA FRANCA, ( ).

Adicionalmente, son las ZONAS FRANCAS, uno de los puntos donde se comercializan internacionalmente la mayoría de los productos clasificados en el Arreglo de Niza, por lo cual considera mi representada, que ningún empresario o comerciante puede tener bajo su monopolio una expresión de uso común para la comercialización de productos, pues sería lo mismo si se le concediera el registro como marca a terceros respecto de las expresiones ‘ALMACÉN’, ‘DEPOSITO’, ‘HIPERMERCADO’, ‘BOUTIQUE’, ETC., pues en tales sitios se consiguen tanto productos de la clase 25 Internacional, como otras clases de productos”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 134, 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de 23/08/2005 21.36 aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; ( ); e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( )”. Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución” GACETA OFICIAL En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como a las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA La marca ha sido definida por el artículo 134 de la Decisión 486 como: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y que sean “susceptibles de representación gráfica”.

Este Tribunal ha manifestado al respecto que “En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía 23/08/2005 22.36 expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …’. (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57)” (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE’S BLEND G.O.A.C. Nº 1.080 de 9 de junio de 2004).

Respecto a los requisitos que exige la Decisión 486 para registrar un signo como marca, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77) GACETA OFICIAL II. SIGNOS ENGAÑOSOS Resulta importante dejar en claro la diferencia que existe entre signos descriptivos y signos engañosos a fin de poder determinar en que categoría se encuentra enmarcado el signo en conflicto en el presente caso. Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85) Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999). III. SIGNOS DESCRIPTIVOS. Respecto de las denominaciones descriptivas, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al 23/08/2005 23.36 respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.

Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios que está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Al respecto sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de septiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que GACETA OFICIAL impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). Es importante tener presente que sólo se denegará el registro del signo, si éste está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas.

IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que, en el caso en que no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución. 23/08/2005 24.36 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Segundo: Los signos engañosos son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que estos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función distintiva de la marca.

Tercero: La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Cuarto: Finalmente, aunque no exista disposición expresa en ésta Decisión, la Resolución debe ser motivada, el Tribunal ha manifestado al respecto que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Proceso Nº 04-AN-97, G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, Marca: CONTRACHAPADOS).

El hecho de que no se hayan presentado oposiciones al registro de una marca, no exime a la Oficina Nacional Competente de realizar el correspondiente examen de registrabilidad, posterior a lo cual procederá a pronunciarse sobre la concesión o no del registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, GACETA OFICIAL 23/08/2005 25.36 dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 90-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio del artículo 150 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00142 (8909). Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: “OPTIDIAL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Demandante: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH.

Magistrado consultante: Doctor Camilo Arciniegas Andrade. Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ARMOUR INTERNATIONAL COMPANY. 1.1. Las partes: VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de junio de 2005. 1.

Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como 1.2. Hechos Relevantes. 1.2.1. Los hechos. Entre los hechos principales relatados en la demanda se destaca que el 8 de febrero del 2002 AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH solicitó el registro de la marca OPTIDIAL para distinguir productos de la clase 5 de Clasificación GACETA OFICIAL Internacional de Niza.

A través de la Resolución N° 16569 de 29 de mayo del 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, negó el registro de la marca solicitada por considerar que existía similitud gráfica y visual con la marca DIAL que identifica a productos de igual naturaleza. 23/08/2005 26.36 de Niza, es importante considerar que dichos signos están llamados a identificar productos de distinta finalidad y naturaleza. - El signo OPTIDIAL es registrable por ser distintivo. 1.2.3.

La contestación a la demanda. Interpuestos los recursos de reposición y apelación, la Administración sostuvo su posición de que existía confusión gráfica, ortográfica y fonética entre las marcas y confirmó la Resolución antes mencionada. 1.2.2. La demanda. La actora considera que se violaron los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486.

AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH en su escrito de demanda expuso que el titular de la marca DIAL no presentó oposiciones al registro del signo OPTIDIAL por lo que no tiene interés directo en el resultado del proceso. Con el propósito de fundamentar su demanda AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH expone que: - Con el registro del signo OPTIDIAL para distinguir preparaciones de insulina no se afectará indebidamente el derecho de un tercero. - Entre las denominaciones OPTIDIAL y DIAL no hay posibilidad de confusión ya que existen diferencias en los aspectos ortográfico, fonético y visual.

En el caso presente los signos confrontados son completamente diferentes, razón por la cual no existe ninguna razón jurídico-legal para negar el registro solicitado. - Además es imposible la confusión por “diferencia en cuanto a las condiciones reales del mercado” ya que el usuario promedio con inteligencia media no confundirá una preparación de insulina con un producto higiénico de uso humano como los que distingue la marca DIAL, que pese a estar registrada para identificar a productos de la clase 5, hace especial énfasis en desodorantes. - Si bien es cierto que los signos OPTIDIAL y DIAL están destinados a distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional La administración en la contestación de la demanda expuso que al efectuar la comparación en conjunto de los signos OPTIDIAL (nominativo) y DIAL (nominativo) se observa que existen semejanzas de carácter fonético y ortográfico que impiden que sean completamente diferenciables.

Los signos en conflicto identifican productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que podría generarse un alto riesgo de confusión en el público consumidor. Al realizar la comparación de los signos en conflicto se observa que el vocablo OPTIDIAL se conforma de la expresión OPTI, que es una partícula frecuentemente usada en marcas que identifican productos de la clase 5, por lo que no es susceptible de apropiación individual; para establecer el grado de confundibilidad entre signos de esta naturaleza el análisis debe centrarse principalmente en la parte no genérica o común de los mismos.

Los signos confrontados son semejantes y pretenden identificar a productos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, por ello concluyó que OPTIDIAL es irregistrable porque no reúne los requisitos exigidos por las normas comunitarias para ser registrado como marca y, en especial, carece de distintividad. El informe del Juez Consultante no da cuenta de que el tercero interesado haya contestado la demanda. 2.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: 23/08/2005 27.36 (…) Artículo 136 Dado que la solicitud de registro de marca se hizo en el mes de febrero de 2002, es aplicable al caso la Decisión 486.

Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante: 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y se interpretará de oficio el artículo 150 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICION 486 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” Artículo 134 (…) “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Artículo 150 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;” “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 4. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; examen de registrabilidad y ausencia de oposiciones; reglas para el cotejo marcario; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; comparación entre marcas denominativas; partículas de uso común en marcas farmacéuticas. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 33-IP-2005 el 25 de mayo del 2005 sobre el concepto de marca expuso lo siguiente: “La marca es todo medio sensible que permite distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona con respecto de otros idénticos o similares de distinta procedencia u origen empresarial.” GACETA OFICIAL 23/08/2005 28.36 La importancia de la marca radica en que a más de servir como medio identificador de productos o servicios en el mercado, es un medio que ayuda a publicitar el producto o servicio y darlo a conocer entre los consumidores, además contribuye a crear la imagen del producto. la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca.

Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos.

Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.” 1 La marca en el mercado actual ha adquirido un altísimo valor que suele ser mayor al de los otros bienes de la empresa, es innegable que ciertas marcas por su prestigio y condiciones especiales garantizan el éxito de los productos que distinguen en el mercado.

El Régimen Común de Propiedad Industrial protege el interés de la marca otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “ cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario, la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “ la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos La distintividad es según la doctrina, y la jurisprudencia la función primordial de la marca, y es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.

Un signo que cumple con la calidad de ser distintivo cuenta con dos aspectos fundamentales que son: “la capacidad intrínseca o “de individualización” y la capacidad extrínseca o de “no confundibilidad””. 2 La fuerza distintiva de la marca implica que el signo por sí mismo debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se coloca y además no debe generar confusión con respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.

El requisito de susceptibilidad de representación gráfica del signo implica que la marca se plasme en un sustento material que permite que quien la observe tenga una idea de la marca, para ello es válido hacer uso de medios como: elementos gráficos, figuras, o la combinación de elementos de cualquier clase que permitan la descripción del signo. A través del cumplimiento de esta condición el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad y en la práctica permite que se realice la publicación y 1 2 OTERO LASTRES, José Manuel.

“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. Ibídem, pág. 129. GACETA OFICIAL 23/08/2005 29.36 el archivo del signo solicitado ante la Oficina Nacional Competente en cada país. de propiedad industrial, para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas.” Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca.

José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo.” 3 (…) “…impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 4.2. Examen de registrabilidad y ausencia de oposiciones. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 150, establece que el examen de registrabilidad de la marca se realizará cuando el plazo previsto para las oposiciones se encuentre vencido o cuando éstas no se hubiesen presentado.

“Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las oposiciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto” 4. Al igual que sucedía en la Decisión 344 el examen de fondo sobre la registrabilidad de un signo es un requisito indispensable con el que la administración debe cumplir previamente a la concesión o denegatoria del registro marcario.

Se trata de un requisito ineludible con el que la Oficina Nacional Competente debe cumplir antes de la concesión o denegatoria del registro de marca, el examen debe realizarse siempre, incluso en el caso de que no se hayan presentado observaciones. El examen de registrabilidad debe realizarse siempre siendo ésta una obligación de la Oficina Nacional Competente, quien deberá realizar un estudio minucioso que deberá guiarse por los criterios expuestos en la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al analizar el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ha señalado dentro de este tema lo siguiente: “El examen de registrabilidad se realiza a través del análisis de todas las exigencias que impone la Norma Comunitaria en materia 3 Ibídem, pág. 134. 4.3.

Reglas para el cotejo marcario. En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en varias oca- 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de marzo del 2005. Proceso N° 03-IP2005. Marca: “GATES”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 de 12 de abril de 2005. GACETA OFICIAL 23/08/2005 30.36 siones que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: al titular de una marca previamente solicitada o registrada, que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo. La Normativa Comunitaria contenida en el Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece adecuada protección a la marca, impidiendo que se registren, signos en los que no está presente el elemento distintivo.

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Las posibilidades al crear un conjunto marcario son amplísimas, pues se pueden combinar de manera creativa diversos elementos, tanto gráficos como denominativos, con términos tomados tanto del lenguaje común como de la fantasía, por lo que el resultado puede ser siempre distintivo, y no confundible a otros signos antes registrados por otros titulares. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” La Oficina Nacional Competente, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia de marcas.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

La prohibición de registrar signos idénticos o similares a otros, evita que surjan condiciones injustas en el mercado, y brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca y a la vez protege al consumidor para que no incurra en confusión o error al realizar la elección de los productos que adquiere. Es importante considerar que en la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. Un signo que no es distintivo, en relación con una marca ya existente en el mercado, tiene altas probabilidades de ocasionar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado. 4.4.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud Un signo es registrable como marca si está dotado de fuerza distintiva suficiente. Permitir el registro de marcas carentes de tal característica, llevaría a crear confusión en el mercado, además, de la posibilidad de generar perjuicios La confusión generada entre las marcas es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye en forma errada a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4.5.

Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pro- GACETA OFICIAL nunciable, dotado o no de significado conceptual, cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal. Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 5 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 5 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 23/08/2005 31.36 4.6. Partículas de uso común en marcas farmacéuticas. Las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características.

Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas. El examen de marcas farmacéuticas debe ser minucioso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión ya que de generarse error éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas; por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

En conclusión, la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Además la Jurisprudencia de este Tribunal dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un ele- GACETA OFICIAL mento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Otamendi, Jorge;

Ob.cit., págs. 191 y 192).” 6 En vista de las consideraciones anteriores, 23/08/2005 32.36 CUARTO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

QUINTO: Por lo general, al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

SEXTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

SEPTIMO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, un signo es registrable como marca cuando es apto para distinguir productos o servicios en el mercado, es susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque éstas no se hubiesen presentado, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005.

Proceso N° 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL 23/08/2005 33.36 recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300142 (8909), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Mónica Rosell Medina SECRETARIA Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/08/2005 34.36 GACETA OFICIAL 23/08/2005 35.36 GACETA OFICIAL 23/08/2005 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú