PROCESO Nº 85-IP-2005 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 de la Decisión 344, en base a la solicitud formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 3015-96-LR.
Actor: WESTRADE GUATEMALA S.A. Marca: HERBAX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 y 104 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, recibida por el Tribunal con fecha 23 de mayo de 2005, remitida por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, con motivo del proceso interno Nº 3015-96-LR.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 21 de junio de 2005. 1. Las partes.
La actora es WESTRADE GUATEMALA S.A. Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Procurador General del Estado y a AMERICAN CYANAMID COMPANY. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. El 24 de agosto de 1994, la compañía WESTRADE GUATEMALA S.A. solicitó ante la Dirección de Propiedad Industrial el registro del signo HERBAX en la clase 5 de la Clasificación Internacional (Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas), bajo el expediente administrativo Nº 49802, en el cual AMERICAN CYNAMID COMPANY formula observación en contra del citado registro de marca, bajo el legítimo interés que le concede el registro de su marca HERBADOX en la clase 5.
El 12 de junio de 1996, mediante la Resolución Nº 0955747, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó el registro del signo solicitado por WESTRADE GUATEMALA S.A. 2.2. Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que, la solicitud de registro de la marca HERBAX cumple con todos los requisitos del artículo 81 y no recae en las prohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344.
Alega que “La palabra HERBAX tiene un contenido conceptual, que denota que tiene propiedades herbicidas, por lo que la solicitud (…) es legítimamente susceptible de registro”; asimismo, que “(…) HERBAX y HERBADOX, tienen elementos que los individualiza, y que la palabra HERB es del idioma inglés y su traducción significa HIERBA, YERBA (…) y que la palabra hierba es de uso general, común, y por tanto no puede ser utilizado por una sola persona”.
Así, la negativa de registro de la administración es contraria a ley, y por lo tanto, carece de validez. 2.3. Contestación a la demanda. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial no contesta la demanda, sin embargo, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca la contesta contradiciendo los argumentos de la demanda, arguyendo la legalidad y validez de la resolución impugnada y la negativa de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.
El Procurador General contradice los argumentos de la demanda, alegando la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, su improcedencia e ilegitimidad, y la caducidad y prescripción de la acción. Mientras el tercero beneficiario, AMERICAN CYANAMID COMPANY, alega la legitimidad del acto administrativo dada la similitud entre los signos y el riesgo de confusión que su coexistencia pudiera causar.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, el Juez consultante solicita la interpretación de los artículos 83 y 104 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, solo se interpretará el literal a) del citado artículo 83, no se interpretará el artículo 104 literal a) por no ser pertinentes al caso concreto, y se interpretará de oficio el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISION 344 “Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1. Requisitos esenciales para el registro de una marca. La norma comunitaria establece que podrán registrarse como marcas, los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, asimismo, capaces de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha descrito como los requisitos esenciales de registro de una marca: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.
A objeto de verificar la existencia de la capacidad o idoneidad distintiva del signo, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado de Derecho de marcas, Madrid, Marcial Pons, 2001, ps.128-129), han sido acogidos por este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1) La impresión general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados elementos de su composición; 2) La naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción el signo haya de aplicarse; 3) El grado de cumplimiento por el signo de su función indicadora de origen del producto, servicio o actividad (función ésta que difícilmente podrá cumplir un signo que resulte excesivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de carácter ornamental).
La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
Marco Arcalá señala que “el signo a registrar debe poder ser descrito o identificado según las propiedades del plano o la escritura” (Arcalá, Marco, en “Las causas de denegación de la marca comunitaria”, Valencia 2001, ps.119 y ss.), concepto, que es perfectamente complementado con una referencia de Robles Morchón (en “Las marcas en el Derecho español”, Madrid 1995, ps.21 y ss.) la cual indica que “(…) dicho requisito implica la representación del signo en el papel o en otro material equivalente”.
La finalidad del requisito de representación gráfica es la seguridad jurídica, dado que es necesaria la determinación del derecho a proteger y la limitación del ius prohibendi del titular de dicho derecho; sin embargo, como bien señala Marco Arcalá en la obra arriba citada, “el hecho de que toda representación gráfica haya de ser percibida visualmente no supone que lo así representado haya de percibirse de la misma manera (…)”, ejemplo claro de aquello es la figura de un pentagrama p.e., el mismo que permite representar gráficamente todo tipo de melodías que, al ser reproducidas, se perciben auditivamente. 2.
Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes y riesgo de confusión. Reglas de comparación. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.
(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.
A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Riesgo de confusión Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
Reglas de comparación De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.
(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. Es preciso concluir respecto del riesgo de confusión, que la denegatoria de un registro no se da en virtud de una confusión fáctica, sino en la posibilidad de generarse dicha confusión en el consumidor. 3.
Marcas farmacéuticas y partículas de uso común. Cuando las marcas en conflicto amparan productos farmacéuticos pertenecientes a la clase 5, deberá realizarse un examen más prolijo para evitar el riesgo de confusión que el realizado a otras marcas que protegen productos o servicios que se encuentran en clases diferentes con el fin de proteger la salud de los consumidores.
Este Tribunal ha insistido en: “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).
A menudo, las marcas farmacéuticas incluyen en su elaboración partículas de uso común cuyo objetivo es dar a ésta una característica evocativa de su composición y propiedades esenciales. Es por esta razón, y realizando una excepción a la regla, que al realizar el cotejo de este tipo de marcas, no se debe tomar en consideración las mencionadas partículas, sino que, la distintividad se busca en los elementos diferentes que conforman el signo y en la fantasía que en conjunto compone la marca.
Al respecto, se ha manifestado en este Tribunal que, “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio señalado [del análisis en conjunto], que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’ “ (Proceso Nº 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998 marca: DERMALEX). En consecuencia, “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinados a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Tercero: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá posteriormente a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.
Cuarto: En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que corresponden a productos de delicada aplicación, y que la confusión pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor; se debe aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, buscando el prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA