Año XXII - Número 1238 Lima, 5 de setiembre de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 93-IP-2005.- Pág. Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. Caso: denominación “PROGRAF”. Expediente Interno: N° 5305-98-LP Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00155-01 (8939). Actor: PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE. Marca: “EPOMEGA” Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 82 literal a) de la misma Decisión. Actor: VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS.

Marca: “VISCONTI”. Proceso interno N° 2964-M.L. Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 de la Decisión 344, en base a la solicitud formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 3015-96-LR.

Actor: WESTRADE GUATEMALA S.A. Marca: HERBAX Proceso 100-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca Figurativa: “Diseño de unas flores (sin tallo) encerradas dentro de unos rombos irregulares estampados en relieve en la totalidad de la superficie del papel higiénico”.

Proceso interno N° 2003-00372 Proceso 106-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: “CERHELADO” (nominativa).

Proceso interno N° 2003-00010 (8608) Proceso 94-IP-2005.- Proceso 96-IP-2005.- Proceso 85-IP-2005.- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 05/09/2005 2.44 PROCESO Nº 93-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. Caso: denominación “PROGRAF”. Expediente Interno: N° 5305-98-LP. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de julio del año dos mil cinco. ca PROGRAF … solicitada por mi representada FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA.”. 1.2. Cuestión de derecho VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el “artículo 81 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 31 de mayo de 2005; y, el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho En la demanda formulada por la mandataria de la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. se alega que “El 28 de abril de 1992 presenté la solicitud de registo (sic) de la marca de fábrica denominada PROGRAF destinada a proteger productos de la clase internacional Nº 5 … La marca de fábrica PROGRAF apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 327, correspondiente al mes de Abril de 1992”; que “Mediante Oficio Ministerial N° 930779, de 21 de abril de 1993, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, nos informó que Laboratorios Químicos Industriales S.A., ha presentada (sic) observaciones en contra de la solicitud de registro de la denominación PROGRAF”, ya que “tiene registrada la marca PROGAN (logotipo), desde 1986 … para proteger productos de la clase internacional N° 5 …”; y que “la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve aceptar la observación y negar el registro de la mar- El consultante informa que la actora manifiesta en su demanda que “el signo solicitado no contraviene disposición legal o reglamentaria alguna, que la marca solicitada es un signo nominativa (sic), que la marca solicitada es un signo distintivo susceptible de registro, que la marca opositora PROGAN (logotipo) es una marca mixta compuesta de palabra y gráfico, que el subfijo PRO es de uso común y corriente y que ninguna persona puede tener derechos de exclusividad de uso de los prefijos y subfijos (sic)”.

El Tribunal observa que la actora alega en su demanda que “… se encuentran registradas en el Ecuador varias marcas, para la clase internacional Nº 5 que comparten el prefijo PRO, mismo que conforme la doctrina y jurisprudencia marcaria no puede ser objeto de apropiación exclusiva por persona alguna, pues tal cosa sería atentatorio contra la libertad de industria y comercio”; que “el vocablo PRO es un prefijo y por tanto como marca no es suficientemente distintivo, por ser un prefijo de uso común y corriente y en consecuencia de uso general; por lo tanto está desprovisto del caracter (sic) de distintividad que debe tener toda marca”; que “Resulta discriminatorio que existiendo tantas marcas registradas para la clase internacional N° 5 que comparten el prefijo PRO que se niegue el registro solicitado por mi representada”; que “las marcas en controversia son diferentes por cuanto la denominación PROGRAF solicitada para registro por mi representada es una MARCA NOMINATIVA, en tanto que la marca PROGAN (logotipo) en que Laboratorios Químicos Industriales S.A. fundamenta su observación es una MARCA MIXTA al estar compuesta de palabra y gráfico”; que “Por tanto es clara la GACETA OFICIAL diferencia existente entre las marcas en controversia por tratarse de distinto tipos (sic) de marcas”; que del cotejo marcario “se concluye que no existen semejanzas determinantes entre las denominaciones en controversia”; que “para el caso que nos ocupa debe prescindirse del prefijo PRO.

En consecuencia de la simple vista de las marcas en su conjunto se puede determinar que no son iguales por tanto mal se puede calificar que hay semejanzas entre ellas”; que “entre las marcas en conflicto no existe semejanza auditiva, fonética, visual como erróneamente afirma el Director Nacional de Propiedad Industrial, en su Resolución que impugno”; que “la apreciación realizada por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial … es por demás subjetivo (sic), pues no existe argumento legal suficiente para rechazar la solicitud de registro presentada por mi representada”; y que “No habiendo como he dejado demostrado semejanzas determinantes entre las marcas en controversia … no es aplicable para este caso el Artículo 83 literal a) de la Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en que el Director Nacional de Propiedad Industrial fundamenta su Resolución …”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante informa que el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca “Señala que futuras notificaciones las recibirá en la oficina de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”; que el Director Nacional de Propiedad Industrial “No opone excepciones”; y que el Procurador General del Estado “Señala que corresponde al representante legal del I.E.P.I., comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada y señala casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales”. 2.2.

El consultante informa asimismo que el tercero interesado, es decir, el “mandatario de Laboratorios Químicos Industriales, al contestar la demanda, sostiene que la resolución impugnada está ajustada a derecho, que el signo solicitado es un signo no susceptible de registro, pues el mismo viola disposiciones legales sobre la materia, que la marca solicitada es idéntica a la marca registrada por su representada, que el signo solicitado protege los mismos productos, niega que la (sic) las marcas PROGAN y PROGRAF sean diferentes por el hecho de que PROGAN (logotipo) sea una mar- 05/09/2005 3.44 ca mixta y PROGRAF una marca denominativa y que PRO en la marca PROGRAF sea un prefijo, niega los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por la actora”.

En el escrito presentado por el mandatario especial de LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. se argumenta además que existe un “evidente desconocimiento que en materia gramatical tiene la sociedad actora respecto del vocablo PRO”, ya que “Conforme lo enseña la Real Academia de la Lengua, PRO es una preposición inseparable (del latino pro) que tiene su recta significación de ‘por’ o ‘en vez de’ … o de ‘delante’ en sentido figurado … o denota más ordinariamente publicación … continuidad de acción, impulso o movimiento hacia adelante … ‘negación’ o ‘contradicción’ … ‘substitución’ …”; que “PRO adopta la forma de un prefijo que significa ‘favorable a’ UNICA y EXCLUSIVAMENTE en el caso de que vaya unido a ciertos sustantivos …”; que “Sin embargo, en palabras como PROGAN, PROGRAF, PROPINA, PROPICIAR, PRO no es una PREPOSICION INSEPARABLE y menos aún un PREFIJO”; que “PRO en PROGAN es tan sólo una de las dos sílabas (la primera) que conforman dicha palabra, la misma que es idéntica a la sílaba PRO que constituye la primera sílaba de la palabra PROGRAF”; que “Esto demuestra que PROGAN y PROGRAF se asemejan en el hecho de que ambas comparten la sílaba PRO, la misma que adicionalmente es la primera sílaba de ambos términos”; que “la controversia suscitada entre las marcas PROGAN y PROGRAF no se limita a la sílaba PRO sino que además se extiende a las sílabas GAN y GRAF, respectivamente, las que también guardan semejanza”; que “En el caso de la marca PROGAN (logotipo), el elemento predominante o característico es la palabra PROGAN.

PROGAN y PROGRAF, como quedó demostrado anteriormente, son semejantes”; que “es falso, de falsedad absoluta, que exista una clara diferencia entre las marcas en controversia por el hecho de tratarse de distintos tipos de marcas”; y que “las marcas en conflicto protegen productos de la misma naturaleza, que corresponden a la misma clase internacional”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el “artículo 81 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial”; GACETA OFICIAL Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 05/09/2005 4.44 “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 19 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, (…)”. Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “PROGRAF” fue presentada el 28 de abril de 1992, es decir, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no procede la interpretación de la disposición invocada sino de las normas sustanciales aplicables que también forman parte del ordenamiento comunitario, cuales son las que corresponden a los artículos 71 y 73, literal a, de la citada Decisión, así como la interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Decisión 344 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuar- GACETA OFICIAL ta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. 05/09/2005 5.44 La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Al respecto el Tribunal ha señalado que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP- GACETA OFICIAL 96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, del citado artículo 71, en concordancia con el artículo 72, literal a), se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: 05/09/2005 6.44 “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consagran las prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. GACETA OFICIAL Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado por otra parte que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión 05/09/2005 7.44 general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

GACETA OFICIAL Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 05/09/2005 8.44 riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

V. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común. En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 265 y 266). La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedi- 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

GACETA OFICIAL ción de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).

Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3º En la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público con- 05/09/2005 9.44 sumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6º La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, GACETA OFICIAL 05/09/2005 10.44 la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 94-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00155-01 (8939). Actor: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE. Marca: “EPOMEGA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade. fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de junio de 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite Demandante: PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE.

Demandado: NACION COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GACETA OFICIAL Tercero Interesado: ELANEX PHARMACEUTICALS. 1.2. Hechos Relevantes. 1.2.1. Los hechos. ELANEX PHARMACEUTICALS el 20 de junio del 2000 solicitó el registro de la marca EPOMEGA (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 de noviembre del año 2000 se publicó el extracto de la solicitud referida en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 298. La Sociedad PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE formuló observaciones por la similitud existente entre el signo solicitado y la marca EXOMEGA (clase 5), registrada bajo el Certificado N° 224812 de la cual es titular. Corrido el traslado de la observación ELANEX PHARMACEUTICALS contestó que no existía una semejanza lo suficientemente determinante que indujera al público a error o confusión. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 17278 de 31 de mayo del 2002, declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca EPOMEGA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5.

Mediante la Resolución N° 28417 de 30 de agosto del 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución N° 17278 de 31 de mayo del 2002 y concedió el recurso de apelación. Por medio de la Resolución N° 34678 de 29 de octubre del 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión de conceder el registro de la marca EPOMEGA (nominativa) a favor de ELANEX PHARMACEUTICALS para distinguir productos comprendidos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.2.

La demanda. La actora PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE pide que se declare la nulidad de las Resoluciones N° 17278, 28417 y 34678, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 05/09/2005 11.44 Considera que se violaron los artículos 134, 135 literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486, en tal sentido manifiesta que el signo EPOMEGA solicitado por ELANEX PHARMACEUTICALS es similar al signo EXOMEGA, del cual es titular ya que es evidente que el signo solicitado no cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para el registro de marcas pues no es distintivo.

Señala que al examinar los signos EPOMEGA y EXOMEGA es importante advertir que en el caso de marcas farmacéuticas el examen de los signos debe ser más riguroso pues cualquier equivocación acerca de la elección de un producto farmacéutico causaría incidencias negativas en la salud pública. Además, el riesgo de confusión es real y pese a que los productos identificados con las marcas “no estén dirigidos a prevenir, curar o aliviar la misma enfermedad o corregir o reparar las secuelas de ésta, no significa que no tengan la misma naturaleza, es decir, que no sean medicamentos para la salud humana.” Existe mayor riesgo de confusión ya que los signos identifican a productos de la clase 5 y tienen los mismos canales de comercialización. Al cotejar los signos EPOMEGA y EXOMEGA, se evidencia que existe similitud visual, ortográfica y fonética, que puede inducir al público a error o confusión. 1.2.3.

La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio señala en la contestación de la demanda que en el análisis de los signos en conflicto al realizar la comparación “en conjunto de las expresiones EPOMEGA (nominativa) y EXOMEGA (nominativa) se observa que no existen semejanzas que conlleven riesgo de confusión para el público consumidor, ni desde el punto de vista fonético ni ortográfico, por cuanto la estructura fonética y ortográfica que las compone resulta diferente, lo cual produce un impacto sonoro y visual completamente diferenciable, lo que permite su total individualización descartándose así cualquier indicio de probable confusión dentro del mercado.

Adicionalmente debe señalarse que no obstante compartir dichas denominaciones algunas sílabas y vocales en común, no es menos cierto GACETA OFICIAL que la fuerza sonora, auditiva y visual se concentra en las sílabas y letras que le dan mayor realce en su pronunciación, lo cual impide que se genere algún riesgo de confusión y/o de error en el consumidor, permitiéndose de esta manera su coexistencia en el mercado”.

Pese a que los signos en conflicto identifican productos comprendidos dentro de la misma clase del nomenclátor, es importante considerar que “el riesgo de confusión al adquirir uno u otro medicamento se disminuye, si se tiene en cuenta que su gran mayoría se expende bajo fórmula médica”. La administración, luego de haber realizado el examen de los signos y determinar que no existe riesgo de confusión entre ellos, concluyó que nada impide que coexistan dos marcas que identifiquen a productos de la misma clase o incluso idénticos, si es que los signos son diferentes; por lo tanto, que no existe posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor.

De los documentos anexados a la solicitud de Interpretación Prejudicial se desprende que el tercero interesado no contestó la demanda. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Los artículos cuya interpretación solicita el consultante son los siguientes: 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, en consideración a que a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca EPOMEGA (nominativa) solicitada por ELANEX PHARMACEUTICALS, 20 de junio de 2000, se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es procedente interpretar de oficio los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la mencionada norma.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 05/09/2005 12.44 DESICION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” ( ) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” (…) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” 4.

Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas denominativas; palabras de uso común en signos farmacéuticos.

GACETA OFICIAL 4.1. Requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 La doctrina expresa que las ventajas de la marca son: “a) la posibilidad de que el comerciante sea identificado en el mercado al ofertar su producto; b) que el consumidor tiene la seguridad de adquirir un producto cuyas cualidades ha apreciado con anterioridad; y c) para el Estado, el beneficio se encuentra en la influencia que la marca ejerce sobre la oferta y la demanda al motivar un aumento de productividad de las empresas.” 2 05/09/2005 13.44 bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

La perceptibilidad. La marca es un signo de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 3 La distintividad.

La distintividad es la función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los 1 2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”.

Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. MORENO Y BRAVO, Emilio. “DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Editorial Dykinson. Madrid 1999. Pág. 4. 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.

GACETA OFICIAL Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

Para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

La Normativa Comunitaria Andina contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros son idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a 4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 05/09/2005 14.44 error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Tanto la doctrina, como la jurisprudencia coinciden en que, la función primordial de la marca es diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir, tal condición permite al usuario, reiterar la compra de los productos o servicios de las características que se ajustan a sus necesidades o preferencia. El permitir el registro de marcas carentes de fuerza distintiva, significaría crear confusión en el mercado, además, de que tal hecho causaría graves perjuicios al titular de la marca que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo.

La normativa comunitaria contenida en el Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece adecuada protección a la marca, impidiendo que se registren, signos carentes del elemento distintivo; sin embargo, el hecho de que el signo sea distintivo, no asegura per se que pueda acceder al registro marcario, pues a más de cumplir con tal condición, debe ser también perceptible y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la Normativa Comunitaria.

Un signo capaz de crear confusión no es registrable, ya que carece de fuerza distintiva, que es el elemento fundamental con que debe cumplir todo signo que aspira a obtener su registro marcario. La Oficina Nacional Competente, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con los requisitos establecidos para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros plantados por la normativa en materia de marcas.

Vale la pena considerar al respecto lo que la doctrina enseña, al respecto: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal GACETA OFICIAL en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y dinero de otro.” 5 “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado.” 6 La similitud entre marcas puede presentarse en los aspectos, ortográfico, fonético o ideológico; la similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las terminaciones o las raíces comunes, pueden causar confusión, la similitud es ideológica, cuando los signos observados, evoquen las mismas o similares ideas y en consecuencia, pueden ser considerados confundibles; la similitud es fonética, cuando las palabras que conforman las marcas al ser pronunciadas producen un sonido semejante, tal condición depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

La prohibición, de registrar signos idénticos o similares, evita que se generen condiciones injustas de mercado, a fin de que el consumidor no incurra en confusión o error al realizar la elección de los productos que desea adquirir, además a través de dicha restricción, se brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca.

Un signo que no sea distintivo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede provocar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado. 05/09/2005 15.44 do el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El titular marcario obtiene a través del registro el derecho de hacer uso de la marca en forma exclusiva, para identificar a la clase de productos dentro de la cual ha solicitado el registro.

Sin embargo, la figura de la “flexibilización del principio de especialidad” faculta a la administración a conceder el registro marcario de signos similares dentro de una misma clase, si cada uno de los signos identifica a productos o servicios que no se encuentren vinculados o relacionados. En el presente caso la administración o el juez competente deberá analizar si los productos identificados por los signos en conflicto se encuentran asociados o vinculados y si en consecuencia pueden inducir al público consumidor a error o si, por el contrario, son perfectamente identificables y pueden coexistir dentro de la misma clase. 4.3.

Reglas para el cotejo marcario. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. La confusión generada entre las marcas es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; es indirecta cuan- 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. CAVELIER, Germán. “MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES”.

Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1962. Pág. 190. BAYLOS Corroza, Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL”. Editorial Civitas. Madrid, 1993. Pág. 829. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” 5 6 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. GACETA OFICIAL 05/09/2005 16.44 Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” Es importante considerar que en la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 7 4.4.

Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, las palabras pueden provenir, tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.5.

Palabras de uso común en marcas farmacéuticas. Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de 7 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 05/09/2005 17.44 El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

El Tribunal reitera con las palabras de Fernández Novoa que: derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. “ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 8 CUARTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

QUINTO: Por lo general, al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

SEXTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al hacer el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circuns- los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

En vista de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 265 y 266. GACETA OFICIAL SEPTIMO: 05/09/2005 18.44 tancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. to a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300155-01 (8939), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimien- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 96-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, del artículo 82 literal a) de la misma Decisión. Actor: VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS. Marca: “VISCONTI”. Proceso interno N° 2964-M.L. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de junio del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 22 de junio del 2005.

GACETA OFICIAL 05/09/2005 19.44 1.

ANTECEDENTES: - El 12 de marzo de 1996, El Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, emitió la Resolución Nº 017628, por medio de la cual rechazó el registro de la marca VISCONTI, argumentando que “…la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 81, inc. 1º; 82, literal a), 83, literal f)”. 1.1.

Partes Actúa como demandante la compañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, MICIP; y, el Procurador General del Estado. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la compañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, mediante mandatario impugna la siguiente Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI: Nº 017628, de 12 de marzo de 1996, por medio de la cual se resolvió denegar el registro de la marca “VISCONTI” solicitado por la actora, para distinguir productos correspondientes a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, ordenar el archivo del respectivo expediente. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 22 de junio de 1994, la compañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “VISCONTI”, como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 30. 1 - El 30 de marzo de 1995 fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 357, sin que hayan sido presentadas observaciones. 1 Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. b) Escrito de demanda La compañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS afirma que se constituyó originalmente, el 24 de mayo de 1968, como VISCONTI INDUSTRIA ALIMENTICIA LIMITADA; que el 12 de agosto de 1975 cambió su nombre a VISCONTI S.A. INDUSTRIA ALIMENTICIA y que, finalmente, el 31 de mayo de 1982 adoptó el nombre que actualmente tiene.

Manifiesta la actora, que el 22 de junio de 1994, presentó solicitud para el registro de la denominación “VISCONTI” como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30, respecto de la cual no fueron formuladas observaciones. Alude, además, que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no emitió pronunciamiento dentro de los plazos establecidos, dictando, recién en fecha 12 de marzo de 1996, la Resolución Nº 017628, por medio de la cual rechazó el registro, argumentando que “la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 81, inc. 1º; 82, literal a), 83, literal f)”.

Expresa también, que “…el Director Nacional de Propiedad Industrial carecía de competencia para resolver, pues en virtud del silencio administrativo el registro se encontraba otorgado. La facultad del Director Nacional … para poder objetar el registro de la marca VISCONTI se encontraba caducada el 12 de marzo de 1996, fecha en la que dicta su resolución”.

Afirma, así mismo, que la mencionada Dirección Nacional “…carecía de potestad y competencia para negar el registro de la marca VISCONTI …” refiriendo para este efecto normas correspondientes a la legislación interna y a la Decisión 344. Asevera en el mismo sentido, que “…en vista de que la solicitud para el registro de la marca VISCONTI no fue rechazada dentro del término previsto por las normas antes citadas, operó el GACETA OFICIAL 05/09/2005 20.44 silencio administrativo por el cual se entiende aceptada la solicitud de registro de la marca VISCONTI.

La Resolución Nº 017628 … es extemporánea, pues la facultad del Director Nacional de Propiedad Industrial para resolver había caducado. Por ello carece de competencia y el acto administrativo es nulo”. 2. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. Sostiene, además, la violación del artículo 81 de la Decisión 344, ya que en su opinión “la marca VISCONTI es un signo perceptible y suficientemente distintivo.

En consecuencia, es un signo perfectamente registrable”. Solicita adicionalmente, que por las excepciones expuestas se rechace la demanda. Argumenta, finalmente, entre lo principal, que “…pese a que el Director Nacional de Propiedad Industrial no establece fundamentos de hecho, sus fundamentos de derecho harían presumir que existe alguna persona cuyo nombre completo, apellido o seudónimo es VISCONTI.

No existe en el Ecuador persona alguna cuyo nombre completo, apellido o seudónimo sea VISCONTI y de existir, el Director… debió haber determinado quién era o es el titular de tal denominación y cuál es la vinculación entre este hipotético individuo y la marca solicitada para proteger ‘pasteles, bizcochos, panes, panetones (tipo especial de pan italiano), confites, caramelos, bombones, chocolates, y otros productos similares de esta clase’ en la Clase Internacional 30”. c) Contestaciones a la demanda El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, MICIP, contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: 1.

Legalidad y validez de la Resolución impugnada. 2 Negativa de los fundamentos de la demanda. 3. Interpretación prejudicial previa, de conformidad con lo establecido por el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del “Acuerdo de Cartagena”. El Procurador General del Estado, por intermedio de su Delegado, se excepciona por su parte en los siguientes términos: 1.

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 3. Falta de derecho del actor. 4. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción. No existe en el expediente enviado por el Tribunal consultante, referencia ni prueba relativa a contestación que haya podido ser dada por El Director Nacional de Propiedad Industrial, a la demanda propuesta en su contra.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2.

CONSIDERANDO

2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se manifiesta, con base en lo dispuesto por el artículo 33 de la Decisión 472, aprobatoria de la Codificación del Tratado de Creación de este Tribunal, observando este Tribunal que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta el informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, si bien el Tribunal Nacional consultante no ha señalado lugar o dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta, esa omisión es absolutamente subsanable, toda vez que este Organo Comunitario los tiene ya perfectamente registrados.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

GACETA OFICIAL

2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha solicitado, por medio de Oficio Nº 376-TCA-DQ-1S-2964-ML, de 9 de junio del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 84, 96 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal considera que corresponde atender el requerimiento formulado, por haberse verificado que la solicitud referente al registro de la marca “VISCONTI” ha sido presentada el 22 de junio de 1994, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.

Estima sin embargo, que la interpretación que lleve a cabo este Tribunal debe necesariamente excluir los artículos 83 literal a), 84 y 128, por no ser aplicables al caso controvertido. Considera conveniente, en cambio, extender la interpretación, de oficio, al artículo 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, todo al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 05/09/2005 21.44 “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

“Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. (…)

2.4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS a) Perceptibilidad En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” ( ) Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la nece- GACETA OFICIAL saria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser descrito en la forma indicada precedentemente, para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2.5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, determinadas restricciones para que un signo sea considerado marca. Falta de requisitos sustanciales en la marca El literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener, que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá 05/09/2005 22.44 analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente fijadas en los otros literales del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión.

2.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACION La legislación andina ha determinado, según el artículo 96 de la Decisión 344, que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”.

En apego a lo dispuesto en el citado artículo, el examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al exa- GACETA OFICIAL men de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 2 Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones que puedan haber sido formuladas, de ser el caso y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de discrecionalidad absoluta para la adopción de su criterio, puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 3 Con base en estos fundamentos, 2 3 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.

G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 05/09/2005 23.44 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

La Oficina Nacional Competente debe necesariamente realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2964-M.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE GACETA OFICIAL 05/09/2005 24.44 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 85-IP-2005 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 de la Decisión 344, en base a la solicitud formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 3015-96-LR. Actor: WESTRADE GUATEMALA S.A. Marca: HERBAX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 y 104 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, recibida por el Tribunal con fecha 23 de mayo de 2005, remitida por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, con motivo del proceso interno Nº 3015-96-LR.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 21 de junio de 2005. 1. Las partes.

La actora es WESTRADE GUATEMALA S.A. Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Comercio Exterior, Indus- trialización y Pesca, Procurador General del Estado y a AMERICAN CYANAMID COMPANY. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. El 24 de agosto de 1994, la compañía WESTRADE GUATEMALA S.A. solicitó ante la Dirección de Propiedad Industrial el registro del signo HERBAX en la clase 5 de la Clasificación Internacional (Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas), bajo el expediente administrativo Nº 49802, en el cual AMERICAN CYNAMID COMPANY formula observación en contra del citado registro de marca, bajo el legítimo interés que le concede el registro de su marca HERBADOX en la clase 5.

El 12 de junio de 1996, mediante la Resolución Nº 0955747, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó el registro del signo solicitado por WESTRADE GUATEMALA S.A. GACETA OFICIAL 2.2. Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que, la solicitud de registro de la marca HERBAX cumple con todos los requisitos del artículo 81 y no recae en las prohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344.

Alega que “La palabra HERBAX tiene un contenido conceptual, que denota que tiene propiedades herbicidas, por lo que la solicitud (…) es legítimamente susceptible de registro”; asimismo, que “(…) HERBAX y HERBADOX, tienen elementos que los individualiza, y que la palabra HERB es del idioma inglés y su traducción significa HIERBA, YERBA (…) y que la palabra hierba es de uso general, común, y por tanto no puede ser utilizado por una sola persona”.

Así, la negativa de registro de la administración es contraria a ley, y por lo tanto, carece de validez. 2.3. Contestación a la demanda. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial no contesta la demanda, sin embargo, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca la contesta contradiciendo los argumentos de la demanda, arguyendo la legalidad y validez de la resolución impugnada y la negativa de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

El Procurador General contradice los argumentos de la demanda, alegando la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, su improcedencia e ilegitimidad, y la caducidad y prescripción de la acción. Mientras el tercero beneficiario, AMERICAN CYANAMID COMPANY, alega la legitimidad del acto administrativo dada la similitud entre los signos y el riesgo de confusión que su coexistencia pudiera causar.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones con- 05/09/2005 25.44 tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, el Juez consultante solicita la interpretación de los artículos 83 y 104 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, solo se interpretará el literal a) del citado artículo 83, no se interpretará el artículo 104 literal a) por no ser pertinentes al caso concreto, y se interpretará de oficio el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISION 344 “Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que GACETA OFICIAL corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1. Requisitos esenciales para el registro de una marca. La norma comunitaria establece que podrán registrarse como marcas, los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, asimismo, capaces de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha descrito como los requisitos esenciales de registro de una marca: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

A objeto de verificar la existencia de la capacidad o idoneidad distintiva del signo, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado de Derecho de marcas, Madrid, Marcial Pons, 2001, ps.128-129), han sido acogidos por este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1) La impresión general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados elementos de su composición; 2) La naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción el signo haya de aplicarse; 3) El grado de cumplimiento por el signo de su función indicadora de origen del producto, 05/09/2005 26.44 servicio o actividad (función ésta que difícilmente podrá cumplir un signo que resulte excesivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de carácter ornamental).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Arcalá señala que “el signo a registrar debe poder ser descrito o identificado según las propiedades del plano o la escritura” (Arcalá, Marco, en “Las causas de denegación de la marca comunitaria”, Valencia 2001, ps.119 y ss.), concepto, que es perfectamente complementado con una referencia de Robles Morchón (en “Las marcas en el Derecho español”, Madrid 1995, ps.21 y ss.) la cual indica que “(…) dicho requisito implica la representación del signo en el papel o en otro material equivalente”.

La finalidad del requisito de representación gráfica es la seguridad jurídica, dado que es necesaria la determinación del derecho a proteger y la limitación del ius prohibendi del titular de dicho derecho; sin embargo, como bien señala Marco Arcalá en la obra arriba citada, “el hecho de que toda representación gráfica haya de ser percibida visualmente no supone que lo así representado haya de percibirse de la misma manera (…)”, ejemplo claro de aquello es la figura de un pentagrama p.e., el mismo que permite representar gráficamente todo tipo de melodías que, al ser reproducidas, se perciben auditivamente. 2.

Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes y riesgo de confusión. Reglas de comparación. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal GACETA OFICIAL de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Riesgo de confusión Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. 05/09/2005 27.44 En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Reglas de comparación De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá GACETA OFICIAL considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. Es preciso concluir respecto del riesgo de confusión, que la denegatoria de un registro no se da en virtud de una confusión fáctica, sino en la posibilidad de generarse dicha confusión en el consumidor. 3.

Marcas farmacéuticas y partículas de uso común. Cuando las marcas en conflicto amparan productos farmacéuticos pertenecientes a la clase 5, deberá realizarse un examen más prolijo para evitar el riesgo de confusión que el realizado a otras marcas que protegen productos o servicios que se encuentran en clases diferentes con el fin de proteger la salud de los consumidores.

Este Tribunal ha insistido en: “las peligro- 05/09/2005 28.44 sas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

A menudo, las marcas farmacéuticas incluyen en su elaboración partículas de uso común cuyo objetivo es dar a ésta una característica evocativa de su composición y propiedades esenciales. Es por esta razón, y realizando una excepción a la regla, que al realizar el cotejo de este tipo de marcas, no se debe tomar en consideración las mencionadas partículas, sino que, la distintividad se busca en los elementos diferentes que conforman el signo y en la fantasía que en conjunto compone la marca.

Al respecto, se ha manifestado en este Tribunal que, “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio señalado [del análisis en conjunto], que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’ ” (Proceso Nº 13-IP97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998 marca: DERMALEX). En consecuencia, “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, GACETA OFICIAL CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinados a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: Cuarto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá posteriormente a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que corresponden a productos de delicada aplicación, y que la confusión pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor; se debe aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, buscando el prevenir eventuales confusiones en el público consumidor 05/09/2005 29.44 dada la naturaleza de los productos con ellas identificados.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 05/09/2005 30.44 PROCESO 100-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca Figurativa: “Diseño de unas flores (sin tallo) encerradas dentro de unos rombos irregulares estampados en relieve en la totalidad de la superficie del papel higiénico”. Proceso interno N° 2003-00372. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil cinco.

Nº 07743, de 27 de marzo de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual recovó la Resolución Nº 36685, de 21 de noviembre del 2002, y en consecuencia, declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Productos Familia S.A. y concedió el registro de una marca figurativa, solicitada por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, destinada a amparar productos de “papel higiénico, especialmente papel para el baño”, productos comprendidos en la clase internacional Nº 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera doctora Olga Inés Navarrete Barrero. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23 de junio del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de seis de julio del dos mil cinco. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la sociedad SCOTT PAPER LIMITED. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., por intermedio de apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 22 de enero del año 2002, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED presentó solicitud para obtener registro de un “diseño figurativo”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera especial, papel higiénico. 1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 516, de 30 de mayo del 2002. 1 Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. GACETA OFICIAL - Dentro del término legal, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición a la referida solicitud, con fundamento en la falta de aptitud distintiva del signo solicitado. - El 21 de noviembre también del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 36685, por medio de la cual declaró fundada la oposición y negó el registro requerido, por considerar que “…el diseño solicitado carecía de distintividad intrínseca para ser marca toda vez que priva a los comerciantes del sector de utilizar en estilo de decoración de ese tipo de productos, frecuentemente utilizado en el comercio para identificar y realzar el papel higiénico”. - El 22 de julio del mismo año, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra de la resolución Nº 36685. - El 27 de febrero del 2003, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 05863, por la cual confirmó la resolución inicial. - El 27 de marzo del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 07743, revocando lo decidido en la Resolución Nº 36685, declarando infundada la oposición y concediendo el registro del signo solicitado. b) Escrito de demanda PRODUCTOS FAMILIA S.A., por intermedio de apoderado, manifiesta, como fuera ya dicho, que el 22 de enero del 2002 la sociedad SCOTT PAPER LIMITED solicitó el registro de un “diseño figurativo”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 16; que luego de publicado el extracto de esta solicitud, presentó oposición a tal registro y, que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, finalmente, mediante Resolución Nº 07743, de 27 de marzo de 2003 recovó la Resolución Nº 36685, declarando infundada la oposición formulada y concediendo el registro solicitado.

Aduce que se violó directamente el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486, en concor- 05/09/2005 31.44 dancia con el artículo 134 de la misma Decisión, ya que “…el signo solicitado y registrado está constituido… mediante la declaración juramentada de Sherri Latchoo, en el diseño de un patrón de grabado, que se estampa en relieve sobre la integridad de la superficie del papel higiénico, que es el producto que se pretende distinguir, y consiste en una repetición uniforme del dibujo de una flor dentro de un rombo irregular”.

Alude, así mismo, que “…el diseño que se describe tiene la finalidad meramente ornamental y decorativa… el diseño anteriormente descrito no es apto para distinguir productos en el mercado.” “…en consecuencia por tener el mencionado signo una finalidad exclusivamente decorativa y ornamental, no tiene aptitud para distinguir productos y por ende no puede considerarse como marca”.

En apoyo de sus argumentaciones, la actora refiere doctrina norteamericana de J. Thomas McCarthy, de la cual desprende la conclusión de que “…la administración al haber concedido el registro como marca de un diseño que por las razones anotadas no es apto para se usado como marca y que carece de aptitud distintiva, violó directamente, por falta de aplicación, el art. 135, literales a) y b) de la Decisión 486, en concordancia con el art. 134, ibídem”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “…no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Asevera que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Refiere antecedentes jurisprudenciales existentes respecto del artículo 134, aludiendo al efecto, jurisprudencia sentada por este Tribunal en GACETA OFICIAL 05/09/2005 32.44 los procesos números 14- IP-97, 14- IP-98 y 22IP-96. lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta. Acerca de la supuesta violación del artículo 135 de la Decisión 486, en sus literales a) y b), expresa que “…efectuado el examen de la marca FIGURATIVA consistente en el diseño de unas flores (sin tallo) encerradas por rombos irregulares para distinguir ‘productos de papel higiénico, especialmente papel para el baño’, productos de clase 16 de la nomenclatura vigente, tal como consta en el expediente 02-4452, es lo suficientemente distintiva y por consiguiente no se dan los presupuestos de irregistrabilidad contenidos en el artículo 135 a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic), y a contrario sensu cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca”.

En cuanto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir, además de las incidencias propias del respectivo trámite, los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquéllos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales han debido, por esa causa, ser extraídos del respectivo escrito aparejado al expediente.

Opina finalmente, en lo fundamental, que “…es indudable que la marca figurativa solicitada por la parte actora, goza de los suficientes elementos de distintividad de que trata la norma comunitaria y además su registro no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca del origen empresarial del producto, de las características, calidad y otras propiedades de los productos de la clase 16, en especial del papel higiénico”. d) Tercero interesado La sociedad SCOTT PAPER LIMITED, considerada como tercero interesado en esta causa, no ha dado contestación a la demanda propuesta por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., según así se acredita en el oficio Nº 0810, de 17 de mayo del 2005.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado, como ha sido ya dicho, la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal procede a atender el pedido en los términos planteados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la marca “FIGURATIVA” ha sido presentada el 22 de enero del 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” (…) “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. 05/09/2005 33.44 Clases de Marcas La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de la Decisión 486, se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado con las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el distintivo materia de la controversia. En tal sentido, la MARCA GRAFICA es considerada como un signo visual, toda vez que es por medio del sentido de la vista que se evoca una figura que se caracteriza por su forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

Ha sostenido el Tribunal al respecto, que: En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; la marca figurativa, caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto al que se asciende a través de un proceso de generalización. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.). 2

4. CONCEPTO DE MARCA, CLASES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe 2 Proceso 08-IP-2003, sentencia de 19 de marzo del 2003; G.O. Nº 917, de 10 de abril del 2003; marca GRAFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben no obstante aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 de la Decisión 486 define de manera general a la marca y luego, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como tal. La susceptibilidad de representación gráfica, juntamente con la distintividad, son expresamente exigidos por esa Decisión, como elementos esenciales de una marca; el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición de marca que hace la Decisión 486.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 05/09/2005 34.44 es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique con el fin de realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.

Un signo que cumple con la condición de ser distintivo, cuenta con dos aspectos fundamentales: “la capacidad intrínseca o ‘de individualización’ y la capacidad extrínseca o de ‘no confundibilidad’” 3. La fuerza distintiva de la marca implica que el signo, por sí mismo, debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se la coloca y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.

5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Impedimentos básicos para ese registro El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las 3 La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, OTERO LASTRES, José Manuel.

“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 129. GACETA OFICIAL 05/09/2005 35.44 prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. La distintividad derivada del uso previo del signo El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

Este Tribunal sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable. El solicitante de un signo deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado; el uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, ya que la actividad solamente publicitaria no demuestra la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado.

Además, el solicitante deberá certificar que los consumidores o usuarios reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad. berá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro.” 4 Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne, además, el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

En la comparación de una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. 3. A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad. 4.

No son registrables como marcas, los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a). 5. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. El Tribunal ha manifestado al respecto: “En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, de- Como excepción a ésta prohibición, un signo podrá ser susceptible de registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara. 4 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/09/2005 36.44 Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00372, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 106-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: “CERHELADO” (nominativa). Proceso interno N° 2003-00010 (8608). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los trece días del mes de julio del año dos mil cinco. 1.

ANTECEDENTES: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actúa como demandante la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23 de junio del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de julio de 2005. 1.1.

Partes 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., mediante apoderada solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: GACETA OFICIAL - Nº 24643, de 31 de julio de 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., con base en la marca de su propiedad “CREM HELADO” (nominativa), que protegen productos de las clases 29, 30 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; y, conceder el registro solicitado por P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIEMENTOS S.A. para la denominación CERHELADO (nominativa) como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional No. 29. - Nº 31406, de 27 de septiembre del 2002, emitida por la misma Autoridad, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma; y, - Nº 32658, de 11 de octubre de 2002, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial No. 24643.

Solicita adicionalmente la actora, que se declare fundada la oposición presentada y que, en consecuencia, se cancele el registro de la marca CERHELADO. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - Con fecha 12 de febrero de 2002, la sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A., solicitó el registro de la denominación CERHELADO (nominativa) como marca destinada a amparar los productos comprendidos en la clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza.1 - El 22 de marzo de 2002, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la 1 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 05/09/2005 37.44 Propiedad Industrial Nº 514 del 22 de marzo de 2002. - Dentro del término establecido, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición contra el registro solicitado, con base en los registros anteriores de las marcas “CREM HELADO” (nominativa) y “CREAM HELADO” (en tipo especial de letra) de su propiedad. - El 31 de julio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 24643, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada, concediéndose el registro de la marca “CERHELADO”, solicitada por la sociedad P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos S.A. - La sociedad actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución emitida. - El 27 de septiembre de 2002, la misma Autoridad, al resolver el recurso de reposición interpuesto, expidió la Resolución Nº 31406, confirmando lo decidido en la resolución anterior. - El 11 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, decidió el recurso de apelación planteado, declarando infundada la oposición y concediendo el registro de la marca nominativa CERHELADO. b) Escrito de demanda La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., domiciliada en la ciudad de Bogota DC - Colombia, por intermedio de apoderado aclara que, el 12 de febrero del 2002 la sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A., solicitó el registro de la denominación CERHELADO (nominativa) como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 29; que luego de publicado el extracto de esta solicitud, presentó oposición a la misma y que, sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la denominación “CERHELADO”.

Argumenta, que se violó el artículo 136 en su literal a) de la Decisión 486, “…toda vez que no era viable su registro por encontrarse, previamente, registrada y vigente la marca nominativa CREM HELADO, para la clase 29 internacional”. GACETA OFICIAL Sostiene que “es indudable que desde una perspectiva de conjunto, y sin entrar en detalles, es decir a primera vista, las marcas CREM HELADO y CERHELADO, despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una con la otra resultan similarmente confundibles, en razón que los signos resultan casi idénticos”.

Expresa, así mismo, que “…sin perjuicio de lo expresado anteriormente, cuando se trata de marcas que distinguen productos alimenticios, la pauta de la combinación de conjunto tiene que analizarse con otro criterio: y en este caso, es el de la supremacía de los elementos dominantes que sobresalen en la visión de conjunto. Es así como al analizar la composición de los signos enfrentados, encontramos que son muy similares… y se requiere efectuar un gran esfuerzo, para determinar si las marcas presentan alguna diferencia.” Aduce que “en cuanto a los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar confusión, no puede perderse de vista que ambas marcas distinguen productos alimenticios, especialmente lácteos y similares de la clase 29 internacional.

Por ésta razón debe efectuarse un cotejo mas riguroso de los signos en cuestión, pues el tema de los productos alimenticios es muy delicado y puede causar perjuicios irreparables.” La actora argumenta la violación, además, del artículo 150 de la Decisión 486, al sostener que la Superintendencia “…erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo CERHELADO, pues la citada marca no es susceptible de registro por encontrarse registrada y vigente la expresión CREM HELADO … pues en el examen de fondo no se tuvo en cuenta el grado de similitud de las marcas base de la oposición, no se aplicó correctamente los presupuestos de irregistrabilidad de los signos y no se interpretaron adecuadamente las disposiciones vigentes aplicables, configurándose también una falsa e inapropiada motivación.” Refiriéndose a la violación del artículo 134, afirma que “como ya ha sido demostrado, la marca CERHELADO para la clase 29 internacional, no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con el signo CREM HELADO previamente registrado.

Así, al existir confundibilidad 05/09/2005 38.44 entre las marcas… no sería apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario, creará confusión entre el público consumidor.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “…no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Asevera que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Respecto a la supuesta violación del artículo 134, refiere antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en el proceso número 14- IP-98. Con relación a la registrabilidad de la marca CERHELADO para distinguir productos comprendidos en la clase 29, expresa que “…siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntal de las marcas enfrentadas ‘CERHELADO’ frente a ‘CREM HELADO’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, sin que conlleven al público consumidor a error sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial…” Concluye opinando, en lo fundamental, que “…los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan GACETA OFICIAL normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” c) Tercero interesado La sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A, considerada como tercero interesado en esta causa, no ha dado contestación a la demanda propuesta por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., según así se acredita en el oficio Nº 0921, de 1 de junio del 2005.

Con vista a lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, correspondiente al antiguo Estatuto de este Tribunal. No obstante esa equivocación, este Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto vigente actualmente, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales han debido, por esa causa, ser extraídos del respectivo escrito aparejado al expediente.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo. 05/09/2005 39.44

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 0921, de 1 de junio de 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual este Tribunal procede a atender el requerimiento en los términos formulados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la marca “CERHELADO” (nominativa) ha sido presentada el 12 de febrero de 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486.

No obstante, este Tribunal estima necesario que la interpretación del artículo 136 se limite a su literal a), por corresponder a las normas relacionadas con los actos administrativos materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

GACETA OFICIAL “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

4. CONCEPTO DE MARCA La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. En línea con lo expuesto, el Tratadista Ricardo Metke Méndez 2 ha señalado: “La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado”.

El objetivo central de la marca es que el consumidor se encuentre habilitado para reconocer un producto o un servicio relacionado con cierto tipo de calidades y características que él ha experimentado directamente o sobre las cuales ha sido informado. En efecto, y volviendo con el profesor Metke 3 2 3 METKE, M., Ricardo, “Lecciones de Propiedad Industrial”, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda.

Barrer y Mc, Kenzie, Editorial Diké, Medellín, 2001, p. 53. Metke, op. Cit., p. 54. 05/09/2005 40.44 “El concepto de marca, (…) comprende el signo y el producto o servicio al cual se aplica. El signo, abstractamente considerado, no tiene connotación de marca, sino en la medida en que se relacione con el producto o servicio de que se trate, (…)”.

Clases de marcas La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

Este Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas por corresponder a la clase a la cual se pertenecen los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. Estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Ahora bien, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: GACETA OFICIAL “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “…la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” 05/09/2005 41.44 vés de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique con el fin de realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.

“ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 4 Un signo que cumple con la condición de ser distintivo, cuenta con dos aspectos fundamentales: “la capacidad intrínseca o ‘de individualización’ y la capacidad extrínseca o de ‘no confundibilidad’” 5.

La fuerza distintiva de la marca implica que el signo, por sí mismo, debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se la coloca y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.

5. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MARCA

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO El artículo 134 de la Decisión 486 define de manera general a la marca y luego, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como tal. La identidad y la semejanza La susceptibilidad de representación gráfica, juntamente con la distintividad, son expresamente exigidos por esa Decisión, como elementos esenciales de una marca; el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición de marca que hace la Decisión 486.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a tra5 4 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A., España, 1984. Págs. 199 y SS. OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 129. GACETA OFICIAL los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 05/09/2005 42.44 munes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario o al juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones co6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 7 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 8 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 05/09/2005 43.44

8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante, para que dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por tanto, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de éllas así como respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Sobre este punto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 6 Se concluye entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto.

GACETA OFICIAL Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 05/09/2005 44.44 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.

La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentado oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00010 (8608), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú