PROCESO 96-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 82 literal a) de la misma Decisión. Actor: VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS.
Marca: “VISCONTI”. Proceso interno N° 2964- M.L. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de junio del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 22 de junio del 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la compañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, MICIP; y, el Procurador General del Estado. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la compañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, mediante mandatario impugna la siguiente Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI: Nº 017628, de 12 de marzo de 1996, por medio de la cual se resolvió denegar el registro de la marca “VISCONTI” solicitado por la actora, para distinguir productos correspondientes a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, ordenar el archivo del respectivo expediente. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 22 de junio de 1994, la compañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “VISCONTI”, como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 30.[1] - El 30 de marzo de 1995 fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 357, sin que hayan sido presentadas observaciones. - El 12 de marzo de 1996, El Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, emitió la Resolución Nº 017628, por medio de la cual rechazó el registro de la marca VISCONTI, argumentando que “…la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 81, inc. 1º; 82, literal a), 83, literal f)”. b) Escrito de demanda La compañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS afirma que se constituyó originalmente, el 24 de mayo de 1968, como VISCONTI INDUSTRIA ALIMENTICIA LIMITADA; que el 12 de agosto de 1975 cambió su nombre a VISCONTI S.A. INDUSTRIA ALIMENTICIA y que, finalmente, el 31 de mayo de 1982 adoptó el nombre que actualmente tiene.
Manifiesta la actora, que el 22 de junio de 1994, presentó solicitud para el registro de la denominación “VISCONTI” como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30, respecto de la cual no fueron formuladas observaciones. Alude, además, que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no emitió pronunciamiento dentro de los plazos establecidos, dictando, recién en fecha 12 de marzo de 1996, la Resolución Nº 017628, por medio de la cual rechazó el registro, argumentando que “la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 81, inc. 1º; 82, literal a), 83, literal f)”.
Expresa también, que “…el Director Nacional de Propiedad Industrial carecía de competencia para resolver, pues en virtud del silencio administrativo el registro se encontraba otorgado. La facultad del Director Nacional … para poder objetar el registro de la marca VISCONTI se encontraba caducada el 12 de marzo de 1996, fecha en la que dicta su resolución”.
Afirma, así mismo, que la mencionada Dirección Nacional “…carecía de potestad y competencia para negar el registro de la marca VISCONTI …” refiriendo para este efecto normas correspondientes a la legislación interna y a la Decisión 344. Asevera en el mismo sentido, que “…en vista de que la solicitud para el registro de la marca VISCONTI no fue rechazada dentro del término previsto por las normas antes citadas, operó el silencio administrativo por el cual se entiende aceptada la solicitud de registro de la marca VISCONTI.
La Resolución Nº 017628 … es extemporánea, pues la facultad del Director Nacional de Propiedad Industrial para resolver había caducado. Por ello carece de competencia y el acto administrativo es nulo”. Sostiene, además, la violación del artículo 81 de la Decisión 344, ya que en su opinión “la marca VISCONTI es un signo perceptible y suficientemente distintivo.
En consecuencia, es un signo perfectamente registrable”. Argumenta, finalmente, entre lo principal, que “…pese a que el Director Nacional de Propiedad Industrial no establece fundamentos de hecho, sus fundamentos de derecho harían presumir que existe alguna persona cuyo nombre completo, apellido o seudónimo es VISCONTI. No existe en el Ecuador persona alguna cuyo nombre completo, apellido o seudónimo sea VISCONTI y de existir, el Director… debió haber determinado quién era o es el titular de tal denominación y cuál es la vinculación entre este hipotético individuo y la marca solicitada para proteger ‘pasteles, bizcochos, panes, panetones (tipo especial de pan italiano), confites, caramelos, bombones, chocolates, y otros productos similares de esta clase’ en la Clase Internacional 30”. c) Contestaciones a la demanda El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, MICIP, contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: 1.
Legalidad y validez de la Resolución impugnada. 2 Negativa de los fundamentos de la demanda. 3. Interpretación prejudicial previa, de conformidad con lo establecido por el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del “Acuerdo de Cartagena”. El Procurador General del Estado, por intermedio de su Delegado, se excepciona por su parte en los siguientes términos: 1.
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. 3. Falta de derecho del actor. 4. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción. Solicita adicionalmente, que por las excepciones expuestas se rechace la demanda.
No existe en el expediente enviado por el Tribunal consultante, referencia ni prueba relativa a contestación que haya podido ser dada por El Director Nacional de Propiedad Industrial, a la demanda propuesta en su contra. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2.
CONSIDERANDO
2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se manifiesta, con base en lo dispuesto por el artículo 33 de la Decisión 472, aprobatoria de la Codificación del Tratado de Creación de este Tribunal, observando este Tribunal que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta el informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, si bien el Tribunal Nacional consultante no ha señalado lugar o dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta, esa omisión es absolutamente subsanable, toda vez que este Organo Comunitario los tiene ya perfectamente registrados.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha solicitado, por medio de Oficio Nº 376-TCA-DQ-1S-2964-ML, de 9 de junio del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 84, 96 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal considera que corresponde atender el requerimiento formulado, por haberse verificado que la solicitud referente al registro de la marca “VISCONTI” ha sido presentada el 22 de junio de 1994, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.
Estima sin embargo, que la interpretación que lleve a cabo este Tribunal debe necesariamente excluir los artículos 83 literal a), 84 y 128, por no ser aplicables al caso controvertido. Considera conveniente, en cambio, extender la interpretación, de oficio, al artículo 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, todo al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 2.3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” ( ) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
“Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. (…)
2.4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser descrito en la forma indicada precedentemente, para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
2.5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, determinadas restricciones para que un signo sea considerado marca. Falta de requisitos sustanciales en la marca El literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener, que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente fijadas en los otros literales del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión.
2.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACION La legislación andina ha determinado, según el artículo 96 de la Decisión 344, que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”.
En apego a lo dispuesto en el citado artículo, el examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.
La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.[2] Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones que puedan haber sido formuladas, de ser el caso y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de discrecionalidad absoluta para la adopción de su criterio, puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. [3] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
La Oficina Nacional Competente debe necesariamente realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2964-M.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. [2] Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.
G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.