PROCESO 147-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “MEGA” (mixta).

Proceso interno N° 2003-00171-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 18 de agosto del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 31 de agosto del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad COMPAÑ IA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 17274, de 31 de mayo del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, por medio de la cual se declaró fundada una oposición y, se negó el registro de la marca MEGA (mixta) solicitada por la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Nº 28421, de 30 de agosto del 2002, emitida por la misma Autoridad, a través de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución 17274 y, concedió el respectivo recurso de apelación; y, - Nº 35924, de 14 de noviembre del 2002, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), a través de la cual se resolvió el recurso de apelación también deducido y, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 17274 ya referida.

Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que registre la marca MEGA (mixta) para distinguir los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - Con fecha 29 de julio de 1997, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó el registro de la denominación MEGA (mixta), como marca destinada a amparar los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 453, de 4 de noviembre 1997. - Dentro del término establecido, la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. presentó oposición contra el registro solicitado, con base en el registro anterior de la marca “MEGAJET” (mixta). - Con fecha 31 de mayo del 2002, mediante Resolución 17274, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó el registro de la marca MEGA (mixta). - La empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución Nº 17274. - El 30 de agosto del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 28421, resolvió el recuso de reposición interpuesto y confirmó lo decidido por la Resolución 17274. - El 14 de noviembre del 2002, la misma Autoridad, mediante Resolución 35924, ratificó igualmente lo decidido en la Resolución inicial. b) Escrito de demanda SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., determina como demandada a la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se considera como tercero interesado en los resultados de esta causa, a la sociedad COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. La actora manifiesta que el 29 de julio de 1997 presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro de la denominación MEGA (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 4 de noviembre de 1997, y respecto de la cual presentó oposición la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., con base en la existencia de la marca MEGAJET que distingue productos de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumenta que esta Dependencia, con las Resoluciones demandadas violó las normas de la Decisión 486 enunciadas, ya que no hubo una debida aplicación de las reglas desarrolladas por este Tribunal. Los motivos que argumenta son resumidamente los siguientes: Dicha Autoridad transgredió lo dispuesto en el artículo 134 inciso primero de la Decisión 486 por cuanto la marca solicitada posee elementos adicionales a la palabra MEGA, los cuales le proporcionan el grado de individualidad indispensable para distinguir sus productos en el mercado y para diferenciarlos de los productos del resto de fabricantes.

Violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 ya que se demostró que la marca MEGA (mixta) posee fuerza distintiva, y por tanto es registrable. Infringió lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, puesto que los actos administrativos demandados señalan, en general, que la comparación que se hizo entre los signos MAGAJET y MEGA desde los criterios visual, gráfico y fonético, se fundamentan en la creencia de que en el signo solicitado predomina el aspecto denominativo.

Advierte que la palabra MEGA es de uso común, que no se opera el primer requisito establecido por este artículo y, que esta disposición al ser prohibitiva, es de aplicación restrictiva. De esta manera, sostiene, si no confluyen los supuestos de hecho en ella contenidos, la misma no es aplicable y el registro de la marca solicitado debe ser concedido. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados y su plena sujeción a derecho y a lo determinado en las normas legales vigentes en materia marcaria. Aduce que una vez realizada la comparación entre las denominaciones MEGA y MEGAJET, se constata que la primera reproduce parte de la marca registrada, revelando coincidencia en los planos gráfico, fonético y literal, esto, aparte de que ambos signos se refieren a los mismos productos o servicios, de modo tal que su coexistencia en el mercado llevaría a la confusión del consumidor respecto del origen de los mismos.

Asevera que en relación al uso común de la expresión MEGA, los elementos auxiliares de la misma presentes en el signo en discusión, no aportan ningún tipo de distintividad. Sostiene que el elemento gráfico no consigue tal fin y que predomina la parte denominativa, la cual carece de distintividad ya que es similarmente confundible con la marca MEGAJET.

Finalmente, en lo principal, considera que la palabra MEGA es inapropiable por una sola persona, ya que ello implicaría la monopolización del término, cuando en realidad este es de uso común. De allí, que la marca deba contar con elementos adicionales que le proporcionen cierto grado de distintividad para ser considerada como tal, lo cual no ocurrió con la denominación en conflicto.

Con base en estos argumentos concluye señalando que “…los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” d) Tercero interesado El representante de la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, señala que en Colombia es permisible el registro de un marca compuesta por el término MEGA y una desinencia diferente, pero lo que no es admisible es el registro de la palabra MEGA en forma individual, pues dicha partícula se constituye en el elemento determinante del signo mixto solicitado para registro, en la medida que el elemento gráfico es secundario.

De esta manera, si se concediera el registro de la mencionada marca mixta, se estaría dando paso a la apropiación y monopolización de la raíz de uso común de la marca MEGA JET y de otras compuestas por la partícula MEGA ya registradas, respecto de las cuales por su propia naturaleza de uso común, resulta confundible con todas ellas incluyendo la marca opositora, pues no contiene ningún elemento o desinencia adicional en la que pueda sustentar su distintividad.

Con vista a lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado de este Organismo, por medio de la petición remitida con oficio Nº 1264, de 22 de julio del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante, este Tribunal considera que no procede atender el pedido en los términos formulados, toda vez que ha podido verificar que la solicitud relativa al registro de la marca “MEGA“ (mixta), ha sido presentada el 29 de julio de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, le corresponde a este Tribunal interpretar los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344; así como, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS De acuerdo a lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 82.- No podrán registrarse como arcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, y 136 literales a) y b) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ha sido ya dicho, el 29 de julio de 1997, en vigencia plena de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, aquellas de la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasará consiguientemente a interpretar.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2]

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. En línea con lo expuesto, el Tratadista Ricardo Metke Méndez[3] ha señalado: “La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado”.

El objetivo central de la marca es que el consumidor se encuentre habilitado para reconocer un producto o un servicio relacionado con cierto tipo de calidades y características que él ha experimentado directamente o sobre las cuales ha sido informado. En efecto, “El concepto de marca, (…) comprende el signo y el producto o servicio al cual se aplica.

El signo, abstractamente considerado, no tiene connotación de marca, sino en la medida en que se relacione con el producto o servicio de que se trate, (…)”.[4] En relación a los elementos constitutivos de la marca, el artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y, asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad En el artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o uno servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.[5]

6. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre las cuales se incluyen las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, según su estructura. LA MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

En la MARCA GRAFICA se emplea un signo visual: líneas, dibujos, colores, etc., y puede ser una marca “puramente gráfica” o una marca “figurativa”[6]. Esta última es la que suscita en el posible consumidor un determinado concepto, el cual puede ser concreto o abstracto, según sea la naturaleza de la evocación que provoca. La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. La doctrina señala que en este tipo de signos, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos. Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será que no exista confusión”.[7] Realizada la comparación entre las marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la expresión verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si, por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrá lugar, en principio, a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esa norma establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 83 de la misma Decisión.

8. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[8] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea.

9. PARTICULAS DE USO COMUN Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna. Por ello el titular de una marca que incluya una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan emplear dicha expresión, en combinación con otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea lo suficientemente distintivo y original a fin de no generar confusión. En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, cabe indicar que al realizar el examen comparativo, no se considerará las partículas de uso general o común, a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En definitiva, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi ha señalado: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”[9] La inclusión de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto marcario en que aparece; nadie, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo permitir que otras marcas la incluyan, aunque podría exigirse que otros componentes del conjunto marcario y las desinencias sirvan para distinguirlo del otro.

10. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario o al juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. [10] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [11] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse en cuenta cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 4.

No son registrables los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos productos o servicios o, para servicios o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 5.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 6. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 7.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00171- 01, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 30.- Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] METKE, M., Ricardo, “Lecciones de Propiedad Industrial”, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda. Barrer y Mc., Kenzie, Editorial Diké, Medellín, 2001, p. 53. [4] Metke, op. cit., p. 54. [5] Proceso 42-IP-2005, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. No. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss. [7] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. No. 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE” (etiqueta). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DEL JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. [10] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [11] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

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