Año XXII - Número 1259 Lima, 3 de noviembre de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 141-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: DOMINGO MARTINEZ GOMEZ. Marca: “NENUCO” (mixta). Proceso interno N° 200200394-01 (8452) Proceso 147-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “MEGA” (mixta). Proceso interno N° 2003-00171-01 Pág. 1 12 PROCESO 141-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: DOMINGO MARTINEZ GOMEZ. Marca: “NENUCO” (mixta). Proceso interno N° 2002-00394-01 (8452). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco. mite por medio de auto de 25 de agosto del 2005. 1.

ANTECEDENTES: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 1.1. Partes Actúa como demandante el señor DOMINGO MARTINEZ GOMEZ, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

VISTOS: 1.2. Actos demandados Que la solicitud recibida por este Tribunal el 15 de agosto del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trá- La interpretación se plantea en razón de que el señor DOMINGO MARTINEZ GOMEZ, por medio de apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL - Nº 43466, de 24 de diciembre del 2001, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad RECKITT & COLMAN S.A., y se negó el registro de la marca “NENUCO” (mixta), solicitada para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. - Nº 06417, de 27 de febrero del 2002, emitida por la misma Autoridad, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 43466 y, se concedió además el respectivo recurso de apelación. - Nº 18094, de 13 de junio del 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto y, se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 43466 ya referida.

Solicita adicionalmente el actor, que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que registre la marca “NENUCO” (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El señor DOMINGO MARTINEZ GONZALEZ presentó solicitud para obtener registro de la denominación “NENUCO” (mixta), como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase No, 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 505, de 27 de junio del 2001 y contra ella la sociedad RECKITT & COLMAN S.A., mediante apoderado, presentó oposición con fundamento en el registro anterior de la marca “NENUCO”, 1 Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. 03/11/2005 2.24 para distinguir productos comprendidos en la clase 3 internacional. 2 - El 24 de diciembre del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 43466, por medio de la cual negó el registro de la denominación “NENUCO”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza. - El señor DOMINGO MARTINEZ GOMEZ, dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución Nº 43466. - El 27 de febrero del 2002, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de Resolución No. 06417, por la cual confirmó en todas sus partes la resolución inicial. - El 13 de junio del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante Resolución Nº 18094, confirmando, así mismo, lo decidido en la Resolución Nº 43466. b) Escrito de demanda El señor DOMINGO MARTINEZ GOMEZ determina como demandada a la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se considera como terceros interesados en los resultados de esta causa, a la sociedad RECKITT & COLMAN S.A. El actor manifiesta, que presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro de la marca “NENUCO” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial el 27 de junio del 2001 y, respecto de la cual presentó oposición la sociedad RECKITT & COLMAN S.A. argumentando 2 Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. GACETA OFICIAL ser confundible con la marca “NENUCO” (nominativa) que distingue los productos de la Clase 3. Señala que mediante la Resolución Nº 43466, de 24 de diciembre del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin considerar el principio de la especialidad y desconociendo la coexistencia pacífica de los signos distintivos confrontados negó el registro de la marca solicitada.

Frente a esta decisión, afirma, interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación. Argumenta que se violaron los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486; expresa que pese a que los productos se expenden en almacenes de cadena, no existe suficiente relación de clases, como para presumir un riesgo de confusión o de asociación. Luego de hacer un análisis de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso y, de otros pronunciamientos en situaciones similares, incluyendo los de este Tribunal (sentencias: 1-IP-87 y 48IP-99), puntualiza que efectuado el estudio sucesivo y de conjunto de las denominaciones NENUCO (mixta), clase 25 y, NENUCO (nominativa), clase 3, no se presentan semejanzas que puedan inducir al público a error.

Concluye subrayando, en lo principal, que la Superintendencia demandada interpretó inadecuadamente las normas comunitarias que se aducen como violadas, al omitir el valor intrínseco y preponderante de la parte gráfica de la marca solicitada y llevar a cabo un erróneo examen de confundibilidad, en el que desconoció el principio de especialidad al relacionar, sin mayor reflexión, los productos de las clases 25 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados citando al efecto jurisprudencia 03/11/2005 3.24 vertida por este Tribunal en los Procesos 14-IP98 y 36-IP-99. Manifiesta que “es evidente que ‘NENUCO’ (mixta) clase 25, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘NENUCO’ (mixta) solicitada frente a ‘NENUCO’ (nominativa) (registrada), se presentan semejanzas ortográficas, visual, auditivo y conceptual que hacen difícille (sic) su diferenciación por parte del consumidor.” En relación al riesgo de confusión o asociación, señala que para que eso se produzca es necesario que concurran dos circunstancias: la primera referida a la identidad o a la semejanza de tipo visual, conceptual o fonético que debe existir entre los signos; y, la segunda, relativa al análisis de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.

Respecto de la semejanza entre los signos y la relación de productos, luego de citar párrafos doctrinales y cierta jurisprudencia vertida por este Tribunal (sentencias 17-IP-96, 4-IP-91, 1-IP87 y, 3-IP-98), considera que “los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de signos Distintivos, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado No consta en el expediente recibido por este Tribunal, prueba de que la sociedad RECKITT & COLMAM S.A., haya dado contestación a la demanda, situación que se confirma en el Oficio No. 1338, de 5 de agosto del 2005.

Con vista a lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación GACETA OFICIAL se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado, como ha sido ya dicho, la interpretación de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal procede a atender el pedido en los términos formulados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la denominación “NENUCO” ha sido presentada en vigencia de la Decisión 486. 03/11/2005 4.24 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Concepto 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirven para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 de la Decisión 486 define de manera general a la marca y luego, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como tal, los cuales son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, GACETA OFICIAL es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique y, de esta forma, realizar de manera adecuada la elección de los productos que se desea adquirir.

Un signo que cumple con la condición de ser distintivo, cuenta con dos aspectos fundamentales: “la capacidad intrínseca o ‘de individualización’ y la capacidad extrínseca o de ‘no confundibilidad’” 3. La fuerza distintiva de la marca implica que el signo, por sí mismo, debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se la coloca y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La representación gráfica, juntamente con la distintividad, constituyen pues los elementos esenciales de una marca, de conformidad con lo establecido por la Decisión 486; y, el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra ahora implícitamente contenido en la definición de marca incluida en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que 3 OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. 03/11/2005 5.24 pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.

Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas en atención a la estructura del signo. En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marca sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). GACETA OFICIAL 03/11/2005 6.24 fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos –indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predomine a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 4 Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar, en principio, a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un 4 Proceso 17-IP-2005, sentencia de 9 de marzo del 2005; publicado en la G.O.A.C. No. 1190 de 4 de mayo del 2005; marca: “DESTAPOL 100”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también, que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de 5 Proceso 2-IP-2005, sentencia de 16 de febrero del 2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177 de 22 de marzo del 2005; marca: “G.B. CLASSIC” (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/11/2005 7.24 sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina, para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” 7.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 6. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante, para que dentro de los 7 6 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, ha solicitud de parte, otorgará treinta días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y la sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el evento de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 03/11/2005 8.24

9. CONEXION COMPETITIVA El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator.

Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d). En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aun al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”. 8 Se concluye entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto. 8 Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. No. 916 de 2 de abril del 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”. 9 Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así: 9 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”.

Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/11/2005 9.24 tre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. e) Uso conjunto o complementario de productos Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. b) Canales de comercialización En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro. f) Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.

Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final. g) Mismo género de los productos Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). c) Medios de publicidad idénticos o similares Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. h) Misma finalidad Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.10 d) Relación o vinculación entre productos Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación en- Partes y accesorios 10 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen a los productos comprendidos en la clase respecto de la cual fueron registradas. El fundamento de este principio se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio es que existan marcas idénticas en favor de distintos titulares, registradas para distinguir productos inclusive ubicados en diferentes clases.

Las marcas consecuentemente protegen sólo los productos comprendidos en la clase identificada al momento del registro y, por tanto, el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la 03/11/2005 10.24 suya, si los respectivos productos pertenecen a la misma clase de la nomenclatura oficial, cubierta por la ya registrada.

Sin embargo, es posible oponerse al registro de una marca, a pesar de que ésta ampare productos de una clase distinta de la inscrita, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos, u originarse en la mente del consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca.

El problema estriba en determinar cuándo hay la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, y cuándo puede originarse en el consumidor ideas susceptibles de generar daño comercial. (CORNEJO GUERRERO, Carlos: Derecho de Marcas. Editorial Cultural Cuzco S.A., Lima – Perú, 1992, pp.99-102.). Cuando las marcas se solicitan para distintas clases, la oposición procede por excepción respecto de aquellos productos que concretamente tienen posibilidad de ser confundidos.

La protección marcaria se otorga en general a los productos de la clase solicitada, pudiendo coexistir marcas similares o iguales que amparen productos o servicios pertenecientes a clases diferentes. La marca notoria sin embargo va más allá de la especialidad, pues el derecho a la exclusividad respecto de su uso, puede ser ejercitado o demandado acerca de productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase a la que correspondan dentro del nomenclator.

En cuanto a la similitud entre productos y servicios, la clase limita la protección que se otorga a la marca que no goza de notoriedad, pero no la que se brinda a la marca notoriamente conocida (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 1, Págs. 114 y 115.). La pertenencia a una misma clase no sirve para demostrar la similitud entre dos o más productos o servicios y la pertenencia a distintas no sirve para demostrar su diferencia. El consumidor, se ha dicho con gran razón, no distingue entre clases sino entre productos.

Dado el principio de especialidad de las marcas en relación con los productos o con los servi- GACETA OFICIAL cios, el derecho general a impedir el uso del mismo signo por terceros, no llega a impedir ese supuesto de utilización respecto de productos o servicios perfectamente desconectados, salvo el caso ya mencionado de la notoriedad.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne, además, el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a 03/11/2005 11.24 confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.

La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentado oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. 7. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, los principios que se recogen en esta interpretación, de que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular, independiente de la clase internacional a la que pertenezcan los productos o los servicio de que se trate, siendo en todo caso necesaria la demostración suficiente de dicha condición. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00394, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 GACETA OFICIAL 03/11/2005 12.24 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) PROCESO 147-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “MEGA” (mixta). Proceso interno N° 2003-00171-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco. 1.

ANTECEDENTES: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas LaSSO. Actúa como demandante la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 18 de agosto del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 31 de agosto del 2005. 1.1.

Partes 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: GACETA OFICIAL - Nº 17274, de 31 de mayo del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, por medio de la cual se declaró fundada una oposición y, se negó el registro de la marca MEGA (mixta) solicitada por la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Nº 28421, de 30 de agosto del 2002, emitida por la misma Autoridad, a través de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución 17274 y, concedió el respectivo recurso de apelación; y, - Nº 35924, de 14 de noviembre del 2002, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), a través de la cual se resolvió el recurso de apelación también deducido y, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 17274 ya referida.

Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que registre la marca MEGA (mixta) para distinguir los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - Con fecha 29 de julio de 1997, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó el registro de la denominación MEGA (mixta), como marca destinada a amparar los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 453, de 4 de noviembre 1997. 1 Clase 30.- Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 03/11/2005 13.24 - Dentro del término establecido, la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. presentó oposición contra el registro solicitado, con base en el registro anterior de la marca “MEGAJET” (mixta). - Con fecha 31 de mayo del 2002, mediante Resolución 17274, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó el registro de la marca MEGA (mixta). - La empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución Nº 17274. - El 30 de agosto del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 28421, resolvió el recuso de reposición interpuesto y confirmó lo decidido por la Resolución 17274. - El 14 de noviembre del 2002, la misma Autoridad, mediante Resolución 35924, ratificó igualmente lo decidido en la Resolución inicial. b) Escrito de demanda SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., determina como demandada a la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se considera como tercero interesado en los resultados de esta causa, a la sociedad COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. La actora manifiesta que el 29 de julio de 1997 presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro de la denominación MEGA (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 4 de noviembre de 1997, y respecto de la cual presentó oposición la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., con base en la existencia de la marca MEGAJET que distingue productos de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumenta que esta Dependencia, con las Resoluciones demandadas violó las normas de la GACETA OFICIAL 03/11/2005 14.24 Decisión 486 enunciadas, ya que no hubo una debida aplicación de las reglas desarrolladas por este Tribunal. Los motivos que argumenta son resumidamente los siguientes: productos o servicios, de modo tal que su coexistencia en el mercado llevaría a la confusión del consumidor respecto del origen de los mismos.

Dicha Autoridad transgredió lo dispuesto en el artículo 134 inciso primero de la Decisión 486 por cuanto la marca solicitada posee elementos adicionales a la palabra MEGA, los cuales le proporcionan el grado de individualidad indispensable para distinguir sus productos en el mercado y para diferenciarlos de los productos del resto de fabricantes.

Asevera que en relación al uso común de la expresión MEGA, los elementos auxiliares de la misma presentes en el signo en discusión, no aportan ningún tipo de distintividad. Sostiene que el elemento gráfico no consigue tal fin y que predomina la parte denominativa, la cual carece de distintividad ya que es similarmente confundible con la marca MEGAJET.

Violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 ya que se demostró que la marca MEGA (mixta) posee fuerza distintiva, y por tanto es registrable. Finalmente, en lo principal, considera que la palabra MEGA es inapropiable por una sola persona, ya que ello implicaría la monopolización del término, cuando en realidad este es de uso común. De allí, que la marca deba contar con elementos adicionales que le proporcionen cierto grado de distintividad para ser considerada como tal, lo cual no ocurrió con la denominación en conflicto.

Con base en estos argumentos concluye señalando que “…los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” Infringió lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, puesto que los actos administrativos demandados señalan, en general, que la comparación que se hizo entre los signos MAGAJET y MEGA desde los criterios visual, gráfico y fonético, se fundamentan en la creencia de que en el signo solicitado predomina el aspecto denominativo.

Advierte que la palabra MEGA es de uso común, que no se opera el primer requisito establecido por este artículo y, que esta disposición al ser prohibitiva, es de aplicación restrictiva. De esta manera, sostiene, si no confluyen los supuestos de hecho en ella contenidos, la misma no es aplicable y el registro de la marca solicitado debe ser concedido. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados y su plena sujeción a derecho y a lo determinado en las normas legales vigentes en materia marcaria. Aduce que una vez realizada la comparación entre las denominaciones MEGA y MEGAJET, se constata que la primera reproduce parte de la marca registrada, revelando coincidencia en los planos gráfico, fonético y literal, esto, aparte de que ambos signos se refieren a los mismos d) Tercero interesado El representante de la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, señala que en Colombia es permisible el registro de un marca compuesta por el término MEGA y una desinencia diferente, pero lo que no es admisible es el registro de la palabra MEGA en forma individual, pues dicha partícula se constituye en el elemento determinante del signo mixto solicitado para registro, en la medida que el elemento gráfico es secundario.

De esta manera, si se concediera el registro de la mencionada marca mixta, se estaría dando paso a la apropiación y monopolización de la raíz de uso común de la marca MEGA JET y de otras compuestas por la partícula MEGA ya registradas, respecto de las cuales por su propia naturaleza de uso común, resulta confundible con todas ellas incluyendo la marca opositora, pues no contiene ningún elemento o desinencia GACETA OFICIAL adicional en la que pueda sustentar su distintividad.

Con vista a lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 03/11/2005 15.24 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS De acuerdo a lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado de este Organismo, por medio de la petición remitida con oficio Nº 1264, de 22 de julio del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante, este Tribunal considera que no procede atender el pedido en los términos formulados, toda vez que ha podido verificar que la solicitud relativa al registro de la marca “MEGA“ (mixta), ha sido presentada el 29 de julio de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, le corresponde a este Tribunal interpretar los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344; así como, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 82.- No podrán registrarse como arcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. GACETA OFICIAL “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. 03/11/2005 16.24

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA En línea con lo expuesto, el Tratadista Ricardo Metke Méndez 3 ha señalado: Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, y 136 literales a) y b) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ha sido ya dicho, el 29 de julio de 1997, en vigencia plena de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado”. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, aquellas de la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasará consiguientemente a interpretar.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 2 2 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. El objetivo central de la marca es que el consumidor se encuentre habilitado para reconocer un producto o un servicio relacionado con cierto tipo de calidades y características que él ha experimentado directamente o sobre las cuales ha sido informado. En efecto, “El concepto de marca, (…) comprende el signo y el producto o servicio al cual se aplica.

El signo, abstractamente considerado, no tiene connotación de marca, sino en la medida en que se relacione con el producto o servicio de que se trate, (…)”. 4 En relación a los elementos constitutivos de la marca, el artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y, asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. 3 4 METKE, M., Ricardo, “Lecciones de Propiedad Industrial”, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda.

Barrer y Mc., Kenzie, Editorial Diké, Medellín, 2001, p. 53. Metke, op. cit., p.

54. GACETA OFICIAL 03/11/2005 17.24 La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

6. CLASES DE MARCAS b) Distintividad En la MARCA GRAFICA se emplea un signo visual: líneas, dibujos, colores, etc., y puede ser una marca “puramente gráfica” o una marca “figurativa” 6. Esta última es la que suscita en el posible consumidor un determinado concepto, el cual puede ser concreto o abstracto, según sea la naturaleza de la evocación que provoca.

En el artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o uno servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre las cuales se incluyen las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, según su estructura. LA MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. La doctrina señala que en este tipo de signos, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos.

Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 5 5 Proceso 42-IP-2005, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. No. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss. GACETA OFICIAL general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será que no exista confusión”. 7 Realizada la comparación entre las marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la expresión verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si, por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrá lugar, en principio, a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 03/11/2005 18.24 ta formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 83 de la misma Decisión.

8. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado:

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 8 El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca.

El literal a) de esa norma establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca. Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permi- 7 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. No. 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE” (etiqueta).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DEL JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea. 03/11/2005 19.24

9. PARTICULAS DE USO COMUN Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna. Por ello el titular de una marca que incluya una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan emplear dicha expresión, en combinación con otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea lo suficientemente distintivo y original a fin de no generar confusión. En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, cabe indicar que al realizar el examen comparativo, no se considerará las partículas de uso general o común, a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En definitiva, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi ha señalado: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto nece- GACETA OFICIAL 03/11/2005 20.24 sariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son mar-cariamente débiles.” 9 to de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. La inclusión de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto marcario en que aparece; nadie, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo permitir que otras marcas la incluyan, aunque podría exigirse que otros componentes del conjunto marcario y las desinencias sirvan para distinguirlo del otro.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

10. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario o al juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 11 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjun- Con base en estos fundamentos, 9 10 OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 03/11/2005 21.24 riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. C O N C L U Y E: 1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse en cuenta cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 4.

No son registrables los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos productos o servicios o, para servicios o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del 5.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 6. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 7.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00171-01, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) GACETA OFICIAL Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA 03/11/2005 22.24 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 03/11/2005 23.24 GACETA OFICIAL 03/11/2005 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú