PROCESO 58-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 104 literal a) y 128 de la Decisión 344 de la Comislión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: Logotipo con la Letra S y nombre comercial SENATINOS. Actor: Laboratorios Diesel Senatinos S.A. Proceso interno Nº 3249-2002.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de agosto del año dos mil cinco. VISTOS: El expediente Nº 3249-2002, remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, recibido en este Tribunal el 25 de abril de 2005. La providencia dictada en el referido proceso, por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el cual se dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe (sic) al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la correcta interpretación de los artículos ciento cuatro inciso a) y ciento veintiocho de la Decisión número trescientos cuarenta y cuatro de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe (sic) correspondiente …”.
El auto de 6 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es Laboratorios Diesel Senatinos S.A. Demandados son el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI. b) Hechos El procedimiento administrativo ante el INDECOPI empieza el 26 de noviembre de 1996, mediante denuncia del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Laboratorios Diesel Senatinos S.A.;
SENATI es titular de las marcas de servicio SENATI y figura circular formada por medio engranaje y sierra circular, SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL-SENATI y SENATI y figura de medio engranaje en la clase 41 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales) y de las marcas de producto SENATI y figura de medio engranaje y SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL en la clase 16.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 16: Papel, cartón y artículos de esas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés).
Se manifiesta que Laboratorios Diesel Senatinos S.A. utiliza como razón social el nombre Laboratorios Diesel Senatinos S.A. “… que es muy similar a las marcas registradas y que no solo se trata de una imitación de la parte denominativa de sus marcas, sino también utiliza un logotipo constituido por la letra S encerrada dentro de una figura circular, que resulta ser prácticamente una réplica de sus logos”.
Por Resolución Nº 9195-97-INDECOPI/OSD de 11 de julio de 1997, el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió declarar fundada la infracción interpuesta. Laboratorios Diesel Senatinos S.A. interpuso recurso de apelación ante el mismo INDECOPI, el cual fue resuelto por Resolución Nº 1337-1998/TPI-INDECOPI de 27 de noviembre de 1998, que CONFIRMÓ la Resolución Nº 9195-97-INDECOPI/OSD, declarando “… FUNDADA la acción por infracción interpuesta por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI … PROHIBIR a la empresa emplazada el uso de la denominación SENATINOS y del logotipo conformado por la figura de una S dentro de un engranaje como parte de su nombre comercial … Convertir en definitiva la medida cautelar dictada con motivo de la interposición de la presente acción … AMONESTAR a la firma Laboratorios Diesel Senatinos S.A. por la comisión de los hechos denunciados”.
El 24 de febrero de 1999 Laboratorios Diesel Senatinos S.A. presentó demanda contencioso administrativo ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución 1337-1998/TPI-INDECOPI del INDECOPI, la cual fue enviada la Ministerio Público que emitió un dictamen 115-2002-FSC- MP cuya opinión sugería: “… se declare infunda la demanda contencioso administrativa interpuesta … por Laboratorios Diesel Senatinos S.A. Posteriormente, la Sala Civil de la Corte Suprema dictó Sentencia A.V. 135- 99 Lima de 11 de julio de 2002, en la que decidió declarar “… INFUNDADA la demanda … interpuesta por Laboratorios Diesel Senatinos Sociedad Anónima y otros contra INDECOPI y otros, sobre impugnación de resolución administrativa”.
Contra dicha sentencia la actora interpuso recurso de apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, que después de conocer la opinión del Ministerio Público en la que decía: “… se declare insubsistente la recurrida y nulo todo lo actuado …” emitió una providencia en la que dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe (sic) al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la correcta interpretación de los artículos ciento cuatro inciso a) y ciento veintiocho de la Decisión número trescientos cuarenta y cuatro de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe (sic) correspondiente …”.
Adicionalmente se encuentra en el expediente un resumen del proceso. c) Fundamentos jurídicos de la demanda En la demanda, inicialmente, se hace un recuento de la formación de Laboratorios Diesel Senatinos S.A., indicando que “… en 1986 recurrimos a las oficinas del SENATI que por intermedio de su oficina SENATI/IDAMPEI vendía servicios de asesoría administrativa y constitución de empresas…”.
Dice que con esta empresa “… celebramos un trato para que nos constituyan una Sociedad Anónima, se encarguen de elaborar la denominación de nuestra razón … El mismo SENATI se encargó de elegirnos la Razón social para nuestra empresa, teniendo en cuenta la actividad sobre Mantenimiento y Reparación de Bombas de Inyección Diesel al que nos dedicaríamos, habiendo optado por la denominación ‘LABORATORIOS DIESEL SENATINOS S.A.-LADISE S.A. Conforme acreditamos con la escritura de constitución simultánea de Sociedad Anónima de Enero de 1986 …”.
Asimismo Indica que el 5 de marzo de 1997 “… sufrimos una intervención sorpresiva por el personal de INDECOPI que procedió a inmovilizarnos todo producto que llevaba la razón social ‘LABORATORIOS DIESEL SENATINOS S.A.’ además de disponerse en ese acto EL CESE DEL USO COMERCIAL DE NUESTRA RAZÓN SOCIAL ‘SENATINOS’ QUE EL MISMO SENATI/IDAMPEI NOS HABÍA OTORGADO …”.
Sostiene que la Resolución del INDECOPI es nula ya que de conformidad con el Código Civil el límite para accionar es de 10 años y en el presente caso, se presento la denuncia después de 12 años y que dicha Resolución “… ampara más de lo solicitado en la petición de la denuncia…” toda vez que en la demanda: “… NO EXISTE PETICIÓN DE PROHIBICIÓN DEL USO DEL LOGOTIPO USADO POR LABORATORIOS DIESEL SENATINOS’, sin embargo la Resolución impugnada, RESUELVE … PROHIBIR a la empresa emplazada el uso del LOGOTIPO conformado por la figura de S dentro de un engranaje como parte de su nombre comercial…”.
Indica que hubo una “Mala aplicación de los criterios de confundibilidad …” y cita algunas normas de la Ley de Propiedad Industrial. Igualmente dice que entre el logotipo de SENATI y del de la demandada “NO EXISTE CONFUNDIBILIDAD POR SER DIFERENTES…”. Manifiesta que existió “FRAUDE EN LA EVALUACIÓN DE RUBROS DE LA CLASE 37 DE LA NOMENCLATURA OFICIAL … en la copia de la demanda … señala, que el SENATI, es titular de las Marcas de Servicios … PARA DISTINGUIR SERVICIOS DE LA Clase 41 … Si la denuncia no reclama la titularidad del Certificado para distinguir Servicios de la Clase 37, ¿Cómo es que con posterioridad a la denuncia, hagan aparecer el Certificado Nº 7726 sobre el rubro de la Clase 37 de la Nomenclatura oficial? …”.
Sostiene que el mencionado Certificado Nº 7726 que distingue productos de la clase 37, “… comparando el rubro para el que ha sido otorgado al SENATI el Certificado Nº 7726, NO PRODUCE CONFUNDIBILIDAD ALGUNA, con el rubro del tipo de Servicios de la Clase 37 que presta LABORATORIOS DIESEL SENATINOS S.A., ya que nuestra empresa, se dedica al Servicio y Mantenimiento de Bombas de Inyección, Inyectores y Turbo Diesel, Venta de Repuestos y Fabricación de Bancos de Prueba para Calibración de Bombas de Inyección. Rubros que definitivamente el SENATI no los desarrolla; claro está las diferencias abismales entre los rubros y tipos de servicios que prestan el SENATI Y LABORATORIOS DIESEL SENATINOS-LADISE S.A.”.
Finalmente, sobre el logotipo de SENATI dice que: “… A PARTIR DE 1997 DICHA INSTITUCION YA NO USAN (sic) AQUEL CUYA TITULARIDAD RECLAMAN, es decir el logotipo conformado por medio engranaje y media sierra circular con un mapa del Perú al centro y cruzado por la palabra SENATI …”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, sin embargo del resumen de la causa realizado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema se desprende que: “El INDECOPI contestó la demanda, señalando que existe confusión indirecta entre ambos nombres comerciales, porque dan la idea de provenir de un mismo conglomerado de empresas, pudiendo de esta manera causar confusión en el público.
En cuanto se refiere a la prescripción, el INDECOPI refiere que el artículo 244 de la Ley de Propiedad Industrial establece que el plazo de 2 años se computa desde que cesa la infracción, supuesto que no se ha dado en el caso de autos”. Tampoco consta en autos la intervención del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 104 literal a) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, tomando en cuenta los hechos controvertidos, las normas aplicables al caso concreto y las normas expresamente solicitadas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, corresponde interpretar los artículos 104 literal a) y 128 de la Decisión 344. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 “Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error y originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
(…)”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
I. De la interpretación prejudicial Con base en la nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los órganos judiciales nacionales, publicada en la G.O.A.C. Nº 694 de 3 de agosto de 2001, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: “ I. De la interpretación prejudicial I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.
La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.
De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.
Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).
Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria … están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).
A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.
En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).
En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).
En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997).
I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.
I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.
De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).
I.V. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.
Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).
Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003).” II.
Derechos conferidos por la marca y el nombre comercial: derecho de actuar contra terceros que registren o usen una marca o un nombre comercial sin su consentimiento En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
Sobre el tema de las marcas, el ordenamiento comunitario andino recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca usarla exclusivamente y, además, le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.
En el caso del nombre comercial, la protección puede darse tanto por uso del nombre comercial como por su registro ante la Oficina Nacional Competente. Las dos posibilidades tienen el mismo efecto y otorgan al titular del nombre comercial el derecho al uso exclusivo. Evidentemente en el caso del solo uso del nombre comercial, se deberá probar el uso real y efectivo de éste.
Debe probarse, además, en todo caso, que el nombre comercial haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. En este sentido, el Tribunal reitera “ … en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.
(Proceso 10-IP- 2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177 del 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Este mismo criterio es aplicable en el caso de los nombres comerciales pues, una vez probado su uso real y efectivo, el titular del derecho puede actuar contra terceros que, sin su consentimiento, use una marca o un nombre comercial de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar perjuicio al titular del nombre comercial, siempre que se trate de productos o servicios idénticos o similares.
Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP- 98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).
Este criterio emitido por el Tribunal, igualmente es aceptado tanto para el caso de las marcas como para el nombre comercial. III. El nombre comercial, su prueba y su protección La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.
(Proceso 45- IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “ en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso real y efectivo del mismo.
Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 3-IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso real y efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
SEGUNDO: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento use o aplique la marca de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca, con relación a productos o servicios idénticos o similares. También el registro del nombre comercial así como su uso real y efectivo debidamente probado, confieren a su titular el derecho antes mencionado.
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 3249-2002 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA