Gace1302 — Andean Community · Micelio Jurídico

Año XXIII - Número 1302 Lima, 2 de marzo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial de los artículos 104 literal a) y 128 de la Decisión 344 de la Comislión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: Logotipo con la Letra S y nombre comercial SENATINOS. Actor: Laboratorios Diesel Senatinos S.A. Proceso interno Nº 3249-2002 Proceso 68-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal a), 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: GIAN PIER’S (mixta).

Actor: Rosana Gloria Monterota Abregu. Proceso interno Nº 2486-03 Proceso 101-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 27, 28, 29 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad The Wellcome Foundation Limited. Caso: “COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS”. Expediente: N° 2001-00148 Proceso 105-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-00094 (7810). Actor: SOCIEDAD EXPORTADORA Y FINANCIERA VENEZOLANA SOEXVE C.A., EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA C.A. Marca: “OMA” Pág. Proceso 58-IP-2005.- 1 9 24 34 PROCESO 58-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 104 literal a) y 128 de la Decisión 344 de la Comislión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: Logotipo con la Letra S y nombre comercial SENATINOS. Actor: Laboratorios Diesel Senatinos S.A. Proceso interno Nº 3249-2002.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de agosto del año dos mil cinco. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: El expediente Nº 3249-2002, remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, recibido en este Tribunal el 25 de abril de 2005.

La providencia dictada en el referido proceso, por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el cual se dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe (sic) al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la correcta interpretación de los artículos ciento cuatro inciso a) y ciento veintiocho de la Decisión número trescientos cuarenta y cuatro de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe (sic) correspondiente …”.

El auto de 6 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es Laboratorios Diesel Senatinos S.A. Demandados son el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI. b) Hechos El procedimiento administrativo ante el INDECOPI empieza el 26 de noviembre de 1996, mediante denuncia del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Laboratorios Diesel Senatinos S.A.;

SENATI es titular de las marcas de servicio SENATI y figura circular formada por medio engranaje y sierra circular, SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL-SENATI y SENATI y figura de medio en- 02/03/2006 2.48 granaje en la clase 41 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; activi-dades deportivas y culturales) y de las marcas de producto SENATI y figura de medio engranaje y SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL en la clase 16.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 16: Papel, cartón y artículos de esas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés).

Se manifiesta que Laboratorios Diesel Senatinos S.A. utiliza como razón social el nombre Laboratorios Diesel Senatinos S.A. “… que es muy similar a las marcas registradas y que no solo se trata de una imitación de la parte denominativa de sus marcas, sino también utiliza un logotipo constituido por la letra S encerrada dentro de una figura circular, que resulta ser prácticamente una réplica de sus logos”.

Por Resolución Nº 9195-97-INDECOPI/OSD de 11 de julio de 1997, el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió declarar fundada la infracción interpuesta. Laboratorios Diesel Senatinos S.A. interpuso recurso de apelación ante el mismo INDECOPI, el cual fue resuelto por Resolución Nº 13371998/TPI-INDECOPI de 27 de noviembre de 1998, que CONFIRMÓ la Resolución Nº 9195-97INDECOPI/OSD, declarando “… FUNDADA la acción por infracción interpuesta por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI … PROHIBIR a la empresa emplazada el uso de la denominación SENATINOS y del logotipo conformado por la figura de una S dentro de un engranaje como parte de su nombre comercial … Convertir en definitiva la medida cautelar dictada con motivo de la interposición de la presente acción … AMONESTAR a la firma Laboratorios Diesel Senatinos S.A. por la comisión de los hechos denunciados”.

El 24 de febrero de 1999 Laboratorios Diesel Senatinos S.A. presentó demanda contencioso administrativo ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución 1337- GACETA OFICIAL 1998/TPI-INDECOPI del INDECOPI, la cual fue enviada la Ministerio Público que emitió un dictamen 115-2002-FSC-MP cuya opinión sugería: “… se declare infunda la demanda contencioso administrativa interpuesta … por Laboratorios Diesel Senatinos S.A. Posteriormente, la Sala Civil de la Corte Suprema dictó Sentencia A.V. 135-99 Lima de 11 de julio de 2002, en la que decidió declarar “… INFUNDADA la demanda … interpuesta por Laboratorios Diesel Senatinos Sociedad Anónima y otros contra INDECOPI y otros, sobre impugnación de resolución administrativa”.

Contra dicha sentencia la actora interpuso recurso de apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, que después de conocer la opinión del Ministerio Público en la que decía: “… se declare insubsistente la recurrida y nulo todo lo actuado …” emitió una providencia en la que dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe (sic) al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la correcta interpretación de los artículos ciento cuatro inciso a) y ciento veintiocho de la Decisión número trescientos cuarenta y cuatro de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe (sic) correspondiente …”.

Adicionalmente se encuentra en el expediente un resumen del proceso. c) Fundamentos jurídicos de la demanda En la demanda, inicialmente, se hace un recuento de la formación de Laboratorios Diesel Senatinos S.A., indicando que “… en 1986 recurrimos a las oficinas del SENATI que por intermedio de su oficina SENATI/IDAMPEI vendía servicios de asesoría administrativa y constitución de empresas…”.

Dice que con esta empresa “… celebramos un trato para que nos constituyan una Sociedad Anónima, se encarguen de elaborar la denominación de nuestra razón … El mismo SENATI se encargó de elegirnos la Razón social para nuestra empresa, teniendo en cuenta la actividad sobre Mantenimiento y Reparación de Bombas de Inyección Diesel al que nos dedicaríamos, habiendo optado por la denominación ‘LABORATORIOS DIESEL SENATINOS S.A.-LADISE S.A. Conforme acreditamos con la escritura de constitución simultánea de Sociedad Anónima de Enero de 1986 …”. 02/03/2006 3.48 Asimismo Indica que el 5 de marzo de 1997 “… sufrimos una intervención sorpresiva por el personal de INDECOPI que procedió a inmovilizarnos todo producto que llevaba la razón social ‘LABORATORIOS DIESEL SENATINOS S.A.’ además de disponerse en ese acto EL CESE DEL USO COMERCIAL DE NUESTRA RAZÓN SOCIAL ‘SENATINOS’ QUE EL MISMO SENATI/ IDAMPEI NOS HABÍA OTORGADO …”.

Sostiene que la Resolución del INDECOPI es nula ya que de conformidad con el Código Civil el límite para accionar es de 10 años y en el presente caso, se presento la denuncia después de 12 años y que dicha Resolución “… ampara más de lo solicitado en la petición de la denuncia…” toda vez que en la demanda: “… NO EXISTE PETICIÓN DE PROHIBICIÓN DEL USO DEL LOGOTIPO USADO POR LABORATORIOS DIESEL SENATINOS’, sin embargo la Resolución impugnada, RESUELVE … PROHIBIR a la empresa emplazada el uso del LOGOTIPO conformado por la figura de S dentro de un engranaje como parte de su nombre comercial…”.

Indica que hubo una “Mala aplicación de los criterios de confundibilidad …” y cita algunas normas de la Ley de Propiedad Industrial. Igualmente dice que entre el logotipo de SENATI y del de la demandada “NO EXISTE CONFUNDIBILIDAD POR SER DIFERENTES…”. Manifiesta que existió “FRAUDE EN LA EVALUACIÓN DE RUBROS DE LA CLASE 37 DE LA NOMENCLATURA OFICIAL … en la copia de la demanda … señala, que el SENATI, es titular de las Marcas de Servicios … PARA DISTINGUIR SERVICIOS DE LA Clase 41 … Si la denuncia no reclama la titularidad del Certificado para distinguir Servicios de la Clase 37, ¿Cómo es que con posterioridad a la denuncia, hagan aparecer el Certificado Nº 7726 sobre el rubro de la Clase 37 de la Nomenclatura oficial? …”.

Sostiene que el mencionado Certificado Nº 7726 que distingue productos de la clase 37, “… comparando el rubro para el que ha sido otorgado al SENATI el Certificado Nº 7726, NO PRODUCE CONFUNDIBILIDAD ALGUNA, con el rubro del tipo de Servicios de la Clase 37 que presta LABORATORIOS DIESEL SENATINOS S.A., ya que nuestra empresa, se dedica al Servicio y Mantenimiento de Bombas de Inyección, Inyectores y Turbo Diesel, Venta de Repuestos y Fabricación de Bancos de Prueba para Calibración de Bombas de Inyección. Rubros que defi- GACETA OFICIAL nitivamente el SENATI no los desarrolla; claro está las diferencias abismales entre los rubros y tipos de servicios que prestan el SENATI Y LABORATORIOS DIESEL SENATINOS-LADISE S.A.”.

Finalmente, sobre el logotipo de SENATI dice que: “… A PARTIR DE 1997 DICHA INSTITUCION YA NO USAN (sic) AQUEL CUYA TITULARIDAD RECLAMAN, es decir el logotipo conformado por medio engranaje y media sierra circular con un mapa del Perú al centro y cruzado por la palabra SENATI …”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, sin embargo del resumen de la causa realizado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema se desprende que: “El INDECOPI contestó la demanda, señalando que existe confusión indirecta entre ambos nombres comerciales, porque dan la idea de provenir de un mismo conglomerado de empresas, pudiendo de esta manera causar confusión en el público.

En cuanto se refiere a la prescripción, el INDECOPI refiere que el artículo 244 de la Ley de Propiedad Industrial establece que el plazo de 2 años se computa desde que cesa la infracción, supuesto que no se ha dado en el caso de autos”. 02/03/2006 4.48 solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, tomando en cuenta los hechos controvertidos, las normas aplicables al caso concreto y las normas expresamente solicitadas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, corresponde interpretar los artículos 104 literal a) y 128 de la Decisión 344. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 “Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: Tampoco consta en autos la intervención del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI. a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error y originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

CONSIDERANDO: (…)”. Que, las normas contenidas en los artículos 104 literal a) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la I. De la interpretación prejudicial Con base en la nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudi- GACETA OFICIAL cial por los órganos judiciales nacionales, publicada en la G.O.A.C. Nº 694 de 3 de agosto de 2001, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: “ I. De la interpretación prejudicial I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumpli- 02/03/2006 5.48 miento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria … están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente GACETA OFICIAL 02/03/2006 6.48 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).

“BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997). A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O. A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).

La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso I.III.

De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).

I.V. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si GACETA OFICIAL interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O. A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003).” II.

Derechos conferidos por la marca y el nombre comercial: derecho de actuar contra terceros que registren o usen una marca o un nombre comercial sin su consentimiento En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

Sobre el tema de las marcas, el ordenamiento comunitario andino recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca usarla exclusivamente y, además, le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

En el caso del nombre comercial, la protección puede darse tanto por uso del nombre comercial como por su registro ante la Oficina Nacional Competente. Las dos posibilidades tienen el mis- 02/03/2006 7.48 mo efecto y otorgan al titular del nombre comercial el derecho al uso exclusivo. Evidentemente en el caso del solo uso del nombre comercial, se deberá probar el uso real y efectivo de éste.

Debe probarse, además, en todo caso, que el nombre comercial haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. En este sentido, el Tribunal reitera “… en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O. A.C. Nº 1177 del 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Este mismo criterio es aplicable en el caso de los nombres comerciales pues, una vez probado su uso real y efectivo, el titular del derecho puede actuar contra terceros que, sin su consentimiento, use una marca o un nombre comercial de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar perjuicio al titular del nombre comercial, siempre que se trate de productos o servicios idénticos o similares.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Este criterio emitido por el Tribunal, igualmente es aceptado tanto para el caso de las marcas como para el nombre comercial. III. El nombre comercial, su prueba y su protección La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natu- GACETA OFICIAL ral o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “ en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario 02/03/2006 8.48 Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso real y efectivo del mismo.

Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 3-IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso real y efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

SEGUNDO: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento use o aplique la marca de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca, con relación a productos o servicios idénticos o similares. GACETA OFICIAL 02/03/2006 9.48 También el registro del nombre comercial así como su uso real y efectivo debidamente probado, confieren a su titular el derecho antes mencionado.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 3249-2002 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 68-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal a), 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: GIAN PIER’S (mixta).

Actor: Rosana Gloria Monterota Abregu. Proceso interno Nº 2486-03. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de agosto del año dos mil cinco. VISTOS: El expediente Nº 2486-03, remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, recibido en este Tribunal el 29 de abril de 2005.

La providencia dictada en el referido proceso, por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en la cual se dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe (sic) a la Comunidad Andina (sic) respecto de la correcta interpretación de los artículos ochenta y uno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión número trescientos cuarenticuatro lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia … el artículo ciento treintitres inciso a) de la Decisión cuatrocientos ochentiséis de la Comunidad Andina … sustituyó integramente la Decisión trescientos cuarenta y cuatro glosada, recoge lo establecido por el artículo ochentitrés inciso ‘a)’ de aquella; correspondiendo también solicitar informe (sic) de la correcta interpretación del artículo ciento cincuentiuno, ciento treinticuatro, ciento treinticinco, ciento treintiséis incisos h y doscientos veintiocho de la Decisión cuatrocientos ochentiséis; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe (sic) correspondiente …”.

Tercero interesado es Rudy Romero Quispe. b) Hechos El 25 de enero del 2001, Rudy Romero Quispe, solicitó el registro de la marca constituida por el logotipo formado por la denominación “GIAN PIER’S”, escrito en letras características sobre un rectángulo de fondo negro para distinguir camisas, polos, pantalones, short, calzados y demás productos de la clase 25.

El 16 de marzo de 2001, la señora Rosana Gloria Monterota Abregu, formuló oposición a dicha solicitud de registro en base a la titularidad de la marca “PIEER’S” para distinguir también productos de la clase 25. El 19 de octubre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual expidió la Resolución Nº 11716-2001/OSD-INDECOPI, que declaró infundada la oposición formulada por Rosana Gloria Monterola Abregu y otorgó el registro del signo solicitado a favor de Rudy Romero Quispe.

La actora presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, por Resolución Nº 009-2002/TPIINDECOPI de 7 de enero de 2002, que confirmó la Resolución Nº 11716-2001/OSD-INDECOPI. La señora Rosana Gloria Monterota Abregu, presentó demanda contencioso administrativo ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, el proceso fue enviado en vista fiscal y por Dictamen 233-2002-FSC-MP el Ministerio Público opinó que “… se declare INFUNDADA la demanda …”.

Por Sentencia A.V. Nº 83-2002 Lima, de once de julio de 2003, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema decidió declarar “.. INFUNDADA la demanda interpuesta por doña Rosa Gloria Monterota Abregu…”. Finalmente la actora presentó recurso de apelación contra la sentencia el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 02/03/2006 10.48 Corte Suprema y que emitió una providencia dictada en el cual se dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe (sic) a la Comunidad Andina (sic) respecto de la correcta interpretación de los artículos ochenta y uno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión número trescientos cuarenticuatro lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia … el artículo ciento treintitres inciso a) de la Decisión cuatrocientos ochentiséis de la Comunidad Andina … sustituyó integramente la Decisión trescientos cuarenta y cuatro glosada, recoge lo establecido por el artículo ochentitrés inciso ‘a)’ de aquella; correspondiendo también solicitar informe de la correcta interpretación del artículo ciento cincuenta y uno, ciento treinta y cuatro, ciento treinta y cinco, ciento treintiséis; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe (sic) correspondiente …”.

Además adjuntó un resumen de la causa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La señora Rosana Gloria Montorola Abregu, solicita la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 009-2002/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución Nº 11716-2001/OSD-INDECOPI. Argumenta que es titular de las marcas PIEER’S y LE PIEER’S por lo tanto “… el signo que se pretende inscribir denominado PIEER’S (sic) resulta grafica y fonéticamente confundible con la marca PIEER´S, de modo que su registrabilidad pretendida resulta desleal y jurídicamente improcedente”.

Sobre las marcas en conflicto indica que “… como se puede apreciar Y NO SE NECESITA SER PERITO EN LA MATERIA PARA DETERMINAR LA SIMILITUD GRAFICA Y FONETICA DEL TERMINO PIER’S Y PIEER’S … los terminos (sic) como Pieer’s inscrito y el termino (sic) Pier’s son estrechamente confundibles y semejantes máxime cuando el pretensor del registro lo destinará en la misma clase (25) de la nomenclatura oficial … dicho en otros términos Pier’s (sic) que se solicitaba su registros (sic) va a distinguir productos del MISMO RUBRO que tiene Pieer’s ya registrado, puntualizando que la única diferencia en estos términos es que la marca registrada tiene inmerso dos letras iguales ‘e’ y el termino (sic) observado en la jurisdicción administrativa solo una ‘e’”.

Indica e insiste que su marca es notoriamente conocida en el mercado y que al emitirse la GACETA OFICIAL Resolución impugnada debió tomarse en cuenta “… no sólo la notoriedad de la marca sino además el alto nivel de confundibilidad que tiene los términos Pieer’s registrado y Pier’s materia de la observación…”. Finalmente hace referencia a normas nacionales para acreditar su derecho en el proceso y demostrar que la Resolución impugnada es revisable. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda EL Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “… negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendibles el petitorio en ella contenido”.

Sobre el riesgo de confusión denunciado por la actora, citando artículos de la Ley de Propiedad Industrial y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, indica que “Es precisamente en aplicación de los criterios antes referidos que la autoridad administrativa consideró finalmente que las marcas confrontadas no resultaban semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor”.

Indica que “… en relación a los signos ‘GIAN PIERS’ (sic) (solicitado) –‘PIEERS’ (sic) (registrado), la Sala podrá constatar, que desde el punto de vista fonético, que los signos presentan un diferente número de sílabas y una distinta secuencia de vocales … lo que determina una pronunciación y entonación diferente …”. Dice que: “Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos en cuestión presentan una distinta extensión, al contener un número distinto de términos, además que el signo solicitado presenta elementos figurativos que, aún cuando no sean muy relevantes, contribuyen a diferenciarlos, lo que determina una impresión visual distinta … Es por estas razones que la autoridad administrativa consideró que no obstante existir identidad entre los productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, era posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de confusión al público consumidor …”.

Sobre la marca notoria indica que: “… la actora nunca presentó las pruebas suficientes que acre- 02/03/2006 11.48 ditasen, al amparo de los criterios antes señalados el extenso conocimiento y difusión de la marca ni el volumen de ventas de los productos distinguidos con la marca PIEER S, lo que determina que no se hayan cumplido con los requisitos para considerar a la marca de la actora como una notoriamente conocida”.

Finalmente indica que entre las marcas en conflicto: “…apreciadas en su conjunto y sin descomponer la unidad estructural de las mismas, no resultan similares en grado de producir confusión, siendo por ello lícito y posible que coexistan en el mercado. Que contrariamente a lo señalado por la actora, las pruebas presentadas por esta … no acreditan que sus marcas registradas tengan la calidad de notoriamente conocidas … La Resolución Nº 009-2002/TIPINDECOPI expedida por el Tribunal del INDECOPI se encuentra plenamente arreglada a Ley, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia”.

Rudy Romero Quispe, como tercero interesado contesta la demanda diciendo que: “Es falso que la marca ‘GIAN PIER’S’ sea estrechamente confundible con la marca PIEER’S, ya que conforme lo ha considerado el Tribunal … de INDECOPI, en la Resolución No 009-2002/TPIINDECOPI, el grado de atención del público varia según el tipo de ropa siempre presta una particular atención al momento de la selección de sus prendas, orientándose para la identificación de los productos a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos.

En estos casos es relevante el aspecto gráfico de los signos. Por lo tanto es totalmente falso que pueda existir confusión entre el signo denominativo PIEER’S y el signo mixto GIAN PIER’S.” Indica que en otros procesos similares donde la actora presentó oposiciones no alegó ni demostró que su marca es notoriamente conocida. Sobre la posible confusión entre los signos en disputa y la notoriedad de la marca PIEER’S manifiesta exactamente los mismos criterios emitidos por el INDECOPI en su contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena, artículos 151, 134, 135, 136 literal h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, tomando en cuenta que la solicitud de registro del signo GIAN PIER’S mixta se presentó el 25 de enero 2001 en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto, se encuentran dentro de la citada normativa y con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú corresponde interpretar los artículos 134, 135 literal a), 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, por no ser aplicables al caso concreto, no se interpretarán los artículos 151 de la Decisión 486 y 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 02/03/2006 12.48 al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del GACETA OFICIAL prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

“Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

I. De la interpretación prejudicial Con base en la nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación preju- 02/03/2006 13.48 dicial por los órganos judiciales nacionales, publicada en la G.O.A.C. Nº 694 de 3 de agosto de 2001, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: “ I. De la interpretación prejudicial I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incum- GACETA OFICIAL plimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria … están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada 02/03/2006 14.48 por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

GACETA OFICIAL I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

I.V. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o 02/03/2006 15.48 agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 por haberse determinado que la solicitud de registro del signo GIAN PIER’S mixto ha sido presentada en vigencia de la Decisión 486, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria, correspondiendo a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

GACETA OFICIAL Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O. A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las rela- 02/03/2006 16.48 ciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). III. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda GACETA OFICIAL ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que “Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …” (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57).

En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación …”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los 02/03/2006 17.48 seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca GIAN PIER’S (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. IV. Clases de marcas: denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias GACETA OFICIAL letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ”.

(Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: “SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser aprecia- 02/03/2006 18.48 dos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O. A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá riesgo de confusión. GACETA OFICIAL V. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica e ideológica, reglas para efectuar el cotejo maracario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Es de hacer notar que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344, toda vez que incluye el riesgo de asociación como una causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 02/03/2006 19.48 Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza in- GACETA OFICIAL duce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N°. 677 del 13 de junio de 2001, caso “KRISTAL”).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se 02/03/2006 20.48 beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud.

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos y se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, Por tanto, cuando los signos repre- GACETA OFICIAL 02/03/2006 21.48 sentan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. que pueden asemejarse las marcas en disputa e identificar la existencia de similitud, entre GIAN PIER’S (mixta) y PIEER’S. Reglas para efectuar el cotejo marcario VI.

Marca notoriamente conocida y su prueba A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (FernándezNovoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en La Decisión 344 no daba una definición al respecto, simplemente se limitaba a enunciar algunos criterios que servían al juzgador para determinar si una marca merecía la calidad de notoria o no; la actual Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que GACETA OFICIAL así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit. P. 341). Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). 02/03/2006 22.48 signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. (Proceso 143IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo el Tribunal ha manifestado “… la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. GACETA OFICIAL SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión o de asociación por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo 02/03/2006 23.48 similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2486-03 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 02/03/2006 24.48 PROCESO Nº 101-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 27, 28, 29 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad The Wellcome Foundation Limited. Caso: “COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS”. Expediente: N° 2001-00148. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecisiete de agosto del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 1º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de junio de 2005; y, el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “The Welcome (sic) Foundation Limited, por intermedio de apoderado presentó el 25 de noviembre de 1993 ante la División de Nuevas creaciones de la Superintendencia de industria (sic) y Comercio solicitud de patente de invención …”; que “Mediante concepto técnico No. 979, la División de Nuevas creaciones concluyó que la solicitud de patente presentada por la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, no cumplía con los siguientes requisitos formales exigidos por la Decisión 313 … a saber, el título era bastante general; se debía adjuntar la copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente junto con su traducción oficial; y además debía cambiarse las tarjetas del archivo temático, el archivo de propieta- rios y el extracto para la publicación, de acuerdo con el nuevo título de la invención”; que “Mediante auto de 1788 (sic) … la División de Nuevas Creaciones, puso en conocimiento del apoderado de la sociedad solicitante el concepto técnico No. 979 y le otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles para formular sus observaciones o completar los antecedentes allí señalados”; que “Mediante Resolución 3614 del 23 de septiembre de 1998, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió negar la patente de invención denominada ‘COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS’ porque la misma si bien podía considerarse como novedosa carera (sic) de nivel inventivo”; que “Por medio de memorial radicado el 15 de octubre de 1998, se interpuso recurso de reposición en contra de la anterior resolución, solicitando que la misma fuera revocada en su totalidad, que se retrotrajera el trámite de la solicitud hasta la fecha de expedición de la providencia, que se efectuara nuevamente el examen de fondo de la solicitud y se notificara al solicitante el resultado del mismo concediéndole un plazo de tres meses de conformidad con los artículos 27 y 29 de la Decisión 344 …”.

El consultante informa además que “La Resolución 8484 de 5 de mayo de 1999 del Superintendente de Industria y Comercio, resolvió revocar la resolución No. 3614 de 23 de septiembre de 1998 y en su lugar requirió al solicitante de la patente de invención con el fin de que presentaría los argumentos que considerara pertinentes para sustentar la novedad y el nivel inventivo del objeto de patente solicitada, en los términos del artículo 27 de la Decisión 344”; que “Mediante memorial radicado el 19 de noviembre de 1999, la solicitante dió respuesta a las observaciones efectuadas por la División de Nuevas creaciones a la solicitud de patente, reiterando las razones GACETA OFICIAL por las cuales la invención podría ser objeto de protección mediante el privilegio de patente”; que “Mediante Resolución No. 7970 del 19 de abril de 2000, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: ‘COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS’, toda vez que en su opinión algunas reivindicaciones de la invención se referían a usos para tratamiento los cuales no se consideran invenciones y porque en general las misma (sic) carecen de altura inventiva”; que “El solicitante interpuso recurso de reposición contra la resolución No. 7970 de 19 de abril de 2000, solicitando que la misma fuera revocada en su totalidad y en su lugar se otorgara la respectiva patente sobre la totalidad de las reinvidicaciones (sic) de la solicitud …”; y que “Mediante Resolución No. 25724 del 29 de septiembre de 2000 la Superintendente de Industria y Comercio resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 7970 del 19 de abril de 2000”.

Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda, el solicitante de la patente de invención presentó un memorial ante la División de Nuevas Creaciones, en fecha 15 de marzo de 1994, “ … dando cumplimiento a todas y cada una de las observaciones hechas por el examinador de la patente en cuestión, en el concepto técnico No. 979”. 1.2. Cuestión de derecho Según el consultante, la actora denuncia la violación de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alegando que “… resultaron violados por indebida aplicación de los mismos, toda vez que la invención solicitada por la parte actora reunía las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, esto es la altura inventiva, razón por la cual no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente de patentes ya existentes”; y que “estos artículos mencionados fueron violados ya que, no existían razones de hecho o de derecho que le permitieran concluir a la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la Ley, que el invento ‘Combinaciones de Atovacuona y Proguanil y sus usos’ carecía de nivel inventivo y por ende no podía ser objeto de privilegio de patente de invención”. 02/03/2006 25.48 El Tribunal observa además que, según la demanda, “es claro que si al momento de efectuar el examen de nivel inventivo de una invención cualquiera, los medios usados para la producción de dicho resultado son conocidos, este solo hecho no permitirá al examinador concluir que la invención carece de nivel inventivo y que por ende no puede ser objeto de patente de invención”; que “para el presente caso … las decisiones de la División de Nuevas Creaciones fueron expedidas en contravención de la Ley, toda vez que se interpretó erróneamente el artículo 4 de la Decisión 344 … por cuanto ese Despacho consideró que la preexistencia de los medios utilizados por mi representada para producir el resultado objeto de la invención, así como el procedimiento mediante el cual se ponen en acción los mismos para la producción del resultado inesperado, la hacen carecer de NIVEL INVENTIVO”; que “la pregunta que el examinador (técnico medio) debe responder es la siguiente, teniendo en cuenta que la atovacuona y el proguanil existían con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente y eran usados como agentes antimalaria, la invención denominada ‘COMBINACIONES DE ATOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS’ tiene nivel inventivo o no? Es decir, si la existencia de dos sustancias que actúan contra la malaria inhiben por falta de nivel inventivo el otorgamiento de patente de invención sobre una tercera sustancia que producto de las dos anteriores produce un mejor resultado?”; que “la simple preexistencia de dichas sustancias NO excluyen (sic) el nivel inventivo de la patente solicitada, toda vez que para el técnico en la materia anteriormente mencionado, esta última no se deriva obviamente o de manera evidente de sus conocimientos.

En efecto, para dicho técnico no es obvio que la unión de dos sustancias que actúan como agentes antimalaria produzcan una vez unidas un nuevo o mejor resultado”; que “En consecuencia, para un técnico en la materia NO puede resultar obvio que la unión de dos agentes utilizados para el tratamiento de la misma pueda generar un mejor resultado que el producido por cada uno de ellos por separado.

Esta conclusión, no se deriva entonces de manera obvia de sus conocimientos anteriores pues muy por el contrario lo que una persona conocedora podría más bien concluir es que la unión de las sustancias anteriormente mencionadas podría causar graves problemas a la salud humana”; que “Aún más, GACETA OFICIAL dicho técnico al tener conocimiento de la materia pero no ser especializado en la misma, no podría concluir de manera evidente que la combinación de dichas sustancias en las dosis indicadas en el capítulo de reivindicaciones pueden producir un resultado tan satisfactorio como el obtenido por nuestra representada luego de intensas investigaciones y experimentaciones”; que “no se trata de una invención que consiste únicamente en la unión de dos sustancias conocidas sino en una especial y muy técnica combinación de las mismas que gracias a ello producen un resultado nuevo frente al producido por cada una de las mismas individualmente”; que “es claro que la nueva combinación de medios ya conocidos (atovacuona y proguanil) no carece de nivel inventivo sino que expresamente se le reconoce a la invención en cuestión la posibilidad de gozar del privilegio de patente cuando el resultado obtenido sea distinto y novedoso”.

Se argumenta también en la demanda que “tenemos en el presente caso que si bien los medios son conocidos (proguanil y atovacuona), el resultado es distinto y novedoso del producido por los mismos inicialmente, pues la efectividad de la mezcla reivindicada por mi representada es inesperada y sustancialmente mayor, de la obtenida por cada una de las sustancias individualmente consideradas, lo que se conoce como SINERGISMO”; que “si bien los medios (atovacuona y proguanil) son conocidos, el resultado sí es completamente distinto, por cuanto el beneficio que se obtendría mediante la aplicación de la invención supera con creces los que se obtienen mediante la aplicación separada de cada una de las sustancias (medios) en cuestión”; que “no se puede aceptar la conclusión de la Superintendencia … por cuanto lo que para la Oficina de Patentes es obvio no resulta obvio para un técnico en la materia”; que “se debe tener en cuenta que la invención de mi representada no está constituida simplemente por la unión de proguanil y atovacuona en cantidades indistintas e indiferentes sino que la misma sugiere la existencia de proporciones particularmente potenciadoras a las cuales dichas sustancias actúan de manera sinérgica”; que “la Superintendencia … hace aparecer como absurdo el privilegio solicitado por mi representada, cuando lo que sucede es que la misma está motivada por un alto grado de desconocimiento por parte de este Despacho sobre el concepto de nivel inventivo y de la materia objeto de 02/03/2006 26.48 reivindicación”; que “… resulta claro para cualquier experto en esta materia y así lo establecerán los señores peritos al momento de rendir su dictamen pericial, que cada documento citado como anterioridad describe uno de los medios utilizados por mi representada para producir el resultado de su invención, los cuales de ninguna manera sugieren o enseñan que la combinación reivindicada en la solicitud de patente de mi representada, potencia el efecto de la atovacuona”; que “De esta manera, el producto objeto de la solicitud presentada al ser nuevo y tener una actividad inventiva cumple con los requisitos para que se le otorgue el privilegio de patente de invención”; que “Si bien es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a otorgar una solicitud de patente por el hecho de que la misma ya haya sido otorgada en otros países, no lo es menos, que el hecho de que se produzca el otorgamiento de una patente en otros países, es indicativo de que el invento goza de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”; y que “la Oficina de Patentes de los Estados Unidos … la Oficina de Patentes Europea, … han otorgado la patente solicitada por mi representada, lo cual debe ser tomado como un indicio en favor del nivel inventivo de la invención y por ende de la patentabilidad de la misma”. 2.

Contestación a la demanda Señala el consultante que, según la parte demandada, “los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normatividad entonces vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 344 … que constituía el marco legal, vigente e inequívoco de carácter especial que estableció el Régimen Común de la Propiedad Industrial y que señala el procedimiento que debía surtirse”; que “los países miembros de la comunidad otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, así en este caso, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reunía los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; y que “En relación con la presunta violación del artículo 4º de la Decisión 344 indicó que se demostró que al negar el privilegio de patente para el objeto de las solicitudes se demostró en la actuación administrativa debitada GACETA OFICIAL que el examen definitivo de patentabilidad fue desfavorable y la oficina nacional competente expidió legal y validamente (sic) a través del Superintendente de Industria y Comercio los actos administrativos acusados”.

Por su parte, el Tribunal observa que, a tenor del escrito de contestación de la Superintendencia, “El objeto de la invención en cuestión reivindicado consiste en una combinación de 2-4-(4-dorofenil) ciclohexil-3 hdorxi-1, 4 naftoquinona (atovacuona) y proguanil en proporciones de 1:1 a 5:2”; que “Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas … el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; que “existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada … al no reunirse el requisito de altura inventiva”; que “… dada la carencia de la altura inventiva de la solicitud de patente … en razón a que para un técnico del nivel medio tomando como referencia el estado de la técnica más cercano resulta evidente la solución propuesta en la solicitud de patente de invención en debate con ayuda de las anterioridades referidas como son: EP 0123238, EP 0123239, el Diccionario Enciclopédico de las ciencias médicas, Mc GrawHill, México, 1984 en donde se define el proguanil como ‘Cloroguanida llamado antipalúdicoutilizado (sic) en forma de clorhidrato’ y Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica en donde se menciona la cloroguanida como antimalárica (sic)”, y que “… con base en la previa existencia de los documentos que vienen a divulgar el procedimiento reivindicado como se demostró plenamente dentro de la actuación administrativa, se hace posible que una persona normalmente versada en la materia obtenga el objeto reivindicado careciendo en consecuencia de nivel inventivo y no constituyéndose en patentable”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 1º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpre- 02/03/2006 27.48 tación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 276 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención denominada “COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS” fue presentada el 25 de noviembre de 1993, es decir, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no procede la interpretación de las disposiciones invocadas sino la de las normas sustanciales aplicables que también forman parte del ordenamiento comunitario, cuales son las que corresponden a los artículos 1 y 4 de la citada Decisión, así como la de los artículos 27, 28, 29 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 313 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

GACETA OFICIAL Decisión 344 “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. “Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países”.

“Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confian- 02/03/2006 28.48 za legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han establecido que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuen-tran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

GACETA OFICIAL II. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 313 de la Comisión 02/03/2006 29.48 del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 313.

A título de referencia, cabe citar el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según el cual la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio GACETA OFICIAL relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. III. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 313, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. En este contexto, hay lugar a citar de nuevo, a título de referencia, el criterio de las Cámaras de Recursos, según el cual los manuales y obras básicas deben formar parte de los conocimientos generales del experto medio.

Por tanto, la publicación de una información en tales obras haría presumir iuris tantum el conocimiento previo de aquélla y de los conocimientos generales del experto (Office européen des brevets, op.cit.). A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su exa- 02/03/2006 30.48 men. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op.cit.).

A partir de la decisión adoptada en el caso T506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la GACETA OFICIAL técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada). 02/03/2006 31.48 IV.

Del procedimiento relativo al examen de fondo de la solicitud de patente. Del requerimiento de informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos. El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento.

A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud en referencia; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión vigente al momento de haber sido presentada tal solicitud; y, en caso afirmativo, haya o no contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en las normas sustanciales aplicables al caso, esto es, los artículos 1 a 5 de la Decisión 313, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina nacional competente deberá publicar un aviso —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— dirigido a hacer del conocimiento público el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del aviso, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, observaciones dirigidas a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite, a tenor del procedimiento establecido en la legislación nacional del respectivo País Miembro. La ley comunitaria exige que las observaciones se presenten debidamente fundamentadas y faculta a la respectiva legislación nacional para establecer sanciones contra quienes presenten observaciones temerarias (artículos 23 y 25).

Caso de haberse presentado observaciones, la oficina competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule ale- GACETA OFICIAL gatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo lapso (artículo 26).

Vencidos los plazos que anteceden, la oficina competente realizará el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud. Si en el curso de este examen observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos (artículo 27).

El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye “una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

Adicionalmente, el artículo 28 de la Decisión 344 atribuye a la Oficina Nacional Competente la facultad de requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan opinión sobre los requisitos de patentabilidad de la invención. Se trata de una facultad discrecional que, según lo ha señalado este Tribunal, “permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su 02/03/2006 32.48 apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias” (Sentencia dictada en el expediente 12-IP-98, ya citada.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 28-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “ADHESIVO DE ALMIDÓN”; y 21-IP-2000, también citada). V. Del procedimiento relativo al examen definitivo de patentabilidad El artículo 29 de la Decisión 344 prevé que el otorgamiento de la patente dependerá del examen definitivo de patentabilidad.

El Tribunal ha advertido a este respecto que “… el legislador andino al referirse en el artículo 27 al ‘examen de fondo’ y en el artículo 29 al ‘examen definitivo’ cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo”.

El citado artículo 29 precisa que, de resultar favorable el examen definitivo, la oficina nacional competente deberá conceder la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, se denegará el título. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos GACETA OFICIAL que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil.

La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 3º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 313.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. 02/03/2006 33.48 ca de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendría nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. 5° El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento.

A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disciplina un procedimiento al final del cual la oficina nacional competente deberá verificar, de ser el caso, si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en las normas sustanciales aplicables, esto es, los artículos 1 a 5 de la Decisión 313, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional. 4° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técni- Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 02/03/2006 34.48 Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 105-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-00094 (7810). Actor: SOCIEDAD EXPORTADORA Y FINANCIERA VENEZOLANA SOEXVE C. A., EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA C. A. Marca: “OMA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

A. LAS PARTES: Demandante: SOCIEDAD EXPORTADORA Y FINANCIERA VENEZOLANA SOEXVE C. A., EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA C. A. VISTOS: Demandada: NACION COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de julio de 2005.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Tercero interesado: MUKIS & CIA. S. EN C. B.

HECHOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: La sociedad MUKIS & CIA S. EN C. por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 14 de julio de 2000 ante la División de Signos Distintivos de GACETA OFICIAL 02/03/2006 35.48 la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo OMA (nominativa) para amparar bebidas alcohólicas (excepto cervezas), productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 053337. susceptible de representarse materialmente, puede ser percibida por los consumidores a través de los sentidos, pero no cumple con el requisito de distintividad porque se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero, concretamente con la marca COLOMA de propiedad de la actora.

En la debida oportunidad legal la SOCIEDAD EXPORTADORA Y FINANCIERA VENEZOLANA SOEXVE C. A., EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA C. A., presentó oposición al registro de la marca OMA (nominativa), con base en la marca COLOMA (nominativa), registrada bajo el Certificado N° 103534 para amparar productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

La distintividad es el más importante de los requisitos, dado que las demás características que debe reunir una marca derivan del carácter de distintivo primigenio que debe tener el signo para cumplir con su función diferenciadora, que es el objeto principal de toda marca. En el caso concreto la marca OMA carece de dicho requisito, ya que se confunde con la marca COLOMA registrada para amparar los mismos productos de la Clase 33 Internacional.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 00594 del 29 de enero de 2001, declaró infundada la oposición presentada por la SOCIEDAD EXPORTADORA Y FINANCIERA VENEZOLANA SOEXVE C. A., EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA C.A. y concedió el registro de la marca OMA (nominativa), a favor de la sociedad MUKIS & CIA S EN C. para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra esta decisión la sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y apelación. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 16215 de 18 de mayo de 2001, confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución N° 28462 de 30 de agosto de 2001 se confirmó en todas sus partes la Resolución N° 00594.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. La SOCIEDAD EXPORTADORA Y FINANCIERA VENEZOLANA SOEXVE C. A., EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA C. A, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en relación con los actos administrativos mencionados anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó son los siguientes: Se violaron los artículos 134, 135, literal a) y 136, literal a) de la Decisión 486, por las siguientes razones: La marca OMA cumple con el requisito de representación gráfica, ya que es nominativa y está compuesta por una palabra Entre las marcas OMA y COLOMA existe riesgo de confusión que se origina en la semejanza entre los signos; lleva los consumidores a error en cuanto al origen de los productos, además de que existe identidad de naturaleza de los productos amparados.

Efectuando un cotejo visual, fonético e ideológico entre las dos marcas se observa que la marca OMA reproduce en igual orden y sentido buena parte de la marca COLOMA; posee las mismas vocales, dos de ellas ubicadas en la misma secuencia, y comparten la misma sílaba tónica, lo cual agudiza su similitud fonética, presentándose una confusión auditiva.

Además de lo anterior, las marcas no tienen un significado en nuestro idioma y, por lo tanto, no es posible realizar un cotejo ideológico. D. LA CONTESTACION A LA DEMANDA. 1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda con los siguientes argumentos: La marca OMA para la clase 33 tiene suficiente fuerza distintiva, ya que al hacer un examen de los signos comparados, se encuentra que ambas expresiones son suficientemente distintivas entre sí y, por lo tanto, no pueden llevar al público consumidor a confusión ni sobre el producto mismo ni sobre su procedencia empresarial, porque entre las dos expresiones existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre sí. Desde el punto de vista visual y fonético, se tiene que al hacer un análisis con la totalidad de GACETA OFICIAL los elementos integrantes sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, la marca solicitada está estructurada por dos sílabas, mientras que la opositora está estructurada por tres sílabas; por lo anterior y por el orden de distribución de las vocales la distintividad y la impresión que producen desde el punto de vista fonético es completamente diferenciadora. 2.

El tercero interesado, Mukis S.A. contestó la demanda con los siguientes argumentos: OMA es un signo que comenzó a usarse como distintivo en el campo de la comercialización de alimentos y bebidas en Colombia hace más de treinta (30) años por los fundadores y antecesores de MUKIS S.A. La expresión OMA proviene del idioma alemán significa abuela, cariñosamente; fue adoptada en este país a partir de 1960 cuando se usó para distinguir mermeladas y ponqués. En 1967 se fundó la Compañía Oma Limitada que producía café tostado y molido, pastas y ponqués con la marca OMA.

La marca OMA es suficientemente distintiva, pues ha servido en el comercio nacional e internacional para identificar productos y servicios de varias categorías de la Clasificación Internacional de Niza. Es susceptible de representación gráfica porque el consumidor aprehende intelectualmente dicha palabra y está en condiciones de observarla o leerla. 02/03/2006 36.48 los productos distinguidos con la marca OMA como se evidencia de su posicionamiento del mercado y, por lo tanto, no hay lugar a confusión con la marca COLOMA.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación solicitó el Juez Consultante fueron los artículos 134, 135, literal a) y 136, literal a) de la Decisión 486. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344, ya que la solicitud de registro de la marca OMA fue presentada el 14 de julio de 2000, fecha en la cual se encontraba vigente esta norma.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICION 344 OMA es un signo idóneo para ser registrado como marca, pues no existe posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto marca OMA crea que está adquiriendo uno de otro empresario distinto a Mukis S.A. o de las empresas del grupo Oma. Artículo 81 Las marcas OMA y COLOMA pueden coexistir, ya que de hecho las marcas han coexistido de manera efectiva y no se ha creado riesgo de confusión. La comercialización simultánea de los productos que protegen una y otra marca por casi una década, hace presumir la inexistencia de riesgo de confusión y prueba que las marcas no han producido confusión que lleve al público consumidor a error o engaño entre los productos que cada una protege.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Con el transcurso del tiempo el público consumidor ha diferenciado el origen empresarial de “No podrán registrarse como marcas los signos que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

( ) Artículo 82 GACETA OFICIAL 02/03/2006 37.48 a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. (…) En el caso planteado, del examen de los hechos y de los anexos correspondientes al proceso interno No. 2002-00094 (7810), se desprende que la solicitud de registro de marca fue presentada el 14 de julio de 2000, es decir, en vigencia de la Decisión 344, mientras que las Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que resolvieron tal solicitud fueron proferidas cuando la Decisión 486 ya se encontraba vigente.

Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Decisión 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas y coexistencia de marcas.

De manera que a fin de determinar la norma aplicable el juez nacional debe acoger los siguientes criterios: Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o GACETA OFICIAL 02/03/2006 38.48 privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) gulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”1 Por ello, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Intelectual.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será re- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.

Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspon- 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. GACETA OFICIAL diente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “De manera que sólo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 para asuntos nacidos con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la Decisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas.

Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a: 02/03/2006 39.48 En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “OMA” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, y por tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 3 1) Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486. 2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486.

Las funciones de la marca es tema que ha sido elaborado en la doctrina de la siguiente manera: (…) Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula el registro de las marcas, en razón de la ultractividad de la ley; sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido.” (Proceso 22-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005) “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) 3 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia.

Pág.

73. GACETA OFICIAL La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”.4 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida 4 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 02/03/2006 40.48 por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004) Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

GACETA OFICIAL 1. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Es en este sentido se precisa que el carácter distintivo “viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 5 Las marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un signo de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. 5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 02/03/2006 41.48 Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 6 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 7 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisi6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL 02/03/2006 42.48 tos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. tente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya exis- Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de pro- GACETA OFICIAL ductos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 8 La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. 02/03/2006 43.48 D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos y entre estos y los productos o servicios que amparan, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 9, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles 9 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 10 10 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 02/03/2006 44.48 El examen de los signos es competencia exclusiva de la oficina de registro marcario o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. F. COEXISTENCIA DE MARCAS IDENTICAS O SIMILARES: Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS”, consistente en que los signos en disputa han coexistido sin que se hubiesen presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el publico consumidor. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia, de hecho, se subordina necesariamente a que coexistan en el mercado sin que produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados GACETA OFICIAL semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos” 11. Respecto de este punto, Otamendi dice lo siguiente: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna.

Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no, o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad…”. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: 11 Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de enero de 2001. Proceso N° 60-IP-2000. Marca: “ACADEMIA PACIOLO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 642 de 25 de febrero de 2001. 02/03/2006 45.48 SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: El examen de registrabilidad deberá ser practicado por la Oficina Nacional Competente, habiéndose presentado o no observaciones por quien ostenta la calidad de legítimo interesado. Sólo luego del análisis correspondiente, mediante resolución motivada se concederá o negará el registro de la marca. La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca contemplados en la Decisión 344.

QUINTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. GACETA OFICIAL SEXTO:

SEPTIMO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan. Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. 02/03/2006 46.48 neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200100094 (7810), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge- Mónica Rosell SECRETARIA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) GACETA OFICIAL 02/03/2006 47.48 GACETA OFICIAL 02/03/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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