PROCESO 108-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literales a) y f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00135 (8902). Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ETERPLAST” (Mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de julio de 2005. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: COLOMBIT S.A. B. Hechos Relevantes. 1. Los hechos. Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COLOMBIT S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 4 de septiembre de 1990 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “ETERPLAST” (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92333779. 2.

En la debida oportunidad legal, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó oposición al registro de la marca “ETERPLAST”, con base en sus marcas registradas “ETERPLAST” (denominativa) para amparar productos de las clases 19, 6, 20 y 37, y “ETERNIT” (denominativa) para amparar productos de las clases 11, 17, 19, 6, 20 y 37, las cuales tienen que ver con la industria de la construcción de la que ETERNIT COLOMBIANA S.A. es pionero. 3.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 9498 del 21 de marzo de 2002, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., y concedió el registro de la marca “ETERPLAST” (mixta), a favor de la sociedad COLOMBIT S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Contra esta decisión la sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y apelación. 5. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 20117 del 27 de junio de 2002, confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución N° 32604 de 10 de octubre de 2002 se confirmó en todas sus partes la Resolución N° 9498 del 21 de marzo de 2002.

C. Fundamentos de derecho. La SOCIEDAD ETERNIT COLOMBIANA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en relación con los actos administrativos mencionados anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó son los siguientes: Se violaron los artículos 134, 135, literales b) e i), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: Las marcas con fundamento en las cuales se presentó la observación por parte de ETERNIT COLOMBIANA S. A, son “ETERNIT” (clases 11, 17, 19, 6, 20 y 37) y “ETERPLAST” (clases 19, 6, 20 y 37), la primera semejante y la segunda idéntica a la marca “ETERPLAST”, registrada a favor de COLOMBIT S.A. para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca “ETERPLAST” de COLOMBIT S.A. es idéntica a la marca “ETERPLAST”, cuyo titular es ETERNIT COLOMBIANA S.A. La Superintendencia no hizo un análisis de confundibilidad de los signos y sólo se detuvo a hacer un estudio superficial de los productos amparados por cada una de las marcas, para llegar a la conclusión de que no era necesario el análisis de confundibilidad de los signos, e invirtió el orden lógico del examen, ya que si hubiera empezado por analizar la identidad existente entre los signos enfrentados, y no como efectivamente lo hizo, por un estudio de los productos amparados por cada marca, la conclusión hubiese sido otra.

No tuvo en cuenta, entonces, que de la esencia de la marca surge su distintividad, es decir, lo que conduzca a diferenciar e individualizar el producto. Para el caso particular, la marca “ETERPLAST” de propiedad de COLOMBIT S.A. no tiene la capacidad distintiva intrínseca ni extrínseca para ser considerada como marca, puesto que es idéntica a la marca “ETERPLAST”, previamente registrada por ETERNIT COLOMBIA S.A. y que ampara también productos relacionados o vinculados competitivamente.

Respecto de los productos amparados por cada una de las marcas, no se debe partir de la idea, ya superada, de que la similitud entre signos sólo podía darse en la medida en que los mismos estuvieran dentro de la misma clase de nomenclador. La marca “ETERPLAST” de COLOMBIT S.A. para la clase 11 de la Clasificación Internacional, busca proteger productos como aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias y todos los demás contenidos en esta clase.

Por otro lado, la marca “ETERPLAST” de ETERNIT COLOMBIANA S.A. para las clases 6, 19, 20 y 37, busca proteger los siguientes productos: • Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales y los demás productos comprendidos en la clase. • Clase 19: Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, y los demás productos comprendidos en la clase. • Clase 20: Muebles, espejos, marcos, productos de madera no comprendidos en otras clases, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas y los demás productos comprendidos en la clase. • Clase 37: productos de construcción, reparación, servicios de instalación y los demás productos comprendidos en la clase.

Aunque no se trate de la misma clase de productos o servicios, se trata de clases estrechamente relacionadas, ya que poseen los mismos canales de comercialización y hacen parte de la misma industria y, por lo tanto, la marca registrada posteriormente por COLOMBIT S.A. queda en entredicho y no debe coexistir en el mercado con la marca de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. En efecto, tanto los productos de la clase 19 como los de la clase 11 son materiales y aparatos que se utilizan en diferentes etapas de la construcción de una edificación, ya sea en obra negra o blanca.

En el caso que se analiza, se trata de productos no iguales pero sí complementarios para las labores de la construcción, y que sumada a la identidad fonética, gramática y ortográfica, puede llevar al publico a error y afectar gravemente los intereses de ETERNIT COLOMBIANA S.A. Además de lo anterior, cabe notar que los productos amparados por una marca son productos amparados por la otra, lo que permite que sean asociados en forma directa con el producto que van a conformar.

D. La contestaciOn a la demanda. 1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó de la demanda con los siguientes argumentos: Para que exista riesgo de confusión, se deben analizar dos circunstancias: • Si entre los signos existe identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. • Si los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto, teniendo de presente el principio de especialidad, que circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro, incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria para sólo aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios.

Entre las marcas “ETERPLAST” (mixta) de COLOMBIT S.A. y “ETERNIT” (denominativa) de ETERNIT COLOMBIANA S.A., no existe identidad de productos o servicios y, en consecuencia, no hay posibilidad de que su identidad gráfica, fonética y ortográfica induzca a error al público consumidor. En efecto, la marca “ETERPLAST” sirve para amparar productos de la clase 11, mientras que “ETERNIT” ampara productos de las clases 11, 17, 19, 6, 20 y 37.

Teniendo en cuenta el principio de “apreciación en conjunto”, de la comparación de las marcas confrontadas aparecen claras diferencias que pueden ser fácilmente percibidas por el consumidor. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. no puede pretender que la protección de su marca se extienda ilimitadamente a todos y a cada uno de los productos que a su juicio se encuentren relacionados con los que dicha sociedad produce y comercializa.

Hay que resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio no se refirió específicamente al conflicto entre la marca “ETERPLAST” de COLOMBIT S.A. y la marca “ETERPLAST” de ETERNIT COLOMBIANA S.A. 2. En el informe del Juez Competente aparece que la sociedad COLOMBIT S.A., tercera interesada en el proceso, no se pronunció sobre la demanda.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación solicita el Juez Consultante son los artículos 134, 135, literales b) e i) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 56 y 58, literales a) y f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “ETERPLAST” fue presentada el 4 de septiembre de 1990, fecha en la cual dicha norma se encontraba vigente.

Así mismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que cuando entró en vigencia esta última Decisión se encontraba en trámite la actuación administrativa que culminó con la expedición de los actos que concedieron el registro de la marca impugnada. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate.

( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” Decisión 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, principio de especialidad, reglas para el cotejo marcario, y comparación entre una marca denominativa y una mixta.

A. AplicaciOn de la norma comunitaria en el tiempo. En el caso planteado, del examen de los hechos y de los anexos correspondientes al proceso interno N° 2003-00135 (8902), se desprende que la solicitud de registro de marca fue presentada el 4 de septiembre de 1990, es decir, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mientras que las Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que resolvieron tal solicitud fueron proferidas cuando la Decisión 486 ya se encontraba vigente.

De manera que a fin de determinar la norma comunitaria aplicable el juez nacional debe acoger los siguientes criterios: Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”[1] Por ello, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Intelectual.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “De manera que sólo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 para asuntos nacidos con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la Decisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas.

Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a: 1) Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486. 2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486.

(…) Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula el registro de las marcas, en razón de la ultractividad de la ley; sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido.” (Proceso 22-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005) En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “ETERPLAST” se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y esta disposición comunitaria en lo relativo a las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

B. Requisitos para el registro de las marcas EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el medio que puede ser percibido por los sentidos y que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[3] Las funciones de la marca han sido elaboradas en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”.[4] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario.

(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004) Los conceptos anteriores han sido integrados por el Tribunal de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003 Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). Luego de los antecedentes anotados, cumple señalar que el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la novedad, la visibilidad y la distintividad. 1.

La novedad. El concepto de novedad se debe precisar con claridad. La novedad no se refiere a que el signo que se solicita no haya existido con anterioridad o que sea una creación sin precedentes. Se refiere, a dos aspectos primordialmente: a. A que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto. b. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este punto ha dicho lo siguiente: “En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.

La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase”. (Proceso 156-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005.) 2. La visibilidad. Como ya se dijo el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la visibilidad como otro de los requisitos para el registro de las marcas.

Bajo esta normativa resulta necesario para que un signo cumpla con el requisito de visibilidad que sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: “La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.

Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos”. (Proceso 148-IP- 2004. Sentencia del 19 de enero de 2005). 3. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Es en este sentido se afirma: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, la no se apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”[5] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

C. Irregistrabilidad de signos EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena consagra al interés general como prioritario frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres, o que puedan causar engaño al público consumidor. Pretende, por un lado, proteger a los consumidores para que no resulten afectados mediante cualquier tipo de maniobras engañosas y, por otro, generar un desenvolvimiento libre y transparente del mercado, es decir, sin ninguna clase de competencia desleal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el punto y en relación con la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, ha expresado lo siguiente: ”La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resultaren perjudicados los factores en la intermediación y circulación de los bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas.

Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados en los cuales los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que les son ofrecidos. En el orden público, por definición general de la ley, ésta se presume dictada en beneficio colectivo; existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada.” (Proceso 76-IP-2001.

Interpretación Prejudicial del 3 de abril de 2002). El artículo 58, literal f), de la citada Decisión establece la irregistrabilidad como marca de todo signo, en dos hipótesis: 1. Que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro en relación con productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2.

Que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente: “En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase".

El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad". (Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987.) Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, así como con un signo anteriormente solicitado para registro, o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

D. Reglas para el cotejo marcario. En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[6], han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85.

Acorde con lo previsto en el artículo 68 de la Decisión 85, el principio de especialidad juega un papel fundamental en el análisis de la registrabilidad, circunscribiendo dicho estudio a determinar si los signos bajo análisis protegen a productos o servicios de la misma clase del nomenclator. 1. Noción. El principio de especialidad es aquel en virtud del cual el derecho al uso exclusivo de una marca sólo está referido a determinados productos o servicios, esto es, a los comprendidos dentro de una misma clase, y no se extiende, en efecto, a los productos comprendidos en otras clases.

Al respecto el Tribunal al analizar el artículo 68 de la Decisión 85 sobre el principio de especialidad ha manifestado: "De acuerdo con el artículo 68 de la Decisión 85, "el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase". Entonces el derecho a la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto del nomenclador o nomenclator oficial, así se trate de productos que puedan ser considerados similares o análogos.

La extensión de este derecho, en consecuencia, está limitada por la clase o categoría oficial y formal y no cubre otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado. Cabe observar, además, que la Decisión 85 únicamente acepta el registro de la marca especial o específica, que puede inscribirse en una sola y determinada clase de nomenclator (Art. 68).

No consagra protección alguna para la llamada marca general que suele equivaler a la firma o nombre comercial que podría servir a un fabricante o empresario para identificar todos sus productos, así sean de muy distintos géneros." (Jurisprudencia, Tomo I, pág. 118). Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se "evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error "; y en base de esa misma disposición comunitaria con "una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error" (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág.90) (Proceso 8-IP-95.

Interpretación prejudicial del 30 de agosto de 1996) 2. Excepción. Protección a la marca notoriamente conocida. Sin embargo de lo anterior, la Decisión 85 en el literal g), artículo 58, consagra una excepción al principio de especialidad, protegiendo la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos idénticos o similares aunque no sean de la misma clase.

El Tribunal se refirió a esta especial protección en los siguientes términos: “El Tribunal ha señalado a este propósito que “El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, protege además a la ‘marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior’, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad” (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, ya citada).

Por tanto, de conformidad con la norma ahora interpretada, se encuentra prohibido el registro del signo confundible si, además de ser idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.” (Proceso 156-IP- 2004.

Interpretación Prejudicial de 19 de enero de 2005). La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[7] La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” [8] El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Al respecto el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” [9] (Proceso Nº 22-IP- 2003.

Interpretación Prejudicial del 13 de marzo del 2003, Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003.) F. Comparacion entre UNA MARCA DENOMINATIVA Y UNA MIXTA. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado.

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.” Proceso 18-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005). En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando el criterio anotado y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

QUINTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

SEXTO: En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

SÉPTIMO: Para el cotejo entre dos signos marcarios se ha de tomar en cuenta los signos en sí mismos y la clasificación de los productos que ellos protegen en el nomenclator. Como regla general, no encontrándose los productos en la misma clasificación, la similitud de los signos no impide el ingreso marcario del signo solicitado, al tenor de la disposición del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85.

OCTAVO: Como única excepción al “principio de especialidad”, según el régimen de la Decisión 85, se presenta la protección a la marca notoriamente conocida, que otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, la marca notoriamente conocida y registrada, protegida, en relación con productos idénticos o similares aunque no sean de la misma clase; lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00135 (8902), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. [3] ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [4] LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. [5] BARRERO CHECA, José Luís y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [6] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”. Buenos Aires. Editorial Robis. pp. 351 y ss. [7] OTAMENDI Jorge, Ob. Cit. Pág.255. [8] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22-IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003.