Año XXIII - Número 1304 Lima, 7 de marzo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 25, 26 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Patente: Moléculas de Ligación de CD 25. Actor: NOVARTIS A.G. Proceso Interno Nº 6513-LP Proceso 74-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 108, 109, 144 y Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 110 de la misma Decisión. Marca: HARRODS.

Actor: HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. Proceso interno Nº 9225-ML Proceso 108-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literales a) y f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00135 (8902). Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ETERPLAST” (Mixta) Proceso 122-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135, literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 90” (nominativa). Proceso interno N° 2004-0000801. Pág. Proceso 69-IP-2005.- 1 12 23 38 PROCESO 69-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 25, 26 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Patente: Moléculas de Ligación de CD 25. Actor: NOVARTIS A.G. Proceso Interno Nº 6513-LP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primea Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a través de su Presidente Eloy Torres Guzmán, recibida en este Tribunal en fecha 5 de mayo de 2005, relativa a Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL “los artículos 1, 2, 6, 7, 10, inciso segundo, 12, 25, 26 y siguientes, 51 inciso segundo y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, con motivo del proceso interno Nº 6513-LP.

El auto de 6 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2754 de 13 de diciembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es NOVARTIS A.G., demandados son: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Interviene como Tercero interesado: la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALFAR. 2. Hechos De los hechos que el consultante considera relevantes y de los documentos incluidos como anexos, se puede deducir lo siguiente: El 29 de diciembre de 1994, Sandoz AG presentó la solicitud para obtener la concesión de patente de invención denominada “MOLÉCULAS DE LIGACIÓN DE DC 25”.

En el escrito de demanda se dice que: “Novartis AG es la sucesora de los derechos de las compañías Sandoz AG y Ciba Geigy AG en virtud de la fusión por absorción de la primera a las segundas…”. El extracto de la solicitud fue publicado, en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 361. La señora Juanita Ramos Miño, en su calidad de Directora Ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, presentó observación en contra de la concesión de la patente, según la demandante “… sin que … se fundamente en ninguna patente anterior de su representada y sin que se haya demostrado el legítimo interés de su representada para hacerlo, conforme lo exige el artículo 25 de la Decisión 344”. 07/03/2006 2.48 Mediante Resolución Nº 970992 de 8 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial denegó la solicitud de la patente, a lo que la demandante argumenta que, dicha Resolución: “… no se pronuncia sobre la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la Patente en particular; así como tampoco resuelve respecto de la oposición presentada por Alafar en contra de la Patente.

Es decir, viola varias disposiciones legales tales como los artículos 26 y siguientes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 3. Fundamento Jurídico de la demanda La demandante manifiesta que “Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1344-A … que contiene el Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se pusieron en vigencia … disposiciones transitorias que reconocieron la protección retroactiva de la patente (conocida en el idioma inglés como ‘pipeline protection’)”, basándose dichas disposiciones en el artículo 143 de la Decisión 344.

Indica que varios laboratorios farmacéuticos “… presentaron un recurso de anulación u objetivo, tendiente a que el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, declare derogadas las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto Ejecutivo 1344-A…” para lo cual el mencionado órgano nacional solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y finalmente en su sentencia interna, se manifestó diciendo “…las disposiciones transitorias impugnadas no violan ninguna norma legal vigente …”.

Con base a lo expresado, la demandante argumenta que: “… el mismo tribunal (sic) ante el cual se presenta la presente acción, expresa y claramente se pronunció sobre la legalidad de las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto 1344-A…”. Sostiene que la Resolución Nº 970992 “…señala como única motivación para negar la concesión de la Patente, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro el proceso No. 1-AL-96 (sic) y su ampliación …” y que “De ninguna manera puede dicho tribunal (sic) disponer la modificación de una norma legal interna de uno de sus Países Miembros, más aún cuando, como ocurrió en el presente caso, los tribunales competentes de la Republica del Ecuador resolvieron sobre la legalidad de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto No. 1344-A”.

GACETA OFICIAL Manifiesta que la Resolución impugnada “… no analiza si la solicitud de la concesión de la Patente cumple o no con estos requisitos y tampoco se pronuncia sobre la oposición propuesta en su contra por Alafar. Así, se han omitido las formalidades substanciales dentro del trámite de concesión de la Patente lo cual da lugar a la nulidad absoluta de la Resolución No. 970992 …”.

Indica finalmente que a partir del ingreso del Ecuador a la OMC y la suscripción de los ADPIC “… se comprometió a no otorgar menores derechos de propiedad intelectual que los que se encontraban en ese momento vigentes en el Ecuador …”. 4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda en los siguientes términos: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Me ratifico en la Resolución Nº 970992, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda”. El delegado del Procurador General del Estado, indica que asiste al proceso “… con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa…”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: “Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”. Dice que ALAFAR argumenta en su escrito que “… las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A … violan entre otras normas los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 al no observarse el requisito indispensable para la concesión de patentes en la subregión, esto es el de la Novedad”.

Hace una referencia al Proceso 1-AI-96 en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció sobre el incumplimiento de la República del Ecuador “… derivada de la expedición de los Decretos 1344-A … y 1738 …”. Igualmente se refiere a la ampliación de la misma sentencia. 07/03/2006 3.48 Finalmente solicita que se rechace la demanda e impugna la prueba “… que llegare a presentar el actor, en todo cuanto tuviera de ilegal, imprudente, indebidamente pedida y actuada”.

La representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALFAR, como tercera interesada, manifiesta: ALAFAR indica que las Disposiciones Transitorias 1 y 2 del Decreto Reglamentario 1344-A y sus reformas, “… establecieron un régimen divergente, en cuanto a la novedad, del contenido en los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 que pretendían reglamentar, adoptando una definición de novedad aplicable al ámbito territorial del Ecuador, distinta a la de los referidos de la Decisión comunitaria que incorporan con carácter fundamental, el requisito de la novedad en su sentido absoluto y universal”.

Sostiene que: “El concepto de patente retroactiva … consagrado por las Disposiciones Transitorias del reglamento contenido en el Decreto 1344-A, contravenía las disposiciones de la Propia Decisión 344 que ese reglamento proponía reglar, contrariando al principio de la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena sobre la legislación nacional de los Países Miembros …”, hace referencia a la interpretación prejudicial 6-IP-94 en la que el Tribunal no reconoce en la legislación andina este principio de pipeline.

También hace referencia al Proceso 1-AI-96 seguido por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador, en el que se declaró el incumplimiento de dicho País Miembros en virtud de que las Disposiciones Transitorias del Decreto Nº 1344-A y la del Decreto Nº 1738 “… contradecían los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344 …”.

Y afirma que estos Decretos fueron derogados por la República del Ecuador “… mediante el Decreto ejecutivo Nº 297 de 8 de noviembre de 1996…”. Indica que durante el período en el que Ecuador estaba en incumplimiento emitió una serie de Resoluciones basadas en el Decreto 1344-A, y una de esas Resoluciones fue la impugnada en este proceso. Después de realizar un recuento de jurisprudencia emitida por este Tribunal, de reconocer la primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Interno y de acreditar su interés legítimo, deduce las siguientes excepciones: “a) Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la GACETA OFICIAL demanda; b) Alego expresamente la legitimidad y legalidad del acto administrativo impugnado; c) … que la demanda ha sido propuesta fuera de término; d) … ilegitimidad de la pretensión del actor …; f) ALAFAR tiene legítimo interés en oponerse a las injurídicas (sic) pretensiones del actor; … h) que el acto administrativo impugnado no ha sido debidamente identificado, por lo cual deberá desecharse la demanda …”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en “los artículos 1, 2, 6, 7, 10, inciso segundo, 12, 25, 26 y siguientes, 51 inciso segundo y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de concesión de patente se la presentó el 29 de diciembre de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo expresamente solicitado por la Sala Primera del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, y vistas las normas aplicables al caso concreto se interpretarán los artículos 1, 2, 25, 26 y 143 de la Decisión 344 y no así los artículos 6, 7, 10 segundo párrafo, 12, 51 segundo párrafo, de la misma Decisión. 07/03/2006 4.48 ductos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial” “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita y oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 25. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.

Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”. Decisión 344 “Artículo 26.- Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión”.

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de pro- “Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuer- GACETA OFICIAL dos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.

I. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno Con relación al tema el Tribunal de Justicia sostiene que: “ Se estableció así un régimen común y uniformes (sic), de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior … que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable. ”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso) En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal manifiesta: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Es- 07/03/2006 5.48 tados Miembros “ no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ “.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al principio de primacía, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ” (Proceso 1-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818 del 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90.

Gaceta Oficial N° 69, del 11 de octubre de 1990). GACETA OFICIAL 07/03/2006 6.48 Asimismo sobre los principios antes citados el Tribunal sostiene: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales. La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6-IP-93.

Gaceta Oficial N° 150, del 25 de marzo de 1994). Se hace notar que a la fecha, el artículo 5 citado corresponde al actual artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia. general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ” (Proceso 7-AI-99, publicado en Nº 520 de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú) En la Comunidad Andina los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sostenido que: “…las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo “En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, como Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina.

II. El fortalecimiento de los derechos sobre propiedad industrial y el principio del complemento indispensable El principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, implica que los Países Miembros tienen atribución de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino. Para realizar este procedimiento es necesario informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, sin embargo, esta facultad no les autoriza establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

El Tribunal, con el objetivo de evitar que, por el uso abusivo de esta facultad, pudiera interpretarse erróneamente o desvirtuarse el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en reiterada jurisprudencia ha señalado: GACETA OFICIAL Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española (sic), el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’.

De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.

(Proceso 121IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC) En el proceso de integración supranacional andino la potestad legislativa en las materias objeto de la transferencia de competencias recae sobre el legislador comunitario, por ello el legislador nacional queda inhabilitado para legislar sobre dicha normativa y en consecuencia modificar, sustituir o derogar el derecho comunitario.

Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que: “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

En tal sentido el Tribunal en reiterada ju- 07/03/2006 7.48 risprudencia “advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”.

(Proceso 121 ya mencionado, citando al Proceso 02-IP-96 publicado en lal G.O.A.C. Nº 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA) Al respecto en el Proceso 43-IP-2002 (publicado en la G.O.A.C N°. 870 de 9 de diciembre del 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA), el Tribunal dijo: “De los elementos que obran en autos se desprende que, en el curso del proceso interno N° 6112-99 MP, se ha controvertido sobre el alcance de los Decretos Ejecutivos N° 1344-A de 1993 y 1738 de 1994 en relación con las disposiciones contempladas en la Decisión 344 de la Comisión. En torno al primero de los citados Decretos, el Tribunal, en la sentencia correspondiente al Proceso 1-AI96, declaró que: “a) La norma abre la posibilidad de conceder patentes para inventos que hubieren obtenido patente en cualquier país extranjero, señalando su plazo de concesión en un término igual al lapso que faltare para completar el término de vigencia de la invención ya patentada en el exterior, hasta con un límite de 20 años. b) Al permitirse en el Decreto citado el patentamiento en el Ecuador, de inventos ya patentados a nivel mundial, que por tal motivo han perdido su carácter innovativo, se está resquebrajando el principio universal y absoluto de la novedad y se está acogiendo un nuevo concepto de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede.

Para efectos de la argumentación de esta sentencia digamos que el Decreto 1344-A adopta el concepto de novedad territorial o relativa, diferente al de la novedad absoluta o universal, en su contenido y en sus efectos”. Y en torno al Decreto 1738, modificatorio del Decreto 1344A, el Tribunal precisó que “ agrega a las disposiciones transitorias, la condición de la novedad para otorgar patentes invención (sic), especificando que dichas invenciones ‘no estén comprendidas en el estado de la técnica en el Ecuador’.

Tal calificación de la novedad implica GACETA OFICIAL adoptar una posición divergente en cuanto a la novedad, vinculada al estado de la técnica que fue establecida por los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para adoptar una definición especial aplicable en el ámbito territorial del Ecuador”. Por las razones que anteceden, el Tribunal desestimó el alegato según el cual las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344A ‘constituyen el cumplimiento del compromiso internacional válidamente adquirido por el Ecuador’, y declaró que “un compromiso internacional no puede ser invocado como razón para convalidar el no cumplimiento de una obligación internacional anterior de carácter comunitario”.

(…) La figura del pipeline contraviene uno de los requisitos indispensables en el ordenamiento comunitario para la patentabilidad de las invenciones, de producto o de procedimiento, cual es su novedad, por lo que la solicitud de patentamiento apoyada en aquella figura deberá ser denegada y, de haber sido concedida la patente, ésta deberá ser anulada”.

Por lo expuesto el Tribunal concluye que “ el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena)…”. (Proceso 121-IP-2004, ya citado). 07/03/2006 8.48 inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). III. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el es- GACETA OFICIAL tado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado desconocido anteriormente.

Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

(Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). 07/03/2006 9.48 La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa GACETA OFICIAL del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, ya citado). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El Tribunal ha explicado que “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten 07/03/2006 10.48 alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

IV. De la solicitud de la patente y del trámite de la solicitud De acuerdo a la normativa comunitaria, la primera solicitud de patente de invención válidamente presentada confiere al solicitante el derecho de prioridad por el término de un año contado desde la presentación de la solicitud. La solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.

Respecto al trámite de la solicitud, la oficina nacional competente tiene la obligación de realizar un examen de forma de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con el último párrafo del artículo 13. Este examen debe realizarse de oficio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación. El examen de forma consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344 y que, hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos por el artículo 14.

Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”. (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 716 del 18 de setiembre de 2001, patente de modelo de utilidad: Tanque Compuesto).

De conformidad con el artículo 25, cuya interpretación ha sido solicitada, dentro de los trein- GACETA OFICIAL ta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga interés, podrá presentar observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Se entiende que tienen legítimo interés para presentar observaciones: el titular de una patente ya registrada, el titular de una solicitud de patente que goce de prioridad, cualquier persona natural o jurídica que considere que una patente es contraria al orden público, a la moral o a las buenas costumbres o que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente.

Igualmente se podrá presentar observaciones cuando se intente patentar especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

Si, dentro de este plazo, se hubiesen presentado observaciones, la Oficina Nacional notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días contados desde la notificación, haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. Cumplido lo anterior la Oficina Nacional competente realizará el examen de fondo y el definitivo a fin de conceder o no la patente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 07/03/2006 11.48 SEGUNDO: El complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, implica que los Países Miembros tienen atribución de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino. Para realizar este procedimiento es necesario informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, sin embargo, esta facultad no les autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes, previstos en la normativa comunitaria.

TERCERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

CUARTO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

QUINTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del ser humano que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente siempre que el resultado sea novedoso. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. CONCLUYE:

PRIMERO: En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario, de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina.

SEXTO: De acuerdo a la normativa comunitaria, la primera solicitud de patente de invención válidamente presentada confiere al solicitante el derecho de prioridad por el término de un año contado desde la presentación de la solicitud. La solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.

SÉPTIMO: Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga interés, podrá presentar observaciones fundamentadas GACETA OFICIAL 07/03/2006 12.48 que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Si, dentro de este plazo, se hubiesen presentado observaciones la Oficina Nacional notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días contados desde la notificación, haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6513-LP deberá aplicar la presente interpretación prejudicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 74-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 108, 109, 144 y Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 110 de la misma Decisión. Marca: HARRODS.

Actor: HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. Proceso interno Nº 9225-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 84, 108, 109, 143, 144 y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 9225-ML.

El auto de 6 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en el oficio Nº 178-TDCA-1S de 10 de mayo de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

GACETA OFICIAL a) Partes en el proceso interno Demandante es HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y el Procurador General del Estado. Interviene como tercero interesado la compañía HARRODS LIMITED. b) Hechos La compañía HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, constituida en 1913, el 5 de abril de 1974, registra en Ecuador la marca “HARRODS”, destinada a proteger: “telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, mercería, guantería, perfumería y tafiletería”.

Al no encontrarse en vigencia la clasificación internacional de Niza, no identifica productos comprendidos en una sola clase, sino que identifica productos de las clases 18, 20, 23, 24, 25, 26 y 40 de la clasificación. El 14 de julio de 1997, PEREZ BUSTAMANTE PEREZ ABOGADOS CIA LTDA., mandataria de HARRODS LIMITED solicitó, ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, la cancelación de la marca “HARRODS” por falta de uso, conferida a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED-HBAL.

De conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual el caso pasa a ser conocido por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. El 29 de octubre del 2001, dicho Comité, mediante Resolución sin número, acepta la acción interpuesta por HARRODS LIMITED y dispone la cancelación del registro de la marca HARRODS de propiedad de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. La actora solicita aclaración y ampliación de la Resolución, la que es negada por el mismo Comité. 07/03/2006 13.48 ni tiene legítimo interés para solicitar la cancelación por falta de uso de la marca ‘HARRODS’; 3) Que HARRODS LIMITED está impedida de realizar actividades comerciales con la denominación ‘HARRODS’ debido a que existe una asignación territorial para realizar actividades comerciales … y aquello impide a HARRODS LIMITED obstaculizar de cualquier manera las actividades de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, particularmente en cuanto refiere a sus marcas registradas.…; 4) Que no son conforme a derecho y por tanto son nulas las Resoluciones sin número, emitidas por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales …; 5) Que de conformidad con el Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, en armonía con el Art. 143 de la Decisión 344, tampoco procede la acción de cancelación por falta de uso de la marca ‘HARRODS’ … en razón de que ésta ha estado siendo utilizada en Argentina …”.

La demandante explica cómo se creó la compañía HARRODS LIMITED y cómo los mismos socios crearon HARRODS BUENOS AIRES LIMITED, recalcando que HARRODS LIMITED vendió todas las acciones que tenía de HARRODS BUENOS AIRES LIMITED y “… desde entonces no hay propiedad de HL sobre HBAL. Tampoco se limitó el derecho de HBAL de utilizar el nombre HARRODS en Sudamérica”.

Indica que “… HL respetó por muchos años la asignación geográfica en el sentido de que HBAL realizaría sus actividades únicamente en Sudamérica y HL en todo el mundo excepto América del Sur …” y que “En Ecuador, HBAL tiene registrada la marca ‘HARRODS’ desde 1974 … sin embargo HL ha solicitado el registro de marcas idénticas o similares y se ha opuesto a nuevos registros marcarios a favor de HBAL”.

Por lo que HARRODS LIMITED presentó “… solicitud de cancelación de la marca ‘HARRODS’ …”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda Asimismo indica que: “… podemos apreciar que el supuesto interés legítimo que arguye HL, no es tal, sino que –por el contrario–, no podía ni puede ser propietaria de ninguna marca que contenga la denominación ‘HARRODS’ en Sudamérica y, por tanto, en Ecuador”.

De acuerdo a lo manifestado por el consultante, el actor solicita que en sentencia se declare: “1) Que, para que proceda la acción de cancelación del registro de una marca por falta de uso, se requiere la demostración del legítimo interés del accionante; 2) Que HARRODS LIMITED no tenía Después de hacer un análisis y descripción de un juicio surtido en Inglaterra, llega a la conclusión de que “…HL está impedida de obstaculizar el libre desenvolvimiento de las actividades de … HBAL, no puede registrar marcas con la denominación ‘HARRODS’ en Sudamérica y, por GACETA OFICIAL tanto, carece de legítimo interés para perseguir la cancelación de la marca ‘HARRODS’”.

Igualmente hace mención de Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, y una sentencia emitida en Estados Unidos de Norte América, en la que se demuestra que “… HL definitivamente no puede operar comercialmente en América del Sur…”. 07/03/2006 14.48 de manera que la pretendida notoriedad o renombre no fue materia de este trámite…” y que se solicitó la cancelación por falta de uso no por la notoriedad.

Dice que: “… no se analizó ninguna de las pruebas aportadas por la defensa, sino que exclusivamente se formulan consideraciones favorables al actor y en base a argumentos que ni siquiera él expuso …”. Finalmente hace referencia a la negativa a la solicitud de aclaración y ampliación. Manifiesta que de acuerdo al artículo 108 de la Decisión 344, existe una falta de interés legítimo por parte de HARRODS LIMITED para intentar la cancelación del registro marcario. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Sobre el uso efectivo de la marca HARRODS dice que está siendo usada en Argentina, lo cual es permitido de acuerdo al artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual y al Convenio de París que guardan relación con la norma del artículo 143 de la Decisión 344.

Argumenta que presentó abundante documentación que prueba el uso de la marca ‘HARRODS’ en Argentina que no fue tomada en cuenta por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, responde a la demanda, diciendo que: “(i) Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa;

(ii) Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales …por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional; (iii) Impugno … la prueba que llegue a presentar el actor en todo lo que fuere legal e improcedente; y, (iv) Se reproduzca todo lo que de autor me fuere favorable”.

Indica que la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales llama la atención por “… su obscuridad y falta de motivación adecuada, como por ser incompleta, pues omite la evaluación o valoración amplia y seria de las pruebas presentadas, especialmente en cuanto se refiere a la resolución jurídica existente entre HBAL y HL, así como las limitaciones territoriales de sus actividades, que en definitiva determinan la carencia de legítimo interés de HL para solicitar y obtener la cancelación de la marca ‘HARRODS’”.

Igualmente indica que la Resolución incurrió en errores al evaluar el riesgo de confusión, ya que tomando en cuenta el área geográfica en el que circula cada marca “… es imposible la confusión si es que conocemos de antemano que nunca estarán en un mismo mercado, unas marcas iguales, que identifiquen los mismos productos y que procedan de diferentes empresas”.

Manifiesta que en la Resolución se le da la categoría de marca notoria a HARRODS de HARRODS LIMITED, sin embargo “… la acción de cancelación propuesta por HARRODS LIMITED no se fundamentó en la notoriedad de sus marcas, sino en la falta de uso de la marca ‘HARRODS’, El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda indicando que es competente para conocer de la acción de cancelación, por lo que la Resolución impugnada es plenamente legal y válida y que además “No se han omitido solemnidades sustanciales ni se observan vicios que afecten la nulidad del trámite”.

Luego de transcribir el contenido de los artículos 165 y 235 de la Decisión 486, dice que: “En el proceso no se ha demostrado por parte del titular del registro impugnado que se haya usado la marca, conforme a las normas vigentes al momento de la presentación de la acción. Por lo mismo en tanto no se justifica la existencia de marcas que no cumplan la finalidad de su registro, esto es, servir para distinguir efectivamente productos o servicios, procede la cancelación por razones de oportunidad y convivencia”.

Sostiene que: “La acción … fue presentada por el titular de una marca renombrada que ha demostrado interés legítimo no solo por el hecho de ser sujeto de derechos de propiedad intelectual sino por que su marca es idéntica a la impugnada y causa riesgo de confusión y asociación GACETA OFICIAL con la suya afectando los intereses del consumidor …”.

Y finalmente sostiene que: “… el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió la acción interpuesta por HARRODS LTDA. … Disponiendo su cancelación”. Afirma que “Este Comité ha actuado en virtud de su competencia, observando rigurosamente los requerimientos procesales y el debido proceso…”. Por lo que: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Impugno desde ahora la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”. La Compañía HARRODS LIMITED, interviene como tercero interesado, y dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. Indica que la marca HARRODS incurre en el presupuesto de los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486 “… pues dicha marca NO HA SIDO USADA … ni en el Ecuador ni en ningún otro país del Pacto Andino (sic) durante los tres últimos años … En el proceso no se ha presentado una sola prueba en tal sentido por parte de la compañía demandada y, por lo tanto, el registro de la marca debía ser cancelado … HBAL debía probar que su marca ha sido usada en uno de los países de la Comunidad Andina, lo cual no ha sucedido…”.

Igualmente dice: “Niego que haya existido falta de legítimo interés por parte de mi representada para solicitar la cancelación del registro de la marca HARRODS concedida a favor de HBAL”, y sostiene que HARRODS LIMITED “… es propietaria de la famosa, notoriamente conocida y renombrada marca HARRODS, inscrita en varios países del mundo y destinada a proteger productos incluidos en varias Clases Internacionales …”.

Sostiene también que: “… es evidente que se puede presentar confusión entre las marcas que HARRODS LIMITED tiene registradas en todo el mundo y las marcas que se encuentran en trámite en el Ecuador y la marca que fue registrada por HBAL y, … HARRODS LIMITED pretende usar las marcas ‘HARRODS’ y ‘HARRODS KINIGHTSBRIDGE y logo’ en el Ecuador, tanto es así que ya las ha solicitado para registro en este país”.

Manifiesta que: “ … resulta claro que HARRODS LIMITED tiene legítimo interés para haber presentado la acción de cancelación y, por lo tanto, lo manifestado por HBAL carece de todo fundamento legal” para lo cual, dice, presentó documentación que acredite su interés legítimo. 07/03/2006 15.48 Manifiesta: “Niego que las pruebas de uso de la marca ‘HARRODS’ en la República de Argentina sean procedentes para evitar la cancelación por falta de uso de la marca ‘HARRODS’ de HBAL”.

Argumenta que: “… resulta incuestionable que en el presente caso debe aplicarse la norma establecida en la Decisión 344 … en el caso que nos ocupa, la marca ‘HARRODS’ registrada a favor de HBAL, no ha sido usada en Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela o Colombia … tal marca no usada debe ser cancelada por la autoridad nacional competente sin ninguna otra consideración o miramiento, salvo el derivado de la norma legal respectiva …”.

Afirma, que la actora, no puede fundamentarse en el Convenio de París porque “… en las fechas en que debió probarse el uso, el Ecuador no formaba parte del tal Convenio”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 84, 108, 109, 143, 144 y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que el 14 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344, HARRODS LIMITED solicitó la cancelación de la marca HARRODS conferida a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, por falta de uso, las normas controvertidas forman parte de dicha Decisión y en consecuencia, de conformidad GACETA OFICIAL con lo expresamente solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 108, 109, 144 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio el artículo 110 de la misma Decisión y no así los artículos 84 y 143 de la Decisión 344 por no ser aplicables al caso.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 07/03/2006 16.48 en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

“Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada.

“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. GACETA OFICIAL El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

“Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa relacionada con el ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que con base a lo expresamente solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 108, 109, 144 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y de oficio el artículo 110 de la misma Decisión, toda vez que la cancelación de la marca HARRODS se solicitó el 14 de julio de 1997 en vigencia de la citada Decisión 344, por lo que es pertinente referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria, correspondiendo a la autoridad nacional competente aplicar dicha normativa.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se en- 07/03/2006 17.48 contraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, de 13 de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, marca: CANALI). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). II. De la cancelación de registro marcario por falta de uso. Prueba del uso de una marca Conforme a jurisprudencia emitida por este Tribunal, la cancelación de un registro marcario GACETA OFICIAL procede por “… dos motivos específicos, ambos –se insiste– de oportunidad o de conveniencia y, por tanto, necesariamente en manos de la Administración activa que si bien hace uso de ellas en ejercicio de función jurisdiccional (subsunción del hecho en el Derecho, enseñaba KELSEN) se encuentra implícita en la actividad administrativa y que por tanto le es ínsita: de ahí que no puede confiársele al poder judicial obrar por razones de oportunidad o de conveniencia, atinentes al interés comunitario como lo son concretamente: ‘cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación …’; y, cuando la marca ‘sea idéntica o similar a una … que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro …’”.

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528 de 26 de enero de 2000). Al respecto el artículo 108 de la Decisión 344 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

Al respecto el Tribunal ha reiterado que “… la oficina nacional competente de cada País Miembro … en los términos de dicha Decisión (Disposición Final Única) es el ‘órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial’”. (Proceso 15-IP-99, ya citado). Este mismo párrafo incluye que la causal para la cancelación de un registro marcario por falta de uso puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los 07/03/2006 18.48 Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, ya citado). No obstante, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros la marca está siendo utilizada.

Los medios de prueba sobre el uso de la marca se encuentran enunciados en el segundo párrafo del mismo artículo 108, además que la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Sin embargo, conforme a este artículo el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prue- GACETA OFICIAL ba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”). El Tribunal ha indicado también que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95, ya citado). La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, los medios probatorios que puede usar para demostrar que está haciendo uso efectivo de la misma se encuentran previstos en el segundo párrafo del citado artículo 108 y consisten en la presentación de: (i) facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación;

(ii) inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre la regularidad en la producción; (iii) cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en el que se solicite la cancelación. El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de 07/03/2006 19.48 la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172 del 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL).

Por otra parte el artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

Este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Finalmente este artículo prevé una excepción que evita la cancelación del registro cual es la que se refiere a que una marca puede ser usada de forma diferente a la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

Este hecho no disminuye la protección que le corresponda a la marca. III. De la cancelación del registro marcario por identidad o similitud con una marca que hubiese sido notoriamente conocida El otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, a petición del titular legítimo, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los GACETA OFICIAL productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Ha sostenido “…el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesa- 07/03/2006 20.48 dos, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP2004, aprobado el 10 de noviembre de 2004). De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “… hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1227 del 8 de agosto de 2005, marca: APRONAX).

La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. Por tanto, en el caso de autos, corresponde a la Oficina Nacional Competente determinar si la marca HARRODS de HARRODS LIMITED, era o no notoriamente conocida en el momento de la solicitud del registro de la marca.

IV. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcario De acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud “de cualquier persona interesada”. Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso el artículo, 108 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “… significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Proceso 38-IP-2002, ya citado).

GACETA OFICIAL En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida. Al respecto el Tribunal ha dicho que se recoge: “… el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes … La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”.

En el caso de autos el consultante deberá determinar si HARRODS LIMITED tiene la legitimidad para solicitar la cancelación del registro marcario. V. Del procedimiento de cancelación El procedimiento de cancelación de un registro de marca se encuentra previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 que dispone que una vez que la oficina nacional competente reciba una solicitud de cancelación de registro de marca deberá notificar al titular de la marca registrada.

El titular del registro dispone de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación para que haga valer los alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca.

Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de las partes a través de una resolución debidamente motivada, es decir que contenga todos los elementos de juicio necesarios en los que la autoridad nacional competente basó su decisión. VI. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria El artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación interna de los Países Miembros los 07/03/2006 21.48 asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en esta Decisión, facultad que no autoriza establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa comunitaria.

Al respecto el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Proceso 109-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1136 del 5 de noviembre de 2004, citando al Proceso 2-IP-88, de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. Nº 33, del 26 de julio de 1988). De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Por lo expuesto el Tribunal concluye que “ el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad…”. (Proceso 121IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC).

GACETA OFICIAL En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, será aplicable tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

SEGUNDO: La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

TERCERO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancela- 07/03/2006 22.48 ción se haya solicitado.

Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.

CUARTO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

Igualmente se presume su uso cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

QUINTO: Otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, surte a petición del titular legítimo, cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes por quien alegue tal notoriedad.

SEXTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando esta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida SÉPTIMO: La potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a GACETA OFICIAL 07/03/2006 23.48 Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 9225-ML de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 108-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literales a) y f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00135 (8902). Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ETERPLAST” (Mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de julio de 2005.

VISTOS: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elemen- I.

ANTECEDENTES. GACETA OFICIAL A. LAS PARTES: Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 07/03/2006 24.48 5. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 20117 del 27 de junio de 2002, confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución N° 32604 de 10 de octubre de 2002 se confirmó en todas sus partes la Resolución N° 9498 del 21 de marzo de 2002.

C.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. Tercero interesado: COLOMBIT S.A. B.

HECHOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COLOMBIT S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 4 de septiembre de 1990 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “ETERPLAST” (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92333779. 2.

En la debida oportunidad legal, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó oposición al registro de la marca “ETERPLAST”, con base en sus marcas registradas “ETERPLAST” (denominativa) para amparar productos de las clases 19, 6, 20 y 37, y “ETERNIT” (denominativa) para amparar productos de las clases 11, 17, 19, 6, 20 y 37, las cuales tienen que ver con la industria de la construcción de la que ETERNIT COLOMBIANA S.A. es pionero. 3.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 9498 del 21 de marzo de 2002, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., y concedió el registro de la marca “ETERPLAST” (mixta), a favor de la sociedad COLOMBIT S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Contra esta decisión la sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y apelación. La SOCIEDAD ETERNIT COLOMBIANA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en relación con los actos administrativos mencionados anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó son los siguientes: Se violaron los artículos 134, 135, literales b) e i), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: Las marcas con fundamento en las cuales se presentó la observación por parte de ETERNIT COLOMBIANA S. A, son “ETERNIT” (clases 11, 17, 19, 6, 20 y 37) y “ETERPLAST” (clases 19, 6, 20 y 37), la primera semejante y la segunda idéntica a la marca “ETERPLAST”, registrada a favor de COLOMBIT S.A. para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca “ETERPLAST” de COLOMBIT S.A. es idéntica a la marca “ETERPLAST”, cuyo titular es ETERNIT COLOMBIANA S.A. La Superintendencia no hizo un análisis de confundibilidad de los signos y sólo se detuvo a hacer un estudio superficial de los productos amparados por cada una de las marcas, para llegar a la conclusión de que no era necesario el análisis de confundibilidad de los signos, e invirtió el orden lógico del examen, ya que si hubiera empezado por analizar la identidad existente entre los signos enfrentados, y no como efectivamente lo hizo, por un estudio de los productos amparados por cada marca, la conclusión hubiese sido otra.

No tuvo en cuenta, entonces, que de la esencia de la marca surge su distintividad, es decir, lo que conduzca a diferenciar e individualizar el producto. Para el caso particular, la marca “ETERPLAST” de propiedad de COLOMBIT S.A. no tiene la capacidad distintiva intrínseca ni extrínseca para ser considerada como marca, puesto GACETA OFICIAL que es idéntica a la marca “ETERPLAST”, previamente registrada por ETERNIT COLOMBIA S.A. y que ampara también productos relacionados o vinculados competitivamente.

Respecto de los productos amparados por cada una de las marcas, no se debe partir de la idea, ya superada, de que la similitud entre signos sólo podía darse en la medida en que los mismos estuvieran dentro de la misma clase de nomenclador. La marca “ETERPLAST” de COLOMBIT S.A. para la clase 11 de la Clasificación Internacional, busca proteger productos como aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias y todos los demás contenidos en esta clase.

Por otro lado, la marca “ETERPLAST” de ETERNIT COLOMBIANA S.A. para las clases 6, 19, 20 y 37, busca proteger los siguientes productos: • Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales y los demás productos comprendidos en la clase. • Clase 19: Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, y los demás productos comprendidos en la clase. • Clase 20: Muebles, espejos, marcos, productos de madera no comprendidos en otras clases, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas y los demás productos comprendidos en la clase. • Clase 37: productos de construcción, reparación, servicios de instalación y los demás productos comprendidos en la clase.

Aunque no se trate de la misma clase de productos o servicios, se trata de clases estrechamente relacionadas, ya que poseen los mismos 07/03/2006 25.48 canales de comercialización y hacen parte de la misma industria y, por lo tanto, la marca registrada posteriormente por COLOMBIT S.A. queda en entredicho y no debe coexistir en el mercado con la marca de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. En efecto, tanto los productos de la clase 19 como los de la clase 11 son materiales y aparatos que se utilizan en diferentes etapas de la construcción de una edificación, ya sea en obra negra o blanca.

En el caso que se analiza, se trata de productos no iguales pero sí complementarios para las labores de la construcción, y que sumada a la identidad fonética, gramática y ortográfica, puede llevar al publico a error y afectar gravemente los intereses de ETERNIT COLOMBIANA S.A. Además de lo anterior, cabe notar que los productos amparados por una marca son productos amparados por la otra, lo que permite que sean asociados en forma directa con el producto que van a conformar.

D. LA CONTESTACION A LA DEMANDA. 1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó de la demanda con los siguientes argumentos: Para que exista riesgo de confusión, se deben analizar dos circunstancias: • Si entre los signos existe identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. • Si los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto, teniendo de presente el principio de especialidad, que circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro, incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria para sólo aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios.

Entre las marcas “ETERPLAST” (mixta) de COLOMBIT S.A. y “ETERNIT” (denominativa) de ETERNIT COLOMBIANA S.A., no existe identidad de productos o servicios y, en consecuencia, no hay posibilidad de que su identidad gráfica, fonética y ortográfica induzca a error al público consumidor. En efecto, la marca “ETERPLAST” sirve para amparar productos de la clase 11, mientras que “ETERNIT” ampara productos de las clases 11, 17, 19, 6, 20 y

37. GACETA OFICIAL Teniendo en cuenta el principio de “apreciación en conjunto”, de la comparación de las marcas confrontadas aparecen claras diferencias que pueden ser fácilmente percibidas por el consumidor. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. no puede pretender que la protección de su marca se extienda ilimitadamente a todos y a cada uno de los productos que a su juicio se encuentren relacionados con los que dicha sociedad produce y comercializa.

Hay que resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio no se refirió específicamente al conflicto entre la marca “ETERPLAST” de COLOMBIT S.A. y la marca “ETERPLAST” de ETERNIT COLOMBIANA S.A. 2. En el informe del Juez Competente aparece que la sociedad COLOMBIT S.A., tercera interesada en el proceso, no se pronunció sobre la demanda.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación solicita el Juez Consultante son los artículos 134, 135, literales b) e i) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 56 y 58, literales a) y f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “ETERPLAST” fue presentada el 4 de septiembre de 1990, fecha en la cual dicha norma se encontraba vigente.

Así mismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que cuando entró en vigencia esta última Decisión se encontraba en trámite la actuación administrativa que culminó con la expedición de los actos que concedieron el registro de la marca impugnada. 07/03/2006 26.48 A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate.

( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” Decisión 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. GACETA OFICIAL Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, principio de especialidad, reglas para el cotejo marcario, y comparación entre una marca denominativa y una mixta. 07/03/2006 27.48 pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el caso planteado, del examen de los hechos y de los anexos correspondientes al proceso interno N° 2003-00135 (8902), se desprende que la solicitud de registro de marca fue presentada el 4 de septiembre de 1990, es decir, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mientras que las Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que resolvieron tal solicitud fueron proferidas cuando la Decisión 486 ya se encontraba vigente.

De manera que a fin de determinar la norma comunitaria aplicable el juez nacional debe acoger los siguientes criterios: Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 Por ello, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. GACETA OFICIAL En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Intelectual.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso 07/03/2006 28.48 “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “De manera que sólo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 para asuntos nacidos con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la Decisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas.

Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a: 1) Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486. 2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486.

(…) 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. GACETA OFICIAL Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula el registro de las marcas, en razón de la ultractividad de la ley; sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido.” (Proceso 22-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005) 07/03/2006 29.48 Las funciones de la marca han sido elaboradas en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “ETERPLAST” se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y esta disposición comunitaria en lo relativo a las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

(…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 4 B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). La marca se define como el medio que puede ser percibido por los sentidos y que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 3 3 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 4 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004) Los conceptos anteriores han sido integrados por el Tribunal de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003 Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). 07/03/2006 30.48 Luego de los antecedentes anotados, cumple señalar que el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la novedad, la visibilidad y la distintividad. 1.

La novedad. El concepto de novedad se debe precisar con claridad. La novedad no se refiere a que el signo que se solicita no haya existido con anterioridad o que sea una creación sin precedentes. Se refiere, a dos aspectos primordialmente: a. A que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto. b. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este punto ha dicho lo siguiente: “En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.

La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase”. (Proceso 156-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005.) 2. La visibilidad. Como ya se dijo el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la visibilidad como otro de los requisitos para el registro de las marcas.

Bajo esta normativa resulta necesario para que un signo cumpla con el requisito de visibilidad que sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos. GACETA OFICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: “La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.

Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos”. (Proceso 148-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005). 3. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Es en este sentido se afirma: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, la no se apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 5 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor 5 BARRERO CHECA, José Luís y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 07/03/2006 31.48 los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena consagra al interés general como prioritario frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres, o que puedan causar engaño al público consumidor. Pretende, por un lado, proteger a los consumidores para que no resulten afectados mediante cualquier tipo de maniobras engañosas y, por otro, generar un desenvolvimiento libre y transparente del mercado, es decir, sin ninguna clase de competencia desleal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el punto y en relación con la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, ha expresado lo siguiente: “La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resultaren perjudicados los factores en la intermediación y circulación de los bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas.

Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados en los cuales los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que les son ofrecidos. En el orden público, por definición general de la ley, ésta se presume dictada en beneficio colectivo; existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada.” (Proceso 76-IP-2001.

Interpretación Prejudicial del 3 de abril de 2002). GACETA OFICIAL El artículo 58, literal f), de la citada Decisión establece la irregistrabilidad como marca de todo signo, en dos hipótesis: 1. Que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro en relación con productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2.

Que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente: “En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”.

El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”. (Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987.) Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, así como con un signo anteriormente solicitado para registro, o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de 07/03/2006 32.48 productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de GACETA OFICIAL una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 6, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, 6 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”. Buenos Aires. Editorial Robis. pp. 351 y ss. 07/03/2006 33.48 tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85.

Acorde con lo previsto en el artículo 68 de la Decisión 85, el principio de especialidad juega un papel fundamental en el análisis de la registrabilidad, circunscribiendo dicho estudio a determinar si los signos bajo análisis protegen a productos o servicios de la misma clase del nomenclator. 1. Noción. El principio de especialidad es aquel en virtud del cual el derecho al uso exclusivo de una marca sólo está referido a determinados productos o servicios, esto es, a los comprendidos dentro de una misma clase, y no se extiende, en efecto, a los productos comprendidos en otras clases.

Al respecto el Tribunal al analizar el artículo 68 de la Decisión 85 sobre el principio de especialidad ha manifestado: “De acuerdo con el artículo 68 de la Decisión 85, “el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase”. Entonces el derecho a la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto del nomenclador o nomenclator oficial, así se trate de productos que puedan GACETA OFICIAL ser considerados similares o análogos.

La extensión de este derecho, en consecuencia, está limitada por la clase o categoría oficial y formal y no cubre otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado. Cabe observar, además, que la Decisión 85 únicamente acepta el registro de la marca especial o específica, que puede inscribirse en una sola y determinada clase de nomenclator (Art. 68).

No consagra protección alguna para la llamada marca general que suele equivaler a la firma o nombre comercial que podría servir a un fabricante o empresario para identificar todos sus productos, así sean de muy distintos géneros.” (Jurisprudencia, Tomo I, pág. 118). Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se “evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error “; y en base de esa misma disposición comunitaria con “una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error” (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág.90) (Proceso 8-IP-95.

Interpretación prejudicial del 30 de agosto de 1996) 07/03/2006 34.48 rior’, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad” (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, ya citada). Por tanto, de conformidad con la norma ahora interpretada, se encuentra prohibido el registro del signo confundible si, además de ser idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.” (Proceso 156-IP2004.

Interpretación Prejudicial de 19 de enero de 2005). La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003). 2. Excepción. Protección a la marca notoriamente conocida. Sin embargo de lo anterior, la Decisión 85 en el literal g), artículo 58, consagra una excepción al principio de especialidad, protegiendo la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos idénticos o similares aunque no sean de la misma clase.

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 7 El Tribunal se refirió a esta especial protección en los siguientes términos: “El Tribunal ha señalado a este propósito que “El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, protege además a la ‘marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exte- 7 OTAMENDI Jorge, Ob.

Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL 07/03/2006 35.48 • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 8 El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Al respecto el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 9 (Proceso Nº 22-IP-2003.

Interpretación Prejudicial del 13 de marzo del 2003, Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003.) F. COMPARACION ENTRE UNA MARCA DENOMINATIVA Y UNA MIXTA. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado.

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico 9 8 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22-IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. GACETA OFICIAL 07/03/2006 36.48 ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.” Proceso 18-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005). En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando el criterio anotado y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

En virtud de lo anteriormente expuesto, SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

QUINTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta GACETA OFICIAL SEXTO:

SÉPTIMO

OCTAVO: En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Para el cotejo entre dos signos marcarios se ha de tomar en cuenta los signos en sí mismos y la clasificación de los productos que ellos protegen en el nomenclator. Como regla general, no encontrándose los productos en la misma clasificación, la similitud de los signos no impide el ingreso marcario del signo solicitado, al tenor de la disposición del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85.

Como única excepción al “principio de especialidad”, según el régimen de la Decisión 85, se presenta la protección a la marca notoriamente conocida, que otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, la marca notoriamente conocida y registrada, protegida, en relación con productos idénticos o similares aunque no sean de la misma clase; lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese ob- 07/03/2006 37.48 jeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300135 (8902), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/03/2006 38.48 PROCESO 122-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135, literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 90” (nominativa). Proceso interno N° 2004-0000801. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil cinco. dad Industrial de la aludida Dependencia, quien decidió revocar la decisión contenida en la Resolución 12289, de 30 de abril del 2003; declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Ladrillera Santafe S.A.; y, negar el registro de la marca “CANALETA 90” (nominativa), solicitado por ETERNIT COLOMBIANA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera doctora María Claudia Rojas Lasso. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de julio del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 17 de agosto del dos mil cinco. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., por intermedio de apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 20926, de 28 de julio del 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propie- Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se conceda el certificado de registro correspondiente a la marca “CANALETA 90” (nominativa). 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 24 de octubre del año 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó solicitud para obtener registro de la marca “CANALETA 90” (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 17 de la Clasificación Internacional de Niza.1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre del 2002. - Dentro del término legal, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición a la referida solicitud, con fundamento en “…la 1 Clase 17.- Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

GACETA OFICIAL supuesta genericidad y descriptividad del signo y por consiguiente por carecer de distintividad”. - El 30 de abril del año 2003, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 12289, por medio de la cual declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “CANALETA 90” (nominativa) en favor de ETERNIT COLOMBIANA S.A. - La sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A., dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra de la resolución Nº 12289. - El 27 de junio también del 2003, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 05863, por la cual confirmó en todas sus partes la resolución inicial. - El 28 de julio del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 20926, revocando lo decidido en la Resolución Nº 12289 y, concediendo el registro del signo solicitado. b) Escrito de demanda La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., por medio de apoderado, manifiesta, como ha sido ya anunciado, que el 24 de octubre del 2002 solicitó el registro de la denominación “CANALETA 90” (nominativa), como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 17; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. presentó oposición a la misma.

Señala también, que mediante la Resolución Nº 12289, de 30 de abril del 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición propuesta por LADRILLERA SANTAFE S.A. y, concedió el registro de la denominación solicitada. Posteriormente, la sociedad opositora interpuso respecto de ese acto, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió finalmente la Resolución Nº 20926, de 28 de julio del 2003 que, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión contenida en la Resolución 12289. 07/03/2006 39.48 Argumenta que la mencionada Superintendencia violó el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 pues “…no se respetó el derecho adquirido por la Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. en relación a la marca CANALETA 90”.

Asevera que “…el signo CANALETA 90 no constituye el nombre de producto alguno; puede que exista un alto grado evocativo pero también un grado de fantasía suficiente para darle la distintividad que requiere. Para aplicar la causal de irregistrabilidad se debe considerar un criterio muy estricto, y por ello debe establecerse si es o no genérica, con el fin de determinar si es o no registrable”.

En apoyo de la supuesta violación, la actora refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal de los procesos 3-IP-95 y 4-IP-98. Realiza, así mismo, un análisis referente a la genericidad y descriptividad del signo en relación con los productos distinguidos, amparándose para ello en jurisprudencia de este Tribunal plasmada en los procesos 2-IP-89, 10-IP-94 y 72-IP-2003.

Con relación a la marca CANALETA registrada con anterioridad y a su uso, señala que “fue la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. la compañía que lanzó al mercado de la construcción por primera vez un producto de cubierta llamado CANALETA, en el año 1960. Es importante destacar que para ese entonces, no existía en el mercado ningún elemento de construcción con ese nombre, en ningún material”.

Asevera que a partir de ese momento, los productos CANALETA 43 y CANALETA 90, son conocidos en el mercado como productos exclusivamente de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. Alude la violación, además, del artículo 134 de la Decisión 486, puesto que, según expresa, “…la marca CANALETA 90 cumple con los requisitos previstos en la norma para ser marca … y, por otra parte, posee la distintividad intrínseca necesaria para convertirse en marca.

Considera que “…CANALETA 90 se distingue de los demás no sólo desde el punto de vista del signo, sino además desde la perspectiva de la utilización que se ha hecho del mismo”. Concluye manifestando, en lo principal, que “…si la Superintendencia en sus distintas instancias, hubiera efectuado el examen de la marca de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 GACETA OFICIAL de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) su conclusión hubiera tenido que ser distinta, pues desde el principio tendría que haber llegado a la conclusión de que el signo CANALETA 90 Clase 17, de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., era distintivo y por ende con la vocación suficiente como para convertirse en marca, por ser distintiva y no estar incursa en ninguna causal de irregistrabilidad”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “…no se ha incurrido en violación de los artículos 134, y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 …”. Asevera que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Refiere las disposiciones relativas a los requisitos que debe cumplir una marca, señalando antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en el proceso número 14-IP-98. Acerca de la supuesta violación del artículo 135 literales b) y f) de la Decisión 486, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 2-IP-96, 4-IP-98, 22-IP-96 y, 26-IP-2000.

Respecto a la irregistrabilidad de la marca solicitada, para distinguir productos comprendidos en la clase 17, sostiene que “CANALETA 90 no puede ser registrado como marca, pues constituiría una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos y servicios en el mercado; además, el hecho de que al signo solicitado se le agregue la expresión ´90` ésta no le otorga la distintividad suficiente que la haga susceptible de registro marcario ya que hace referencia a una medida que caracteriza esta línea de productos; además de ello cabe 07/03/2006 40.48 agregar que no posee la suficiente fuerza distintiva para identificar los productos amparados, puesto que se identifica con ellos y en todo momento reproduce exactamente el genérico”.

Concluye afirmando, también en lo fundamental, que “…los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante.” d) Tercero interesado No consta en el expediente recibido por este Tribunal, que la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. haya dado contestación a la demanda, realidad confirmada en el Oficio Nº 1194, de 11 de julio del 2005.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado, como ha sido ya dicho, la interpretación de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la GACETA OFICIAL Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal procede a atender el pedido en los términos planteados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la marca “CANALETA 90” (nominativa) ha sido presentada el 24 de octubre del 2002, esto es, en vigencia de la referida Decisión 486. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 07/03/2006 41.48 (…) “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

4. CONCEPTO DE MARCA, CLASES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DECISION 486 Concepto (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Clases de Marcas La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de la Decisión 486, se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

(…) “b) carezcan de distintividad;” (…) “f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado con las marcas denominativas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el distintivo materia de la controversia.

En tal sentido, la MARCA DENOMINATIVA llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por GACETA OFICIAL 07/03/2006 42.48 una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Ahora bien, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria y, prestará especial atención al concepto emitido en el sentido de que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “…la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 2 Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 de la Decisión 486 define de manera general a la marca y luego, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como tal, los cuales son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique y, de esta forma, realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir. Un signo que cumple con la condición de ser distintivo, cuenta con dos aspectos fundamentales: “la capacidad intrínseca o 'de individualización' y la capacidad extrínseca o de 'no confundibilidad'” 3.

La fuerza distintiva de la marca implica que el signo, por sí mismo, debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se la coloca y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 2 3 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A., España, 1984. Págs. 199 y SS. OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 129. GACETA OFICIAL La representación gráfica, juntamente con la distintividad, constituyen pues los elementos esenciales de una marca, de conformidad con lo establecido por la Decisión 486; y, el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra ahora implícitamente contenido en la definición de marca incluida en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 07/03/2006 43.48 uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable.

El solicitante de un signo deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado; el uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, ya que la actividad solamente publicitaria no demuestra la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Además, el solicitante deberá certificar que los consumidores o usuarios reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

El Tribunal ha manifestado al respecto: “En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro.” 4

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La distintividad derivada del uso previo del signo El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. Este Tribunal sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su Irregistrabilidad de signos genéricos y descriptivos El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, establece que no pueden ser registrados como marca los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

En consecuencia, se constituyen en irregistrables los signos genéricos y los descriptivos. Signos genéricos Con el objeto de definir esta clase de signos, los tratadistas han considerado que éstos están constituidos por una expresión, “…que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios 4 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación”. Se ha dicho además: “ una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

“ si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.5 También se ha manifestado a este respecto: “Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.6 07/03/2006 44.48 Es importante mencionar, que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto o el servicio que se desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se use para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales tiene el carácter de denominación genérica.

Signos Descriptivos Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”. 7 La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración, que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

Una expresión genérica respecto de unos determinados productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, de modo que el resultado sea novedoso y distintivo al ser empleado para amparar productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Los signos descriptivos son, por lo tanto, aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate. 5 6 Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria.

Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70. OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71. Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente: 7 Proceso 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). 07/03/2006 45.48 realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las de-nominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.” 9 “Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue.

Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” 8 Los signos evocativos Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá 8 Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

TOMO V. Pág. 358. 1996.

6. LAS MARCAS DEBILES Toda denominación debe tener en su estructura un elemento que la haga distintiva, caso contrario, se constituirá en un signo débil; de ser así, podría ocasionarse una situación de irregistrabilidad. El uso de ciertos gráficos en distintivos que amparen una clase determinada de productos o de servicios, puede también acarrear al signo la característica de “débil” y, será admitido a registro, en tanto no induzca a confusión a los consumidores respecto a marcas previamente registradas.

Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro 9 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL elemento, en el examen de registrabilidad se deberá verificar si aquél tiene un “poder diferenciador” que le brinde la debida distintividad al signo. En este contexto el Tribunal en sus pronunciamientos ha manifestado: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, 'la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro'.

(BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79). “Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta 'una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente'. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., pp. 191 y 192).” 10 Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 10 Proceso 1-IP-2004, sentencia de 10 de marzo de 2004.

G.O. Nº 1057, de 21 de abril del 2004. Marca: “SPORT SPIRIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 07/03/2006 46.48 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne, además, el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Al comparar marcas denominativas, debe llevarse a cabo una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3. No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.

Como excepción a ésta prohibición, un signo podrá ser susceptible de registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara. 4. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 5.

Tampoco son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos des- GACETA OFICIAL criptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 6.

Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. 7.

Los signos denominativos deben, en su composición, contener elementos con aptitud suficientemente distintiva; tratándose de prefijos o de sufijos, si éstos son de uso común convertirán a la marca en débil. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2004-0000801, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comu- 07/03/2006 47.48 nidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/03/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú