PROCESO 74-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 108, 109, 144 y Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 110 de la misma Decisión. Marca: HARRODS.
Actor: HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. Proceso interno Nº 9225-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 84, 108, 109, 143, 144 y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 9225-ML.
El auto de 6 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en el oficio Nº 178-TDCA- 1S de 10 de mayo de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y el Procurador General del Estado.
Interviene como tercero interesado la compañía HARRODS LIMITED. b) Hechos La compañía HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, constituida en 1913, el 5 de abril de 1974, registra en Ecuador la marca “HARRODS”, destinada a proteger: “telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, mercería, guantería, perfumería y tafiletería”.
Al no encontrarse en vigencia la clasificación internacional de Niza, no identifica productos comprendidos en una sola clase, sino que identifica productos de las clases 18, 20, 23, 24, 25, 26 y 40 de la clasificación. El 14 de julio de 1997, PEREZ BUSTAMANTE PEREZ ABOGADOS CIA LTDA., mandataria de HARRODS LIMITED solicitó, ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, la cancelación de la marca “HARRODS” por falta de uso, conferida a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED-HBAL.
De conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual el caso pasa a ser conocido por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. El 29 de octubre del 2001, dicho Comité, mediante Resolución sin número, acepta la acción interpuesta por HARRODS LIMITED y dispone la cancelación del registro de la marca HARRODS de propiedad de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. La actora solicita aclaración y ampliación de la Resolución, la que es negada por el mismo Comité. c) Fundamentos jurídicos de la demanda De acuerdo a lo manifestado por el consultante, el actor solicita que en sentencia se declare: “1) Que, para que proceda la acción de cancelación del registro de una marca por falta de uso, se requiere la demostración del legítimo interés del accionante; 2) Que HARRODS LIMITED no tenía ni tiene legítimo interés para solicitar la cancelación por falta de uso de la marca ‘HARRODS’; 3) Que HARRODS LIMITED está impedida de realizar actividades comerciales con la denominación ‘HARRODS’ debido a que existe una asignación territorial para realizar actividades comerciales … y aquello impide a HARRODS LIMITED obstaculizar de cualquier manera las actividades de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, particularmente en cuanto refiere a sus marcas registradas.…; 4) Que no son conforme a derecho y por tanto son nulas las Resoluciones sin número, emitidas por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales …; 5) Que de conformidad con el Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, en armonía con el Art. 143 de la Decisión 344, tampoco procede la acción de cancelación por falta de uso de la marca ‘HARRODS’ … en razón de que ésta ha estado siendo utilizada en Argentina …”.
La demandante explica cómo se creó la compañía HARRODS LIMITED y cómo los mismos socios crearon HARRODS BUENOS AIRES LIMITED, recalcando que HARRODS LIMITED vendió todas las acciones que tenía de HARRODS BUENOS AIRES LIMITED y “… desde entonces no hay propiedad de HL sobre HBAL. Tampoco se limitó el derecho de HBAL de utilizar el nombre HARRODS en Sudamérica”.
Indica que “… HL respetó por muchos años la asignación geográfica en el sentido de que HBAL realizaría sus actividades únicamente en Sudamérica y HL en todo el mundo excepto América del Sur …” y que “En Ecuador, HBAL tiene registrada la marca ‘HARRODS’ desde 1974 … sin embargo HL ha solicitado el registro de marcas idénticas o similares y se ha opuesto a nuevos registros marcarios a favor de HBAL”.
Por lo que HARRODS LIMITED presentó “… solicitud de cancelación de la marca ‘HARRODS’ …”. Asimismo indica que: “… podemos apreciar que el supuesto interés legítimo que arguye HL, no es tal, sino que –por el contrario–, no podía ni puede ser propietaria de ninguna marca que contenga la denominación ‘HARRODS’ en Sudamérica y, por tanto, en Ecuador”.
Después de hacer un análisis y descripción de un juicio surtido en Inglaterra, llega a la conclusión de que “…HL está impedida de obstaculizar el libre desenvolvimiento de las actividades de … HBAL, no puede registrar marcas con la denominación ‘HARRODS’ en Sudamérica y, por tanto, carece de legítimo interés para perseguir la cancelación de la marca ‘HARRODS’”.
Igualmente hace mención de Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, y una sentencia emitida en Estados Unidos de Norte América, en la que se demuestra que “… HL definitivamente no puede operar comercialmente en América del Sur…”. Manifiesta que de acuerdo al artículo 108 de la Decisión 344, existe una falta de interés legítimo por parte de HARRODS LIMITED para intentar la cancelación del registro marcario.
Sobre el uso efectivo de la marca HARRODS dice que está siendo usada en Argentina, lo cual es permitido de acuerdo al artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual y al Convenio de París que guardan relación con la norma del artículo 143 de la Decisión 344. Argumenta que presentó abundante documentación que prueba el uso de la marca ‘HARRODS’ en Argentina que no fue tomada en cuenta por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.
Indica que la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales llama la atención por “… su obscuridad y falta de motivación adecuada, como por ser incompleta, pues omite la evaluación o valoración amplia y seria de las pruebas presentadas, especialmente en cuanto se refiere a la resolución jurídica existente entre HBAL y HL, así como las limitaciones territoriales de sus actividades, que en definitiva determinan la carencia de legítimo interés de HL para solicitar y obtener la cancelación de la marca ‘HARRODS’”.
Igualmente indica que la Resolución incurrió en errores al evaluar el riesgo de confusión, ya que tomando en cuenta el área geográfica en el que circula cada marca “… es imposible la confusión si es que conocemos de antemano que nunca estarán en un mismo mercado, unas marcas iguales, que identifiquen los mismos productos y que procedan de diferentes empresas”.
Manifiesta que en la Resolución se le da la categoría de marca notoria a HARRODS de HARRODS LIMITED, sin embargo “… la acción de cancelación propuesta por HARRODS LIMITED no se fundamentó en la notoriedad de sus marcas, sino en la falta de uso de la marca ‘HARRODS’, de manera que la pretendida notoriedad o renombre no fue materia de este trámite…” y que se solicitó la cancelación por falta de uso no por la notoriedad.
Dice que: “… no se analizó ninguna de las pruebas aportadas por la defensa, sino que exclusivamente se formulan consideraciones favorables al actor y en base a argumentos que ni siquiera él expuso …”. Finalmente hace referencia a la negativa a la solicitud de aclaración y ampliación. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, responde a la demanda, diciendo que: “(i) Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa;
(ii) Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales …por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional; (iii) Impugno … la prueba que llegue a presentar el actor en todo lo que fuere legal e improcedente; y, (iv) Se reproduzca todo lo que de autor me fuere favorable”.
El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda indicando que es competente para conocer de la acción de cancelación, por lo que la Resolución impugnada es plenamente legal y válida y que además “No se han omitido solemnidades sustanciales ni se observan vicios que afecten la nulidad del trámite”.
Luego de transcribir el contenido de los artículos 165 y 235 de la Decisión 486, dice que: “En el proceso no se ha demostrado por parte del titular del registro impugnado que se haya usado la marca, conforme a las normas vigentes al momento de la presentación de la acción. Por lo mismo en tanto no se justifica la existencia de marcas que no cumplan la finalidad de su registro, esto es, servir para distinguir efectivamente productos o servicios, procede la cancelación por razones de oportunidad y convivencia”.
Sostiene que: “La acción … fue presentada por el titular de una marca renombrada que ha demostrado interés legítimo no solo por el hecho de ser sujeto de derechos de propiedad intelectual sino por que su marca es idéntica a la impugnada y causa riesgo de confusión y asociación con la suya afectando los intereses del consumidor …”. Y finalmente sostiene que: “… el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió la acción interpuesta por HARRODS LTDA. … Disponiendo su cancelación”.
Afirma que “Este Comité ha actuado en virtud de su competencia, observando rigurosamente los requerimientos procesales y el debido proceso…”. Por lo que: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Impugno desde ahora la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”. La Compañía HARRODS LIMITED, interviene como tercero interesado, y dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.
Indica que la marca HARRODS incurre en el presupuesto de los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486 “… pues dicha marca NO HA SIDO USADA … ni en el Ecuador ni en ningún otro país del Pacto Andino (sic) durante los tres últimos años … En el proceso no se ha presentado una sola prueba en tal sentido por parte de la compañía demandada y, por lo tanto, el registro de la marca debía ser cancelado … HBAL debía probar que su marca ha sido usada en uno de los países de la Comunidad Andina, lo cual no ha sucedido…”.
Igualmente dice: “Niego que haya existido falta de legítimo interés por parte de mi representada para solicitar la cancelación del registro de la marca HARRODS concedida a favor de HBAL”, y sostiene que HARRODS LIMITED “… es propietaria de la famosa, notoriamente conocida y renombrada marca HARRODS, inscrita en varios países del mundo y destinada a proteger productos incluidos en varias Clases Internacionales …”.
Sostiene también que: “… es evidente que se puede presentar confusión entre las marcas que HARRODS LIMITED tiene registradas en todo el mundo y las marcas que se encuentran en trámite en el Ecuador y la marca que fue registrada por HBAL y, … HARRODS LIMITED pretende usar las marcas ‘HARRODS’ y ‘HARRODS KINIGHTSBRIDGE y logo’ en el Ecuador, tanto es así que ya las ha solicitado para registro en este país”.
Manifiesta que: “ … resulta claro que HARRODS LIMITED tiene legítimo interés para haber presentado la acción de cancelación y, por lo tanto, lo manifestado por HBAL carece de todo fundamento legal” para lo cual, dice, presentó documentación que acredite su interés legítimo. Manifiesta: “Niego que las pruebas de uso de la marca ‘HARRODS’ en la República de Argentina sean procedentes para evitar la cancelación por falta de uso de la marca ‘HARRODS’ de HBAL”.
Argumenta que: “… resulta incuestionable que en el presente caso debe aplicarse la norma establecida en la Decisión 344 … en el caso que nos ocupa, la marca ‘HARRODS’ registrada a favor de HBAL, no ha sido usada en Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela o Colombia … tal marca no usada debe ser cancelada por la autoridad nacional competente sin ninguna otra consideración o miramiento, salvo el derivado de la norma legal respectiva …”.
Afirma, que la actora, no puede fundamentarse en el Convenio de París porque “… en las fechas en que debió probarse el uso, el Ecuador no formaba parte del tal Convenio”.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 84, 108, 109, 143, 144 y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que el 14 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344, HARRODS LIMITED solicitó la cancelación de la marca HARRODS conferida a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, por falta de uso, las normas controvertidas forman parte de dicha Decisión y en consecuencia, de conformidad con lo expresamente solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 108, 109, 144 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio el artículo 110 de la misma Decisión y no así los artículos 84 y 143 de la Decisión 344 por no ser aplicables al caso.
Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.
Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.
Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. “Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.
Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
“Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa relacionada con el ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que con base a lo expresamente solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 108, 109, 144 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y de oficio el artículo 110 de la misma Decisión, toda vez que la cancelación de la marca HARRODS se solicitó el 14 de julio de 1997 en vigencia de la citada Decisión 344, por lo que es pertinente referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria, correspondiendo a la autoridad nacional competente aplicar dicha normativa.
Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.
La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.
(Proceso 28-IP-95, de 13 de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, marca: CANALI). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.
En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.
(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). II. De la cancelación de registro marcario por falta de uso. Prueba del uso de una marca Conforme a jurisprudencia emitida por este Tribunal, la cancelación de un registro marcario procede por “… dos motivos específicos, ambos –se insiste– de oportunidad o de conveniencia y, por tanto, necesariamente en manos de la Administración activa que si bien hace uso de ellas en ejercicio de función jurisdiccional (subsunción del hecho en el Derecho, enseñaba KELSEN) se encuentra implícita en la actividad administrativa y que por tanto le es ínsita: de ahí que no puede confiársele al poder judicial obrar por razones de oportunidad o de conveniencia, atinentes al interés comunitario como lo son concretamente: ‘cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación …’; y, cuando la marca ‘sea idéntica o similar a una … que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro …’”.
(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528 de 26 de enero de 2000). Al respecto el artículo 108 de la Decisión 344 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.
Al respecto el Tribunal ha reiterado que “… la oficina nacional competente de cada País Miembro … en los términos de dicha Decisión (Disposición Final Única) es el ‘órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial’”. (Proceso 15-IP-99, ya citado). Este mismo párrafo incluye que la causal para la cancelación de un registro marcario por falta de uso puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.
(Proceso 116-IP-2004, ya citado). No obstante, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros la marca está siendo utilizada.
Los medios de prueba sobre el uso de la marca se encuentran enunciados en el segundo párrafo del mismo artículo 108, además que la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Sin embargo, conforme a este artículo el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.
El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.
(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”). El Tribunal ha indicado también que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95, ya citado). La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, los medios probatorios que puede usar para demostrar que está haciendo uso efectivo de la misma se encuentran previstos en el segundo párrafo del citado artículo 108 y consisten en la presentación de: (i) facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación;
(ii) inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre la regularidad en la producción; (iii) cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en el que se solicite la cancelación. El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.
La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172 del 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL).
Por otra parte el artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.
Este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Finalmente este artículo prevé una excepción que evita la cancelación del registro cual es la que se refiere a que una marca puede ser usada de forma diferente a la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
Este hecho no disminuye la protección que le corresponda a la marca. III. De la cancelación del registro marcario por identidad o similitud con una marca que hubiese sido notoriamente conocida El otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, a petición del titular legítimo, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.
La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 32).
El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.
(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Ha sostenido “…el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.
(Proceso 143-IP-2004, aprobado el 10 de noviembre de 2004). De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “… hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.
Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1227 del 8 de agosto de 2005, marca: APRONAX).
La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. Por tanto, en el caso de autos, corresponde a la Oficina Nacional Competente determinar si la marca HARRODS de HARRODS LIMITED, era o no notoriamente conocida en el momento de la solicitud del registro de la marca.
IV. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcario De acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud “de cualquier persona interesada”. Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.
Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso el artículo, 108 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “… significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Proceso 38-IP- 2002, ya citado).
En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida. Al respecto el Tribunal ha dicho que se recoge: “… el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes … La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”.
En el caso de autos el consultante deberá determinar si HARRODS LIMITED tiene la legitimidad para solicitar la cancelación del registro marcario. V. Del procedimiento de cancelación El procedimiento de cancelación de un registro de marca se encuentra previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 que dispone que una vez que la oficina nacional competente reciba una solicitud de cancelación de registro de marca deberá notificar al titular de la marca registrada.
El titular del registro dispone de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación para que haga valer los alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca.
Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de las partes a través de una resolución debidamente motivada, es decir que contenga todos los elementos de juicio necesarios en los que la autoridad nacional competente basó su decisión. VI. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria El artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación interna de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en esta Decisión, facultad que no autoriza establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa comunitaria.
Al respecto el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.
Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Proceso 109-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1136 del 5 de noviembre de 2004, citando al Proceso 2-IP-88, de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. Nº 33, del 26 de julio de 1988). De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
Por lo expuesto el Tribunal concluye que “ el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.
Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad…”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.
La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, será aplicable tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.
SEGUNDO: La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.
TERCERO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado.
Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.
CUARTO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.
Igualmente se presume su uso cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
QUINTO: Otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, surte a petición del titular legítimo, cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes por quien alegue tal notoriedad.
SEXTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.
En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando esta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida SÉPTIMO: La potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 9225-ML de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA