PROCESO Nº 211-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71, 73, literal a, y 92 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SOREMARTEC S.A. Caso: signo “RAFFAELLO (mixto)”. Expediente Interno No. 2003-0043101 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de enero del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de los “Artículos 134,136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de octubre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La Sociedad SOREMARTEC S.A., con fecha de 4 de diciembre de 1992, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca RAFFAELLO (mixta) para distinguir todos los productos de la Clase 30 Internacional”; que “La Sociedad RACAFÉ Y CIA. S.C.A. formuló oposición con base en la semejanza entre la marca RAFAEL, en la Clase 30 Internacional registrada … para distinguir ‘café en grano’ ”; que “Por medio de la Resolución No. 35100 del 30 de octubre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro para la marca RAFFAELLO (Mixta)”; que “La sociedad SOREMARTEC S.A. interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la resolución No. 35100 del 30 de octubre de 2002”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 5835 del 27 de febrero de 2003, revocó la Resolución impugnada No. 35100 del 30 de octubre de 2002 y concedió el registro de la marca RAFFAELLO (Mixta) en la clase 30 internacional y declaró infundada la oposición presentada por Racafé y Cía. S.C.A.”; y que “Mediante Resolución No. 12315 de 30 de abril de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente a nombre de Rafael Espinosa Hermanos y Cia. S.C.A., revocando la decisión contenida en la Resolución 5885 de 2003 en relación con la concesión de la marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase 30 Internacional y negó el registro de la misma”.

En el texto de la demanda se indica que el 18 de octubre de 2002 la solicitante del registro “presentó la correspondiente defensa, limitando el registro de la solicitud de la marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase 30 Internacional para ‘Chocolatería, confitería, pastelería y heladería’ ”. 1.2. Cuestión de derecho El consultante informa que la actora denuncia la violación de los artículos “134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina … ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: La marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase 30 Internacional es registrable como marca en virtud de que Soremartec S.A. cuenta con los derechos marcarios vigentes en Colombia sobre la marca RAFFAELLO (MIXTA), FERRERO RAFFAELLO (mixta) y FERRERO RAFFAELLO (MIXTA) en la Clase 30 Internacional en el mercado y no se ha presentado confusión alguna entre las marcas Raffaello y la marca RAFAEL de la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. S.C.A. por tanto goza de suficiente distintividad.

La confundibilidad entre dos marcas se debe estudiar evaluando la impresión de conjunto generada por los signos y no por el estudio de la disgregación de sus elementos, como ocurrió en este caso … No existe argumentación jurídica por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la cual la marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase Internacional sea susceptible de generar una confusión en el mercado, cuando la marca FERRERO RAFAELLO (Mixta) (sic) ya se encuentra registrada, vigente y coexistiendo pacíficamente con la marca RAFAEL en la misma clase desde hace unos años … El signo RAFFAELLO (Mixta) en la clase 30 internacional goza de los requisitos de distintividad exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 … siendo esta marca, apta para ser registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio”.

El Tribunal observa que, según la demanda, “Existe … un derecho concedido y vigente a nombre de la sociedad Soremartec S.A. para la marca RAFFAELLO (Mixta) tal como se demuestra en las copias simples de los certificados de las marcas RAFFAELLO (Mixta) …”; que “Las marca (sic) RAFFAELLO de propiedad de mi poderdante fueron registradas hace aproximadamente nueve (9) años ante la Oficina de Marcas sin que hasta el momento se haya presentado confusión alguna con la marca RAFAEL base de la oposición …”; que, a juicio de la actora, “ha sido tradicionalmente aceptado que dos marcas son confundiblemente similares cuando debido a la concurrencia de los factores de confundibilidad del signo y conexidad entre los productos, se coloca al consumidor en la errada convicción de que: ▪ una marca es otra marca. ▪ ambas marcas pertenecen al mismo propietario. ▪ las respectivas marcas están siendo utilizadas bajo licencia o en virtud de algún otro tipo de relación con el propietario”; que “… teniendo en cuenta que mi representada Soremartec S.A. cuenta ya con tres (3) registros para la marca RAFFAELLO (Mixta) las cuales se utilizan en el mercado, resulta evidente que no existe confusión marcaria entre los dos signos en atención a que se dirigen a tipos de productos diferentes y específicos, que han adquirido recordación individual dentro del mercado y dentro de su respectivo ramo de clientes”; y que “no existe la necesidad de realizar este tipo de comparaciones en atención a que es un hecho claro y evidente que dentro del mercado no existe ni ha existido confusión entre los productos de ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’ contramarcados RAFFAELLO (Mixta) por Soremartec S.A. y el ‘café en grano’ contramarcado RAFAEL por Rafael Espinosa Hermanos y Cia. SCA”.

La actora argumenta que, en el caso de la referencia, “donde dos titulares distintos tienen inscritas marcas fonéticamente similares dentro de la misma clase, encontramos que dentro del mercado real, el consumidor no confunde ‘confites, heladería, pastelería y confitería’ con ‘café en grano’ más teniendo en cuenta que la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. SCA. utiliza dicha marca para contramarcar café en grano en ventas al por mayor y para la exportación. Mientres (sic) que Soremartec S.A. comercializa su producto al detal y para consumidores particulares, los cuales difieren totalmente de aquellos para los cuales se dirige la marca de propiedad de Rafael Espinosa Hermanos y Cia. SCA.”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, no ha guardado un criterio uniforme en la determinación de la conexidad entre productos y servicios dentro de la misma Clase”, ya que “Si bien, como en este caso, se ha señalado que el ‘café en grano’ y los productos de ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’ son confundibles al punto de crear confusión dentro del consumidor; también ha sostenido, la posición exactamente contraria al señalar que el ‘café y sus derivados’ no son conexos con los productos de ‘confitería, galletería y chocolatería’ ”; que “La confundibilidad entre dos marcas se debe estudiar evaluando la impresión de conjunto generada por los signos, y no por el estudio de la disgregación de sus elementos”; y que “El examinador deberá estudiar la confundibilidad entre dos signos asumiendo la posición del consumidor potencial, es decir aquella persona que podría verse afectada por el uso de las marcas, bien sea antes, durante o después de la venta de los productos identificados con éstas”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. Informa el consultante que, según la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, “el examen de registrabilidad esta (sic) dado por la comparación entre el signo ‘RAFFELLO’ (MIXTA) (sic), y la marca registrada ‘RAFAEL’ (nominativa), y basta que la identidad se presente en uno de los campos fonéticos, conceptual, ortográfico.

En este caso se probó que exista (sic) el riesgo de confundibilidad y, en consecuencia, se ha configurado la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”. La Superintendencia sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “el principio de especialidad … circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así el alcance de la cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria, para solo (sic) aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida”; que “la marca ‘RAFFAELLO’, (mixta) (solicitada), clase 30 presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca ‘RAFAEL’ clase 30, existiendo posibilidad de confusión, más aún si se tiene en cuenta que distinguen productos de la misma clase”; que “… la expresión ‘RAFFAELLO’ (mixto) (sic) solicitada como registro marcario, se tiene que consiste simplemente en una reproducción fonética de la marca previamente registrada ‘RAFAEL’; efectuado el examen de conjunto de los signos comparados se tiene además que la marca solicitada reproduce las seis letras que conforman la marca registrada y se encuentran ubicadas en la misma posición, adicionándose solamente las letras ‘F’, ‘L’ y ‘O’, lo cual no la hace suficientemente distintiva para obtener el registro marcario, más aún si se tiene en cuenta que, los signos identifican productos de la misma clase 30”; que “… el signo que se pretende registrar es un nombre de hombre que se deriva del registrado con anterioridad, dando lugar a la similitud conceptual, lo que puede conllevar al consumidor a error en cuanto a que puede asociar que ‘RAFFAELLO’ tiene el mismo origen empresarial de ‘RAFAEL’, más aún si se tiene en cuenta que amparar (sic) productos de la clase 30 … aún en el evento en que el solicitante hubiera presentado ante la oficina nacional competente una limitación de los productos que pretende amparar, lo cual resulta irrelevante frente a la falta de distintividad del registro solicitado, con lo cual se descarta de plano la presunta violación de normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 …”; y que “Las (sic) marca solicitada ‘RAFFAELLO’ (mixta) comprende productos de la clase 30, como los comprendidos por la marca ‘RAFAEL’, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podría creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”. 2.2.

El consultante informa que la sociedad RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S.C.A., “como tercero interesado, mediante apoderado manifiesta que la marca RAFAEL goza del derecho exclusivo para invocar la protección del derecho marcario, amparo que tiene un fundamento legal en la Decisión 486 …”; y que, a juicio del tercero interesado, “los productos que comercializan las marcas RAFAEL y RAFAELLO (sic) son similares en la Clase 30 Internacional pues, a pesar de que la cobertura de la marca RAFFAELLO esta (sic) limitada a ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’, los productos son conexos ya que comparten la mima (sic) naturaleza, esto es alimentos.

Adicionalmente, los productos que comercializan la sociedad RACAFE & CIA S.C.A. pueden ser utilizados en la elaboración de diferentes tipos de chocolates, helados y pasteles, siendo por lo tanto complementarios, pues forman parte de los productos bajo los cuales se concedió el registro de la marca RAFAEL”. En el escrito consignado por el representante de la sociedad RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S.C.A., “hoy, C.I. RACAFE & CIA. S.C.A. … en calidad de interesado directo en el resultado del proceso”, se alega que “Si bien la marca RAFFAELLO es Mixta (denominación y gráfico), la parte denominativa es la que tiene mayor importancia, pues son las palabras el instrumento de comunicación y a su vez tienen la fuerza para que el consumidor solicite la marca en el mercado y por lo tanto se hace comparable con la marca RAFAEL - Nominativa, cotejo que arroja una similitud confusionista por cuanto visual y fonéticamente son semejantes”; que “A pesar de que la cobertura de la marca RAFFAELLO está limitada a ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’, los productos son conexos ya que comparten la misma naturaleza, esto es alimentos.

Adicionalmente los productos que comercializa la sociedad C.I. RACAFE & CIA S.C.A. pueden ser utilizados en la elaboración de diferentes tipos de chocolates, helados y pasteles, siendo por lo tanto complementarios, pues forman parte de los productos bajo los cuales se concedió el registro de la marca RAFAEL”; que “… RAFFAELLO cumple todos y cada uno de los parámetros del art. 134, por tal razón se actuó en derecho por la Nación, División de Signos Distintivos de la Superindustria (sic) y Comercio al disponer el registro.

Sin embargo, no se pueden desconocer las causales de irregistrabilidad contenidas en el art. 136 de la plurimencionada Decisión. En este sentido la marca RAFFAELLO, se encuentra incursa en la causal contenida en el literal a del art. 136 ib., ya que existe una marca semejante anteriormente solicitada y debidamente autorizado su registro, cual es RAFAEL, cuyo titular es la sociedad C.I. RACAFE & CIA S.C.A.”; que “… lo que está en discusión no es si han o no coexistido las marcas RAFAEL y RAFFAELLO, sino la protección a un derecho adquirido, de propiedad industrial como lo es la marca”; y que “… si bien los canales de distribución hoy utilizados para los productos de la marca RAFAEL y RAFFAELLO son distintos, ello no es óbice para que en un futuro y en vigencia del certificado que concedió la marca RAFAEL se utilizan (sic) canales similares”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita corresponden a los “Artículos 134,136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina” Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 279 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “RAFFAELLO (mixto)”, fue presentada el 4 de diciembre de 1992, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procede interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 71, 73, literal a, y 92 de la citada Decisión 313, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. “Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, el consultante recoge el alegato del actor según el cual la solicitud de registro como marca del signo mixto RAFFAELLO fue formulada el 4 de diciembre de 1992, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de registro del signo en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado a este respecto que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, del citado artículo 71 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado sobre el particular que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) [correspondiente al literal a del artículo 73 de la Decisión 313] no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’”.

V. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la citada Decisión. Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP- 98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3º En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 7° El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 313.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE (E) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA