Año XXIII - Número 1315 Lima, 30 de marzo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 176-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. Marca: “BSCH” (nominativa). Proceso interno N° 2001-0262 (7317) Proceso 195-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), eiusdem.

Parte actora: señor Fabián Agustín Toral Maldonado. Caso: denominación “YO”. Expediente Interno No. 273-2003 Proceso 207-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 200300445 01. Actor: Sociedad PEGATEX LIMITADA. Marca: “RUMATEX” (nominativa) Proceso 211-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71, 73, literal a), y 92 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SOREMARTEC S.A. Caso: signo “RAFFAELLO (mixto)”. Expediente Interno No. 2003-0043101 Para nosotros la Patria es América 34 GACETA OFICIAL 30/03/2006 2.44 PROCESO 176-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. Marca: “BSCH” (nominativa). Proceso interno N° 2001-0262 (7317). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 7 de septiembre del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 26 de octubre del año 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La demanda es presentada por la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. La demandada es la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad ROBERT BOSCH GMBH. LIMITED, por intermedio de apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 20467, de 25 de agosto de 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de la expresión “BSCH” (nominativa), como marca que distinga servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad actora, con base a la existencia de la marca BOSCH (mixta) de propiedad de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, que ampara también servicios de la Clase 36. - Nº 31167, de 30 de noviembre de 2000, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y concedió el recurso de apelación; y, - Nº 10829, de 30 de marzo de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución 20467, de 25 de agosto de 2000.

Solicita, adicionalmente, la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca “BSCH (nominativa)”. 1.3. Hechos relevantes 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, GACETA OFICIAL han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 2 de diciembre de 1999, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca del signo “BSCH” (nominativa), destinado a distinguir servicios de la clase Nº 36 de la Clasificación Internacional de Niza.1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 488 y no fueron presentadas observaciones por parte de terceros interesados. - El 25 de agosto de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 20467, por medio de la cual negó el registro como marca para el signo “BSCH” (nominativa), con base en la existencia de la marca “BOSCH” (mixta) de propiedad de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, que ampara servicios de la misma clase 36. 30/03/2006 3.44 escrito de modificación limitando los servicios a distinguir con el signo BSCH; a dicha solicitud se anexó el recibo de la tasa respectiva y se presentó en el formulario único de correcciones y modificaciones de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. - El 21 de febrero de 2001, la actora mediante escrito de sustentación del recurso de apelación insistió sobre las diferencias que caracterizan a los signos en conflicto “BSCH” y “BOSCH (mixta)”. - El 30 de marzo de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº 10829 que también confirmó la Resolución Nº 20467; quedando así agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda - El 30 de noviembre de 2000 fue resuelto el recurso de reposición, mediante Resolución Nº 31167, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación. La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, con domicilio en Financial Center 3 piso, esquina calles Shirley y Charlotte, Nassau, Bahamas, por medio de apoderado, señala que radicó solicitud de registro de la marca “BSCH” (nominativa), el 2 de diciembre de 1999, para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; que mediante la Resolución Nº 20467, de 25 de agosto de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo solicitado.

Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió las Resoluciones 31167, de 30 de noviembre de 2000 y 10829, de 30 de marzo de 2001, confirmando lo decidido en la resolución inicial. - El 15 de junio de 2000, las sociedades BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la clase 36; el mencionado documento se encuentra protocolizado ante FRANCISCO JAVIER MONEDERO SAN MARTIN, Notario de Madrid, España. Afirma que el 15 de junio de 2000, la sociedad BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la clase 36.

El mencionado documento se encuentra protocolizado ante FRANCISCO JAVIER MONEDERO SAN MARTIN, Notario de Madrid, España. - La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. - El 19 de febrero de 2001, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. radicó 1 Clase 36.- Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

A este respecto sostiene que “(…) se omitió el acuerdo de coexistencia firmado entre las empresas titulares de los signos en conflicto, lo que significa que en esta instancia no se estudiaron ni valoraron los argumentos y pruebas GACETA OFICIAL aportadas, con motivo del escrito de sustentación del recurso de apelación presentado dentro del término legal.”.

Realiza una transcripción del artículo 134 de la Decisión 486 y, argumenta que la marca solicitada a registro “(…) cumple con los presupuestos consagrada (sic) en la disposición”. Expresa que “En conclusión el signo BSCH, cumple con las exigencias consagradas en la disposición comentada para ser otorgada como marca de fábrica y de comercio para distinguir servicios comprendidos en la clase 36.”.

Asevera la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 al sostener que la apreciación emitida por la Superintendencia “(…) resulta apresurada y consecuentemente errónea, pues no obstante a que el funcionario, tiene autonomía para determinar y establecer la semejanza de los signos, debe atender y observar ciertas reglas, establecidas por la jurisprudencia, y que son las que garantizan un fallo ajustado a derecho.”.

Con relación a la clase de productos o servicios que protege la clase 36 manifiesta, en lo principal, que “Cada signo distingue servicios que aunque están comprendidos en la misma clase 36 son muy específicos, y que tienen destinos también muy específicos y concretos, los servicios de mi mandante identificados con el signo BSCH se refieren a actividades financieras y de banco, mientras que los servicios distinguidos con la marca BOSCH, son servicios seguros para aparatos e instrumentos científicos, y en general seguros para equipos especiales como quedó especificado en el párrafo precedente, es decir que los servicios de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los consumidores en cuanto a los servicios y el origen empresarial de los mismos.

En esta instancia la Super-intendencia omitió estudiar el principio de especialidad de los signos, que debe tenerse en cuenta cuando el signo distingue productos o servicios específicos y concretos.”. Pone de relieve un caso similar correspondiente a un conflicto entre las marcas UBS y UPS, aseverando que “La referida decisión pone de presente la flexibilidad que se debe tener en éstos asuntos que corresponden a siglas cor- 30/03/2006 4.44 tas, donde una letra es determinante.

Si la Superintendencia consideró que era viable la coexistencia de las marcas UBS y UPS, para la misma clase 36, con más razón ha debido valorar y considerar la coexistencia de las marcas BSCH y BOSCH, para la clase 36; adicionalmente debemos resaltar que actualmente se encuentra registrado y vigente el signo BCH, para la clase 36 a favor del Banco Central Hipotecario (…).

Lo comentado demuestra que la Superintendencia de Industria y comercio (sic), no aplicó correctamente los procedimientos de cotejo o comparación de los signos, y ese proceder trajo como resultado la negativa del signo solicitado.”. Alude la violación del artículo 143 de la misma Decisión, indicando que la solicitud presentada el 19 de febrero de 2001 cumplió con los requisitos de fondo y forma, porque “estando en trámite el registro de la marca, solicitó una modificación de la solicitud inicial consistente en limitar los productos a distinguir (…)”.

Además sostiene que la Superintendencia “(…) omitió el escrito presentado y en su decisión final, ni siquiera mencionó, ni hizo referencia a la petición de limitación de mi representada.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos manifestando que “(…) el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.”. Con relación a los requisitos de registrabilidad, señala como antecedente jurisprudencial lo sustentado por este Tribunal en el proceso 14-IP-98.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP87 y 15-IP-96. GACETA OFICIAL Respecto al tema de los servicios que ampara la marca solicitada argumenta que “La marca solicitada BSCH comprende servicios similares a los prestados por la marca registrada BOSCH, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creer que se trata de la misma marca o marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de servicios, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.”.

Afirma también que “En cuanto a lo relacionado al convenio efectuado entre las sociedades SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED y la sociedad ROBERT BOSCH GMBH. La sociedad solicitante fundamentada en el convenio privado efectuado entre las sociedades en mención radicó ante esta Superintendencia su solicitud de limitación de productos que pretende amparar con el registro de la marca, no obstante como lo hizo la oficina competente en su momento, se debe analizar la posibilidad de que el signo o la expresión pueda ser registrado siempre y cuando se garantice la ausencia de confusión que pueda creársele al consumidor entre otras cosas.

Es entonces a la oficina competente a la que le corresponde establecer si la autorización conferida por el titular de una marca anterior para el uso de una idéntica o similar induce al público a error, por la existencia del riesgo de confusión entre ambas marcas.”. Expresa asimismo, en lo fundamental que “Efectuado el examen comparativo de las marcas ´BSCH`, clase 36 (solicitada) frente a ´BOSCH` (registrada) para distinguir los productos (sic) de la clase 36, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas (…)”. d) Tercero interesado La sociedad ROBERT BOSCH GMBH, considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda incoada.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: 30/03/2006 5.44

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, de 19 de agosto de 1983. A pesar de esta desactualización, se ha podido verificar que la solicitud de interpretación cumple con lo fijado en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; pues en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere a la causa interna que la origina, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

En cuanto al informe de los hechos considerados relevantes para la interpretación, es preciso anotar que la Instancia solicitante, se ha limitado a referir los fundamentos sostenidos por la parte demandante, sin indicar aquéllos referidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación a la demanda; omisión ésta que, sin embargo, es susceptible de ser subsanada por medio de la consideración del respectivo escrito de contestación, el que forma parte del expediente recibido por el Tribunal.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 2054, de 30 de junio del año 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera que no corresponde atender el pedido en los términos formulados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la expresión “BSCH” (nominativa) ha sido presentada el 2 de septiembre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

GACETA OFICIAL Por lo expuesto, se estima que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 486. Con relación a la interpretación del artículo 143 de la Decisión 486, se considera que cabe acoger este pedido, por cuanto la modificación de la solicitud de registro se efectuó en vigencia de la mencionada normativa.

Se estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena así como a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- 30/03/2006 6.44 les el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) SECCION III DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA “Artículo 107.

Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. “En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. “En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…) DECISIÓN 486 (…) “Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. GACETA OFICIAL “Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite.

Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. 30/03/2006 7.44 apoyo en la cual se determina que, en materia de derecho sustancial, el régimen aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud. Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

“…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 2 “Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.

(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS En el mismo sentido se ha sostenido que: “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”.

“Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le

4. LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos ya citados. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344; con 2 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. “Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET Carlos “INTRODUCCIÓN AL DERECHO”. Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) “Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.

(Proceso Nº 114IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en G.O.A.C. Nº 1028, de 14 de enero del 2004).” 3 Con base a lo expuesto este Tribunal sostiene finalmente que: 30/03/2006 8.44 do por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.” 4 El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

5. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el merca- c) Susceptibilidad de representación gráfica 3 4 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 30/03/2006 9.44 aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.5

6. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases a la cuales pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Comparación entre signos en conflicto Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

7. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la presente interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponer- Esta clase de marcas es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. 5 El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)“.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL se a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, asimismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 30/03/2006 10.44 sumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar la comparación de signos Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” 7. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público con- 6 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 8.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 8 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9

8. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a 30/03/2006 11.44 establecer o fijar cuando se da la similitud o la conexión competitiva entre los servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los servicios. El que los servicios se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontrarían probablemente en el mismo mercado. 10 Se deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 11

9. LOS ACUERDOS PRIVADOS DE COEXISTENCIA MARCARIA ENTRE TITULARES DE MARCAS En el caso que nos ocupa, hay que anotar que obra copia de un acuerdo de coexistencia marcaria suscrito, en fecha 15 de junio de 2000, entre representantes de las sociedades BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. y la sociedad ROBERT BOSCH GMBH para los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la clase 36. 10 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Fernández Novoa; Fundamentos de Derecho de Marcas. Págs. 242 a 246. Editorial Montecorvo, S.A. 1984. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL Con referencia al tema este Tribunal ha manifestado que el artículo 107 de la Decisión 344 permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse sus productos o servicios.

Sin embargo la misma Decisión establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercaderías o de los servicios que se ofrece. El artículo 107 de la Decisión 344 prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse los signos registrados en la Subregión, a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. De haber acuerdo, la norma prescribe la exigencia de que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen.

Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Sobre este tema el Tribunal ha dicho: “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. 12 El Tribunal ha precisado además que: 12 Proceso 104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre del mismo año. Marca: “BSCH mixta”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30/03/2006 12.44 “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error” 13 En el marco de la norma, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ” (Sentencia dictada en el expediente N° 104-IP-2002, del 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 891, del 29 de enero de 2003, caso “STARBUCKS”).

10. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LAS MODIFICACIONES A LA SOLICITUD INICIAL En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, la sociedad actora argumentó que el Superintendente de Industria y Comercio no se pronunció respecto al escrito de “modificación de la solicitud inicial consistente en limitar los productos a distinguir”, es decir, no tuvo en cuenta las modificaciones realizadas limitando los productos a distinguir.

De conformidad con lo anterior, en la presente interpretación prejudicial se analizará si se puede presentar válidamente una modificación de la solicitud de registro en el trámite administrativo en curso, y hasta qué momento pueden ser presentadas tales modificaciones. El artículo 143, párrafo primero, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, atribuye al solicitante del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente que se modifique su solicitud.

El párrafo tercero del mencionado artículo prohíbe el cambio de aspectos sustantivos del 13 Proceso 50-IP-2001, sentencia dictada el 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 3 de diciembre del mismo año. Marca: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 30/03/2006 13.44 consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración” 14. signo, o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Por tanto, la modificación podrá abarcar, desde los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios allí especificados. De la referencia señalada se destaca que: A propósito de la disposición prevista en el artículo 89 de la Decisión 344, predecesora de la Decisión 486, en lo que concierne a la modificación de la solicitud de registro de un signo como marca y contentiva de un régimen esencialmente equivalente, el Tribunal fijó los siguientes criterios: • Dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se cambie aspectos sustantivos del signo o amplíe los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud de registro.

“… una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro).

Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. “Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. “(…) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en • El solicitante puede modificar su solicitud de registro del signo a instancia de la autoridad competente o motu proprio.

Resulta necesario abordar los siguientes temas: • ¿La interesada puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo? En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse “en cualquier momento del trámite”.

Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones: “(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación … el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o exclu- 14 Proceso104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre del mismo año. Marca: “BSCH mixta”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca. La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-95, del 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, del 26 de noviembre del mismo año, caso “MONO”).

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

En relación al tema de que si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo, este Tribunal ha manifestado que si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

(Sentencia dictada en el expediente N° 182-IP-2005 Patente: “COM- 30/03/2006 14.44 POSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”). Este es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP2000, y 28-IP-2002, en relación a la solicitud de patente. Resulta pertinente transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación dentro del proceso 21-IP-2000.

Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”). Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal ha reiterado que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades GACETA OFICIAL procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 4.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 30/03/2006 15.44 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 7.

De haber acuerdo entre los titulares de los signos para la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse dichos signos registrados en la Subregión a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, será indispensable que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen, e inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En todo caso, la eficacia del acuerdo estará supeditada a la tutela del interés general de los consumidores, por parte de la autoridad administrativa o judicial correspondiente. 8.

La facultad de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud de registro de un signo como marca, puede alcanzar a los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución del número de los productos o servicios de que se trate, pero en ningún caso afectar los aspectos sustantivos del signo, ni ampliar los productos o servicios que constituyan su objeto.

La posibilidad de que la modificación o reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación del registro de un signo dependerá de lo dispuesto por el Derecho Interno de los Países Miembros. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia den- GACETA OFICIAL 30/03/2006 16.44 tro del expediente interno Nº 2001-0262 (7317), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO PROCESO Nº 195-IP-2005 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literal b, y 136, literal a, eiusdem.

Parte actora: señor Fabián Agustín Toral Maldonado. Caso: denominación “YO”. Expediente Interno No. 273-2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de enero del año dos mil seis. cia de la Comunidad Andina”, con motivo del proceso interno que cursa en el expediente Nº 273-2003; VISTOS La copia de la providencia dictada el 9 de septiembre de 2005 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, mediante la cual se solicita la interpretación prejudicial de “la DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA NRO. 486 EN SU ART. 191 …”; y, El oficio N° 593-TDCAC-2005, del 16 de septiembre de 2005, recibido en este Tribunal, junto con sus anexos, el 20 de septiembre de 2005, por medio del cual el señor Secretario Relator del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, remite “el expedientillo del juicio contencioso administrativo Nro. 2732003 propuesto por FABIÁN AGUSTÍN TORAL MALDONADO contra el Director Nacional de Propiedad Intelectual … en el que se solicita que el Tribunal … emita la correspondiente interpretación prejudicial en virtud de lo previsto en el Art. 125 del Estatuto del Tribunal de Justi- El Informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, en el cual se indica que “El actor … considera que la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial le afecta y causa un indiscutible perjuicio a su legítimo interés, entre la marca ‘YOYO’ de propiedad de MANUFACTURAS STOP S.A. quien presentara oposición de registro y la marca ‘YO’ de su representación, en virtud de GACETA OFICIAL existir una serie de diferencias de orden morfológico y semántico que consolidan el poder distintivo de una y otra que, por tanto, evitan el riesgo de confusión derivado de su eventual convivencia en el tráfico jurídico y mercantil y que han sido inobservadas por el Director Nacional de Propiedad Industrial”.

De los anexos que acompañan a la providencia y a la comunicación citada se desprenden, además, los siguientes elementos: 1. Demanda En su demanda, relativa al ejercicio de un recurso subjetivo o de plena jurisdicción, el actor impugna “la resolución adoptada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el día 31 de julio de 2003 … dentro del trámite de registro de la marca ‘YO’, resolución que aceptó la oposición presentada a nombre de MANUFACTURAS STOP S.A. y, consecuentemente, denegó el registro oportunamente solicitado por mi persona”.

A este propósito, el actor alega que “Más allá de la proximidad que existe en cuanto a la disposición ortográfica de los dos signos, la autonomía semántica de cada uno les permite ser percibidos de manera distinta. Pese a la proximidad advertida, el número de letras que configura cada marca, dos en un caso y cuatro en el otro, brinda a cada una matices claramente singulares, que sumado a la entidad conceptual que cada expresión posee en el lenguaje, hace de ellas suficientemente distintivas entre sí y frente a otros signos”; que “… la doble presencia de la secuencia ortográfica Y-O en la marca perteneciente a MANUFACTURAS STOP S.A., configura una palabra por todos conocida que, siendo sustancialmente distinta en su significado, difiere notablemente en su impacto visual respecto a la marca de mi propiedad, generando patrones de percepción distintos en cada caso, que alejan al público de la posibilidad objetiva de confundirlas”; que “la sonoridad de una y otra derivada del flujo normal del idioma, sumada al proceso mental automático que se produce en el público como resultado de la autonomía conceptual de cada expresión, contrarresta las coincidencias que se obtienen de la descomposición fragmentaria de sus secuencias ortográficas”; que las marcas “YO” y “YOYO” pertenecen al subtipo de las “marcas denominativas arbitrarias”, y que “Ambas suponen un concepto específico, provisto de su propia definición en el lenguaje y, por ende, plenamente identificables 30/03/2006 17.44 y distinguibles en su esencia, contenido y alcance semánticos por parte del público consumidor”; que “el significado de las palabras, en el caso de las marcas arbitrarias, es un factor coadyuvante a su distintividad, más aún si consideramos que, en el caso de los vocablos ‘YO’ y ‘YOYO’, su esencia semántica es percibida por el público de manera directa, inequívoca y espontánea … el consumidor, que conoce a cabalidad el significado de las dos palabras, está en capacidad de advertir y discernir las diferencias que entre ellas existen, y extenderlas natural y necesariamente al ámbito de los signos distintivos”.

Acerca del “uso y la notoriedad del signo distintivo ‘YO’ como nombre comercial”, el actor argumenta que “… el derecho sobre el nombre comercial se constituye a partir de una excepción al principio general que, consagrando los efectos constitutivos de derecho de la formalidad registral, confiere al uso del nombre comercial, por el tiempo que se produzca, efectos vinculantes oponibles erga omnes, según prescribe el Art. 191 de la Decisión 486”; que “Por consiguiente, soy titular exclusivo del derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial ‘YO’, cuenta habida de que éste identifica, desde hace años atrás, los establecimientos donde comercializo los bienes que produzco, es decir, las prendas de vestir confeccionadas por F&Y TEJIDOS, empresa de mi propiedad, indisolublemente asociada al signo distintivo ‘YO’, pues es éste el nombre con el cual se conoce e identifica habitualmente, tanto a mi empresa como a los productos que ella fabrica, por parte del público en general y de los sectores afines al ámbito textil.

Es en este nivel de difusión donde radica justamente la notoriedad atribuible al signo distintivo ‘YO’ ”; que “el signo distintivo ‘YO’ identifica entonces, en estricto rigor, una procedencia empresarial muy concreta …”; que “… resulta económicamente lógico y jurídicamente legítimo, que la palabra ‘YO’, con la que el público identifica y conoce masivamente a un establecimiento dedicado a la comercialización de prendas de vestir, y con la que asocia a la empresa textil que las produce, sea también la que identifique al producto final.

Y si a ello añadimos el hecho incontrovertible de su notoriedad, veremos cómo lo resuelto por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial me causa un grave perjuicio, que coarta gravemente mi derecho constitucional de libertad empresarial y comercial”; y que “Si a lo dicho se suma la obli- GACETA OFICIAL 30/03/2006 18.44 gación omitida por la Autoridad Competente de reconocer al signo ‘YO’ el trato jurídico preferencial que demandan los signos notorios o notoriamente conocidos, más allá de su naturaleza o destino en el tráfico comercial, el perjuicio advertido se agrava ostensiblemente”.

Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, se sirva hacer del conocimiento de este Tribunal la fecha de presentación, en sede administrativa, de la solicitud de registro como marca del signo ‘YO’ ”; 2. Contestación a la demanda Que, en fecha 21 de noviembre do 2005, el Tribunal recibió el Oficio N° 898-TDCAC-2005, suscrito por el señor Secretario Relator del citado Tribunal Distrital, en el cual se da cuenta de que “por información del Dr. Rodrigo Andrés Cordero, Abogado patrocinador del señor Fabián Agustín Toral, Representante de la Marca ‘YO’, la fecha de presentación en sede administrativa, de la solicitud de registro de la marca del signo (sic) ‘YO’ se realizó el 9 DE JULIO DEL 2002, la cual consta en la Resolución Nro. 0982209 de fecha 21 de Julio de 2003 del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual …”; y, Obra en autos una copia de la providencia emanada del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 3, del 7 de septiembre de 2004, en la cual se deja constancia de que “Comparecen a este Tribunal Distrital: a) el … Director Distrital Encargado de la Procuraduría General del Estado en Cuenca … quien expresa que interviene en este proceso en ejercicio del patrocinio del Estado; y b) el … Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual … quien da contestación a la acción propuesta en su contra por Fabián Agustín Toral Maldonado, escrito en el cual constan las excepciones respectivas.

Consta del proceso las citaciones practicadas tanto al Director Nacional de Propiedad Industrial cuanto al Apoderado de la Sociedad MANUFACTURAS STOP S.A., quienes no han comparecido al proceso …”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en “la DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA NRO. 486 EN SU ART. 191 …”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición señalada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 34 y 35 del expediente, el Tribunal decidió admitir a trámite la presente solicitud de interpretación prejudicial, así como “Fijar un término de diez (10) días hábiles, a contar de la fecha de notificación del presente auto, para que el Tribunal Que, una vez examinada la vigencia de la norma sometida a consulta, esto es, el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal encuentra procedente su interpretación; así como, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literal b, y 136, literal a, de la citada Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

GACETA OFICIAL g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

(…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. La distintividad derivada del uso previo del signo. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a 30/03/2006 19.44 quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de la norma de extender el alcance de la noción de marca.

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

GACETA OFICIAL A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, genérico, común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca” (BERCOVITZ, Alberto; “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 471). 30/03/2006 20.44 En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por cualquiera de los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada GACETA OFICIAL por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 478).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada 30/03/2006 21.44 uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

En lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, GACETA OFICIAL auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 475).

En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 30/03/2006 22.44 A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. III. Del derecho exclusivo sobre el nombre comercial El Título X de la Decisión 486 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo distintivo que identifica en el mercado a la actividad económica de una persona natural o jurídica, a una empresa o a un establecimiento mercantil (artículo 190), y que le otorga a su titular, en razón de la exclusividad de su derecho sobre el nombre, la posibilidad de impedir a los terceros el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante que pudiera causar confusión o riesgo de asociación con la empresa de aquél o con el origen de los productos o servicios que distinga (artículo 192), o que pudiera producir un daño económico o comercial injusto o implicar el aprovechamiento injusto del prestigio de un nombre comercial notoriamente conocido, así como la realización no consentida de cualquier acto de aprovechamiento del signo de los señalados en el artículo 155 de la Decisión. En este contexto, la existencia de un nombre comercial impide el registro como marca de un signo idéntico o semejante si, dadas las circunstancias, su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (artículo 136, literal b).

A tenor de las disposiciones previstas en los artículos 191 y 193 de la Decisión, el derecho exclusivo sobre el signo citado se adquiere únicamente por virtud de la anterioridad de su uso GACETA OFICIAL en el comercio, de manera que, si bien su titular podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente, de conformidad con la legislación de cada País Miembro, el derecho no se constituirá por el registro o depósito de la designación, sino por su uso precedente.

De cesar el uso del nombre comercial o de la actividad económica de la empresa de que se trate, se extinguirá el derecho constituido a su respecto. El Tribunal ha declarado sobre el particular que “… la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga …”, y que “… Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso “IMPRECOL”).

Por otra parte, de solicitarse el registro como marca de la designación constitutiva del nombre comercial protegido, la existencia previa de éste no exime a su titular del cumplimiento de los requisitos de registrabilidad exigidos por la Decisión a cualquier otro signo. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excep- 30/03/2006 23.44 ción prevista en el citado artículo 135, último párrafo.

En el caso del nombre comercial protegido, su existencia impide el registro como marca de un signo idéntico o semejante si, dadas las circunstancias, su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación. 2º Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes, en el País Miembro de que se trate. 3° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. GACETA OFICIAL 30/03/2006 24.44 5º El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere únicamente por virtud de la anterioridad de su uso en el mercado.

La protección del signo en referencia se encuentra supeditada a la prueba de su uso real y efectivo para identificar y distinguir la actividad económica, la empresa o el establecimiento mercantil de su titular. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 207-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00445 01. Actor: Sociedad PEGATEX LIMITADA. Marca: “RUMATEX” (nominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 7 de octubre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 9 de noviembre de 2005. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad PEGATEX LIMITADA y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado a la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. GACETA OFICIAL 30/03/2006 25.44 1.2. Actos demandados 1.3. Hechos relevantes La sociedad PEGATEX LIMITADA plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: - Resolución N° 4315, de 25 de febrero de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por PEGATEX LTDA., y se concedió el registro de la marca RUMATEX para distinguir los productos comprendidos en la clase 17 1 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la Sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. - Resolución N° 14872, de 29 de mayo de 2003 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición, confirmó la resolución anterior. - Resolución N° 16377, de 18 de junio de 2003 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación que confirmó las resoluciones anteriores.

La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el Certificado de Registro de la marca nominativa RUMATEX; se ordene la inscripción de la cancelación del Certificado de Registro; se comunique la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial; y, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. 1 Clase 17.- Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos. a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda se encuentran los siguientes: a) El 5 de febrero de 2003, la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca RUMATEX (NOMINATIVA) para identificar productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. b) Dentro del término legal respectivo dicha solicitud fue objeto de oposición por parte de la Sociedad PEGATEX LTDA., fundamentándose en el registro anterior de su marca ATEX dentro de la clase 16 2. c) El 25 de febrero de 2003 mediante Resolución N° 4315 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PEGATEX LTDA. y concedió el registro de la marca nominativa RUMATEX, para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. d) Mediante Resolución No. 14872, de 29 de mayo de 2003 emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, se confirmó la resolución anterior; y; e) El 18 de junio de 2003, por medio de Resolución No. 16377, expedida por el Superinten- 2 Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. GACETA OFICIAL dente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó las resoluciones anteriores. b) Demanda La Sociedad PEGATEX LIMITADA afirma que la oposición para el registro del signo RUMATEX, solicitado por la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA., se fundamenta en que “El sufijo de la marca RUMATEX es idéntico a la marca ATEX, (…) teniendo como única diferencia un prefijo que no aporta la distintividad suficiente al signo en cuestión”, demostrándose así una similitud fonética entre las marcas ATEX y RUMATEX, lo cual, de acuerdo con la relación existente entre los productos protegidos por la marca ATEX de la clase 16, y los que pretenden ser distinguidos por la marca RUMATEX de la clase 17, de la Clasificación Internacional de Niza, genera riesgo de confusión entre las mismas y, por lo tanto, su coexistencia afectaría los intereses de PEGATEX LTDA. y los de los consumidores.

Aduce que las marcas confrontadas: RUMATEX y ATEX, de acuerdo con las reglas del cotejo marcario, presentan una clara confundibilidad indirecta, la cual debió ser evitada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que solamente verificó la posibilidad de confusión directa y concluyó que ésta no se presentaba. Señala que “(…) la marca RUMATEX por incluir en su totalidad la marca anteriormente registrada ATEX, hace pensar al público consumidor que la marca solicitada es una nueva gama de productos comercializados por PEGATEX LTDA., lo que produce una confusión indirecta respecto del origen empresarial de los productos ofrecidos por cada sociedad, razón por la cual la marca solicitada RUMATEX no puede coexistir en el mercado con la marca previamente registrada ATEX”.

El Consejo de Estado resalta que el demandante dice “debe tenerse en cuenta la relación que existe entre el caucho, la goma y los productos de estas materias primas amparadas por la marca RUMATEX, y los productos de goma y caucho que ampara la marca ATEX, motivo fundamental que puede llevar al público a confundirlos y relacionarlos, ya que están elaborados con la misma materia prima.”. 30/03/2006 26.44 Finalmente, agrega que la Superintendencia de Industria y Comercio violó la normatividad de la Comunidad Andina al conceder el registro de la marca RUMATEX, pues ésta no cuenta con la distintividad exigida para ser considerada como tal respecto de la marca ATEX. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Indica que el fundamento legal de los actos administrativos impugnados, se ajustan a derecho y a lo establecido en las normas vigentes en materia marcaria, ya que las marcas en litigio no presentan similitudes fonéticas. Agrega que “(…) es evidente que, el signo RUMATEX (Nominativa), es susceptible de representación gráfica, no careciendo de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘RUMATEX’ (Nominativa) (solicitada), y ‘ATEX’ (registrada) resulta indudable que no presentan similitudes fonéticas, que claramente le otorgan a la marca solicitada, la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Señala que al efectuar “una comparación en conjunto de los signos RUMATEX y ATEX, se puede concluir son totalmente independientes”, por lo tanto, “no existe semejanza de las expresiones que pudiera conllevar a confundir al público consumidor”. Añade que “la expresión ATEX es una terminación de uso común para los empresarios que distinguen los productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional”, de lo que se colige que “ningún empresario puede obtener derecho privilegiado sobre la expresión ATEX, para distinguir los productos de la clase 17 internacional, tal como lo pretende la parte actora para enervar a su favor existencia de confundibilidad entre las marcas RUMATEX y ATEX, por lo cual el signo RUMATEX (Nominativo), es perfectamente registrable como marca al no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad (…)” GACETA OFICIAL 30/03/2006 27.44 d) Tercero interesado cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

La sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. considerada como tercero interesado, no se manifestó con respecto a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras”;

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de noviembre de 2005. ( )

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por la consultante, estos son: 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación RUMATEX (nominativa).

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

( ) DECISIÓN 486 DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al GACETA OFICIAL 30/03/2006 28.44 3. CONSIDERACIONES Los elementos constitutivos de una marca El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; riesgos de confusión: directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario; la conexión competitiva; procedimiento para el examen de registrabilidad; partículas de uso común: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30/03/2006 29.44 La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

GACETA OFICIAL El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 30/03/2006 30.44

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 5 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferen5 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL cias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 30/03/2006 31.44 bles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 7 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Órgano Jurisdiccional ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 6 c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios 3.5 LA CONEXIÓN COMPETITIVA g) Mismo género de los productos Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustitui- 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi- 7 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL dor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 8

3.6. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 30/03/2006 32.44 ceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 9

3.7. PARTÍCULAS DE USO COMÚN En la conformación de una marca su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del pro9 8 Proceso 09-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 10 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” 11 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni10 11 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot.

Buenos Aires. 2002. Pág. 191. Proceso 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30/03/2006 33.44 dad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 5. La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. 6.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesa- GACETA OFICIAL 30/03/2006 34.44 rios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300445 01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE a.i. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 211-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71, 73, literal a, y 92 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SOREMARTEC S.A. Caso: signo “RAFFAELLO (mixto)”. Expediente Interno No. 2003-0043101 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de enero del año dos mil seis. pretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1. Demanda VISTOS 1.1. Cuestión de hecho La solicitud de interpretación prejudicial de los “Artículos 134,136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de octubre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la inter- Según el consultante, la parte actora alega que “La Sociedad SOREMARTEC S.A., con fecha de 4 de diciembre de 1992, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca RAFFAELLO (mixta) para distinguir todos los productos de la Clase 30 Internacional”; que “La Sociedad RACAFÉ Y CIA. S.C.A. formuló oposición con base en la semejanza entre GACETA OFICIAL la marca RAFAEL, en la Clase 30 Internacional registrada … para distinguir ‘café en grano’ ”; que “Por medio de la Resolución No. 35100 del 30 de octubre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro para la marca RAFFAELLO (Mixta)”; que “La sociedad SOREMARTEC S.A. interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la resolución No. 35100 del 30 de octubre de 2002”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 5835 del 27 de febrero de 2003, revocó la Resolución impugnada No. 35100 del 30 de octubre de 2002 y concedió el registro de la marca RAFFAELLO (Mixta) en la clase 30 internacional y declaró infundada la oposición presentada por Racafé y Cía. S.C.A.”; y que “Mediante Resolución No. 12315 de 30 de abril de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente a nombre de Rafael Espinosa Hermanos y Cia. S.C.A., revocando la decisión contenida en la Resolución 5885 de 2003 en relación con la concesión de la marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase 30 Internacional y negó el registro de la misma”.

En el texto de la demanda se indica que el 18 de octubre de 2002 la solicitante del registro “presentó la correspondiente defensa, limitando el registro de la solicitud de la marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase 30 Internacional para ‘Chocolatería, confitería, pastelería y heladería’ ”. 1.2. Cuestión de derecho El consultante informa que la actora denuncia la violación de los artículos “134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina … ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: La marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase 30 Internacional es registrable como marca en virtud de que Soremartec S.A. cuenta con los derechos marcarios vigentes en Colombia sobre la marca RAFFAELLO (MIXTA), FERRERO RAFFAELLO (mixta) y FERRERO RAFFAELLO (MIXTA) en la Clase 30 Internacional en el mercado y no se ha presentado confusión alguna entre las marcas Raffaello y la marca RAFAEL de la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. S.C.A. por tanto goza de suficiente distintividad.

La confundibilidad entre dos marcas se debe estudiar evaluando la impresión de conjunto generada por los signos y no por el estudio de la disgrega- 30/03/2006 35.44 ción de sus elementos, como ocurrió en este caso … No existe argumentación jurídica por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la cual la marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase Internacional sea susceptible de generar una confusión en el mercado, cuando la marca FERRERO RAFAELLO (Mixta) (sic) ya se encuentra registrada, vigente y coexistiendo pacíficamente con la marca RAFAEL en la misma clase desde hace unos años … El signo RAFFAELLO (Mixta) en la clase 30 internacional goza de los requisitos de distintividad exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 … siendo esta marca, apta para ser registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio”.

El Tribunal observa que, según la demanda, “Existe … un derecho concedido y vigente a nombre de la sociedad Soremartec S.A. para la marca RAFFAELLO (Mixta) tal como se demuestra en las copias simples de los certificados de las marcas RAFFAELLO (Mixta) …”; que “Las marca (sic) RAFFAELLO de propiedad de mi poderdante fueron registradas hace aproximadamente nueve (9) años ante la Oficina de Marcas sin que hasta el momento se haya presentado confusión alguna con la marca RAFAEL base de la oposición …”; que, a juicio de la actora, “ha sido tradicionalmente aceptado que dos marcas son confundiblemente similares cuando debido a la concurrencia de los factores de confundibilidad del signo y conexidad entre los productos, se coloca al consumidor en la errada convicción de que: ‚ una marca es otra marca. ‚ ambas marcas pertenecen al mismo propietario. ‚ las respectivas marcas están siendo utilizadas bajo licencia o en virtud de algún otro tipo de relación con el propietario”; que “… teniendo en cuenta que mi representada Soremartec S.A. cuenta ya con tres (3) registros para la marca RAFFAELLO (Mixta) las cuales se utilizan en el mercado, resulta evidente que no existe confusión marcaria entre los dos signos en atención a que se dirigen a tipos de productos diferentes y específicos, que han adquirido recordación individual dentro del mercado y dentro de su respectivo ramo de clientes”; y que “no existe la necesidad de realizar este tipo de comparaciones en atención a que es un hecho claro y evidente que dentro del mercado no existe ni ha existido confusión entre los productos de ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’ contramarcados RAFFAELLO (Mixta) por Soremartec S.A. y el ‘café en grano’ contramar- GACETA OFICIAL 30/03/2006 36.44 cado RAFAEL por Rafael Espinosa Hermanos y Cia. SCA”. causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”.

La actora argumenta que, en el caso de la referencia, “donde dos titulares distintos tienen inscritas marcas fonéticamente similares dentro de la misma clase, encontramos que dentro del mercado real, el consumidor no confunde ‘confites, heladería, pastelería y confitería’ con ‘café en grano’ más teniendo en cuenta que la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. SCA. utiliza dicha marca para contramarcar café en grano en ventas al por mayor y para la exportación. Mientres (sic) que Soremartec S.A. comercializa su producto al detal y para consumidores particulares, los cuales difieren totalmente de aquellos para los cuales se dirige la marca de propiedad de Rafael Espinosa Hermanos y Cia. SCA.”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, no ha guardado un criterio uniforme en la determinación de la conexidad entre productos y servicios dentro de la misma Clase”, ya que “Si bien, como en este caso, se ha señalado que el ‘café en grano’ y los productos de ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’ son confundibles al punto de crear confusión dentro del consumidor; también ha sostenido, la posición exactamente contraria al señalar que el ‘café y sus derivados’ no son conexos con los productos de ‘confitería, galletería y chocolatería’ ”; que “La confundibilidad entre dos marcas se debe estudiar evaluando la impresión de conjunto generada por los signos, y no por el estudio de la disgregación de sus elementos”; y que “El examinador deberá estudiar la confundibilidad entre dos signos asumiendo la posición del consumidor potencial, es decir aquella persona que podría verse afectada por el uso de las marcas, bien sea antes, durante o después de la venta de los productos identificados con éstas”.

La Superintendencia sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “el principio de especialidad … circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así el alcance de la cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria, para solo (sic) aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida”; que “la marca ‘RAFFAELLO’, (mixta) (solicitada), clase 30 presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca ‘RAFAEL’ clase 30, existiendo posibilidad de confusión, más aún si se tiene en cuenta que distinguen productos de la misma clase”; que “… la expresión ‘RAFFAELLO’ (mixto) (sic) solicitada como registro marcario, se tiene que consiste simplemente en una reproducción fonética de la marca previamente registrada ‘RAFAEL’; efectuado el examen de conjunto de los signos comparados se tiene además que la marca solicitada reproduce las seis letras que conforman la marca registrada y se encuentran ubicadas en la misma posición, adicionándose solamente las letras ‘F’, ‘L’ y ‘O’, lo cual no la hace suficientemente distintiva para obtener el registro marcario, más aún si se tiene en cuenta que, los signos identifican productos de la misma clase 30”; que “… el signo que se pretende registrar es un nombre de hombre que se deriva del registrado con anterioridad, dando lugar a la similitud conceptual, lo que puede conllevar al consumidor a error en cuanto a que puede asociar que ‘RAFFAELLO’ tiene el mismo origen empresarial de ‘RAFAEL’, más aún si se tiene en cuenta que amparar (sic) productos de la clase 30 … aún en el evento en que el solicitante hubiera presentado ante la oficina nacional competente una limitación de los productos que pretende amparar, lo cual resulta irrelevante frente a la falta de distintividad del registro solicitado, con lo cual se descarta de plano la presunta violación de normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 …”; y que “Las (sic) marca solicitada ‘RAFFAELLO’ (mixta) comprende productos de la clase 30, como los comprendidos por la marca ‘RAFAEL’, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podría creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumi- 2.

Contestación a la demanda 2.1. Informa el consultante que, según la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, “el examen de registrabilidad esta (sic) dado por la comparación entre el signo ‘RAFFELLO’ (MIXTA) (sic), y la marca registrada ‘RAFAEL’ (nominativa), y basta que la identidad se presente en uno de los campos fonéticos, conceptual, ortográfico.

En este caso se probó que exista (sic) el riesgo de confundibilidad y, en consecuencia, se ha configurado la GACETA OFICIAL dor además de presentar los mismos canales de comercialización”. 2.2. El consultante informa que la sociedad RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S.C.A., “como tercero interesado, mediante apoderado manifiesta que la marca RAFAEL goza del derecho exclusivo para invocar la protección del derecho marcario, amparo que tiene un fundamento legal en la Decisión 486 …”; y que, a juicio del tercero interesado, “los productos que comercializan las marcas RAFAEL y RAFAELLO (sic) son similares en la Clase 30 Internacional pues, a pesar de que la cobertura de la marca RAFFAELLO esta (sic) limitada a ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’, los productos son conexos ya que comparten la mima (sic) naturaleza, esto es alimentos.

Adicionalmente, los productos que comercializan la sociedad RACAFE & CIA S.C.A. pueden ser utilizados en la elaboración de diferentes tipos de chocolates, helados y pasteles, siendo por lo tanto complementarios, pues forman parte de los productos bajo los cuales se concedió el registro de la marca RAFAEL”. En el escrito consignado por el representante de la sociedad RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S.C.A., “hoy, C.I. RACAFE & CIA. S.C.A. … en calidad de interesado directo en el resultado del proceso”, se alega que “Si bien la marca RAFFAELLO es Mixta (denominación y gráfico), la parte denominativa es la que tiene mayor importancia, pues son las palabras el instrumento de comunicación y a su vez tienen la fuerza para que el consumidor solicite la marca en el mercado y por lo tanto se hace comparable con la marca RAFAEL - Nominativa, cotejo que arroja una similitud confusionista por cuanto visual y fonéticamente son semejantes”; que “A pesar de que la cobertura de la marca RAFFAELLO está limitada a ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’, los productos son conexos ya que comparten la misma naturaleza, esto es alimentos.

Adicionalmente los productos que comercializa la sociedad C.I. RACAFE & CIA S.C.A. pueden ser utilizados en la elaboración de diferentes tipos de chocolates, helados y pasteles, siendo por lo tanto complementarios, pues forman parte de los productos bajo los cuales se concedió el registro de la marca RAFAEL”; que “… RAFFAELLO cumple todos y cada uno de los parámetros del art. 134, por tal razón se actuó en derecho por la Nación, División de Signos Distintivos de la 30/03/2006 37.44 Superindustria (sic) y Comercio al disponer el registro.

Sin embargo, no se pueden desconocer las causales de irregistrabilidad contenidas en el art. 136 de la plurimencionada Decisión. En este sentido la marca RAFFAELLO, se encuentra incursa en la causal contenida en el literal a del art. 136 ib., ya que existe una marca semejante anteriormente solicitada y debidamente autorizado su registro, cual es RAFAEL, cuyo titular es la sociedad C.I. RACAFE & CIA S.C.A.”; que “… lo que está en discusión no es si han o no coexistido las marcas RAFAEL y RAFFAELLO, sino la protección a un derecho adquirido, de propiedad industrial como lo es la marca”; y que “… si bien los canales de distribución hoy utilizados para los productos de la marca RAFAEL y RAFFAELLO son distintos, ello no es óbice para que en un futuro y en vigencia del certificado que concedió la marca RAFAEL se utilizan (sic) canales similares”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita corresponden a los “Artículos 134,136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina” Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 279 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro GACETA OFICIAL 30/03/2006 38.44 como marca del signo “RAFFAELLO (mixto)”, fue presentada el 4 de diciembre de 1992, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procede interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 71, 73, literal a, y 92 de la citada Decisión 313, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. “Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición GACETA OFICIAL Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, el consultante recoge el alegato del actor según el cual la solicitud de registro como marca del signo mixto RAFFAELLO fue formulada el 4 de diciembre de 1992, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de registro del signo en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error 30/03/2006 39.44 acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado a este respecto que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, proceden- GACETA OFICIAL cia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, del citado artículo 71 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. 30/03/2006 40.44 can a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. III. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenez- Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la GACETA OFICIAL cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado sobre el particular que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del 30/03/2006 41.44 administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, GACETA OFICIAL mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez 30/03/2006 42.44 que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, GACETA OFICIAL del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) [correspondiente al literal a del artículo 73 de la Decisión 313] no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’”.

V. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la citada Decisión. Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 30/03/2006 43.44 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3º En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria GACETA OFICIAL del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 30/03/2006 44.44 el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE (E) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 7° El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 313.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú