PROCESO Nº 196-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 del mismo cuerpo legal y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 9263-HM. Actor: Sociedad JAFER LIMITED. Marca: AVON AGE BLOCK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 7070- TCA-25-9263-MH, de fecha 20 de septiembre de 2005, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador, relativa al Proceso Interno Nº 9263-HM.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el nueve de noviembre de 2005. 1. Las partes.

La parte actora es la Sociedad JAFER LIMITED. No se identifica al demandado pero se deduce que es el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 24 de octubre de 1994, la sociedad JAFER LIMITED obtiene el registro de la marca YANBAL AGE BLOCK para distinguir productos de la clase 3 (jabones, jabones germicidas, y en general para distinguir jabones medicinales y productos de tocador), con Certificado de Registro Nº 3454- 94.

Con fecha 21 de enero de 1998, la sociedad AVON PRODUCTS INC., logra el registro de la marca AVON AGE BLOCK para distinguir productos de la clase 3 (jabones, jabones germicidas, y en general para distinguir jabones medicinales y productos de tocador), con Certificado de Registro Nº 272-98. Dicha marca fue solicitada bajo el expediente Nº 70086, iniciado con fecha 12 de julio de 1996.

Con fecha 4 de abril de 2002, la sociedad JAFER LIMITED, por medio de su representante legal, solicita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la nulidad del registro de la marca AVON AGE BLOCK en clase 3, perteneciente a la sociedad AVON PRODUCTS, INC. con Certificado de Registro Nº 272-98, en base a su marca YANBAL AGE BLOCK con Certificado de Registro Nº 3454-94.

Con fecha 9 de mayo de 2003, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, oficia audiencia conciliatoria en la que no se llega a ningún acuerdo entre las partes litigantes. La actora presenta escrito con fecha 15 de septiembre de 2003, requiriendo a la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La demandante sostiene que el registro de la marca AVON AGE BLOCK fue indebidamente concedido por contravenir la normativa comunitaria al encontrarse dentro de las causales de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, la misma que concuerda con la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, referente a la nulidad de registros, y con los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, dado que colisiona con el derecho adquirido sobre el registro de la marca YANBAL AGE BLOCK en clase 3. 3.

Contestación a la demanda El demandado contesta y contradice la demanda, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, oponiendo las siguientes excepciones: a) Negativa de los fundamentos de hecho y derecho. b) Coexistencia pacífica en varios países de los registros de las marcas AVON AGE BLOCK y YANBAL AGE BLOCK. c) Que, la marca AVON AGE BLOCK es suficientemente distintiva y susceptible de registro. d) Que, la marca AVON AGE BLOCK coexiste en el mercado ecuatoriano con varias otras marcas que contienen las denominaciones AGE y BLOCK, los cuales son términos absolutamente descriptivos.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, de la consulta prejudicial formulada por el consultante se interpretarán los artículos 83 literal a) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 del mismo cuerpo legal y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; y no así los artículos 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser la normativa que se encontraba vigente al momento de la solicitud de registro.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Artículo 113 La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; (…)” DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia y a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario” (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

“En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.” (Proceso 149-IP-2005, caso: “CELNEC”) El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, el registro de la marca “AVON AGE BLOCK” fue concedida el 21 de enero de 1998, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344, lo que permite deducir que no es la Decisión 486 la que procede interpretar.

II. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el citado artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Así, para poder ser distintivo y cumplir su primordial función, un signo deberá ser apto para identificar y diferenciar los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En este sentido, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON OTROS ANTERIORMENTE REGISTRADOS (ARTÍCULO 83). REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error o confusión. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Con el objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). IV. DE LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. El artículo 113 de la Decisión 344, señala las causales por las que se puede proponer la acción de nulidad de registro de una marca y agrega en su parte final que ésta podrá proponerse en cualquier momento, lo que quiere decir que la acción es imprescriptible. Las causales que sirven de fundamento para perseguir la nulidad del registro de una marca son: que el registro haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Decisión 344; que se haya otorgado con base en datos o documentos que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente y que estén contenidos en la solicitud y que sean esenciales, y finalmente, que el registro se haya obtenido de mala fe.

El artículo 113 plantea dos supuestos de esta naturaleza: el primero cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada; el segundo, cuando la solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización, y obtenga para si o para un tercero el registro de la marca.

Sobre la nulidad del registro de marca el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente forma: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso- administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.” (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 12 de mayo del 2004. Proceso 24-IP-2004. Marca: “HUMO DE LEÑA LIQUIDO”.

Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1080, del 9 de junio de 2004). V. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, se presume que éstos no forman parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlos como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos aquéllos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. Sin embargo, en la comparación entre signos, si no están compuestos éstos exclusivamente por dichos términos, y poseen elementos adicionales que le otorguen distintividad, tales signos podrán acceder al registro.

Los prefijos y sufijos o las raíces y desinencias que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiados y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualquier empresario. La combinación de dichas partículas por ser singular, es la que, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación. Si los signos objeto de análisis se encuentran compuestos por partículas de uso común, descriptivas o genéricas, el análisis en la comparación deberá centrarse en aquel elemento que le otorga la fuerza distintiva a ambos signos, el cual no goza de la característica de ser partícula de uso común, elemento genérico o descriptivo.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. 4.

Las causales para proponer la acción de nulidad del registro de marca están determinadas en forma taxativa en la Decisión 344 y puede proponerse de oficio o a petición de parte; la mencionada acción es imprescriptible. 5. No serán registrables los signos conformados por términos en idioma extranjero, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Sin embargo, en la comparación entre signos, si no están compuestos éstos exclusivamente por dichos términos, y poseen elementos adicionales que le otorgan distintividad, éstos podrán acceder a registro. Si los signos objeto de análisis se encuentran compuestos por partículas de uso común, descriptivas o genéricas, el análisis en la comparación deberá centrarse en aquel elemento que le otorga la fuerza distintiva a ambos signos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA