Año XXIII - Número 1317 Lima, 4 de abril de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 208-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 44, 45 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-0305 (8259). Actor: SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. Patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS” Proceso 202-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 inciso 1°, 135 literal b), 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del inciso final del artículo 135, y los artículos 148 y 150 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-0036701. Actor: Sociedad GALDERMA S.A. Marca: “CLOBEX” (nominativa) Proceso 196-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 del mismo cuerpo legal y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 9263-HM. Actor: Sociedad JAFER LIMITED. Marca: AVON AGE BLOCK Proceso 199-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y además la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-0004201. Actor: Sociedad INDUSTRIAS VANYPLAS S.A. Marca: “VINIPLAS” 13 24 32 PROCESO 208-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 44, 45 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-0305 (8259). Actor: SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. Patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de enero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial for- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL mulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 04/04/2006 2.48 en el auto N° 2377 y en el Concepto Técnico N° 1484, presentando la documentación faltante y aclarando y/o modificando algunos aspectos.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 9 de noviembre de 2005. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD., solicitó el 18 de septiembre de 1997 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, patente de invención bajo el título “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”.

A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 97-054.602. b. De conformidad con los requerimientos realizados por la División de Nuevas Creaciones, mediante memorial radicado el 18 de febrero de 1998, la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. dio respuesta oportuna y satisfactoria a los requerimientos contenidos c. Posteriormente a esto, la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. siguió presentando memoriales de impulso y revisando oficiosamente el expediente a fin de determinar su situación. Por lo anterior, se percató de la existencia del auto N° 3284 y del Concepto Técnico N° 1137 del 14 de septiembre de 2000, relativos al segundo examen de forma de la solicitud, los cuales, además, ordenaban la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Se advierte que dichos actos no fueron notificados. d. No obstante lo anterior, la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. tuvo interés en dar respuesta al segundo examen de forma y, por lo tanto, presentó el 30 de abril de 2001 memorial para dar respuesta al examen contenido en el auto N° 3284 y en el Concepto Técnico N° 1137. Presentó con esto nuevas modificaciones y aclaraciones de la solicitud de patente. e. El 27 de marzo de 2001 fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial la solicitud de patente. f. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 34599 del 26 de octubre de 2001, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención. Sostuvo: “PRIMERO: El artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que.- “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. “SEGUNDO: EL extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 502 del 27 de marzo de 2001. GACETA OFICIAL Contados seis meses desde la publicación de la misma, no se presentó petición de parte del interesado, para efectuar el examen de fondo”.

“De conformidad con lo anterior, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44.”· g. La sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. h. El 11 de enero de 2002, la sociedad demandante presentó el recibo oficial de caja N° 02972 por valor de $ 318.000, correspondiente al pago por concepto de la realización del examen de fondo para la solicitud de patente. i. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 04584 del 19 de febrero de 2002, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución N° 34599 del 26 de octubre de 2001. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violó el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: 04/04/2006 3.48 fueran tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de fondo. c. La sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. ya goza de un derecho adquirido sobre la solicitud de patente N° 96/7922, presentada el 19 de septiembre de 1996 ante la Oficina de Patentes de Sudáfrica y respecto de la cual se reivindicó prioridad en la solicitud de patente bajo estudio.

Lo anterior le permite proceder a la obtención de la patente en Colombia como ampliación de la protección legal ya reconocida. d. Se debe tener en cuenta el principio constitucional y doctrinal de la eficacia, según el cual los funcionarios administrativos y judiciales no han de quedarse en los meros trámites, es decir, en lo formal, sino que deben dirigir su atención hacia el derecho sustancial, es decir, debe prevalecer el derecho sustancial sobre las simples formalidades.

En el caso particular no había ningún obstáculo para que no se llevara a cabo el examen de fondo, ya que con la actuación en el trámite administrativo se evidencia la intención de la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. de continuar el trámite para la patente en mención. 3. La contestación a la demanda. a. No puede la Superintendencia de Industria y Comercio declarar el abandono de la solicitud en cuestión, ya que estando dentro del término de seis meses siguientes a la publicación presentó un memorial en el que hubo una manifestación consistente en tener en cuenta las precisiones hechas al momento de realizar el examen de fondo.

Si no se hubiera solicitado la realización del examen de fondo, ¿para qué se habrían presentado las precisiones y solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio tenerlas en cuenta? b. El abandono de una solicitud opera como una decisión frente al desinterés del solicitante en continuar con el trámite para su solicitud de patente, lo que no se da en el presente caso, ya que al haber presentado el memorial del 30 de abril de 2001 la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. demostró que se encontraba interesada en la solicitud de la patente y, por lo tanto, al presentar aclaraciones a la solicitud se pretendía que la misma La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. A partir de 1 de diciembre de 2000, comenzó a regir la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que reemplazó la Decisión 344.

El trámite de las solicitudes de patentes de invención fue consagrado en los artículos 38 a 48, el cual de forma general siguió las mismas etapas de la anterior normativa. No obstante lo anterior, la forma en la que se surten dichas etapas en cuanto a los requisitos sufrió algunas modificaciones, para que éstas puedan darse. En el caso del examen de fondo, el artículo 44 de la Decisión 486 consagra unos requisitos específicos para su realización: 1.

Que dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la solicitud, independientemente de que se hu- GACETA OFICIAL bieran presentado oposiciones, el solicitante debe pedir que se examine si la invención es patentable. 2. A renglón seguido la norma establece que los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización del examen.

Además, la norma dispone que si, dentro del plazo otorgado, el solicitante no pide que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. b. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que: “…para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. c. En adición a lo anterior, la Resolución N° 44691 de 31 de diciembre de 2000, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, en su numeral 1.2.12., artículo 1, estableció en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, que la obligación de pedir la realización del examen de patentabilidad que se señala en el artículo 44 de la misma Decisión, se aplicará a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva. d. En consecuencia con lo anterior, para que se dé el examen consagrado en el artículo 44 de la Decisión 486, es necesario que el solicitante lo pida a la Superintendencia y, además, que pague los derechos que dicho estudio causa o, de lo contrario, la solicitud de patente de invención caerá en abandono. e. Se debe diferenciar el examen de fondo del examen definitivo.

El primero se inicia con la petición por parte del solicitante y comprende la expedición del acto administrativo por medio del cual se requiere al solicitante, en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión; este trámite culmina con la respuesta por parte del solicitante o con el acto administrativo por medio del cual se niega la solicitud de patente en caso de que no se hubiere presentado respuesta alguna.

El segundo se da en caso de no haber requerimiento por 04/04/2006 4.48 parte de la entidad, y se inicia con la petición del solicitante para que se examine si la invención es patentable. En ambos casos se culmina con la decisión de la administración por medio de la cual se concede o se niega la protección de la patente de invención. La demandante argumenta que la entidad no le notificó el concepto técnico 1137.

Lo anterior carece de sustento, ya que este concepto técnico era una comunicación interna en la que el examinador dejaba en claro algunas observaciones formales y no constituía un requerimiento y, en consecuencia, no es de aquellos actos de los que se da traslado como el examen técnico de fondo (artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

Se debe aclarar que aunque el concepto técnico contenía algunas observaciones sobre defectos de forma, estos defectos no eran de tal envergadura que impidieran la publicación de la solicitud de patente. Como no existía concepto técnico de fondo al momento de la publicación, es claro que el solicitante desde el 27 de marzo de 2001, fecha en la cual se realizó la publicación, ha debido pedir a la Superintendencia que realizara el examen de fondo, para lo cual también ha debido pagar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación, el valor correspondiente a ese estudio.

El solicitante era tan conciente que el concepto técnico no era un estudio de fondo, que así lo expresó al final de su memorial del 30 de abril de 2001. f. La obligación de efectuar el análisis de fondo es de la entidad, previo cumplimiento de la obligación que la norma impone al solicitante, consistente en pedir en forma directa y explícita la realización del examen de fondo y, además, de realizar el correspondiente pago de la tasa. g. Si bien el solicitante allegó un memorial adjuntando el recibo de pago por concepto del examen de fondo, éste fue presentado extemporáneamente.

En efecto, el recibo fue allegado con posterioridad a la expedición a la Resolución N° 34599 que declaró el abandono, precisamente por no haber solicitado el examen de fondo y por no haber allegado el recibo en el término legal. GACETA OFICIAL h. Las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento y, por lo tanto, no es dable sustraerse a su acatamiento con interpretaciones sin sustento legal como las que hace el demandante.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria de carácter procesal aplicable al trámite pertinente a la solicitud de patente bajo el título “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”, en concreto a la solicitud de examen de patentabilidad dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud de patente.

También se interpretará de oficio el artículo 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 04/04/2006 5.48 cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. DECISION 486 Artículo 44 “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes aspectos: A. Aplicación en el tiempo de la normativa comunitaria en relación con los aspectos de carácter procesal. Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no B. Examen de patentabilidad y Examen definitivo para el otorgamiento de patentes, de conformidad con el régimen de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL C. Abandono de la solicitud de patente conforme al artículo 44 de la Decisión 486. D. Requisitos indispensables para que la Oficina Nacional Competente realice el examen de patentabilidad, de conformidad con el régimen de la Decisión 486. A. APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS DE CARÁCTER PROCESAL.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. En este sentido, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. 04/04/2006 6.48 ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental”.

“…la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacio- GACETA OFICIAL nal Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma. 2 A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

Recientemente, el Tribunal sobre el tema ha señalado que: “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9 de mayo de 2005. Proceso Nº 154IP-2004. Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”. 04/04/2006 7.48 vigor…(Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”. (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA)”. (Proceso 154IP-2004, Interpretación prejudicial de 9 de marzo de 2005).

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, algunas etapas procesales en el trámite de dicha solicitud se realizaron en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por lo tanto, las normas de carácter procesal contenidas en dicha normativa eran las aplicables a las etapas procesales pendientes de realización en relación con la solicitud en comento.

B. EXAMEN DE PATENTABILIDAD Y EXAMEN DEFINITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTES, DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. La Decisión 344, conforme al criterio del Tribunal, distinguía entre el “examen de fondo” y el “examen definitivo”, así: “7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice.

En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

GACETA OFICIAL 04/04/2006 8.48 De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse Examen de forma Publicación intervención terceros e de por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27".

(Proceso 12-IP-98. Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 1998). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina distingue también en los artículos 45 y 48 los tipos de exámenes que realizan las Oficinas Nacionales, dentro del trámite de una solicitud de patente de invención. Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en este tema, mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias: RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 Artículos 21 – 22 (aspectos formales indicados en la Decisión) RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Artículos 38 – 39 (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones.

(prorrogable por una sola vez y por un período igual) Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un período igual). Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada.

Artículos 23 – 26 Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación. La Oficina Nacional publicará la solicitud, de conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.

Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público.

Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad. Artículos 40 – 43 El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma.

Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad. GACETA OFICIAL Examen de Fondo 04/04/2006 9.48 RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: GACETA OFICIAL 04/04/2006 10.48 RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Consecuencia del Examen Definitivo Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente deseavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. Como se observa de las normas transcritas, la Decisión 486 introduce algunos cambios fundamentales en relación con el “Examen de Fondo”, pero se mantiene la misma finalidad respecto de dicho examen: “…dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuer- Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. do Subregional de Integración Andina.” (Interpretación Prejudicial dentro del proceso 12-IP98, anteriormente citado); es decir, en el artículo 45 de la Decisión mencionada, se prevé el examen de fondo con el fin de establecer si la invención es o no patentable y/o si cumple o no con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para la concesión de la patente; es el examen que constituye una herramienta que dota al examinador de todos los elementos de GACETA OFICIAL juicio para poder realizar el examen definitivo y decidir si se otorga o no el título de patente.

Es conveniente resaltar que el examen definitivo de patentabilidad, tanto en la Decisión 344 como en la 486, puede realizarse a propósito del examen de fondo, cuando no haya necesidad de requerir al interesado para el cumplimiento de requisitos o de aportación de documentos y cuando tampoco sea menester requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos.

Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente; si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas, y si fuere desfavorable se denegará la solicitud. Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo determinado, so pena de que la solicitud sea denegada (Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo.

De manera que mientras en la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, la Decisión 486 en el artículo 44 estipula que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable.

Bajo la vigencia de la Decisión 344 la consecuencia de la desatención a los requerimientos efectuada por la Oficina Nacional a propósito del examen de fondo, es la declaración de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decisión 486 se determina que cuando el solicitante no responde a la notificación de que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente.

C. ABANDONO DE LA SOLICITUD DE PATENTE CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA DECISIÓN 486. En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, se discute si el memorial presentado por la sociedad demandante el 30 de abril de 2001, mediante el cual se refirió al examen contenido en el auto N° 04/04/2006 11.48 3284 y al concepto técnico N° 1137, y por el cual se presentaron nuevas modificaciones y aclaraciones de la solicitud de patente, es una solicitud dirigida a que la Oficina de Patentes iniciara el examen de patentabilidad y, en consecuencia, si se debió declarar o no el abandono de la solicitud.

Además, la Oficina Nacional Competente argumenta que el solicitante no canceló oportunamente la tasa respectiva y que, por lo tanto, se declaró el abandono de la solicitud. De conformidad con lo anterior, la presente interpretación prejudicial se dirigirá a determinar, con base en la Decisión 486, cuando se da el abandono de la solicitud de patente.

Como quedó ya anotado, el artículo 44 de la Decisión 486 establece de manera expresa como supuesto para la declaratoria de abandono de la solicitud de patente de invención la falta de pedimento del examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, con independencia de la presentación o no de oposiciones.

Pero, además, como la norma autoriza a los Países Miembros cobrar tasas para la realización del examen de patentabilidad, en los casos en que se ha optado por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejado del pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese del caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la Norma Comunitaria.

D. REQUISITOS INDISPENSABLES PARA QUE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE REALICE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: 1.

Publicación de la solicitud de patente. GACETA OFICIAL 04/04/2006 12.48 2. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: 3. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna. 2.

Petición expresa formulada por el solicitante dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. 1. Publicación de la solicitud de patente. Aspectos procesales que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia. 3.

Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad en las condiciones en que señale la reglamentación interna. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

SEGUNDO: La iniciativa del examen de patentabilidad es una carga del solicitante de la patente de invención y constituye una herramienta que dota al examinador de todos los elementos de juicio para realizar el examen de fondo definitivo y decidir si se otorga el título de patente o no.

TERCERO: Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, CUARTO: Para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso.

De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese del caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la Norma Comunitaria. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20020305 (8259), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE GACETA OFICIAL 04/04/2006 13.48 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 202-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso 1°, 135 literal b), 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del inciso final del artículo 135, y los artículos 148 y 150 de la misma Decisión con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-0036701. Actor: Sociedad GALDERMA S.A. Marca: “CLOBEX” (nominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil seis. Colombia. Se considera como terceros interesados a la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A. y al señor JOSÉ MARÍA ABADÍA, ARBELAEZ PRODUCTS, INC. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso. 1.2.

Actos demandados La sociedad GALDERMA S.A., plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: VISTOS: 1.1. Las partes - Nº 02838, de 31 de enero de 2003, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra, con base a la existencia de la marca CLOBAK de su propiedad, que ampara también productos de la Clase 5, sin embargo, resolvió negar el registro de la expresión “CLOBEX” (nominativa), como marca que distinga productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad actora.

La parte demandante es la sociedad GALDERMA S.A. y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de - Nº 08242, de 28 de marzo de 2003, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 29 de septiembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 9 de noviembre de 2005. 1.

ANTECEDENTES. GACETA OFICIAL la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y concedió el recurso de apelación; y, - Nº 10132, de 24 de abril de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución 02838, de 31 de enero de 2003.

Solicita, adicionalmente, como consecuencia de lo anterior, que se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca “CLOBEX” (nominativa) y ordenar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - La actora presentó solicitud de registro de la denominación “CLOBEX” (nominativa), el 19 de julio de 2002, para amparar “Producto farmacéutico dermatológico” perteneciente a la clase 5 Internacional de Niza; - La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A. presentó oposición al registro del signo solicitado; y, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió las Resoluciones Nº 02838, de 31 de enero de 2003, Nº 08242, de 28 de marzo de 2003 y, Nº 10132, de 24 de abril de 2003, en las cuales se declaró infundada la oposición, sin embargo, negó el registro del signo solicitado, por cuanto encontró, de oficio, el registro de la marca CLODEX-N, clase 5, cuyo titular es el señor José María Abadía, ARBELAEZ PRODUCTS, INC. - Expresa que no considera en esta causa la existencia de ningún tercero interesado, pese a que la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A. presentó oposición al registro de la denominación “CLOBEX”, y que mediante Re- 04/04/2006 14.48 solución 2838, de 31 de enero de 2003, la Superintendencia declaró infundada dicha oposición; así las cosas, la opositora no presentó recursos en contra de dicha resolución. - Tampoco considera como tercero interesado, al propietario de la marca “CLODEX-N” que, según la Superintendencia, sirvió de fundamento para negar el registro del signo solicitado, el señor JOSE MARIA ABADÍA, ARBELAEZ PRODUCTS, INC., quien no dio contestación a la demanda propuesta, según se puede constatar en el oficio Nº 1543, de 23 de septiembre de 2005, aludiendo que el señor Abadía “(…) no presentó observaciones (sic) al registro de la marca CLOBEX, ni se hizo parte en el proceso en ningún momento ni instancia, por lo que consideramos que no es parte interesada dentro del trámite de esta Acción.”. b) Escrito de demanda La Sociedad GALDERMA S.A. presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Con relación a la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 argumenta que “(…) Los actos administrativos demandados consignan en general que se ha hecho una comparación entre los signos CLODEX-N y CLOBEX desde los aspectos ortográfico y fonético, y que esta comparación se ha efectuado en forma sucesiva y sobre la base de considerar estos signos como nominativos y sin descomponer las marcas.

Sin embargo, las equivocadas decisiones de la Oficina de Marcas obedecen a un análisis de confundibilidad erróneamente adelantado (…)”. Afirma que “La Oficina de Marcas al hacer la comparación de la marca CLOBEX con la marca CLODEX-N lo hace extrayendo la parte final del signo registrado (es decir elimina o no tiene en cuenta “-N”) con lo cual cambia completamente la pronunciación del mismo y engrandece las similitudes existentes entre los mismos, que son irrelevantes si se examinan los signos completos y en conjunto.”.

En lo fundamental, concluye que “la demandada (i) desconoció el criterio de comparación de marcas según el cual deben extraerse del cote- GACETA OFICIAL jo las partículas genéricas, descriptivas o de uso común (no excluyó CLO) y (ii) fraccionó indebida e injustificadamente el signo CLODEXN, en una parte respecto de la cual dicha acción no le estaba permitida (suprimió “-N”)”. 04/04/2006 15.48 janza de los signos y la similitud de los productos que se pretenden amparar con los signos que se confrontan.”.

Afirma que “En resumen, ninguno de los argumentos esgrimidos por la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la marca CLOBEX es cierto, salvo el referente a la secuencia de vocales y algunas consonantes que como entrará a demostrarse no determina confundibilidad entre los signos.”. Respecto al tema de la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto argumenta que “(…) hay que dejarle en claro al accionante, que el análisis de registrabilidad se hace para cada caso particular y concreto, no siendo viable, esgrimir la coexistencia de dos marcas, cuya (sic) análisis de registrabilidad se hizo de conformidad con las circunstancias particulares de las solicitudes presentadas en su debido momento.”.

La sociedad actora asevera que es titular de la marca CLOB-X, Clase 5, la cual ha coexistido pacíficamente con la marca CLODEX-N, marca que sirvió de fundamento para formular oposiciones al registro del signo solicitado; al respecto dice que “se restó importancia al hecho de que GALDERMA S.A. ya es titular de una marca prácticamente igual a la que se pide registrar y que ha coexistido pacíficamente con CLODEXN – CLOB-X y CLOBEX.”.

Afirma también que “(…) no se puede permitir la coexistencia de las marcas involucradas, no solamente porque al hacerlo se vulnera el derecho de un particular que tiene un registro sobre un signo confundible con la solicitud, sino además porque se pueden ver afectados los derechos de los consumidores, más aún cuándo se trata de productos de la clase 5 internacional, cuya confundibilidad puede generar graves daños a la salud de los consumidores.”. c) Contestación a la demanda d) Tercero interesado La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, considera como terceros interesados en este proceso a la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., firma que expresa sus argumentos en esta causa; y, al SEÑOR JOSE MARIA ABADÍA, ARBELAEZ PRODUCTS, INC., quien no da contestación a la demanda, según se puede constatar en el oficio Nº 1543, de 23 de septiembre de 2005.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos manifestando que “(…) los actos acusados se ajustaron plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes.”. Con relación a los requisitos de registrabilidad, señala como antecedente jurisprudencial lo sustentado por este Tribunal en el proceso número 14- IP-98 así como en el proceso 59-IP-2001.

Respecto a la supuesta violación del artículo 136 de la Decisión 486 se refiere a lo expresado por este Tribunal en el Proceso 25-IP-97 y sostiene que “(…) esta Superintendencia ratifica los criterios de análisis de tipo visual, fonético y de conexión e identidad de productos que fundamentaron la negación del registro de la marca CLOBEX, para amparar los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente.

En efecto, para ello se tuvo en cuenta la seme- La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., a través de apoderado, se opone a las pretensiones de la demandante, manifiesta “(…) niego que el demandante tenga el derecho que invoca y considero que los actos administrativos acusados no violan las normas señaladas en la demanda como infringidas, pues se ajustan en todo a la ley.”.

Afirma que “Se equivoca el demandante cuando en el punto 4.2.1 de la demanda manifiesta que la marca solicitada por su representada no es idéntica a la previamente registrada, pues es absolutamente evidente que la marca CLOBEX se asemeja a la marca CLODEX-N previamente registrada, en forma tal que puede inducir al público a error.”. GACETA OFICIAL 04/04/2006 16.48 Sostiene, así mismo que, “La Superintendencia de Industria y Comercio no cometió ningún error al fraccionar la marca encontrada de oficio excluyendo del análisis el guión y la letra “N” final del signo CLODEX-N. Las letras individualmente consideradas y los guiones son de uso común y por lo tanto no son susceptibles de apropiación, razón por la cual estos elementos integrantes de la marca no deben ser apreciados en el examen de registrabilidad o en el cotejo de marcas.

Resulta por lo tanto, equivocada la pretensión de la demanda de querer que la Superintendencia al hacer la comparación de signos no hubiese eliminado la parte final del signo, pues tal eliminación es legal y obvia y de ninguna manera injustificada ni prohibida como se señala en la demanda.”. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de noviembre de 2005.

Respecto a los productos que amparan las marcas en conflicto señala que “CLOBEX puede ser una derivación de CLOB-X pero la gran similitud fonética que presenta esta variación con la marca CLODEX-N impide que se conceda su registro de marca y mucho menos cuando se trata de productos comprendidos en la clase 5, que tienen una finalidad tan importante como lo es la salud y por ende la vida de los consumidores en donde debe haber gran énfasis en el rigor de la comparación. Igualmente es importante resaltar que dichos productos son adquiridos por el público de manera oral en las farmacias, lo cual justifica la relevancia que debe dársele a la similitud fonética por el riesgo de confusión o asociación que se puede generar en el público consumidor si coexistieran en el mercado las marcas en conflicto.”.

En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por la consultante, estos son: 134 inciso 1°, 135 literal b) y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación “CLOBEX” (nominativa).

También procede interpretar, de oficio, el inciso final del artículo 135, el artículo 148 y el 150 de la mencionada Decisión. DECISIÓN 486 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”; “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “b) carezcan de distintividad”; (…) Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: GACETA OFICIAL “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) “Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. “A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación”.

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca, elementos constitutivos y clases; excepciones al registro de una marca: la distintividad derivada del uso previo del signo; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; procedimiento para el examen de registrabilidad; marcas farmacéuticas; partículas de uso común:

3.1. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CLASES 04/04/2006 17.48 Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa, marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o asociación acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos servicios o unos productos de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Clases La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. 04/04/2006 18.48 Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque no se descarta que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 2 En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas que evocan ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca, y las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.2. EXCEPCIONES AL REGISTRO DE UNA MARCA: LA DISTINTIVIDAD DERIVADA DEL USO PREVIO DEL SIGNO El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. 2 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/ 00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada …” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).” 3 La jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable. 04/04/2006 19.48 El Tribunal ha manifestado al respecto: “En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro.” 4 El “uso constante” o “uso previo” que indica GALDERMA S.A. es en relación al signo CLOBX, diferente al signo solicitado para su registro CLOBEX.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA; REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 4 5 3 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 04/04/2006 20.48 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 6 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 6 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 04/04/2006 21.48 cederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 8 “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7

3.4. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente pro- 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se concluye entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto. 3.5. MARCAS FARMACÉUTICAS.

PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuti- 8 Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL cas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la 04/04/2006 22.48 posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).

Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”).

Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por GACETA OFICIAL un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 9 Con base en estos fundamentos, 9 Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 04/04/2006 23.48 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

Esa aptitud se confirmará si la denominación, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara siempre que se justifique el uso del signo solicitado a registro. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. GACETA OFICIAL 04/04/2006 24.48 5. La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente, de oficio, el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. 6.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas. 7. Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300367 01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 196-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 del mismo cuerpo legal y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 9263-HM. Actor: Sociedad JAFER LIMITED. Marca: AVON AGE BLOCK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 7070-TCA-25-9263-MH, de fecha 20 de septiembre de 2005, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la Repú- GACETA OFICIAL blica del Ecuador, relativa al Proceso Interno Nº 9263-HM.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el nueve de noviembre de 2005. 04/04/2006 25.48 Quito, oficia audiencia conciliatoria en la que no se llega a ningún acuerdo entre las partes litigantes.

La actora presenta escrito con fecha 15 de septiembre de 2003, requiriendo a la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal. 2.2. Fundamentos de la demanda. 1. Las partes. La parte actora es la Sociedad JAFER LIMITED. No se identifica al demandado pero se deduce que es el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 24 de octubre de 1994, la sociedad JAFER LIMITED obtiene el registro de la marca YANBAL AGE BLOCK para distinguir productos de la clase 3 (jabones, jabones germicidas, y en general para distinguir jabones medicinales y productos de tocador), con Certificado de Registro Nº 3454-94.

Con fecha 21 de enero de 1998, la sociedad AVON PRODUCTS INC., logra el registro de la marca AVON AGE BLOCK para distinguir productos de la clase 3 (jabones, jabones germicidas, y en general para distinguir jabones medicinales y productos de tocador), con Certificado de Registro Nº 272-98. Dicha marca fue solicitada bajo el expediente Nº 70086, iniciado con fecha 12 de julio de 1996.

Con fecha 4 de abril de 2002, la sociedad JAFER LIMITED, por medio de su representante legal, solicita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la nulidad del registro de la marca AVON AGE BLOCK en clase 3, perteneciente a la sociedad AVON PRODUCTS, INC. con Certificado de Registro Nº 272-98, en base a su marca YANBAL AGE BLOCK con Certificado de Registro Nº 3454-94.

Con fecha 9 de mayo de 2003, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de La demandante sostiene que el registro de la marca AVON AGE BLOCK fue indebidamente concedido por contravenir la normativa comunitaria al encontrarse dentro de las causales de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, la misma que concuerda con la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, referente a la nulidad de registros, y con los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, dado que colisiona con el derecho adquirido sobre el registro de la marca YANBAL AGE BLOCK en clase 3. 2.3.

Contestación a la demanda El demandado contesta y contradice la demanda, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, oponiendo las siguientes excepciones: a) Negativa de los fundamentos de hecho y derecho. b) Coexistencia pacífica en varios países de los registros de las marcas AVON AGE BLOCK y YANBAL AGE BLOCK. c) Que, la marca AVON AGE BLOCK es suficientemente distintiva y susceptible de registro. d) Que, la marca AVON AGE BLOCK coexiste en el mercado ecuatoriano con varias otras marcas que contienen las denominaciones AGE y BLOCK, los cuales son términos absolutamente descriptivos.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; GACETA OFICIAL Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 04/04/2006 26.48 les el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Artículo 113 Que, de la consulta prejudicial formulada por el consultante se interpretarán los artículos 83 literal a) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 del mismo cuerpo legal y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; y no así los artículos 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser la normativa que se encontraba vigente al momento de la solicitud de registro.

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; (…)” El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 DECISIÓN 344 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA “( ) Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Artículo 81.Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ( ) Artículo 83.Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legíti- GACETA OFICIAL ma, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia y a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario” (Proceso 39-IP2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

“En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.” (Proceso 149-IP-2005, caso: “CELNEC”) El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en 04/04/2006 27.48 curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, el registro de la marca “AVON AGE BLOCK” fue concedida el 21 de enero de 1998, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344, lo que permite deducir que no es la Decisión 486 la que procede interpretar.

II. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el citado artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

GACETA OFICIAL Así, para poder ser distintivo y cumplir su primordial función, un signo deberá ser apto para identificar y diferenciar los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En este sentido, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON OTROS ANTERIORMENTE REGISTRADOS (ARTÍCULO 83). REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que 04/04/2006 28.48 puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error o confusión. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o GACETA OFICIAL palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Con el objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los produc- 04/04/2006 29.48 tos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). IV. DE LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. El artículo 113 de la Decisión 344, señala las causales por las que se puede proponer la acción de nulidad de registro de una marca y agrega en su parte final que ésta podrá proponerse en cualquier momento, lo que quiere decir que la acción es imprescriptible. Las causales que sirven de fundamento para perseguir la nulidad del registro de una marca son: que el registro haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Decisión 344; que se haya otorgado con base en datos o documentos que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente y que estén contenidos en la solicitud y que sean esenciales, y finalmente, que el registro se haya obtenido de mala fe.

El artículo 113 plantea dos supuestos de esta naturaleza: el primero cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consenti- GACETA OFICIAL miento expreso del titular de la marca registrada; el segundo, cuando la solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización, y obtenga para si o para un tercero el registro de la marca.

Sobre la nulidad del registro de marca el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente forma: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contenciosoadministrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.” (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 12 de mayo del 2004. Proceso 24-IP-2004. Marca: “HUMO DE LEÑA LIQUIDO”.

Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1080, del 9 de junio de 2004). V. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, se presume que éstos no 04/04/2006 30.48 forman parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlos como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos aquéllos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. Sin embargo, en la comparación entre signos, si no están compuestos éstos exclusivamente por dichos términos, y poseen elementos adicionales que le otorguen distintividad, tales signos podrán acceder al registro.

Los prefijos y sufijos o las raíces y desinencias que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiados y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualquier empresario. La combinación de dichas partículas por ser singular, es la que, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación. Si los signos objeto de análisis se encuentran compuestos por partículas de uso común, descriptivas o genéricas, el análisis en la comparación deberá centrarse en aquel elemento que le otorga la fuerza distintiva a ambos signos, el cual no goza de la característica de ser partícula de uso común, elemento genérico o descriptivo.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países GACETA OFICIAL Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina 04/04/2006 31.48 y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. 4.

Las causales para proponer la acción de nulidad del registro de marca están determinadas en forma taxativa en la Decisión 344 y puede proponerse de oficio o a petición de parte; la mencionada acción es imprescriptible. 5. No serán registrables los signos conformados por términos en idioma extranjero, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Sin embargo, en la comparación entre signos, si no están compuestos éstos exclusivamente por dichos términos, y poseen elementos adicionales que le otorgan distintividad, éstos podrán acceder a registro. Si los signos objeto de análisis se encuentran compuestos por partículas de uso común, descriptivas o genéricas, el análisis en la comparación deberá centrarse en aquel elemento que le otorga la fuerza distintiva a ambos signos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 04/04/2006 32.48 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO 199-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y además la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-0004201. Actor: Sociedad INDUSTRIAS VANYPLAS S.A. Marca: “VINIPLAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil seis. de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado a la sociedad PLASTEXTIL LTDA. 1.2. Actos demandados En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial recibida por este Tribunal el 23 de septiembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 9 de noviembre de 2005. 1.

ANTECEDENTES La sociedad INDUSTRIAS VANYPLAS S.A. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Nº 25113, de 31 de julio de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el solicitante del registro de la marca VINIPLAS concediendo el registro de ésta en la clase 22 1 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad PLASTEXTIL LTDA. Solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación del certificado de registro Nº 256.284 asignado por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca VINIPLAS; se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la 1.1.

Las partes 1 La parte demandante es la sociedad INDUSTRIAS VANYPLAS S.A. y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio Clase 22. Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

GACETA OFICIAL Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso; y, se ordene a la División de Signos Distintivos expedir una resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los 30 días siguientes a su comunicación. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: a) “El 27 de diciembre de 1996 la sociedad Plastextil Ltda. presentó la solicitud de registro de la marca VINIPLAS para identificar productos de la clase 22 internacional de Niza (…)”. b) La sociedad Industrias Vanyplas S.A. presentó observación en contra de la solicitud de registro arguyendo “Derechos previos de Industrias Vanyplas S.A. sobre el nombre comercial Industrias VANYPLAS, constituida el 3 de octubre de 1974, por cuanto dada la semejanza del signo VINIPLAS con el nombre comercial VANYPLAS, su registro viola los derechos conferidos por el nombre comercial (…)”. c) La División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 1966, de 30 de enero de 1998, declaró fundada la observación presentada por Industrias Vanyplas S.A. y negó el registro del signo VINIPLAS en la clase 22 internacional de Niza considerando que “las semejanzas gráfica, fonética y conceptual entre las marcas VANYPLAS y VINIPLAS originaban un riesgo de confusión de coexistir en el registro”. d) La sociedad solicitante presentó recurso de apelación a esta Resolución, pidiendo la revocatoria de la misma y afirmando que, a pesar de tratarse de dos marcas semejantes o iguales, la coexistencia debía ser permitida porque los productos que cada una identifica no tienen relación alguna entre sí. 04/04/2006 33.48 e) El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 25133, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Plastextil Ltda. revocando la Resolución Nº 1966 y concediendo el registro del signo VINIPLAS a la sociedad Plastextil Ltda. aduciendo que “no obstante las semejanzas fonéticas y gráficas entre las marcas VINIPLAS y VANYPLAS, los productos que distinguirían cada una de ellas no presentan relación entre sí, razón por la cual es posible su coexistencia en el registro”. b) Demanda La Sociedad INDUSTRIAS VANYPLAS S.A. presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Indica que “Además de las grandes similitudes fonéticas, gráficas y conceptual entre el signo solicitado a registro VINIPLAS y la marca VANYPLAS de Industrias Vanyplas S.A. previamente registrada en las clases 21 2, 20 3, 28 4 y 17 5 de la Clasificación Internacional de Niza, existe relación ente los productos que cubren los registros de la marca de mi representada y los productos que cubre el registro del signo VINIPLAS”.

(añadido el texto de las clases 21, 20, 28 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza). Señala que “La Asociación entre los productos identificados con el signo VINIPLAS y la marca VANYPLAS, ocasionaría un aprovechamiento 2 3 4 5 Clase 21.- Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 20.- Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas. Clase 28.- Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

Clase 17.- Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos. GACETA OFICIAL injusto del prestigio de la marca notoria, lo más probable es que el consumidor crea que está adquiriendo un producto que tiene el mismo origen empresarial de aquellos identificados con la marca notoria, incluso pudiendo pensar que se trata de una derivación de la marca, como bien podría ser el caso de VANYPLAS – VINIPLAS”.

Añade que “La imitación de la marca notoria disminuye la fuerza distintiva de la marca, ya que de coexistir en el registro y por consiguiente, en el mercado, varias marcas muy parecidas entre sí, se llegaría a una confusión real sobre qué marca identifica qué productos o servicios”. Finalmente, arguye que en aplicación del principio “primero en el tiempo primero en el derecho” Industrias VANYPLAS S.A. goza de exclusividad sobre su nombre comercial desde el año de 1974, lo cual le faculta para impedir que terceros pretendan usar un signo distintivo igual o similar para actividades comerciales del mismo ramo de negocios. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.

Señala que “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas “VANYPLAS” clases 17, 20, 21 y 28 de la nomenclatura vigente no arroja confusión habida cuenta que distinguen productos de clases distintas (…)”. Indica que “la expresión “VINIPLAS” de la clase 22 (sic) a contrario de lo que afirma el accionante, tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

Afirma que VINIPLAS distingue productos comprendidos en la clase 22 (sic), para distinguir bebidas alcohólicas; y, VANYPLAS aquéllos de las clases 17, 20, 21 y 28 por tanto “distinguen 04/04/2006 34.48 productos comprendidos en clases diferentes permitiendo su coexistencia en el mercado sin conlleven (sic) al público consumidor a error”.

Agrega que para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran simultáneamente dos elementos, a saber: 1. referente a las marcas, en las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y, 2. determinar el alcance de su cobertura, es decir los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.

Al respecto, indica que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas “VINIPLAS” clase 22 solicitada por la Sociedad Plastextil Limitada frente a “VANYPLAS” clases 17, 20, 21 y 28 registrada a favor de la sociedad Vanyplas S.A., se concluye que si bien existen semejanzas entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta que distinguen productos diferentes que no presentan relación entre sí; por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, ni afectación a los derechos de terceros”, pues no están destinados a un mismo tipo de consumidor y no comparten los canales de distribución y comercialización. Concluye argumentando la legalidad del acto administrativo impugnado al decir que “(…) se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado La sociedad PLASTEXTIL LTDA., no se manifestó con respecto a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los GACETA OFICIAL artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de noviembre de 2005.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a los “Artículos 136, literales a), b) y h) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena” (sic), y la solicitud de registro como marca del signo VINIPLAS fue presentada el 27 de diciembre de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, el artículo 83, literales a), b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en lugar de las disposiciones sometidas a consulta.

También procede interpretar, de oficio, a los artículos 81, 84 y 128 de la mencionada Decisión, así como a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 04/04/2006 35.48 relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

DECISIÓN 344 “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

( ) “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: GACETA OFICIAL “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. DEL NOMBRE COMERCIAL “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. 04/04/2006 36.48 constitutivos, marcas: nominativa; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; los nombres comerciales y su protección: identidad o semejanza con un nombre comercial; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida; la conexión competitiva:

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Órgano Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida del artículo 136, literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

La solicitud de registro como marca del signo VINIPLAS fue presentada el 27 de diciembre de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 6 “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; concepto de marca y elementos 6 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL Así mismo, este Órgano Jurisdiccional ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en G.O.A.C. Nº 1028, de 14 de enero del 2004).” 7

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe 04/04/2006 37.48 entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 8 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a 8 7 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 04/04/2006 38.48 marcas sugestivas que evocan ciertas cualidades o funciones y producto identificado por la marca, y las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquéllas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. c) Susceptibilidad de representación gráfica Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 9 La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.3. CLASES DE MARCAS: NOMINATIVA La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a la marca denominativa, por corresponder a la clase a la cual pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 9 Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 04/04/2006 39.48 Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza, a saber: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 10 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 11. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 11 10 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 12

3.5. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCIÓN Identidad o semejanza con un nombre comercial La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa” 13.

Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede deri12 13 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 04/04/2006 40.48 var de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “ en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). El Régimen Común de Propiedad Industrial a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 protege al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres comerciales, facultando a quien utilice o posea un GACETA OFICIAL nombre comercial protegido, a oponerse al registro de un signo confundible determinado. Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo.

Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 3-IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998).

3.6. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los 04/04/2006 41.48 consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” 14 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 15 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. 16 La notoriedad de la marca no se presume, ya que deben ser probadas por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. 14 15 16 FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32.

OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER).

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 04/04/2006 42.48 notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 18 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 17 Confusión con la marca notoriamente conocida Con relación a la independencia de la clase internacional de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos. El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal 17 18 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.. GACETA OFICIAL circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 19 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio, distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos 04/04/2006 43.48 nar el servicio.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 20 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccio- Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de registro de una marca, ha 20 19 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

GACETA OFICIAL sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. Así mismo, no puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican 04/04/2006 44.48 los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo, y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoria debe ser necesariamente probada. 7. No se registrará como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, conforme lo establece el artículo 83 en su literal d) de la Decisión 344. 8.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro y el territorio en que tal notoriedad se haya adquirido, conforme lo establece el artículo 83, literal e) de la Decisión 344. 9.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003- GACETA OFICIAL 0004201, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE a.i. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO 04/04/2006 45.48 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 04/04/2006 46.48 GACETA OFICIAL 04/04/2006 47.48 GACETA OFICIAL 04/04/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú