PROCESO 208-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 44, 45 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-0305 (8259).
Actor: SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. Patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de enero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 9 de noviembre de 2005. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD.
Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. B. Datos Relevantes. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD., solicitó el 18 de septiembre de 1997 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, patente de invención bajo el título “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”.
A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 97-054.602. b. De conformidad con los requerimientos realizados por la División de Nuevas Creaciones, mediante memorial radicado el 18 de febrero de 1998, la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. dio respuesta oportuna y satisfactoria a los requerimientos contenidos en el auto N° 2377 y en el Concepto Técnico N° 1484, presentando la documentación faltante y aclarando y/o modificando algunos aspectos. c. Posteriormente a esto, la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. siguió presentando memoriales de impulso y revisando oficiosamente el expediente a fin de determinar su situación. Por lo anterior, se percató de la existencia del auto N° 3284 y del Concepto Técnico N° 1137 del 14 de septiembre de 2000, relativos al segundo examen de forma de la solicitud, los cuales, además, ordenaban la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.
Se advierte que dichos actos no fueron notificados. d. No obstante lo anterior, la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. tuvo interés en dar respuesta al segundo examen de forma y, por lo tanto, presentó el 30 de abril de 2001 memorial para dar respuesta al examen contenido en el auto N° 3284 y en el Concepto Técnico N° 1137. Presentó con esto nuevas modificaciones y aclaraciones de la solicitud de patente. e. El 27 de marzo de 2001 fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial la solicitud de patente. f. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 34599 del 26 de octubre de 2001, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención. Sostuvo: “PRIMERO: El artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que.- “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.
Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. “SEGUNDO: EL extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 502 del 27 de marzo de 2001. Contados seis meses desde la publicación de la misma, no se presentó petición de parte del interesado, para efectuar el examen de fondo”.
“De conformidad con lo anterior, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44.”· g. La sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. h. El 11 de enero de 2002, la sociedad demandante presentó el recibo oficial de caja N° 02-972 por valor de $ 318.000, correspondiente al pago por concepto de la realización del examen de fondo para la solicitud de patente. i. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 04584 del 19 de febrero de 2002, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución N° 34599 del 26 de octubre de 2001. 2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violó el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. No puede la Superintendencia de Industria y Comercio declarar el abandono de la solicitud en cuestión, ya que estando dentro del término de seis meses siguientes a la publicación presentó un memorial en el que hubo una manifestación consistente en tener en cuenta las precisiones hechas al momento de realizar el examen de fondo.
Si no se hubiera solicitado la realización del examen de fondo, ¿para qué se habrían presentado las precisiones y solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio tenerlas en cuenta? b. El abandono de una solicitud opera como una decisión frente al desinterés del solicitante en continuar con el trámite para su solicitud de patente, lo que no se da en el presente caso, ya que al haber presentado el memorial del 30 de abril de 2001 la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. demostró que se encontraba interesada en la solicitud de la patente y, por lo tanto, al presentar aclaraciones a la solicitud se pretendía que la misma fueran tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de fondo. c. La sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. ya goza de un derecho adquirido sobre la solicitud de patente N° 96/7922, presentada el 19 de septiembre de 1996 ante la Oficina de Patentes de Sudáfrica y respecto de la cual se reivindicó prioridad en la solicitud de patente bajo estudio.
Lo anterior le permite proceder a la obtención de la patente en Colombia como ampliación de la protección legal ya reconocida. d. Se debe tener en cuenta el principio constitucional y doctrinal de la eficacia, según el cual los funcionarios administrativos y judiciales no han de quedarse en los meros trámites, es decir, en lo formal, sino que deben dirigir su atención hacia el derecho sustancial, es decir, debe prevalecer el derecho sustancial sobre las simples formalidades.
En el caso particular no había ningún obstáculo para que no se llevara a cabo el examen de fondo, ya que con la actuación en el trámite administrativo se evidencia la intención de la sociedad SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. de continuar el trámite para la patente en mención. 3. La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. A partir de 1 de diciembre de 2000, comenzó a regir la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que reemplazó la Decisión 344.
El trámite de las solicitudes de patentes de invención fue consagrado en los artículos 38 a 48, el cual de forma general siguió las mismas etapas de la anterior normativa. No obstante lo anterior, la forma en la que se surten dichas etapas en cuanto a los requisitos sufrió algunas modificaciones, para que éstas puedan darse. En el caso del examen de fondo, el artículo 44 de la Decisión 486 consagra unos requisitos específicos para su realización: 1.
Que dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la solicitud, independientemente de que se hubieran presentado oposiciones, el solicitante debe pedir que se examine si la invención es patentable. 2. A renglón seguido la norma establece que los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización del examen. Además, la norma dispone que si, dentro del plazo otorgado, el solicitante no pide que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. b. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que: “…para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. c. En adición a lo anterior, la Resolución N° 44691 de 31 de diciembre de 2000, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, en su numeral 1.2.12., artículo 1, estableció en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, que la obligación de pedir la realización del examen de patentabilidad que se señala en el artículo 44 de la misma Decisión, se aplicará a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva. d. En consecuencia con lo anterior, para que se dé el examen consagrado en el artículo 44 de la Decisión 486, es necesario que el solicitante lo pida a la Superintendencia y, además, que pague los derechos que dicho estudio causa o, de lo contrario, la solicitud de patente de invención caerá en abandono. e. Se debe diferenciar el examen de fondo del examen definitivo.
El primero se inicia con la petición por parte del solicitante y comprende la expedición del acto administrativo por medio del cual se requiere al solicitante, en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión; este trámite culmina con la respuesta por parte del solicitante o con el acto administrativo por medio del cual se niega la solicitud de patente en caso de que no se hubiere presentado respuesta alguna.
El segundo se da en caso de no haber requerimiento por parte de la entidad, y se inicia con la petición del solicitante para que se examine si la invención es patentable. En ambos casos se culmina con la decisión de la administración por medio de la cual se concede o se niega la protección de la patente de invención. La demandante argumenta que la entidad no le notificó el concepto técnico 1137.
Lo anterior carece de sustento, ya que este concepto técnico era una comunicación interna en la que el examinador dejaba en claro algunas observaciones formales y no constituía un requerimiento y, en consecuencia, no es de aquellos actos de los que se da traslado como el examen técnico de fondo (artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).
Se debe aclarar que aunque el concepto técnico contenía algunas observaciones sobre defectos de forma, estos defectos no eran de tal envergadura que impidieran la publicación de la solicitud de patente. Como no existía concepto técnico de fondo al momento de la publicación, es claro que el solicitante desde el 27 de marzo de 2001, fecha en la cual se realizó la publicación, ha debido pedir a la Superintendencia que realizara el examen de fondo, para lo cual también ha debido pagar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación, el valor correspondiente a ese estudio.
El solicitante era tan conciente que el concepto técnico no era un estudio de fondo, que así lo expresó al final de su memorial del 30 de abril de 2001. f. La obligación de efectuar el análisis de fondo es de la entidad, previo cumplimiento de la obligación que la norma impone al solicitante, consistente en pedir en forma directa y explícita la realización del examen de fondo y, además, de realizar el correspondiente pago de la tasa. g. Si bien el solicitante allegó un memorial adjuntando el recibo de pago por concepto del examen de fondo, éste fue presentado extemporáneamente.
En efecto, el recibo fue allegado con posterioridad a la expedición a la Resolución N° 34599 que declaró el abandono, precisamente por no haber solicitado el examen de fondo y por no haber allegado el recibo en el término legal. h. Las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento y, por lo tanto, no es dable sustraerse a su acatamiento con interpretaciones sin sustento legal como las que hace el demandante.
II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.
La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria de carácter procesal aplicable al trámite pertinente a la solicitud de patente bajo el título “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”, en concreto a la solicitud de examen de patentabilidad dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud de patente.
También se interpretará de oficio el artículo 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DecisiOn 486 Artículo 44 “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.
Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes aspectos: A. Aplicación en el tiempo de la normativa comunitaria en relación con los aspectos de carácter procesal. B. Examen de patentabilidad y Examen definitivo para el otorgamiento de patentes, de conformidad con el régimen de la Decisión 486.
C. Abandono de la solicitud de patente conforme al artículo 44 de la Decisión 486. D. Requisitos indispensables para que la Oficina Nacional Competente realice el examen de patentabilidad, de conformidad con el régimen de la Decisión 486. A. APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS DE CARÁCTER PROCESAL.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. En este sentido, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental”.
“…la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma.[2] A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.
Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
Recientemente, el Tribunal sobre el tema ha señalado que: “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor…(Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.
(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA)”. (Proceso 154-IP-2004, Interpretación prejudicial de 9 de marzo de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
No obstante lo anterior, algunas etapas procesales en el trámite de dicha solicitud se realizaron en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por lo tanto, las normas de carácter procesal contenidas en dicha normativa eran las aplicables a las etapas procesales pendientes de realización en relación con la solicitud en comento.
B. EXAMEN DE PATENTABILIDAD Y EXAMEN DEFINITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTES, DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. La Decisión 344, conforme al criterio del Tribunal, distinguía entre el “examen de fondo” y el “examen definitivo”, así: “7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice.
En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al "examen de fondo" y en el artículo 29 al "examen definitivo" cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.
De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27”.
(Proceso 12-IP-98. Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 1998). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina distingue también en los artículos 45 y 48 los tipos de exámenes que realizan las Oficinas Nacionales, dentro del trámite de una solicitud de patente de invención. Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en este tema, mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias: | |RÉGIMEN DE LA |RÉGIMEN DE LA | | |DECISIÓN 344 |DECISIÓN 486 | |Examen de |Artículos 21 – 22 |Artículos 38 – 39 | |forma |(aspectos formales indicados|(requisitos de forma de que | | |en la Decisión) |tratan los artículos 26 y 27)| | | | | | |Plazo para responder las |Plazo para completar los | | |observaciones que formule la|requisitos: dos meses | | |Oficina Nacional: 30 días |siguientes a la fecha de la | | |hábiles siguientes a la |notificación. (prorrogable | | |fecha de la notificación de |por una sola vez y por un | | |las observaciones. |período igual). | | |(prorrogable por una sola | | | |vez y por un período igual) | | | | | | | |Consecuencia: Si el |Consecuencia: Si el | | |peticionario no presenta |solicitante no completa los | | |respuesta a las |requisitos indicados, la | | |observaciones o no |solicitud se considerará | | |complementa los antecedentes|abandonada y se perderá la | | |la solicitud se considera |prelación. | | |abandonada. | | |Publicación e |Artículos 23 – 26 |Artículos 40 – 43 | |intervención | | | |de terceros |La Oficina Nacional |Transcurridos dieciocho (18) | | |publicará la solicitud, de |meses contados a partir de la| | |conformidad con las |fecha de presentación de la | | |disposiciones nacionales, |solicitud o desde la fecha de| | |dentro de los dieciocho (18)|prioridad que se hubiese | | |meses, contados a partir de |invocado, el expediente | | |la fecha de la solicitud o |tendrá carácter público y | | |de la fecha de prioridad que|podrá ser consultado, y la | | |se hubiese reivindicado, y |Oficina Nacional ordenará la | | |una vez terminado el examen |publicación de la solicitud | | |de forma, publicará el aviso|de conformidad con las | | |de conformidad con la |disposiciones nacionales. | | |reglamentación que al efecto| | | |establezca cada País | | | |Miembro. | | | | | | | |El expediente no podrá ser | | | |consultado por terceros | | | |mientras no se efectúe la | | | |referida publicación… Una |El solicitante puede pedir | | |vez efectuada la |que se realice la publicación| | |publicación, el expediente |en cualquier momento, siempre| | |tendrá carácter de público. |que se hay concluido el | | | |examen de forma. | | | | | | | |Dentro del plazo de sesenta | | | |días, siguientes a la | | |Dentro del plazo de treinta |publicación, quien tenga | | |días hábiles siguientes a la|Interés legítimo podrá | | |publicación, quien tenga |presentar, por una sola vez, | | |legítimo interés, podrá |oposición fundamentada que | | |presentar, por una sola vez,|pueda desvirtuar la | | |observaciones fundamentales |patentabilidad. | | |que puedan desvirtuar la | | | |patentabilidad. | | |Examen de |Art. 27.- Vencidos los |Art. 44.- Dentro del plazo de| |Fondo |plazos establecidos en los |seis meses contados desde la | | |artículos 25 o 26, según |publicación de la solicitud, | | |fuere el caso, la oficina |independientemente que se | | |nacional competente |hubieren presentado | | |procederá a examinar si la |oposiciones, el solicitante | | |solicitud es o no |deberá pedir que se examine | | |patentable. |si la invención es | | | |patentable.
Los Países | | |Si durante el examen de |Miembros podrán cobrar una | | |fondo se encontrase que |tasa para la realización de | | |existe la posible |este examen. Si transcurriera| | |vulneración total o parcial |dicho plazo sin que el | | |de derechos adquiridos por |solicitante hubiera pedido | | |terceros o que se necesitan |que se realice el examen, la | | |datos o documentación |solicitud caerá en abandono. | | |adicionales o | | | |complementarios, se le |Art. 45.- Si la oficina | | |requerirá por escrito al |nacional competente | | |solicitante para que, dentro|encontrara que la invención | | |del plazo máximo de tres |no es patentable o que no | | |meses contados a partir de |cumple con alguno de los | | |la notificación, haga valer |requisitos establecidos en | | |los argumentos y |esta Decisión para la | | |aclaraciones que considere |concesión de la patente, lo | | |pertinentes o presente la |notificará al solicitante. | | |información o documentación |Este deberá responder a la | | |requerida.
Si el solicitante|notificación dentro del plazo| | |no cumple con el |de sesenta días contados a | | |requerimiento en el plazo |partir de la fecha de la | | |señalado, su solicitud se |notificación. Este plazo | | |considerará abandonada. |podrá ser prorrogado por una | | | |sola vez por un período de | | |Art. 28.- La oficina |treinta días adicionales. | | |nacional competente podrá | | | |requerir el informe de |Cuando la oficina nacional | | |expertos o de organismos |competente estimara que ello | | |científicos o tecnológicos |es necesario para los fines | | |que se consideren idóneos, |del examen de patentabilidad,| | |para que emitan opinión |podrá notificar al | | |sobre novedad, nivel |solicitante dos o más veces | | |inventivo, y aplicación |conforme al párrafo | | |industrial de la invención. |precedente. | | |Asimismo, cuando lo estime | | | |conveniente, podrá requerir |Si el solicitante no | | |informes de cualquiera de |respondiera a la notificación| | |las oficinas nacionales |dentro del plazo señalado, o | | |competentes de los demás |si a pesar de la respuesta | | |Países Miembros o de |subsistieran los impedimentos| | |terceros países. |para la concesión, la oficina| | | |nacional competente denegará | | | |la patente. | | | | | | | |Art. 46.- La oficina nacional| | | |competente podrá requerir el | | | |informe de expertos o de | | | |organismos científicos o | | | |tecnológicos que se | | | |consideren idóneos, para que | | | |emitan opinión sobre la | | | |patentabilidad de la | | | |invención. Asimismo, cuando | | | |lo estime conveniente, podrá | | | |requerir informes de otras | | | |oficinas de propiedad | | | |industrial. | | | | | | | |De ser necesario, a efectos | | | |del examen de patentabilidad | | | |y a requerimiento de la | | | |oficina nacional competente, | | | |el solicitante proporcionará,| | | |en un plazo que no excederá | | | |de 3 meses, uno o más de los | | | |siguientes documentos | | | |relativos a una o más de las | | | |solicitudes extranjeras | | | |referidas total o | | | |parcialmente a la misma | | | |invención que se examina: | | | | | | | |a) copia de la solicitud | | | |extranjera; | | | |b) copia de los resultados de| | | |exámenes de novedad o de | | | |patentabilidad efectuados | | | |respecto a esa solicitud | | | |extranjera; | | | |c) copia de la patente u otro| | | |título de protección que se | | | |hubiese concedido con base en| | | |esa solicitud extranjera; | | | |d) copia de cualquier | | | |resolución o fallo por el | | | |cual se hubiese rechazado o | | | |denegado la solicitud | | | |extranjera; o, | | | |e) copia de cualquier | | | |resolución o fallo por el | | | |cual se hubiese anulado o | | | |invalidado la patente u otro | | | |título de protección | | | |concedido con base en la | | | |solicitud extranjera. | | | | | | | |La oficina nacional | | | |competente podrá reconocer | | | |los resultados de los | | | |exámenes referidos en el | | | |literal b) como suficientes | | | |para acreditar el | | | |cumplimiento de las | | | |condiciones de patentabilidad| | | |de la invención. | | | | | | | |Si el solicitante no | | | |presentara los documentos | | | |requeridos dentro del plazo | | | |señalado en el presente | | | |artículo la oficina nacional | | | |competente denegará la | | | |patente. | | | | | | | |Art. 47.- A pedido del | | | |solicitante, la oficina | | | |nacional competente podrá | | | |suspender la tramitación de | | | |la solicitud de patente | | | |cuando algún documento que | | | |deba presentarse conforme a | | | |los literales b) y c) del | | | |artículo 46 aún no se hubiese| | | |obtenido o estuviese en | | | |trámite ante una autoridad | | | |extranjera. | |Consecuencia |Art. 29.- Si el examen |Art. 48.- Si el examen | |del Examen |definitivo fuere favorable |definitivo fuere favorable, | |Definitivo |se otorgará el título de la |se otorgará el título de la | | |patente.
Si fuere |patente. Si fuere | | |parcialmente desfavorable, |parcialmente favorable, se | | |se otorgará el título |otorgará el título solamente | | |solamente para las |para las reivindicaciones | | |reivindicaciones aceptadas. |aceptadas. Si fuere | | |Si fuere desfavorable se |desfavorable se denegará. | | |denegará. | | Como se observa de las normas transcritas, la Decisión 486 introduce algunos cambios fundamentales en relación con el “Examen de Fondo”, pero se mantiene la misma finalidad respecto de dicho examen: “…dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.” (Interpretación Prejudicial dentro del proceso 12-IP-98, anteriormente citado); es decir, en el artículo 45 de la Decisión mencionada, se prevé el examen de fondo con el fin de establecer si la invención es o no patentable y/o si cumple o no con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para la concesión de la patente; es el examen que constituye una herramienta que dota al examinador de todos los elementos de juicio para poder realizar el examen definitivo y decidir si se otorga o no el título de patente.
Es conveniente resaltar que el examen definitivo de patentabilidad, tanto en la Decisión 344 como en la 486, puede realizarse a propósito del examen de fondo, cuando no haya necesidad de requerir al interesado para el cumplimiento de requisitos o de aportación de documentos y cuando tampoco sea menester requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos.
Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente; si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas, y si fuere desfavorable se denegará la solicitud. Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo determinado, so pena de que la solicitud sea denegada (Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo.
De manera que mientras en la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, la Decisión 486 en el artículo 44 estipula que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable.
Bajo la vigencia de la Decisión 344 la consecuencia de la desatención a los requerimientos efectuada por la Oficina Nacional a propósito del examen de fondo, es la declaración de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decisión 486 se determina que cuando el solicitante no responde a la notificación de que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente.
C. ABANDONO DE LA SOLICITUD DE PATENTE CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA DECISIÓN 486. En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, se discute si el memorial presentado por la sociedad demandante el 30 de abril de 2001, mediante el cual se refirió al examen contenido en el auto N° 3284 y al concepto técnico N° 1137, y por el cual se presentaron nuevas modificaciones y aclaraciones de la solicitud de patente, es una solicitud dirigida a que la Oficina de Patentes iniciara el examen de patentabilidad y, en consecuencia, si se debió declarar o no el abandono de la solicitud.
Además, la Oficina Nacional Competente argumenta que el solicitante no canceló oportunamente la tasa respectiva y que, por lo tanto, se declaró el abandono de la solicitud. De conformidad con lo anterior, la presente interpretación prejudicial se dirigirá a determinar, con base en la Decisión 486, cuando se da el abandono de la solicitud de patente.
Como quedó ya anotado, el artículo 44 de la Decisión 486 establece de manera expresa como supuesto para la declaratoria de abandono de la solicitud de patente de invención la falta de pedimento del examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, con independencia de la presentación o no de oposiciones.
Pero, además, como la norma autoriza a los Países Miembros cobrar tasas para la realización del examen de patentabilidad, en los casos en que se ha optado por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejado del pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese del caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la Norma Comunitaria.
D. REQUISITOS INDISPENSABLES PARA QUE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE REALICE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: 1.
Publicación de la solicitud de patente. 2. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. 3. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.
Aspectos procesales que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.
SEGUNDO: La iniciativa del examen de patentabilidad es una carga del solicitante de la patente de invención y constituye una herramienta que dota al examinador de todos los elementos de juicio para realizar el examen de fondo definitivo y decidir si se otorga el título de patente o no.
TERCERO: Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: 1. Publicación de la solicitud de patente. 2. Petición expresa formulada por el solicitante dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. 3.
Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad en las condiciones en que señale la reglamentación interna.
CUARTO: Para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso. De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese del caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la Norma Comunitaria.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-0305 (8259), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de mayo de 2005. Proceso Nº 154-IP-2004. Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”.