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PROCESO 218-IP-2005CAN · Preliminary interpretations2006-04-12

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LOS ARTÍCULOS 81, 82 LITERALES d) Y e) Y 96 DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA FORMULADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DISTRITO DE QUITO, REPÚBLICA DEL ECUADOR. EXPEDIENTE INTERNO Nº 3116-LRO. ACTOR: COMPAÑÍA XEROX CORPORATION. MARCA: “THE DOCUMENT COMPANY”.

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PROCESO 218-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 3116-LRO. Actor: Compañía XEROX CORPORATION.

Marca: “THE DOCUMENT COMPANY”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 12 de octubre de 2005, se ajustó, en lo principal, a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2005. 1.

Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es la compañía XEROX CORPORATION y la parte demandada es el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y la Procuraduría General del Estado. No existe tercero interesado en esta causa. 2. Acto demandado La compañía XEROX CORPORATION, por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad e ilegalidad de la resolución administrativa Nº 018651, de 26 de junio de 1996, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, notificada el 12 de julio del mismo año, en la cual se rechaza el registro del signo “THE DOCUMENT COMPANY” debido a que “acorde con las causales del Art. 82 literales d) y e) de la Decisión 344 la denominación THE DOCUMENT COMPANY no es susceptible de registro, ya que contiene términos genéricos y descriptivos para el tipo de productos que pretende proteger.”.

La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se disponga el registro del signo solicitado. 3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 2 de mayo de 1995 la compañía XEROX CORPORATION solicitó el registro del signo “THE DOCUMENT COMPANY” para proteger ‘papel’, producto comprendido en la Clase Internacional 16 [1].

Esta solicitud no fue objeto de observaciones por parte de terceros. - El 26 de junio de 1996 mediante Resolución No. 018651, notificada el 12 de julio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro del signo solicitado en virtud de “que contiene términos genéricos y descriptivos para el tipo de productos que pretende proteger”. b) Escrito de demanda La compañía XEROX CORPORATION presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Argumenta principalmente que “La marca THE DOCUMENT COMPANY es un signo perceptible y suficientemente distintivo”. Por lo que se ha violado, con dicha resolución, el artículo 81 de la Decisión 344. Añade que “la marca THE DOCUMENT COMPANY es distintiva y, por lo tanto, susceptible de registro. ( ) de ninguna manera puede considerarse que la denominación THE DOCUMENT COMPANY sea un signo utilizado en el comercio para designar o describir al papel o a cualquier otro producto de la Clase Internacional 16, peor aún, se podría considerar que la denominación solicitada sea en el lenguaje corriente una designación común o usual de los antes mencionados productos”.

Agrega que “Es absurdo considerar que la denominación THE DOCUMENT COMPANY pueda ser genérica o descriptiva, pues no lo es en su idioma original el inglés y, peor aún, lo podría ser en el español. (…) si se pretendiera traducir esta denominación, sería LA COMPAÑIA DOCUMENTO, la cual en ningún caso es o puede ser sinónimo de papel”. Con estas consideraciones, concluye que el fundamento del Director Nacional de Propiedad Industrial para denegar el registro del signo THE DOCUMENT COMPANY es contrario a la Ley y a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. c) Contestaciones a la demanda El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en su contestación a la demanda, deduce la excepción de negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Alega la “LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCION IMPUGNADA”, pues guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial. Finalmente, solicita la “INTERPRETACION PREJUDICIAL PREVIA” de la normativa comunitaria aludida en el proceso. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no dio contestación a la demanda. La Procuraduría General del Estado, como parte procesal, deduce las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; improcedencia de la acción, al no exponer con claridad y precisión los fundamentos de hecho y de derecho, pues la “demanda se limita a realizar afirmaciones categóricas expuestas en el trámite administrativo”; alega la legitimidad del acto administrativo impugnado; y, la caducidad del derecho y prescripción de la acción.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite en auto de 30 de noviembre de 2005. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, estos son: 81, 82 literales d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo “THE DOCUMENT COMPANY”, realizada el 2 de mayo de 1995.

Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”; (…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; los signos genéricos, descriptivos; los signos evocativos; los signos comunes o usuales; signos en idioma extranjero; examen de registrabilidad y debida motivación de la resolución:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[2] Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2. LOS SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ” [3] Este Tribunal ha precisado también que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” [4] Finalmente, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”. [5] A los efectos descritos anteriormente este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro.

3. LO SIGNOS EVOCATIVOS En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. [6] Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

3.4. LOS SIGNOS COMUNES O USUALES En el marco del artículo 82 literal e) de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En la doctrina, Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.[7] Por su parte, Otamendi enseña que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos.

No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores”.[8]

3.5. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso 57-IP- 2002, marca “CLASICC”).

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Le corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de registrabilidad, que comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

Respecto del examen en referencia, ha señalado este Tribunal: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, mediante resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. [9] La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para llevar a cabo el referido examen, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario.

La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, debiendo expresarse en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. [10] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 3.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 4. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 5. No es registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 6.

Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 7.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 3116-LRO, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE (E) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. [2] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [3] Proceso 12-IP-95. Sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA- [4] Proceso 2-IP-89.

Sentencia dictada el 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 20-IP-96. G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Ibídem. [7] ALEMÁN, Marco Matías. “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”.

Editorial Top Management International. Bogotá. Pág. 84. [8] OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexis Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2002. Pág. 77. [9] Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.