Año XXIII - Número 1326 Lima, 12 de abril de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 218-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 3116LRO. Actor: Compañía XEROX CORPORATION. Marca: “THE DOCUMENT COMPANY” Proceso 219-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: LA ESPAÑOLA (mixta). Actor: sociedad ACEITES DEL SUR S.A. Proceso interno Nº 2002-00316 Proceso 220-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 84 y 102 de la misma Decisión. Expediente Interno Nº 3276-LP. Actor: Compañía BRINKER INTERNATIONAL INC. Marca: “CHILI’S” Proceso 223-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Marca: UBS.

Actor: sociedad UBS A.G. (Sociedad Anónima) Schweizerische Bankgesellschaft (Suiza). Proceso interno Nº 2541- 2002 9 18 30 PROCESO 218-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 3116-LRO. Actor: Compañía XEROX CORPORATION. Marca: “THE DOCUMENT COMPANY”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Dis- trital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 12 de octubre de 2005, se ajustó, en lo principal, a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2005. 1.

ANTECEDENTES 12/04/2006 2.40 “THE DOCUMENT COMPANY” para proteger ‘papel’, producto comprendido en la Clase Internacional 16 1. Esta solicitud no fue objeto de observaciones por parte de terceros. - El 26 de junio de 1996 mediante Resolución No. 018651, notificada el 12 de julio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro del signo solicitado en virtud de “que contiene términos genéricos y descriptivos para el tipo de productos que pretende proteger”. 1.1.

Las partes b) Escrito de demanda La parte demandante es la compañía XEROX CORPORATION y la parte demandada es el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y la Procuraduría General del Estado. No existe tercero interesado en esta causa. 1.2. Acto demandado La compañía XEROX CORPORATION, por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad e ilegalidad de la resolución administrativa Nº 018651, de 26 de junio de 1996, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, notificada el 12 de julio del mismo año, en la cual se rechaza el registro del signo “THE DOCUMENT COMPANY” debido a que “acorde con las causales del Art. 82 literales d) y e) de la Decisión 344 la denominación THE DOCUMENT COMPANY no es susceptible de registro, ya que contiene términos genéricos y descriptivos para el tipo de productos que pretende proteger.”.

La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se disponga el registro del signo solicitado. 1.3. Hechos relevantes La compañía XEROX CORPORATION presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. Argumenta principalmente que “La marca THE DOCUMENT COMPANY es un signo perceptible y suficientemente distintivo”.

Por lo que se ha violado, con dicha resolución, el artículo 81 de la Decisión 344. Añade que “la marca THE DOCUMENT COMPANY es distintiva y, por lo tanto, susceptible de registro. ( ) de ninguna manera puede considerarse que la denominación THE DOCUMENT COMPANY sea un signo utilizado en el comercio para designar o describir al papel o a cualquier otro producto de la Clase Internacional 16, peor aún, se podría considerar que la denominación solicitada sea en el lenguaje corriente una designación común o usual de los antes mencionados productos”.

Agrega que “Es absurdo considerar que la denominación THE DOCUMENT COMPANY pueda ser genérica o descriptiva, pues no lo es en su idioma original el inglés y, peor aún, lo podría ser en el español. (…) si se pretendiera traducir esta denominación, sería LA COMPAÑIA DOCUMENTO, la cual en ningún caso es o puede ser sinónimo de papel”. Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: Con estas consideraciones, concluye que el fundamento del Director Nacional de Propiedad Industrial para denegar el registro del signo THE a) Los hechos 1 Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 2 de mayo de 1995 la compañía XEROX CORPORATION solicitó el registro del signo Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. GACETA OFICIAL 12/04/2006 3.40 DOCUMENT COMPANY es contrario a la Ley y a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite en auto de 30 de noviembre de 2005. c) Contestaciones a la demanda

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en su contestación a la demanda, deduce la excepción de negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Alega la “LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCION IMPUGNADA”, pues guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial.

Finalmente, solicita la “INTERPRETACION PREJUDICIAL PREVIA” de la normativa comunitaria aludida en el proceso. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no dio contestación a la demanda. La Procuraduría General del Estado, como parte procesal, deduce las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; improcedencia de la acción, al no exponer con claridad y precisión los fundamentos de hecho y de derecho, pues la “demanda se limita a realizar afirmaciones categóricas expuestas en el trámite administrativo”; alega la legitimidad del acto administrativo impugnado; y, la caducidad del derecho y prescripción de la acción.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, estos son: 81, 82 literales d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo “THE DOCUMENT COMPANY”, realizada el 2 de mayo de 1995. Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”; (…) GACETA OFICIAL “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; los signos genéricos, descriptivos; los signos evocativos; los signos comunes o usuales; signos en idioma extranjero; examen de registrabilidad y debida motivación de la resolución:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: 2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 12/04/2006 4.40 - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los GACETA OFICIAL sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. LOS SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ” 3 3 Proceso 12-IP-95.

Sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA- 12/04/2006 5.40 Este Tribunal ha precisado también que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” 4 Finalmente, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que 4 Proceso 2-IP-89. Sentencia dictada el 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”. 5 A los efectos descritos anteriormente este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro.

3.3. LO SIGNOS EVOCATIVOS En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios com- 12/04/2006 6.40 prende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 6 Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

3.4. LOS SIGNOS COMUNES O USUALES En el marco del artículo 82 literal e) de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En la doctrina, Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. 7 6 5 Proceso 20-IP-96. G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Ibídem. ALEMÁN, Marco Matías. “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Editorial Top Management International. Bogotá. Pág.

84. GACETA OFICIAL Por su parte, Otamendi enseña que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores”. 8 12/04/2006 7.40 Respecto del examen en referencia, ha señalado este Tribunal: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, mediante resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 9

3.5. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”). La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para llevar a cabo el referido examen, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, debiendo expresarse en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

3.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: Le corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de registrabilidad, que comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

“ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, 9 8 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”.

Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. Pág. 77. Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 10 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 3.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 4. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A 10 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/04/2006 8.40 diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 5. No es registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 6.

Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 7.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

GACETA OFICIAL 12/04/2006 9.40 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 3116LRO, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell Medina SECRETARIA Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE (E) Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 219-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: LA ESPAÑOLA (mixta). Actor: sociedad ACEITES DEL SUR S.A. Proceso interno Nº 2002-00316. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, a este Órgano Jurisdiccional para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00316 incoado por la sociedad ACEITES DEL SUR S.A. El auto de 7 de diciembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 1625, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad ACEITES DEL SUR S.A. Demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercer interesado es CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA. b) Hechos El 24 de julio de 1997, la sociedad de ACEITES DEL SUR S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LA ESPAÑOLA, para distinguir aceites, gra- GACETA OFICIAL sas comestibles y conservas, productos comprendidos en la Clase 29.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). El extracto fue publicado en la Gaceta para la Propiedad Industrial habiendo presentado observación la sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA con base en su marca CARBONELL (mixta) también para productos de la Clase 29.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 34461 de 25 de octubre de 2001, declaró infundada la observación formulada por la sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOVA S.A. y concedió el registro de la marca LA ESPAÑOLA para distinguir “Aceite, grasas comestibles, conservas. Productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza”.

La sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 1123 de 25 de enero de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución 34461. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 8908 de 20 de marzo de 2002, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 34461, declaró fundada la observación interpuesta por la sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA y negó el registro como marca del signo LA ESPAÑOLA (mixto) a la sociedad ACEITES DEL SUR S.A. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora sostiene que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 “… teniendo en cuenta que la marca (sic) ‘LA ESPAÑOLA’ (mixta) clase 29ª., cumple con todos y cada uno de los requisitos que la ley marcaria exige para que una expresión sea registrada como tal … cumple ante todo con el requisito de distintividad … y se puede diferenciar perfectamente de las demás marcas registradas para este tipo de productos”.

Indica que desde el punto de vista gráfico, fonético y visual los signos en conflicto son diferentes, toda vez que “En la marca LA 12/04/2006 10.40 ESPAÑOLA se aprecia una mujer campesina que está sentada y tiene en sus manos un jarrón, mientras que en la marca CARBONELL se aprecia una mujer con aspecto gitano que se encuentra sentada con la pierna cruzada y esta levantando los brazos cogiendo una rama de un árbol de olivo.

Señala que los colores que identifican las marcas también son muy diferentes entre sí …”, y “… es evidente que para que el consumidor pueda solicitar el producto lo debe hacer por el nombre del mismo y no por la etiqueta, por lo cual la comparación se terminará de hacer entre las expresiones, las cuales evidentemente no guardan identidad alguna”.

Asimismo sostiene que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 fue violado “teniendo en cuenta que la División de Signos distintivos … aplicó indebidamente este artículo, ya que determinó que la marca LA ESPAÑOLA (MIXTA) clase 29ª solicitada para registro de marca estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad … lo cual no es cierto …las expresiones son muy disímiles entre sí, por lo cual las personas fácilmente las diferenciarán … si bien es cierto las marcas distinguen los mismos productos, no es menos cierto que por ser las marcas tan diferentes nadie las confundirá, y tanto es así que las mismas coexisten en muchos países del mundo y hasta el momento no se ha presentado ningún problema de confusión entre ellas”.

Indica que el signo LA ESPAÑOLA (mixto) está registrado como marca en varios países del mundo. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice que, con la emisión de la Resolución 8908, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486”.

Igualmente dice que esta Resolución se expidió: “… legal y válidamente … declarando fundada la observación presentada y negando el registro para la marca LA ESPAÑOLA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 (sic) de la nomenclatura vigente”. Al referirse a la supuesta violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, también dice: “ … teniendo en cuenta lo expuesto sobre confundibilidad ideológica y visual esta Superintendencia procedió a negar el registro para la marca mixta LA ESPAÑOLA, lo cual debió ser fundamento central de la demanda y GACETA OFICIAL no como equivocadamente lo hizo el demandante, basar sus argumentos en la confundibilidad fonética y ortográfica, que no fueron fundamento de la negación. En atención a lo anterior, procede nuevamente esta Entidad a realizar el análisis de confundibilidad conceptual y visual sobre el signo en discusión, advirtiéndole a ese Honorable Consejo de Estado, que las etiquetas sobre las cuales esta Entidad basó la negación de la marca mixta (sic) LA ESPAÑOLA … frente a la de CARBONELL mixta que reposa en los registros de la propiedad industrial … considerando que el elemento predominante en las marcas mixtas confrontadas es el figurativo, contrario a lo que afirma erróneamente el demandante quien sostiene que es el denominativo, se procedió a analizar el concepto intrínseco de las marcas mixtas … Las dos marcas mixtas evocan un concepto claro y concreto que es una mujer española sentada con un trasfondo de un paisaje rural con árboles de olivo”.

Sobre la base de lo indicado, sostiene: “En consecuencia, tomando en consideración los argumentos y el análisis aquí realizado debe quedar absolutamente claro que para ese Honorable Tribunal que la confundibilidad de la marca negada se manifiesta ideológica y visualmente y que efectivamente no se ha violado el artículo 134 ni mucho menos el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, y que de igual forma así la marca LA ESPAÑOLA (mixta) cumpla con los demás requisitos de registrabilidad está incursa en la causal de condundibilidad (sic), que es una razón suficiente para su negación”.

Sobre la prueba aportada por la actora, referente a documentos de registro de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) en España, Canadá Rusia y Brasil, dice: “… resulta evidente que si el tema del proceso es la confundibilidad entre dos marcas mixtas, lo lógico sería aportar medios de prueba tendientes a demostrar la confusión que las mismas crean en el público consumidor de conformidad con las normas y la jurisprudencia que sobre el punto exista en Colombia, y no probar la confusión con decisiones de otras autoridades que nada tienen que ver con las normas y los criterios que deben aplicarse en Colombia”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La sociedad CARBONELL, tercero interesado en las resultas del proceso, contesta la deman- 12/04/2006 11.40 da, refiriéndose primeramente al artículo 134 de la Decisión 486 y dice que “la actora … no logró demostrar que la marca LA ESPAÑOLA (mixta) Clase 29 internacional es suficientemente distintiva, frente a la marca CARBONELL (mixta) clase 29 … de propiedad de la sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA”.

Indica que “entre las marcas en conflicto es el elemento gráfico el que predomina … constituyen la parte más característica de las marcas, lo que determina que por ese solo hecho ante dos gráficos muy similares es inducido al error, debido a que no debemos olvidar que quien imita una marca, no copia textualmente la marca imitada, sino sus elementos más característicos, con el fin de confundir al público consumidor…” y que existen grandes similitudes en el diseño. Argumenta, además, que “… la expresión ‘LA ESPAÑOLA’ no da mayor distintividad … constituye un nombre geográfico, que indica el lugar de fabricación del aceite español y por lo tanto, debido a la gran difusión del aceite de oliva Español, LA ESPAÑOLA constituye una expresión que al designar el origen del producto no puede ser apropiable por nadie, debido a que los otros fabricantes de aceite español por la similitud que existe entre ESPAÑOLA, ESPAÑOL Y ESPAÑA, que tiene un mismo contenido conceptual, no podrían utilizar la misma para indicar el origen de sus productos de aceite de oliva como provenientes de dicho País”.

Sostiene que: “…como lo que destaca en las marcas en conflicto es la figura de la mujer que ocupa una parte centrada en las etiquetas y dicha etiquetas (sic) son las que llaman la atención en el público consumidor, no existe suficiente distintividad entre las marcas en conflicto”, por lo que “ … la Superintendencia no violó el artículo 134 de la Decisión 486”.

Dice que tampoco se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 toda vez que entre los signos en conflicto existe evidente similitud, sobre todo en el aspecto gráfico, considerado como predominante.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitadas, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, GACETA OFICIAL 12/04/2006 12.40 conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”. Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo LA ESPAÑOLA (mixto) se presentó el 24 de julio de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la mencionada Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no así los artículos 134 y 136 literales a) de esta Decisión solicitado por el consultante por no ser aplicable al caso concreto.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Disposiciones Transitorias (…)”. “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los GACETA OFICIAL artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por haberse determinado que la solicitud de registro del signo LA ESPAÑOLA (mixto) ha sido presentada en vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata a varios de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, a los plazos de vigencia y a materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento 12/04/2006 13.40 del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo LA ESPAÑOLA (mixto) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma. II.

La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

GACETA OFICIAL La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. 12/04/2006 14.40 sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo LA ESPAÑOLA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

III. Marcas mixtas Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un ele- GACETA OFICIAL mento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro 12/04/2006 15.40 el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. IV.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. GACETA OFICIAL Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos 12/04/2006 16.40 productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La GACETA OFICIAL determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 12/04/2006 17.40 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre LA ESPAÑOLA (mixto) y CARBONELL (mixto) es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

Reglas para efectuar el cotejo marcario En virtud de lo anteriormente expuesto, A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. SEGUNDO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la uni- GACETA OFICIAL 12/04/2006 18.40 dad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00316 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE (e) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 220-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 84 y 102 de la misma Decisión. Expediente Interno Nº 3276-LP. Actor: Compañía BRINKER INTERNATIONAL INC. Marca: “CHILI’S”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, GACETA OFICIAL República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud de interpretación, recibida por este Tribunal el 25 de octubre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 30 de noviembre de 2005. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es la compañía BRINKER INTERNATIONAL INC y la parte demandada es el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y la Procuraduría General del Estado. Se considera como tercero interesado a la compañía CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. de C.V. 1.2.

Acto demandado La compañía BRINKER INTERNATIONAL INC plantea que se declare la ilegalidad de la resolución administrativa Nº 0955762, de 11 de junio de 1996, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, notificada el 14 de junio del mismo año, por medio de la cual se resolvió rechazar la observación presentada por BRINKER INTERNATIONAL INC. contra el registro de la marca de fábrica CHILI’S, solicitada por la compañía CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. de C.V. y conceder dicho registro.

La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad del acto administrativo mencionado, denegando el registro de la marca de fábrica CHILI’S para la clase internacional Nº 29. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 12/04/2006 19.40 a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 10 de noviembre de 1994, la compañía Corporativo Internacional Mexicano S.A. de C.V. solicitó el registro del signo “CHILI’S” para proteger productos comprendidos en la clase internacional Nº 29. 1 - El 7 de junio de 1995 la sociedad BRINKER INTERNATIONAL INC. presentó observaciones contra el registro de la marca de fábrica CHILI’S solicitada por Corporativo Internacional Mexicano S.A. de C.V., haciendo valer la titularidad de dicha marca, “principalmente, pero no limitadamente, sobre la base de tres hechos indiscutibles: a) la identidad de las marcas; b) la notoriedad de la marca de servicios CHILI’S en el mercado mundial, y c) el amparo de productos por parte de la marca de fábrica solicitada respecto de los cuales su uso induciría al público a error con la marca de servicios CHILI’S”. - El 11 de junio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la resolución administrativa Nº 0955762, notificada el 14 de junio del mismo año, por medio de la cual resolvió rechazar las observaciones presentadas por BRINKER INTERNATIONAL INC. y conceder dicho registro, argumentando que “(…) tiene razón el solicitante al decir en su escrito de contestación a la observación que lo que desea es ampliar la cobertura de su marca ya concedida”; y. “que el observante se ha limitado a presentar un listado de la marca que dice tener registrada en varios países, sin embargo no presenta ninguna copia certificada o simple de dichos registros”. b) Escrito de demanda La compañía BRINKER INTERNATIONAL INC., sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra del 1 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva; secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

GACETA OFICIAL acto administrativo mencionado anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: La actora manifiesta, por medio de apoderado que “Brinker International Inc. es la propietaria de la prestigiosa y notoriamente conocida marca de servicios CHILI’S, la misma que se encuentra registrada en varios países del Mundo (…)”.

Que “protege servicios prestados por restaurantes que se encargan de procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, clase internacional Nº 42”. 2 Agrega que la marca CHILI’S ha adquirido un altísimo prestigio mundial gracias a las inversiones efectuadas por Brinker International Inc. Arguye que, a pesar de ello, la compañía mexicana Corporativo Internacional Mexicano S.A. de C.V. solicitó el registro de la marca CHILI’S para distinguir productos de la clase internacional Nº 29, respecto de los cuales el uso de la marca solicitada induce al público a error en relación de los servicios que presta la actora “puesto que se trata de productos que son utilizados conjuntamente con los servicios de restaurante y expendio de comida y están destinados a un mismo tipo de consumidores (…)”.

Alude que la marca de fábrica CHILI’S no es susceptible de registro, porque contraviene disposiciones de la Decisión 344 toda vez que la mencionada marca de fábrica solicitada “(…) no es ni constituye un signo suficientemente distintivo de la marca de servicios CHILI’S (…)”; porque, además, “es la imitación exacta y total de la marca de servicios notoriamente conocida CHILI’S de propiedad de Brinker International Inc. y distingue productos que tienen relación directa con los servicios que ampara la marca registrada por Brinker International, Inc. en varios países del mundo”.

Con estas consideraciones, concluye manifestando que el acto administrativo de 11 de junio de 1996 “constituye el resultado de la inobservancia de leyes expresas y es una directa transgresión de los derechos de mi mandante”. 2 Clase 42.- Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativo a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. 12/04/2006 20.40 c) Contestaciones a la demanda El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en su contestación a la demanda, deduce las siguientes excepciones: (i) “LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCION IMPUGNADA”, pues guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial.

(ii) “NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA”, negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. (iii) “INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PREVIA” de la normativa comunitaria aludida en el proceso. El Procurador General del Estado, como parte procesal en la causa de la referencia, de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, deduce las siguientes excepciones: (i) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; ii) Legitimidad del acto administrativo impugnado;

(iii) Impugna el auto de calificación de la demanda, por no cumplir con los requisitos del artículo 30 literal d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, al no citar el actor los fundamentos de derecho en que se apoya su pretensión, (iv) Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. El Director Nacional de la Propiedad Industrial no dio contestación a la demanda. d) Tercero interesado El consultante no señala tercero interesado en esta causa, sin embargo, del estudio del expediente se observa que la compañía CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. de C.V. tiene interés directo en el acto administrativo impugnado, quien no se manifiesta respecto a la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; GACETA OFICIAL Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite en auto de 30 de noviembre de 2005.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, estos son: 81, 83 literales a), d) y e), toda vez que la solicitud relativa al registro del signo “CHILI´S” ha sido presentada el 10 de noviembre de 1994, en vigencia de la Decisión 344.

También procede interpretar, de oficio, los artículos 84 y 102 de la misma Decisión. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 12/04/2006 21.40 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…) “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: ( ) “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. GACETA OFICIAL 12/04/2006 22.40 DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA tintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. 3.

CONSIDERACIONES a) Perceptibilidad El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; la conexión competitiva, la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; la confusión con la marca notoriamente conocida; el derecho al uso exclusivo de la marca: Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los dis- 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 12/04/2006 23.40 La identidad y la semejanza El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 6 Este Tribunal, al respecto, ha señalado: El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a 5 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”. 7 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “CHILI’S” y “CHILI’S, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 12/04/2006 24.40 compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 8 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 9.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a 7 8 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 9 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. A fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los servicios amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10

3.3. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre productos y servicios. 10 12/04/2006 25.40 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos o servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse GACETA OFICIAL un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” 11 Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en el Proceso 8-IP95, 12 con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de 11 12 Proceso 9-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. Proceso 08-IP-95, sentencia de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los Procesos 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”. 12/04/2006 26.40 otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág.90)”.

3.4. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 13 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 14 13 14 FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas.

Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. GACETA OFICIAL Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 15 La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). 12/04/2006 27.40 ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 16 Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre al respecto: En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe 15 Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/04/2006 28.40 en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 17 prendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Con relación a la independencia de la clase internacional de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. 2.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

3.5. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre esta posibilidad de obrar, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 3. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación, cuyo registro se solicita, no se encuentra com- 17 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus.

El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su co- GACETA OFICIAL nocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 6.

No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 7.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 8. El registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consenti- 12/04/2006 29.40 miento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 3276-LP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE (E) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/04/2006 30.40 PROCESO 223-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Marca: UBS.

Actor: sociedad UBS A.G. (Sociedad Anónima) Schweizerische Bankgesellschaft (Suiza). Proceso interno Nº 2541- 2002. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis. de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

VISTOS: El auto de 7 de diciembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, El Oficio Nº 262-2005-SCS-CS de 12 de octubre de 2005, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 31 de octubre de 2005, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Dra. Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2541– 2002.

La providencia de 6 de mayo de 2005, por la que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, manifestó: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 incisos a) (sic) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión Nº 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente …”.

Que de la solicitud se desprende que la acción incoada por UBS AG., pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 988-1999/TPI-INDECOPI de 06 de agosto de 1999, expedida por la Sala Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 262-2005-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: UBS AG (Sociedad Anónima) Schweizerische Bankgesellschaft (Suiza).

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria y Turismo. Tercero interesado: United Parcel Service of America, Inc. (Estados Unidos). b) Hechos El 1º de julio de 1998 Schweizerische Bankgesellschaft solicitó el registro como marca del signo UBS para distinguir servicios comprendidos en la Clasificación Internacional de Niza N° 38: “telecomunicaciones, incluyendo transmisión remota de información, servicios de información con la ayuda de medios de telecomunicaciones, manejo de relaciones de clientes y terceros con la ayuda de medios de telecomunicaciones, incluyendo servicios de teléfono y videotexto”.

El 12 de octubre de 1998 la Oficina de Signos Distintivos ordenó la publicación en el diario oficial El Peruano, de la solicitud de la marca UBS. GACETA OFICIAL El 30 de octubre de 1998, United Parcel Service of America, Inc., presentó observación al registro del signo UBS, en base al registro previo de las marcas UPS (certificado 9713) y UPS + figura de escudo (certificado 9918), que distinguen servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por Resolución Nº 1249-1999/OSD-INDECOPI de 04 de febrero de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado. El 1º de marzo de 1999, Schweizerische Bankgesellschaft interpuso recurso de apelación. El 30 de marzo de 1999, United Parcel Service of America, Inc., absolvió el traslado de la apelación manifestando que no es admisible sostener que se deba permitir el registro de un signo idéntico a una marca anteriormente registrada.

El 06 de agosto de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emite la Resolución 9881999/TPI-INDECOPI en última instancia administrativa negando el registro del signo UBS. UBS AG presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución 988-1999/TPI-INDECOPI.

Por sentencia A.V. Nº 489-99, de 22 de abril de 2002, declaró infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por UBS AG, contra el INDECOPI. La actora interpuso recurso de apelación el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, que decidió suspender el proceso hasta que este Tribunal emita su interpretación prejudicial. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, en demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, sostiene que el signo distintivo UBS identifica desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo, la cual está reconocida en el territorio peruano como Banco de primera categoría. Fundamenta su demanda en la violación de las normas del Convenio de París y dice: “A efectos de evaluar la registrabilidad de la marca denominativa UBS, nuestra empresa solicitó expre- 12/04/2006 31.40 sa y formalmente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. De acuerdo con este tratado internacional, las autoridades nacionales están obligadas a seguir determinados criterios al evaluar una marca registrada en el extranjero.

No obstante nuestro pedido expreso y violando un tratado internacional, el Tribunal del INDECOPI denegó nuestra marca UBS sin tomar en consideración lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del convenio antes mencionado (…)”. Indica que: “No estamos ante una violación meramente accesoria a un tratado internacional, todo lo contrario, estamos ante una resolución administrativa emitida al margen de las circunstancias de hecho que acreditan la coexistencia de las marcas en conflicto en todo el mundo y la ausencia de riesgo de confusión para los consumidores”.

Además, indica: “Enfrentamos una resolución administrativa que deniega la marca de una institución bancaria suiza –ubicada entre las más importantes del mundo- por considerarla confundible con las marcas UPS, decisión que no toma en consideración que las marcas en conflicto tienen un poder distintivo debido a su prolongada coexistencia, antigüedad en el mercado y uso efectivo entre los consumidores”.

Argumenta que las operaciones de la empresa United Parcel Service of America Inc. en el envío de paquetes y mensajería es tan famosa como la marca UBS vinculada a la banca, que no causa confusión entre los consumidores. Sobre la coexistencia pacífica entre marcas a nivel internacional, dice: “la naturaleza de las operaciones permite que ambas marcas estén presentes en los más importantes mercados del mundo entero, lugares donde coexisten sin provocar error o confusión entre los consumidores”.

Además argumenta que “cuando dos marcas tienen una larga tradición en los mercados mundiales, éstas adquieren una fuerte distintividad que permite a los consumidores identificarlas y distinguirlas”. De la publicidad a nivel mundial, el actor señala que: “ambas compañías hemos realizado importantes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar nuestras respectivas marcas.

Naturalmente, no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo” De las denominaciones marcas de la casa, se las reconoce cuando “los consumidores aso- GACETA OFICIAL cian una denominación determinada con un determinado origen empresarial. Sin importar el producto o servicio de que se trate, los consumidores siempre asociarán la marca con un mismo origen empresarial”.

Finalmente, la parte actora dice que no existen semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto, “el grado de semejanza gráfico – fonético de los signos en conflicto, no justifica la denegatoria a registro del signo solicitado”. Y añade que para determinar si dos signos son semejantes en grado de producir confusión, deberán tenerse en cuenta: “Apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

El grado de percepción del consumidor medio; La naturaleza de los servicios y su forma de comercialización; El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado y; Si el signo forma parte de una familia de marcas”. Similares argumentos fundamentan las pretensiones de la parte actora en el recurso de apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la misma Corte Suprema del Perú. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, al contestar la demanda considera que la marca solicitada UBS resulta gráfica y fonéticamente confundible con la marca registrada UPS, motivo por el cual se encuentra incursa en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Además añade que la resolución impugnada ha sido expedida sin incurrir en ninguna causal de invalidez o ineficacia, fundamenta su contestación en relación a la violación de la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París, y que las marcas en conflicto serían confundibles. Respecto a la aplicación del Convenio de París, indica que “la ley nacional establece las condiciones de adquisición, contenido y extinción de los derechos, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales y regionales.

La protección que la ley otorga se encuentra limitada al territorio de un determinado Estado.” Además señala que, “ la norma contenida en el artículo 6 quinquies del Convenio de París constituye una 12/04/2006 32.40 excepción al principio de territorialidad, al regular los supuestos en que el titular de una marca registrada en un país de la Unión reclama protección en los demás países”.

Pero en consecuencia de una interpretación sistemática e integral de dicha norma en el caso concreto concluye que: “la autoridad administrativa peruana podrá denegar el registro de la marca ‘UBS’, registrada en Suiza, país contratante del Convenio de París, si es que dicho registro es capaz de afectar los derechos de un tercero en el Perú”.

Respecto al examen de confundibilidad de las marcas, dice que “la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro cuando ésta se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error o confusión al consumidor”. En consecuencia establece que: “es evidente apreciar que las marcas en conflicto están destinadas a distinguir servicios que en algunos casos son idénticos y en otros muy relacionados, perteneciendo todos ellos a la clase 38 de la Nomenclatura oficial, lo cual evidentemente incrementa el riesgo de confusión ente los signos”.

A lo que añade las evidentes semejanzas en el plano gráfico y fonético que determinan que su coexistencia puede inducir a error o confusión al consumidor. Desde el punto de vista fonético, “los signos tienen una pronunciación muy semejante porque coinciden en la vocal inicial (U) y en la consonante final (S) y las consonantes intermedias en que difieren (B y P) representan ambas sonidos de articulaciones bilabiales muy parecidas (BE y PE)”.

En cuanto al aspecto gráfico “las semejanzas son también evidentes porque la única letra en la que difieren (B y P) tienen una estructura muy parecida al estar formada la letra B por una línea vertical y dos semicírculos y la letra P por una línea vertical y un semicírculo en la parte superior, todo lo cual determina que en conjunto la escritura e impresión visual de los signos sea similar, según se aprecia a continuación”.

El Procurador del Ministerio de Industria y Turismo, no contesta a la demanda. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado United Parcel Service of America, Inc., en calidad de tercero interesado señala que: “(…) la GACETA OFICIAL demanda incoada debe ser declarada infundada en razón a que a simple vista se puede percibir que entre las marcas en conflicto, UBS (solicitada) y UPS y UPS dentro de un escudo (Registrada a favor de mi representada), hay un notorio parecido tanto gráfico como fonético y además están destinadas a proteger los mismos servicios ubicados en la clase 38 de la N.O.”.

Al referirse a la Resolución administrativa impugnada, expresa su acuerdo en que “dadas las semejanzas fonéticas y gráficas de los signos y la identidad de algunos de los productos que distinguen, la sala considera que su coexistencia en el mercado es susceptible de causar confusión en el público consumidor (…) En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 ( ) razón por la que no corresponde su acceso a registro”. 12/04/2006 33.40 conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión 344 por ser aplicable al caso concreto.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo UBS se presentó el 1° de julio de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servi- GACETA OFICIAL cios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. 12/04/2006 34.40 La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo GACETA OFICIAL que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca UBS cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. Marcas denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. 12/04/2006 35.40 Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca GACETA OFICIAL prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. III.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y conside- 12/04/2006 36.40 rar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que GACETA OFICIAL 12/04/2006 37.40 en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro- A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). GACETA OFICIAL 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre UBS y UPS es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan. IV. Marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el 12/04/2006 38.40 titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “… a tenor de la disposición prevista … el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregio- GACETA OFICIAL nal, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “… la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961 del 4 de agosto de 2003, marca: FINO 12/04/2006 39.40 (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

V. Coexistencia de hecho La coexistencia de hecho surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria … La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. TERCERO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente GACETA OFICIAL solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO. - De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que 12/04/2006 40.40 haya sido registrada con los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. SEXTO.- La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2541–2002 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE (e) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú