PROCESO Nº 185-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 4 y 16 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en el artículo 17 y en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ELI LILLY AND COMPANY. Caso: patente de invención titulada “MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS”. Expediente: N° 2001-0054 (6836). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de febrero del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “Los artículos 1º, 2º, 4º, 16 Y 17 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “el 28 de julio de 1993 la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, domiciliada en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente para la invención titulada ‘MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS’ ”; que “mediante auto notificado el 11 de agosto de 1993, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que adjuntara copia debidamente legalizada, de la primera solicitud de patente presentada en el extranjero, para el mismo invento con su traducción oficial.

Dicho requerimiento fue atendido el día 29 de octubre de 1993”; que “mediante auto notificado el 13 de mayo de 1999, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que diera respuesta al Concepto Técnico No. 240, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes de dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud.

Dicho requerimiento fue atendido el día 10 de agosto de 1999”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 04723 de 29 de febrero de 2000, por medio de la cual se niega la patente solicitada a la sociedad ELY LILLY AND COMPANY, con fundamento en su falta de novedad y de nivel inventivo”; y que “contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 18633 de 31 de julio de 2000, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del “artículo 17 de la Decisión 344, por cuanto una modificación de solicitud de patente que no ampliaba la invención contenida en la solicitud inicial y que tenía pleno soporte racional en la descripción, fue rechazada y no fue tenida en consideración para la realización del examen definitivo de patentabilidad de la invención, con lo cual, se le privó a la sociedad actora de su facultad de adecuar las reivindicaciones de su solicitud de patente a los requerimientos de la legislación sobre patentes de invención”; que “se violaron los artículos 1º y 16 de la Decisión 344, por cuanto la patente de invención solicitada para ‘MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS’ es el resultado de un proceso investigativo que tiene aplicación industrial, y de conformidad con las disposiciones invocadas, cuando la administración se halle frente a un invento, de producto o de procedimiento, incluidos los usos, que tenga novedad, altura inventiva y aplicación industrial, debe conceder patente de invención”; que “se violaron los artículos 2º y 4º de la Decisión 344 … por cuanto la solicitud denegada se trata de un uso nuevo de un compuesto farmacéutico, que no se conocía en el mundo de la medicina y cuyo conocimiento requirió de todo un proceso investigativo, científico creativo y de ninguna manera puede afirmarse que haya sido derivado, de manera evidente, del estado de la técnica”.

En lo que concierne a la violación del artículo 17 de la Decisión 344, la parte actora sostiene en la demanda que “la solicitud denegada se presentó inicialmente con un capítulo reivindicatorio que contenía 6 reivindicaciones, dentro de las cuales las reivindicaciones 1 a 5 estaban dirigidas a la utilización del compuesto de fórmula (I) en el tratamiento o prevención de osteoporosis, mientras que la reivindicación 6 estaba dirigida a una formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano, la cual comprendía el compuesto de fórmula (I) previamente definido en una de las reivindicaciones 1 a 3”; que “En el memorial de fecha 10 de Agosto de 1999 … se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 16 nuevas reivindicaciones, divididas en tres grupos …”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio no acepta el nuevo capítulo reivindicatorio según argumenta en la Resolución No. 04723 debido a que el mismo ‘amplía el objeto de la solicitud, pues en el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente … el objeto de las reivindicaciones 1 a 5 era la utilización de compuestos y el de la reivindicación 6, por depender de la reivindicación 1, también era un uso, concretamente un uso terapéutico, y en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado aunque las reivindicaciones 1 a 12 tienen el mismo objeto que las reivindicaciones 1 a 5 del capítulo reivindicatorio presentado inicialmente, las reivindicaciones 13 a 16 … mencionan como nuevo ya no el uso terapéutico sino composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de fórmula I, que no están contenidas en el objeto de la solicitud inicial’ ”; que “la Superintendencia acepta que las reivindicaciones 1 a 12 del nuevo capítulo reivindicatorio no amplían el objeto de las reivindicaciones 1 a 5 iniciales, pero considera que las reivindicaciones 13 a 16 sí van más allá del objeto de la solicitud inicial”; que “… la reivindicación 6 original de la solicitud denegada protegía una ‘Formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano’, que comprende un compuesto de la fórmula (I), según se define en alguna de las reivindicaciones 1 a 3 … Como claramente se lee, dicha reivindicación 6 no está encabezada como ‘el uso de…’.

Es decir, no está dirigida a proteger un uso como tal. Por el contrario, dicha reivindicación 6, claramente establece que la materia objeto para la cual se solicita protección es una ‘formulación’, la cual se encuentra definida por sus componentes”; que “Por lo tanto, si se reemplaza la frase ‘según se define en alguna de las reivindicaciones 1 a 3’ por la definición de dicho compuesto de fórmula (I) que se encuentra en las reivindicaciones precedentes, se encuentra que para una persona versada en la materia la reivindicación 6 protege: 6.

Formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano, que comprende un compuesto de la fórmula (I) …”. Agrega la actora que “No es posible suponer o asumir, como erróneamente lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que la reivindicación 6 por depender de la reivindicación 1 se convierta en una reivindicación de uso.

Como se demostró anteriormente, la dependencia observada en dicha reivindicación 6 fue realizada con el objeto de definir las características del compuesto de fórmula I que constituye el principio activo de la formulación reivindicada”; que “… además de haber realizado una incorrecta interpretación de la reivindicación 6, no reparó la Superintendencia en el hecho de que para rechazar de manera correcta y legal una modificación a la solicitud de patente, dicha modificación debería, a tenor del Artículo 17, ‘implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada’, para lo cual era necesario revisar la descripción de la solicitud, con el fin de buscar allí el soporte de las nuevas reivindicaciones, antes de proceder a rechazar la modificación”; que “… para los honorables Magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es completamente claro que puede realizarse un cambio aún sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, siendo lo único relevante el que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”; que “… dado que la Superintendencia de Industria y Comercio acepta que las reivindicaciones 1 a 12 de dicho capítulo reivindicatorio tienen el mismo objeto de las reivindicaciones originales 1 a 5, es claro que todas las reivindicaciones de dicho capítulo reivindicatorio se encuentran adecuadamente soportadas en la descripción y por lo tanto, no amplían la invención”; y que “si aún en gracia de discusión llegara a aceptarse que las reivindicaciones 13 a 16 no están dentro del objeto de la invención originalmente presentada … la Superintendencia de Industria y Comercio tenía la obligación legal de aceptar el nuevo capítulo reivindicatorio con las reivindicaciones 1 a 12, las cuales, a su juicio, contenían la misma materia de las reivindicaciones originales 1 a 5 y, por consiguiente, eran modificaciones que cumplían con el supuesto de hecho establecido en el Artículo 17 de la Decisión 344”.

El Tribunal observa además que, en cuanto a la violación de los artículos 1 y 16 de la Decisión 344, la actora argumenta que, “cuando la Superintendencia considera la invención contenida en la solicitud denegada como un ‘uso’, pasa a establecer que dicho uso está excluido de patentabilidad, por cuanto no aparece listado expresamente dentro del Artículo 1”; que “… es claro que en el marco legal de la Comunidad Andina son patentables todas las invenciones en todos los campos de la tecnología, sin ninguna excepción diferente a aquellas establecidas en los Artículos 6 y 7 de la Decisión 344”; que “… señala la tratadista ALICIA AMARO … [que] en el campo de la Propiedad Intelectual sólo existen dos tipos de reivindicaciones: las dirigidas a una entidad física (producto, aparato) y las dirigidas a una actividad (proceso, uso).

Este segundo tipo se aplica a todo tipo de actividades en las cuales el uso de un producto está implicado en la realización del método; la actividad puede ser llevada a cabo sobre productos materiales, sobre energía, sobre otros procesos (como en los procesos de control) o sobre organismos vivos. Las reivindicaciones de uso, por consiguiente, se encuentran enmarcadas dentro del gran grupo de reivindicaciones de procedimiento”; que “De esta manera, una reivindicación como la de la solicitud denegada en la cual se protege ‘el uso de un compuesto de fórmula (I) en la preparación de un medicamento útil para inhibir la pérdida de hueso en un humano’ debe ser observada como equivalente a una reivindicación de procedimiento del tipo ‘un procedimiento para la preparación de un medicamento útil para inhibir la pérdida de hueso en un humano, el cual emplea el compuesto de fórmula (I)’.

En este sentido, es claro que las invenciones o reivindicaciones de uso son un tipo de invenciones de procedimiento que permiten proteger la aplicación o uso de un producto para un fin específico definido en el texto de la reivindicación”; que “el ámbito de patentabilidad de las invenciones establecido por el Artículo 1 de la Decisión 344, claramente cubre las reivindicaciones destinadas a proteger un ‘uso’, que se encuentran dentro del gran grupo de patentes de procedimiento”.

La actora alega también que “… la existencia de las reivindicaciones de uso, al igual que la existencia de reivindicaciones de producto y las demás de procedimiento, tiene su sustento filosófico en uno de los principios básicos del Derecho de Propiedad Intelectual, según el cual la exclusividad o monopolio reconocido por el Estado a un inventor, obedece a una política de recompensa por su contribución al desarrollo científico y tecnológico en beneficio de la comunidad”; que “no existe una razón válida para que el inventor de un nuevo uso de un compuesto ya conocido no reciba igual premio sobre dicho uso, si por medio de su investigación obtiene un uso hasta ese instante desconocido de dicho compuesto.

El esquema de estímulos que otorga el Estado a las patentes en general incluye claramente a las patentes de ‘uso’ de compuestos ya conocidos, toda vez que los avances en el campo de la química han hecho que más y más compuestos con indicaciones terapéuticas se hayan conocido, y sería un desperdicio para la comunidad en general que no existiera (sic) expertos interesados en investigar con dichos compuestos en la búsqueda de nuevas aplicaciones, de nuevos usos”; que “Es claro … que el Artículo 16 no puede interpretarse como una excepción general de patentabilidad de los nuevos usos. … Si lo que el legislador andino hubiera querido prohibir fuera el nuevo uso de cualquier compuesto o de cualquier procedimiento en todos los casos y de manera absoluta, no habría entrado a calificar cuando ese nuevo uso no era patentable.

El hecho de calificar cuando el uso no es patentable implica, necesariamente, que hay casos en los que el uso sí es patentable, esto es cuando resulta ser algo más que una ‘simple atribución’ ”; que “la interpretación que debe dársele al Artículo 16 es que la mera acción de aplicar, a veces sin conocimiento seguro, un uso distinto a productos o procedimientos ya patentados no da lugar a la concesión de una nueva patente.

Lo cual implica, necesariamente, que cuando el uso resulta ser el fruto de todo un proceso investigativo y tiene novedad y aplicación industrial es perfectamente patentable”; que “Si ello no fuera así … no existiría razón alguna para la existencia del Artículo 16 y los nuevos usos estarían incluidos, de manera expresa, en las excepciones de patentabilidad contenidas en los Artículos 6 y 7 de la Decisión 344 que, dicho sea de paso, constituyen las únicas excepciones válidas al principio general de patentabilidad establecido en el Artículo 1 de la Decisión 344”; que “es claro que lo que el Artículo 16 prohíbe es la concesión de una patente por la mera acción de atribuir un uso distinto a un producto o a un procedimiento ya patentado.

Pero que cuando dicho uso distinto es nuevo, es el resultado de un proceso de investigación y tiene aplicación industrial es perfectamente patentable. Esta es la interpretación que le han dado a dicha norma las autoridades correspondientes de países andinos como Venezuela, Perú y Ecuador”; y que “cuando la administración se halle frente a un invento, de producto o de procedimiento, incluidos los usos, que tenga novedad, altura inventiva y aplicación industrial, debe conceder patente de invención. En el presente caso en el que nos encontramos frente a una invención de uso nuevo, que es el resultado de un proceso investigativo y que tiene aplicación industrial, la interpretación restringida de las normas por parte de la Superintendencia privó a mi poderdante de la concesión del privilegio de patente solicitado”.

En lo relativo a la violación de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344, la demanda precisa que “… por ejemplo, en el Considerando Tercero y en general en toda la Resolución No. 04723 y en la Resolución No. 18633, se afirma que ‘los compuestos reivindicados no tienen nivel inventivo’, no obstante, en la solicitud denegada no hay ningún compuesto reivindicado … Para el solicitante es claro que los compuestos de fórmula (I) per se no son novedosos … Es decir, que hasta el momento de la presentación de la solicitud de patente por parte del demandante, no se conocía en el arte que los compuestos descritos en la solicitud tuvieran aplicación terapéutica en los problemas de osteoporosis (sic).

Esto claramente demuestra la novedad del uso de esos compuestos para el tratamiento de la osteoporosis (sic). Sin embargo, su uso en el tratamiento de la osteoporosis si (sic) es novedoso e inventivo”; que “la Superintendencia incorrectamente establece que la utilidad de los compuestos para el tratamiento de la osteoporosis era una ‘consecuencia esperada’ … Para las personas versadas en la materia es sabido que un verdadero ‘antiestrogeno’ (sic) incrementa la pérdida de hueso, mientras que un verdadero estrógeno sería útil para incrementar la masa de hueso”; que “… el hecho de que los compuestos de fórmula (I) referidos en la solicitud denegada hayan resultado ser efectivos para el tratamiento de la pérdida ósea es un hecho sorprendente, nuevo, inesperado y por consiguiente, inventivo.

Una persona versada en la materia no habría podido derivar de manera obvia o evidente tal uso de los compuestos de fórmula (I)”; que “Los compuestos de fórmula (I) en el arte anterior fueron empleados en una población de pacientes que poseían problemas de fertilidad y no en pacientes con problemas de osteoporosis. Por consiguiente, no podría haber una apreciación del efecto benéfico en la pérdida de hueso en el momento del primer uso de dichos compuestos de fórmula (I)”; que “La lógica empleada por la Superintendencia parece ser aquella según la cual si un medicamento ha sido administrado a un paciente --aún si se desconoce un aspecto benéfico particular de dicho medicamento--, cualquier otro uso de dicho medicamento no puede ser patentado, debido a que el efecto ya estaba ocurriendo.

A este respecto se deben señalar varias cosas. En primer lugar, la Superintendencia no suministra ninguna evidencia que demuestre que el régimen de dosificación para cualquiera de los compuestos de fórmula (I) suministrara el efecto benéfico reivindicado, esto es, la inhibición de la pérdida de hueso. En segundo lugar, si nadie conoce el efecto que pueda tener un compuesto en determinada dosificación, entonces no se entiende como (sic) la Superintendencia puede afirmar, de manera lógica, que ese nuevo uso no es ni novedoso ni es patentable”; que “… es necesario aclarar que no se concede patente para el ‘medio conocido’, por el contrario, se concede patente es al USO de dicho ‘medio conocido’.

Esta diferencia es muy clara y no debe ser confundida. Una cosa es una patente del producto o ‘medio’ y otra muy diferente la patente del nuevo ‘uso’ de dicho producto o ‘medio conocido’. De esta forma, es claro que el otorgamiento de una patente para el ‘uso’ de un medio o producto conocidos no afectaría los derechos del propietario de la patente de dicho producto”; que “estas invenciones consisten en un nuevo fin terapéutico para el mismo producto y aunque formalmente constituyen una reivindicación de procedimiento de fabricación, los juicios de novedad y actividad inventiva se van a fundar en realidad en el nuevo uso y no en procedimiento (sic) seguido, siendo éste último irrelevante a los efectos del análisis”; que “Lo que se exige en estos casos, es que se llegue a resultados sorprendentes e inesperados”; que “las reivindicaciones de la solicitud denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio, tienen aplicación industrial en razón a que la preparación dispuesta para el uso de la sustancia con un fin terapéutico distinto, puede realizarse en el campo industrial”; que “un nuevo uso de un producto farmacéutico no puede equipararse con un método terapéutico, excluido de patentabilidad”; que “La forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio toma la palabra ‘descubrimiento’ fuera de contexto constituye un desconocimiento de la verdadera labora (sic) de un inventor”; que “vale la pena destacar que el objeto de la solicitud denegado ya fue aceptado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América … e igualmente fue aceptado por la Oficina de Patentes Europea … Aunque este hecho no obliga en manera alguna a la Superintendencia de Industria y Comercio, sí constituye un indicio evidente de la novedad y altura inventiva que reviste la invención”; y que “Este hecho es tan importante y relevante que el mismo ha sido considerado dentro del Artículo 46 de la nueva Decisión Andina 486, que reemplazó a la Decisión 344, vigente en el momento en que las Resoluciones Nos. 04723 y 18633 fueron emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio … de acuerdo con dicho Artículo 46, la oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención”. 2.

Contestación a la demanda El Tribunal observa que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega, en su escrito de contestación, que “La solicitud de patente de invención se refiere a: Según las reivindicaciones 1 a 5 (folios 53 a 54), utilización del compuesto de fórmula (I). Según la reivindicación 6 (folio 54), formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano, que comprende un compuesto de la fórmula (I), según se define en alguna de las reivindicaciones 1 a 3.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar ‘nuevos métodos para el tratamiento de pérdida ósea, que comprende administrar una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I’ ”; que “Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente nº 93-39873 el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; que “la protección de la patente tendrá siempre por objeto el concepto de invención, en las modalidades indicadas por el legislador.

Pretender concluir que los derechos se confieren también para los usos, es contradictorio con el tenor literal de la norma que determina con suficiente claridad qué debe entenderse por invención y cómo éste es el objeto del derecho de patente”; que “Si bien una parte de la doctrina internacional e incluso nacional sostiene que dentro de los procedimientos se encuentran comprendidos los usos, la Superintendencia no comparte esta opinión puesto que, como se verá más adelante, de una interpretación sistemática de las normas sobre patentes de la Decisión 344, no se deduce que los usos puedan considerarse materia patentable”; que “Resulta evidente que la patente US 4.133.814 del 9 de enero de 1979 afectaba la novedad de la patente de invención que nos ocupa; anterioridad encontrada por la oficina nacional competente y obrante a folios 148 a 169 del expediente”; que “Lo único que diferencia a los compuestos reivindicados en la solicitud de patente de invención en debate de los mencionados en la anterioridad US 4.133814 es que: R además de lo referido en la anterioridad puede ser también alcoxi C6 alcoxicarboniloxi C6 Y CARBONILOXI”; que “dada la carencia de la altura inventiva de la solicitud de patente invención (sic) presentada por Eli Lilly And Company como quiera que la estructura general de los compuestos reivindicados ya era conocida, ello no implica una habilidad más allá de la esperada para cualquier persona conocedora de la materia, y no va más allá del progreso tecnológicos (sic) y tales sustituyentes no proporcionan un efecto especial respecto de los compuestos conocidos”; que “es importante reiterar que si bien es el progreso o aporte técnico que pueda suministrar la invención al estad (sic) de la técnica un indicador del nivel inventivo, existen condicionamientos de tipo legal sin cuyo cumplimiento no es dable hablar de materia patentable, como lo señala la Decisión 344 en sus artículos 1 a 7”; que “el artículo 16 de la Decisión 344 … dispone que no pueden patentarse nuevamente productos o procedimientos sobre los cuales anteriormente haya recaído un privilegio del mismo tipo, por el hecho de que se encuentre o descubra un nuevo uso para los mismos, independientemente de que este nuevo uso cumpla o no con los requisitos de patentabilidad”; que de la lectura del artículo 16 “es claro que el objeto de regulación son los productos y procedimientos y lo que se dice es que estos no podrán patentarse nuevamente.

En ninguna parte del párrafo se colocan los usos como el sujeto de las oraciones”. La parte demandada sostiene además que “de conformidad con el artículo 29 de la Decisión 344 … y, comoquiera que el examen definitivo de patentabilidad fue desfavorable, la oficina nacional competente expidió legal y válidamente a través del Superintendente de Industria y Comercio los actos administrativos acusados”; que el “nuevo capítulo reivindicatorio amplía el objeto de la solicitud porque: … las nuevas reivindicaciones (a), 1 a 6 del nuevo capítulo reivindicatorio, que mencionan el uso de un compuesto de fórmula (I), de raloxifeno o de clorhidrato de raloxifeno en el tratamiento o prevención de la osteoporosis corresponden a las reivindicaciones 1 a 5 del primer capítulo reivindicatorio. … (b) las nuevas reivindicaciones 7 a 12 dirigidas al uso de dicho compuesto de fórmula (I) … no están fundamentadas como reivindicaciones de uso en la preparación de un medicamento ni en la descripción ni en las reivindicaciones presentadas inicialmente, puesto que en ninguno de estos se hace alusión al ‘uso en la preparación de un medicamento’.

Es decir que estas reivindicaciones constituyen una ampliación del material contenido inicialmente en la solicitud. … (c) las nuevas reivindicaciones 13 a 16 dirigidas a una composición farmacéutica adaptada para el tratamiento o prevención de la osteoporosis … no están contenidas en el objeto de la solicitud inicial porque en el primer capítulo reivindicatorio no se mencionaba tal composición. Es decir que estas reivindicaciones constituyen una ampliación del material contenido inicialmente.

Además, si tal como dice el solicitante en el folio 334, ‘las nuevas reivindicaciones 13 a 16 presentadas constituyen el mismo objeto que la reivindicación 6 presentada inicialmente’, a estas se les aplicaría el mismo análisis que a la antigua reivindicación 6 y al igual que esta, no serían patentables”; que “… una reivindicación que depende de otra que es de uso, será una reivindicación de uso; y una reivindicación que depende de otra que es de producto, será una reivindicación de producto.

Entonces, puesto que en el nuevo capítulo reivindicatorio las reivindicaciones 13 a 16 se dirigen a una composición farmacéutica y la reivindicación 6 que les dio origen se dirigían a un uso, es claro que se está ampliando la materia que se quiere proteger”; que “El nuevo capítulo reivindicatorio presentado se aceptaría si concretara el objeto de la solicitud o redujera el alcance de lo reivindicado; pero ninguno de estos hechos se cumple”.

La demandada argumenta asimismo que “… en Venezuela y Perú se considera que el uso es una forma de procedimiento. Pero en esta oficina se entiende que el término ‘procedimiento’ de la reivindicación 1 se refiere a procedimientos industriales y por eso no tienen relación con el uso de un medicamento porque un ser humano no es asimilable a un objeto industrial.

La administración del medicamento a un paciente es necesaria y parte primordial del plan de tratamiento de una afección, que también incluirá indicaciones referentes a ejercicios, dieta, etc. Además, el Art. 6, Lit f de la Decisión 344, considera que los métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal no son invenciones. Por eso se considera como método terapéutico”; y que “es claro que los compuestos considerados en esta solicitud no son nuevos ni tienen nivel inventivo”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “Los artículos 1º, 2º, 4º, 16 Y 17 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 667 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención, denominada “MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS”, fue presentada el 28 de julio de 1993, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proceder a la interpretación de las disposiciones sustanciales aplicables, cuales son las previstas en los artículos 1, 2, 4 y 16 de la citada Decisión. Asimismo, dado que el nuevo capítulo reivindicatorio fue presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante escrito de fecha 10 de agosto de 1999, procedería interpretar el régimen aplicable al procedimiento relativo a la modificación de la solicitud de patente, esto es, el artículo 17 de la Decisión 344, invocado por el consultante, así como la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 313 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

También se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. Decisión 344 “Artículo 17.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues tiene establecido que la nueva Decisión es la aplicable al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, el consultante recoge el alegato del actor según el cual la solicitud de patente de invención denominada “MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS” fue presentada el 28 de julio de 1993, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud de patente, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, el consultante desprende de la demanda que el nuevo capítulo reivindicatorio fue presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante escrito de fecha 10 de agosto de 1999, por lo que el régimen aplicable al procedimiento relativo a la modificación de la solicitud de patente es el previsto en la norma vigente al momento de llevarse a cabo tal procedimiento, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. Del artículo 1 de la Decisión 313 se desprende que las invenciones, de producto o de procedimiento, serán patentadas cuando consistan en creaciones, es decir, en obras novedosas del ingenio humano, provistas de nivel inventivo y susceptibles de aplicación industrial.

En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer. Y en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.).

III. De la novedad de la invención El requisito de novedad, previsto en el artículo 2 de la Decisión 313, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica. Y el estado de la técnica incluye el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

El Tribunal ha declarado a este propósito que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan podido obtener, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

El Tribunal ha señalado además que “Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” (Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-89, del 31 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 50, del 17 de noviembre de 1989).

De otro lado, cabe precisar que, cuando la invención se halla integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exige la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. En resumen, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal indicó, en la sentencia citada, que debe observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica.

Ahora bien, el artículo 3 de la Decisión 313 contiene una excepción a la regla prevista en el artículo 2 eiusdem, cual es que la divulgación del contenido de la solicitud de patente no afectará la novedad de la invención si aquélla se produce del modo previsto en la norma de excepción, es decir, que haya ocurrido dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o a la fecha de prioridad si ésta ha sido revindicada, y siempre que el origen de la divulgación haya sido el de cualquiera de los supuestos excepcionales contemplados en el referido artículo 3.

IV. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 313, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, del 20 de mayo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

V. De la atribución de un uso distinto a productos o procedimientos ya patentados En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas al estado de la técnica, no pueden ser objeto de patentes segundas, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

En efecto, el artículo 16 de la Decisión 313 niega, en forma expresa, que la atribución de un uso distinto al comprendido en la patente inicial constituya razón válida para otorgar de nuevo el citado privilegio a productos o procedimientos ya patentados. El Tribunal ha declarado, a propósito de la interpretación de un texto idéntico previsto en la Decisión 344, que la Comunidad Andina, a la luz de la norma en mención, “… ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 … contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público (…) En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 … del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión” (Sentencia dictada en el expediente N° 89-AI-2000, del 28 de septiembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 722, del 12 de octubre del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal ha manifestado que “… el artículo 16 de la Decisión 344 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 6 y 7 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo” (Sentencia dictada en el expediente N° 01-AI-2001, del 27 de junio de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 818, del 23 de julio del mismo año).

Cabe agregar que, con motivo de la interpretación de un texto equivalente al artículo 16 de la Decisión 313, previsto en la Decisión 486, este Tribunal reprodujo el acta correspondiente a la sesión en la cual la Comisión, en el marco del reemplazo de la Decisión 344, trató el tema de la no patentabilidad de los nuevos usos (Sentencia dictada en el expediente 34- AI-2001, del 21 de agosto de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 839, del 25 de septiembre del mismo año), en los términos siguientes: “Patentes de Segundo Uso: La Secretaría General señaló que actualmente el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente el artículo 16 de la Decisión 344, no permite la concesión de patentes para nuevos usos de productos o procedimientos previamente patentados.

La Secretaría General informó que actualmente algunos Países Miembros han incumplido la norma al conceder por lo menos una patente de segundo uso. Al respecto, la Secretaría General consideró que, en su opinión, el Tribunal confirmaría la decisión de dictaminar el incumplimiento de dichos Países Miembros, puesto que la prohibición contenida en el precitado artículo 16 es expresa.

En ese sentido, las delegaciones de Bolivia, Colombia y Venezuela se manifestaron inclinadas a hacer aún más expresa la prohibición del patentamiento de los segundos usos en la redacción de la nueva Decisión. De otro lado, la delegación del Ecuador sostuvo que era preferible mantener la redacción del artículo 16 de la Decisión 344. Por último, la delegación de Perú manifestó en principio que su posición era eliminar el referido artículo 16, pero que en aras de lograr consenso, coincidirían con la posición de la delegación de Ecuador.

Al respecto, la Comisión tomó conocimiento de las posibles relaciones entre este texto y el marco internacional doctrinario y normativo. En ese orden de ideas, decidió mantener el artículo 16 vigente (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Acta Final. Septuagésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. 14 de septiembre de 2000. Lima.

Perú. Visible del folio 362 al 377 del expediente)”. VI. De las modificaciones a la solicitud de patente El artículo 17, inciso primero, de la Decisión 344 de la Comisión, atribuye al peticionario —inventor o causahabiente— el poder de modificar su solicitud de patente, al tiempo que le prohíbe la ampliación de la invención o de la divulgación contenida en ella.

Por tanto, la modificación puede abarcar, por ejemplo, desde los términos formales de la solicitud, a objeto de cambiar su redacción o hacer una mejor especificación de su objeto, hasta el tenor de las reivindicaciones, a fin de reducir su alcance. En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede hacer modificaciones a su solicitud, el Tribunal ha señalado que “la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

Cabe reiterar en este contexto que “Los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden fortalecer el régimen común de Propiedad Industrial en ella constituido, mediante disposiciones internas siempre que tales normas regulen únicamente lo no comprendido por ese Régimen, que no se lo restrinja en sus propósitos, ni se recorte su finalidad de proteger los derechos que consagra”.

(Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 25-IP- 2002 y 26-IP-2002. Gacetas Oficiales Nos. 796 del 24 de mayo de 2002, y 798 del 28 de mayo de 2002, respectivamente). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º A la luz de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las creaciones susceptibles de patente de invención son aquellas que tienen por objeto productos o procedimientos novedosos, provistos de nivel inventivo y de aplicación industrial. 3º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 313.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. 4° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. 5° En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos. 6º El peticionario —inventor o causahabiente— podrá modificar su solicitud de patente en cualquier estado del trámite, y la modificación podrá abarcar desde los términos formales de la solicitud hasta el tenor de las reivindicaciones, pero en ningún caso podrá incluir la ampliación de la invención o de la divulgación contenida en dicha solicitud.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA