Año XXIII - Número 1327 Lima, 17 de abril de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 225-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 150 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NATURE’S BLEND. Actor: Sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. Proceso interno Nº 2002- 00081 Proceso 233-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72, literal a), y 73, literales a), d) y e), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 95 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 2400-LR. Actor: COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA INDUSTRIAL BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS. Marca: “GUARANA” (denominativa) Proceso 185-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 4 y 16 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en el artículo 17 y en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ELI LILLY AND COMPANY. Caso: patente de invención titulada “MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS”. Expediente: N° 2001-0054 (6836) Proceso 216-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6 literal f), y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 3854-97-M.L. Actor: Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR). Patente: Derivados Tieno-tiopiran-sulfonamida, composiciones farmacéuticas y uso Para nosotros la Patria es América 40 GACETA OFICIAL 17/04/2006 2.52 PROCESO 225-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 150 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NATURE’S BLEND. Actor: Sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I. Proceso interno Nº 2002- 00081. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta para que este Órgano Jurisdiccional proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e), 136 literal a), 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00081 incoado por la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I. El auto de 7 de diciembre de 2005 mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 1501, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 27 de septiembre de 2000 el señor Albeiro Salvador Sánchez Rojas solicitó el registro como marca del signo NATURE’S BLEND (nominativo) para distinguir “jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello”, productos comprendidos en la clase 3.

(Clasificación Internacional de Niza, clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 497, no se presentaron observaciones.

El señor Albeiro Salvador Sánchez Rojas cedió todos los derechos a la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. Por Resolución Nº 12013 del 30 de marzo de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, negó el registro del signo NATURE’S BLEND (nominativo), porque “… se encontró que la marca NATURE’S SUNSHINE (MIXTA), para distinguir entre otros, preparaciones para tocador no medicadas, se encuentra registrada (…) cuyo titular es la sociedad NATURES SUNSHINE PRODUCTS, INC que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante”.

Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución Nº 23604 de 24 de julio de 2001, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 12013 y concedió el recurso de apelación. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, mediante Resolución Nº 29683 de 18 de septiembre de 2001, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

GACETA OFICIAL c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, después de subsanar algunos vicios en los que incurrió en su demanda, adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 135 literal e), 136 literal a), 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al no conceder el registro de la marca está vulnerando el artículo 135 literal e) puesto que “( ) un signo que pueda calificarse de genérico, descriptivo, evocativo o de palabra usual para designar el género o la especie del producto o servicio que identifica, dicho signo o parte del conjunto marcario no debe tenerse en cuenta en el momento de cotejarlo con otro.

Dicho de otra manera, de la norma en comento se infiere como regla legal que sobre las expresiones evocativas genéricas o descriptivas la autoridad marcaria no puede reconocer derechos exclusivos y excluyentes a ningún administrado”. Añade que “no hay lugar a dudas, la expresión ‘NATURE’S’ (inglés) o ‘DE LA NATURALEZA’ (español) evoca o indica la idea de algo que viene inmediatamente de la naturaleza o que apenas ha tenido un escaso proceso industrial, es un medio de informar al consumidor que el producto es ‘de la naturaleza’ o natural ( ).

Además, los signos naturaleza, natural, naturista o similares son de uso común para referirse a productos de la mencionada Clase Internacional y el consumidor medio de esta clase de productos no percibe dichos signos como una marca, sino como lo que son: evocativos, descriptivos o indicativos de una característica o calidad”. Sostiene que: “( ) la Superintendencia de Industria y Comercio, al negar de oficio el registro de la marca NATURE’S BLEND, ( ) por considerar que era confundible con la marca registrada NATURE’S SUNSHINE, violentó la regla legal, acabada de referir, toda vez que, de oficio, negó el derecho a que la demandante utilizara una expresión evocativa, de uso común y/o indicativa de una característica propia o usual de los productos a identificar: NATURE’S, declarando a favor de un tercero, que no intervino en el trámite administrativo, la potestad exorbitante a utilizar dicho signo de manera exclusiva y excluyente”.

En relación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, expone que se vulneró dicha norma, 17/04/2006 3.52 por cuanto “(…) la comparación entre el signo solicitado a registro y el traído de oficio por la accionada, debió limitarse a las expresiones ‘BLEND’ y ‘SUNSHINE’, que son bien distintas y en nada similares, así se hagan denodados esfuerzos intelectuales para sostener lo contrario”.

Manifiesta que “(…) los signos ‘NATURE’S BLEND’ y ‘NATURE’S SUNSHINE’, sin hacer abstracción de la expresión NATURE’S, son suficientemente distintos como para coexistir en el mercado sin riesgo atendible de que el consumidor medio los confunda o asocie entre sí (…)”. d) Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en relación a las Resoluciones 12013, 23604 y 29683, dice que no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486.

En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. En cuanto a la irregistrabilidad de la expresión NATURE’S BLEND, dice: “( ) una vez examinados en su conjunto los signos NATURE’S BLEND (solicitada) y NATURE’S SUNSHINE (registrada) para distinguir productos de la clase 3, existen semejanzas de carácter gráfico, ortográfico y fonético, por cuanto la marca solicitada reproduce casi en su totalidad el signo previamente registrado, lo cual puede conllevar a que se induzca al público consumidor a error al considerar que los bienes adquiridos tienen el mismo origen empresarial, situación que de ninguna manera le da suficiente identidad y distintividad al signo solicitado a registro, para distinguir sus productos.

Por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor”. En relación al artículo 135 literal e) de la Decisión 486 señala que el accionante pretende imputar responsabilidad a la administración por cuanto no se dio aplicación a la norma, pues considera que “la expresión NATURE’S debe considerarse como un término descriptivo y que al negar el registro de la marca NATURE’S BLEND, se otorgó al titular del registro de la expresión NATURE’S SUNSHINE un derecho exclusivo sobre un signo descriptivo.

Al respecto debe precisarse, que el registro de la expresión GACETA OFICIAL NATURE’S SUNSHINE corresponde a un riguroso análisis de registrabilidad y no resulta jurídicamente admisible admitir que el accionante pretenda derechos sobre su solicitud con base en derechos otorgados a terceros”. Respecto al artículo 136 literal a) de dicha Decisión, indica que: “(…) a diferencia de lo señalado por el demandante, la comparación entre los signos debe conllevar el análisis de la totalidad del conjunto marcario sin que sea procedente su desarticulación ya que el público consumidor no procede de tal manera”.

Sobre la supuesta violación del artículo 137 de la misma Decisión, indica que “es claro que incurre en error el accionante al afirmar la presunta vulneración a la norma transcrita máxime si dentro de la actuación administrativa la solicitud, no se tuvo conocimiento de que con el registro de la expresión NATURE’S BLEND, se pudieran suceder los presupuestos señalados en la misma, en tanto no existió conocimiento de denuncias o investigaciones por competencia desleal entre las expresiones objeto de debate a la fecha de expedición de los actos administrativos objeto de debate, por cuanto de haberse tenido indicios razonables la administración mediante los actos administrativos expedidos lo hubiera manifestado”.

Sobre el artículo 165 de la referida Decisión, expone que “no es cierto que la administración haya vulnerado la norma indicada por el accionante, por cuanto de acuerdo a la misma, existen varios presupuestos a efectos de iniciar la acción de cancelación por no uso, en ese evento, el interesado en promover dicha acción deberá acreditar el cumplimiento mismo, lo cual a la fecha no ha sido solicitado por el demandante”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 135 literal e), 136 literal a), 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin 17/04/2006 4.52 de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo NATURE’S BLEND (denominativo) se presentó el 27 de septiembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81, 83 literal a) de la mencionada Decisión 344, el artículo 150 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y no así los artículos solicitados por el consultante.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

GACETA OFICIAL “Artículo 150. Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los artículos 135 literal e), 136 literal a), 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por haberse determinado que la solicitud de registro del signo NATURE’S BLEND (denominativo) ha sido presentada en vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria. 17/04/2006 5.52 Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata a varios de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, a los plazos de vigencia y a la materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha señalado que “La prohibición de retroacti- GACETA OFICIAL vidad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo NATURE’S BLEND (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma.

II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de 17/04/2006 6.52 éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los GACETA OFICIAL demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca NATURE’S BLEND (nominativa) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. Marcas denominativas compuestas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tie- 17/04/2006 7.52 nen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente GACETA OFICIAL del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. IV.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, 17/04/2006 8.52 precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre GACETA OFICIAL los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 17/04/2006 9.52 Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada GACETA OFICIAL 17/04/2006 10.52 caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre NATURE’S BLEND (denominativo) y NATURE’S SUNSHINE (mixto) es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

Reglas para efectuar el cotejo marcario V. Examen de registrabilidad A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en GACETA OFICIAL cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

VI. Marcas en idioma extranjero Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado.

En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Con relación a este tema el Tribunal asimismo dice que “ cuando la denominación se expre- 17/04/2006 11.52 se en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. SEGUNDO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en GACETA OFICIAL los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. CUARTO.- En el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

QUINTO. - No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SÉPTIMO. - Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte 17/04/2006 12.52 de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

OCTAVO. - Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00081 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE (e) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/04/2006 13.52 PROCESO 233-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literal a), y 73, literales a), d) y e), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 95 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 2400-LR. Actor: COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA INDUSTRIAL BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS Marca: “GUARANA” (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de enero de 2006. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. GALO MEDIA ESTRELLA solicitó el 20 de febrero de 1992 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo denominativo “GUARANA” para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 30391/92.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Demandados: Tercero interesado: COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA INDUSTRAL BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS. PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI);

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. GALO MEDINA ESTRELLA. b. El 6 de octubre de 1992, la sociedad COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA INDUSTRIAL BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS presentó observaciones al registro del signo denominativo “GUARANA”, con base en la marca denominativa “GUARANACAP” para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el N° 357-90 y renovada bajo el N° 845-95. c. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 946277 del 14 de septiembre de 1995, mediante la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca denominativa “GUARANA”. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora sostiene como fundamento de su demanda las siguientes razones: GACETA OFICIAL 17/04/2006 14.52 a. “GUARANACAP” es una marca notoria. Entre ésta y el signo “GUARANA” se encuentran similitudes gráficas, visuales, fonéticas y auditivas, que pueden producir confusión en los medios comerciales y en el público consumidor.

Por lo tanto, se han violado los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “PRIMERA: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b. El signo “GUARANA” no es distintivo y, por ende, no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y en el artículo 71 de la Decisión 313, vigente al momento de presentación de la solicitud.

TERCERA: Falta de derecho del actor para proponer la demanda, por carecer de fundamento legal sus pretensiones. c. La Resolución expedida por el IEPI carece de motivación, contradiciendo las disposiciones de la Decisión 344 que consagran que esta clase de resoluciones debe ser motivada. d. Los signos en conflicto sólo se diferencian en el Sufijo “CAP” de “GUARANACAP”, con lo cual se pretende disimular su similitud. e. El Director de Propiedad Industrial no ha seguido las sencillas reglas para el cotejo marcario que la doctrina consagra. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca se opone a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • La Resolución impugnada se expidió de conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad industrial, por lo que es plenamente legal y válida. • “Niego pura, simple llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la ley ni a la realidad”.

SEGUNDA: Improcedencia de la demanda, por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. CUARTA: Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, según el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.” c. Contestación por parte del tercero interesado.

El señor GALO MEDINA ESTRELLA, tercero interesado en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • La Resolución impugnada se encuentra en consonancia con la legislación vigente y, por lo tanto, es legal y válida. • Del simple cotejo marcario de los signos en conflicto, se puede determinar que no existe ningún tipo de confusión gráfico-visual o fonético-auditiva y, en consecuencia, no se genera confusión ni error en el público consumidor. • Los signos en conflicto protegen artículos de distinta naturaleza, encasillados en clases diferentes. • El signo “GUARANA” reúne los requisitos determinados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. b. Contestación por parte de la Procuraduría General del Estado. El Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado se opone a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

GACETA OFICIAL III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 82, 83, literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre artículos 71, 72, literal a), 73, literales a), d) y e), de la Decisión 313, ya que la solicitud de registro del signo “GUARANA” fue presentada el 20 de febrero de 1992, fecha en la cual dicha normativa se encontraba vigente.

Igualmente, se interpretará el artículo 95 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. DECISION 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” 17/04/2006 15.52 una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. ( ) Artículo 72 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) DECISION 344 Artículo 95 (…) “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos”: “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

“a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá Artículo 73 GACETA OFICIAL sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. 17/04/2006 16.52 el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”1 IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, de la marca notoriamente conocida y de la prueba de la notoriedad, debida motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios y conexión competitiva.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando el derecho concedido bajo su vigencia; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003.

Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998). 2 En consecuencia, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de mar- 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio de 2003. Proceso Nº 39-IP2003.

Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. 17/04/2006 17.52 ca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “GUARANA” se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

El artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al ser una norma de carácter procesal, también debe ser aplicada al asunto en cuestión. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios. La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: GACETA OFICIAL “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 3 Las funciones de la marca es tema que ha sido elaborado en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 4 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, fun- 3 4 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 17/04/2006 18.52 ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la GACETA OFICIAL misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 5 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los 5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 17/04/2006 19.52 bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera esa marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 6 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 7 6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica, además, es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. El artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no po- 17/04/2006 20.52 see fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos, así como de productos o servicios, constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o semejantes, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas interpretaciones prejudiciales este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios GACETA OFICIAL que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002. Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891 de 23 de enero de 2003)”.

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 8 17/04/2006 21.52 La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 9, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 9 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 17/04/2006 22.52 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 10 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “GUARANA” y “GUARANACAP”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial, el demandante argumenta que la marca “GUARANACAP” es notoriamente conocida. Por tal motivo se analizará qué es una marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad bajo el régimen de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La marca notoria es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. 10 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 17/04/2006 23.52 Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003). “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 12 Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 11 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 73 de la Decisión 313), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 313), independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 13 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 14 El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Respecto de este punto, el Tribunal ha manifestado: “La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doc12 13 14 11 Ibídem, Pág. 255. Ibídem, Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL trinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996).” (Proceso 34-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). G. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN O A LA DENEGACIÓN DE REGISTROS MARCARIOS. Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos.

Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. El Tribunal sobre este punto ha dicho lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.” “La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” 17/04/2006 24.52 (…) “ la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005) Como quiera que la resolución impugnada en el proceso interno fue expedida en vigencia de la Decisión 344 se encuentra que dicha norma consagra el principio procesal comentado y, por lo tanto, los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados.

Así lo establece el artículo 95 de la Decisión citada, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde. H. CONEXIDAD COMPETITIVA Como quiera que dentro del proceso interno se planteó que los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que el juez consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

No obstante lo anterior, y como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ellos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor, no demuestra su semejanza; así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco GACETA OFICIAL prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados 17/04/2006 25.52 también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre del 2003 Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamen- GACETA OFICIAL 17/04/2006 26.52 te sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Conforme a lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “GUARANACAP” y “GUARANA”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas.

QUINTO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los actos administrativos relativos a la concesión o denegación de registros marcarios deben ser motivados, es decir, que deben reflejar las razones que hicieron que la oficina nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido.

SEPTIMO: En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2400-LR, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescrip- GACETA OFICIAL 17/04/2006 27.52 ciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 185-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 4 y 16 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en el artículo 17 y en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ELI LILLY AND COMPANY. Caso: patente de invención titulada “MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS”. Expediente: N° 2001-0054 (6836). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de febrero del año dos mil seis. 1. Demanda VISTOS Según el consultante, la parte actora alega que “el 28 de julio de 1993 la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, domiciliada en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente para la invención titulada ‘MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS’ ”; que “mediante auto notificado el 11 de agosto de 1993, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que adjuntara copia debidamente legalizada, de la primera solicitud de patente presentada en el extranjero, para el mismo invento con su traducción oficial.

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “Los artículos 1º, 2º, 4º, 16 Y 17 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.1.

Cuestión de hecho GACETA OFICIAL Dicho requerimiento fue atendido el día 29 de octubre de 1993”; que “mediante auto notificado el 13 de mayo de 1999, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que diera respuesta al Concepto Técnico No. 240, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes de dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud.

Dicho requerimiento fue atendido el día 10 de agosto de 1999”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 04723 de 29 de febrero de 2000, por medio de la cual se niega la patente solicitada a la sociedad ELY LILLY AND COMPANY, con fundamento en su falta de novedad y de nivel inventivo”; y que “contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 18633 de 31 de julio de 2000, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del “artículo 17 de la Decisión 344, por cuanto una modificación de solicitud de patente que no ampliaba la invención contenida en la solicitud inicial y que tenía pleno soporte racional en la descripción, fue rechazada y no fue tenida en consideración para la realización del examen definitivo de patentabilidad de la invención, con lo cual, se le privó a la sociedad actora de su facultad de adecuar las reivindicaciones de su solicitud de patente a los requerimientos de la legislación sobre patentes de invención”; que “se violaron los artículos 1º y 16 de la Decisión 344, por cuanto la patente de invención solicitada para ‘MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS’ es el resultado de un proceso investigativo que tiene aplicación industrial, y de conformidad con las disposiciones invocadas, cuando la administración se halle frente a un invento, de producto o de procedimiento, incluidos los usos, que tenga novedad, altura inventiva y aplicación industrial, debe conceder patente de invención”; que “se violaron los artículos 2º y 4º de la Decisión 344 … por cuanto la solicitud denegada se trata de un uso nuevo de un compuesto farmacéutico, que no se conocía en el mundo de la medicina y cuyo conocimiento requirió de todo un proceso investigativo, científico creativo y de ninguna 17/04/2006 28.52 manera puede afirmarse que haya sido derivado, de manera evidente, del estado de la técnica”.

En lo que concierne a la violación del artículo 17 de la Decisión 344, la parte actora sostiene en la demanda que “la solicitud denegada se presentó inicialmente con un capítulo reivindicatorio que contenía 6 reivindicaciones, dentro de las cuales las reivindicaciones 1 a 5 estaban dirigidas a la utilización del compuesto de fórmula (I) en el tratamiento o prevención de osteoporosis, mientras que la reivindicación 6 estaba dirigida a una formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano, la cual comprendía el compuesto de fórmula (I) previamente definido en una de las reivindicaciones 1 a 3”; que “En el memorial de fecha 10 de Agosto de 1999 … se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 16 nuevas reivindicaciones, divididas en tres grupos …”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio no acepta el nuevo capítulo reivindicatorio según argumenta en la Resolución No. 04723 debido a que el mismo ‘amplía el objeto de la solicitud, pues en el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente … el objeto de las reivindicaciones 1 a 5 era la utilización de compuestos y el de la reivindicación 6, por depender de la reivindicación 1, también era un uso, concretamente un uso terapéutico, y en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado aunque las reivindicaciones 1 a 12 tienen el mismo objeto que las reivindicaciones 1 a 5 del capítulo reivindicatorio presentado inicialmente, las reivindicaciones 13 a 16 … mencionan como nuevo ya no el uso terapéutico sino composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de fórmula I, que no están contenidas en el objeto de la solicitud inicial’ ”; que “la Superintendencia acepta que las reivindicaciones 1 a 12 del nuevo capítulo reivindicatorio no amplían el objeto de las reivindicaciones 1 a 5 iniciales, pero considera que las reivindicaciones 13 a 16 sí van más allá del objeto de la solicitud inicial”; que “… la reivindicación 6 original de la solicitud denegada protegía una ‘Formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano’, que comprende un compuesto de la fórmula (I), según se define en alguna de las reivindicaciones 1 a 3 … Como claramente se lee, dicha reivindicación 6 no está encabezada como ‘el uso de…’.

Es decir, no está dirigida a proteger un uso como tal. Por el contrario, dicha reivindicación 6, claramente establece que la materia GACETA OFICIAL objeto para la cual se solicita protección es una ‘formulación’, la cual se encuentra definida por sus componentes”; que “Por lo tanto, si se reemplaza la frase ‘según se define en alguna de las reivindicaciones 1 a 3’ por la definición de dicho compuesto de fórmula (I) que se encuentra en las reivindicaciones precedentes, se encuentra que para una persona versada en la materia la reivindicación 6 protege: 6.

Formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano, que comprende un compuesto de la fórmula (I) …”. Agrega la actora que “No es posible suponer o asumir, como erróneamente lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que la reivindicación 6 por depender de la reivindicación 1 se convierta en una reivindicación de uso.

Como se demostró anteriormente, la dependencia observada en dicha reivindicación 6 fue realizada con el objeto de definir las características del compuesto de fórmula I que constituye el principio activo de la formulación reivindicada”; que “… además de haber realizado una incorrecta interpretación de la reivindicación 6, no reparó la Superintendencia en el hecho de que para rechazar de manera correcta y legal una modificación a la solicitud de patente, dicha modificación debería, a tenor del Artículo 17, ‘implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada’, para lo cual era necesario revisar la descripción de la solicitud, con el fin de buscar allí el soporte de las nuevas reivindicaciones, antes de proceder a rechazar la modificación”; que “… para los honorables Magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es completamente claro que puede realizarse un cambio aún sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, siendo lo único relevante el que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”; que “… dado que la Superintendencia de Industria y Comercio acepta que las reivindicaciones 1 a 12 de dicho capítulo reivindicatorio tienen el mismo objeto de las reivindicaciones originales 1 a 5, es claro que todas las reivindicaciones de dicho capítulo reivindicatorio se encuentran adecuadamente soportadas en la descripción y por lo tanto, no amplían la invención”; y que “si aún en gracia de discusión llegara a aceptarse que las reivindicaciones 13 a 16 no están dentro del objeto de la invención originalmente presentada … la Superintendencia de Industria y Comercio 17/04/2006 29.52 tenía la obligación legal de aceptar el nuevo capítulo reivindicatorio con las reivindicaciones 1 a 12, las cuales, a su juicio, contenían la misma materia de las reivindicaciones originales 1 a 5 y, por consiguiente, eran modificaciones que cumplían con el supuesto de hecho establecido en el Artículo 17 de la Decisión 344”.

El Tribunal observa además que, en cuanto a la violación de los artículos 1 y 16 de la Decisión 344, la actora argumenta que, “cuando la Superintendencia considera la invención contenida en la solicitud denegada como un ‘uso’, pasa a establecer que dicho uso está excluido de patentabilidad, por cuanto no aparece listado expresamente dentro del Artículo 1”; que “… es claro que en el marco legal de la Comunidad Andina son patentables todas las invenciones en todos los campos de la tecnología, sin ninguna excepción diferente a aquellas establecidas en los Artículos 6 y 7 de la Decisión 344”; que “… señala la tratadista ALICIA AMARO … [que] en el campo de la Propiedad Intelectual sólo existen dos tipos de reivindicaciones: las dirigidas a una entidad física (producto, aparato) y las dirigidas a una actividad (proceso, uso).

Este segundo tipo se aplica a todo tipo de actividades en las cuales el uso de un producto está implicado en la realización del método; la actividad puede ser llevada a cabo sobre productos materiales, sobre energía, sobre otros procesos (como en los procesos de control) o sobre organismos vivos. Las reivindicaciones de uso, por consiguiente, se encuentran enmarcadas dentro del gran grupo de reivindicaciones de procedimiento”; que “De esta manera, una reivindicación como la de la solicitud denegada en la cual se protege ‘el uso de un compuesto de fórmula (I) en la preparación de un medicamento útil para inhibir la pérdida de hueso en un humano’ debe ser observada como equivalente a una reivindicación de procedimiento del tipo ‘un procedimiento para la preparación de un medicamento útil para inhibir la pérdida de hueso en un humano, el cual emplea el compuesto de fórmula (I)’.

En este sentido, es claro que las invenciones o reivindicaciones de uso son un tipo de invenciones de procedimiento que permiten proteger la aplicación o uso de un producto para un fin específico definido en el texto de la reivindicación”; que “el ámbito de patentabilidad de las invenciones establecido por el Artículo 1 de la Decisión 344, claramente cubre las reivindicaciones destinadas a proteger un ‘uso’, que se GACETA OFICIAL encuentran dentro del gran grupo de patentes de procedimiento”.

La actora alega también que “… la existencia de las reivindicaciones de uso, al igual que la existencia de reivindicaciones de producto y las demás de procedimiento, tiene su sustento filosófico en uno de los principios básicos del Derecho de Propiedad Intelectual, según el cual la exclusividad o monopolio reconocido por el Estado a un inventor, obedece a una política de recompensa por su contribución al desarrollo científico y tecnológico en beneficio de la comunidad”; que “no existe una razón válida para que el inventor de un nuevo uso de un compuesto ya conocido no reciba igual premio sobre dicho uso, si por medio de su investigación obtiene un uso hasta ese instante desconocido de dicho compuesto.

El esquema de estímulos que otorga el Estado a las patentes en general incluye claramente a las patentes de ‘uso’ de compuestos ya conocidos, toda vez que los avances en el campo de la química han hecho que más y más compuestos con indicaciones terapéuticas se hayan conocido, y sería un desperdicio para la comunidad en general que no existiera (sic) expertos interesados en investigar con dichos compuestos en la búsqueda de nuevas aplicaciones, de nuevos usos”; que “Es claro … que el Artículo 16 no puede interpretarse como una excepción general de patentabilidad de los nuevos usos. … Si lo que el legislador andino hubiera querido prohibir fuera el nuevo uso de cualquier compuesto o de cualquier procedimiento en todos los casos y de manera absoluta, no habría entrado a calificar cuando ese nuevo uso no era patentable.

El hecho de calificar cuando el uso no es patentable implica, necesariamente, que hay casos en los que el uso sí es patentable, esto es cuando resulta ser algo más que una ‘simple atribución’ ”; que “la interpretación que debe dársele al Artículo 16 es que la mera acción de aplicar, a veces sin conocimiento seguro, un uso distinto a productos o procedimientos ya patentados no da lugar a la concesión de una nueva patente.

Lo cual implica, necesariamente, que cuando el uso resulta ser el fruto de todo un proceso investigativo y tiene novedad y aplicación industrial es perfectamente patentable”; que “Si ello no fuera así … no existiría razón alguna para la existencia del Artículo 16 y los nuevos usos estarían incluidos, de manera expresa, en las excepciones de patentabilidad contenidas en los Artículos 6 y 7 de la Decisión 344 que, dicho sea de paso, consti- 17/04/2006 30.52 tuyen las únicas excepciones válidas al principio general de patentabilidad establecido en el Artículo 1 de la Decisión 344”; que “es claro que lo que el Artículo 16 prohíbe es la concesión de una patente por la mera acción de atribuir un uso distinto a un producto o a un procedimiento ya patentado.

Pero que cuando dicho uso distinto es nuevo, es el resultado de un proceso de investigación y tiene aplicación industrial es perfectamente patentable. Esta es la interpretación que le han dado a dicha norma las autoridades correspondientes de países andinos como Venezuela, Perú y Ecuador”; y que “cuando la administración se halle frente a un invento, de producto o de procedimiento, incluidos los usos, que tenga novedad, altura inventiva y aplicación industrial, debe conceder patente de invención. En el presente caso en el que nos encontramos frente a una invención de uso nuevo, que es el resultado de un proceso investigativo y que tiene aplicación industrial, la interpretación restringida de las normas por parte de la Superintendencia privó a mi poderdante de la concesión del privilegio de patente solicitado”.

En lo relativo a la violación de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344, la demanda precisa que “… por ejemplo, en el Considerando Tercero y en general en toda la Resolución No. 04723 y en la Resolución No. 18633, se afirma que ‘los compuestos reivindicados no tienen nivel inventivo’, no obstante, en la solicitud denegada no hay ningún compuesto reivindicado … Para el solicitante es claro que los compuestos de fórmula (I) per se no son novedosos … Es decir, que hasta el momento de la presentación de la solicitud de patente por parte del demandante, no se conocía en el arte que los compuestos descritos en la solicitud tuvieran aplicación terapéutica en los problemas de osteoporosis (sic).

Esto claramente demuestra la novedad del uso de esos compuestos para el tratamiento de la osteoporosis (sic). Sin embargo, su uso en el tratamiento de la osteoporosis si (sic) es novedoso e inventivo”; que “la Superintendencia incorrectamente establece que la utilidad de los compuestos para el tratamiento de la osteoporosis era una ‘consecuencia esperada’ … Para las personas versadas en la materia es sabido que un verdadero ‘antiestrogeno’ (sic) incrementa la pérdida de hueso, mientras que un verdadero estrógeno sería útil para incrementar la masa de hueso”; que “… el hecho de que los compuestos de fórmula (I) referidos en la solicitud denegada hayan resultado ser efectivos para el tratamiento de la GACETA OFICIAL pérdida ósea es un hecho sorprendente, nuevo, inesperado y por consiguiente, inventivo.

Una persona versada en la materia no habría podido derivar de manera obvia o evidente tal uso de los compuestos de fórmula (I)”; que “Los compuestos de fórmula (I) en el arte anterior fueron empleados en una población de pacientes que poseían problemas de fertilidad y no en pacientes con problemas de osteoporosis. Por consiguiente, no podría haber una apreciación del efecto benéfico en la pérdida de hueso en el momento del primer uso de dichos compuestos de fórmula (I)”; que “La lógica empleada por la Superintendencia parece ser aquella según la cual si un medicamento ha sido administrado a un paciente —aún si se desconoce un aspecto benéfico particular de dicho medicamento—, cualquier otro uso de dicho medicamento no puede ser patentado, debido a que el efecto ya estaba ocurriendo.

A este respecto se deben señalar varias cosas. En primer lugar, la Superintendencia no suministra ninguna evidencia que demuestre que el régimen de dosificación para cualquiera de los compuestos de fórmula (I) suministrara el efecto benéfico reivindicado, esto es, la inhibición de la pérdida de hueso. En segundo lugar, si nadie conoce el efecto que pueda tener un compuesto en determinada dosificación, entonces no se entiende como (sic) la Superintendencia puede afirmar, de manera lógica, que ese nuevo uso no es ni novedoso ni es patentable”; que “… es necesario aclarar que no se concede patente para el ‘medio conocido’, por el contrario, se concede patente es al USO de dicho ‘medio conocido’.

Esta diferencia es muy clara y no debe ser confundida. Una cosa es una patente del producto o ‘medio’ y otra muy diferente la patente del nuevo ‘uso’ de dicho producto o ‘medio conocido’. De esta forma, es claro que el otorgamiento de una patente para el ‘uso’ de un medio o producto conocidos no afectaría los derechos del propietario de la patente de dicho producto”; que “estas invenciones consisten en un nuevo fin terapéutico para el mismo producto y aunque formalmente constituyen una reivindicación de procedimiento de fabricación, los juicios de novedad y actividad inventiva se van a fundar en realidad en el nuevo uso y no en procedimiento (sic) seguido, siendo éste último irrelevante a los efectos del análisis”; que “Lo que se exige en estos casos, es que se llegue a resultados sorprendentes e inesperados”; que “las reivindicaciones de la solicitud denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio, tienen aplicación industrial 17/04/2006 31.52 en razón a que la preparación dispuesta para el uso de la sustancia con un fin terapéutico distinto, puede realizarse en el campo industrial”; que “un nuevo uso de un producto farmacéutico no puede equipararse con un método terapéutico, excluido de patentabilidad”; que “La forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio toma la palabra ‘descubrimiento’ fuera de contexto constituye un desconocimiento de la verdadera labora (sic) de un inventor”; que “vale la pena destacar que el objeto de la solicitud denegado ya fue aceptado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América … e igualmente fue aceptado por la Oficina de Patentes Europea … Aunque este hecho no obliga en manera alguna a la Superintendencia de Industria y Comercio, sí constituye un indicio evidente de la novedad y altura inventiva que reviste la invención”; y que “Este hecho es tan importante y relevante que el mismo ha sido considerado dentro del Artículo 46 de la nueva Decisión Andina 486, que reemplazó a la Decisión 344, vigente en el momento en que las Resoluciones Nos. 04723 y 18633 fueron emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio … de acuerdo con dicho Artículo 46, la oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención”. 2.

Contestación a la demanda El Tribunal observa que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega, en su escrito de contestación, que “La solicitud de patente de invención se refiere a: Según las reivindicaciones 1 a 5 (folios 53 a 54), utilización del compuesto de fórmula (I). Según la reivindicación 6 (folio 54), formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano, que comprende un compuesto de la fórmula (I), según se define en alguna de las reivindicaciones 1 a 3.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar ‘nuevos métodos para el tratamiento de pérdida ósea, que comprende administrar una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I’ ”; que “Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente nº 93-39873 el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una pa- GACETA OFICIAL tente de invención”; que “la protección de la patente tendrá siempre por objeto el concepto de invención, en las modalidades indicadas por el legislador.

Pretender concluir que los derechos se confieren también para los usos, es contradictorio con el tenor literal de la norma que determina con suficiente claridad qué debe entenderse por invención y cómo éste es el objeto del derecho de patente”; que “Si bien una parte de la doctrina internacional e incluso nacional sostiene que dentro de los procedimientos se encuentran comprendidos los usos, la Superintendencia no comparte esta opinión puesto que, como se verá más adelante, de una interpretación sistemática de las normas sobre patentes de la Decisión 344, no se deduce que los usos puedan considerarse materia patentable”; que “Resulta evidente que la patente US 4.133.814 del 9 de enero de 1979 afectaba la novedad de la patente de invención que nos ocupa; anterioridad encontrada por la oficina nacional competente y obrante a folios 148 a 169 del expediente”; que “Lo único que diferencia a los compuestos reivindicados en la solicitud de patente de invención en debate de los mencionados en la anterioridad US 4.133814 es que: R además de lo referido en la anterioridad puede ser también alcoxi C6 alcoxicarboniloxi C6 Y CARBONILOXI”; que “dada la carencia de la altura inventiva de la solicitud de patente invención (sic) presentada por Eli Lilly And Company como quiera que la estructura general de los compuestos reivindicados ya era conocida, ello no implica una habilidad más allá de la esperada para cualquier persona conocedora de la materia, y no va más allá del progreso tecnológicos (sic) y tales sustituyentes no proporcionan un efecto especial respecto de los compuestos conocidos”; que “es importante reiterar que si bien es el progreso o aporte técnico que pueda suministrar la invención al estad (sic) de la técnica un indicador del nivel inventivo, existen condicionamientos de tipo legal sin cuyo cumplimiento no es dable hablar de materia patentable, como lo señala la Decisión 344 en sus artículos 1 a 7”; que “el artículo 16 de la Decisión 344 … dispone que no pueden patentarse nuevamente productos o procedimientos sobre los cuales anteriormente haya recaído un privilegio del mismo tipo, por el hecho de que se encuentre o descubra un nuevo uso para los mismos, independientemente de que este nuevo uso cumpla o no con los requisitos de patentabilidad”; que de la lectura del artículo 16 “es claro que el objeto de regulación son los productos y procedimientos y lo que se 17/04/2006 32.52 dice es que estos no podrán patentarse nuevamente.

En ninguna parte del párrafo se colocan los usos como el sujeto de las oraciones”. La parte demandada sostiene además que “de conformidad con el artículo 29 de la Decisión 344 … y, comoquiera que el examen definitivo de patentabilidad fue desfavorable, la oficina nacional competente expidió legal y válidamente a través del Superintendente de Industria y Comercio los actos administrativos acusados”; que el “nuevo capítulo reivindicatorio amplía el objeto de la solicitud porque: … las nuevas reivindicaciones (a), 1 a 6 del nuevo capítulo reivindicatorio, que mencionan el uso de un compuesto de fórmula (I), de raloxifeno o de clorhidrato de raloxifeno en el tratamiento o prevención de la osteoporosis corresponden a las reivindicaciones 1 a 5 del primer capítulo reivindicatorio. … (b) las nuevas reivindicaciones 7 a 12 dirigidas al uso de dicho compuesto de fórmula (I) … no están fundamentadas como reivindicaciones de uso en la preparación de un medicamento ni en la descripción ni en las reivindicaciones presentadas inicialmente, puesto que en ninguno de estos se hace alusión al ‘uso en la preparación de un medicamento’.

Es decir que estas reivindicaciones constituyen una ampliación del material contenido inicialmente en la solicitud. … (c) las nuevas reivindicaciones 13 a 16 dirigidas a una composición farmacéutica adaptada para el tratamiento o prevención de la osteoporosis … no están contenidas en el objeto de la solicitud inicial porque en el primer capítulo reivindicatorio no se mencionaba tal composición. Es decir que estas reivindicaciones constituyen una ampliación del material contenido inicialmente.

Además, si tal como dice el solicitante en el folio 334, ‘las nuevas reivindicaciones 13 a 16 presentadas constituyen el mismo objeto que la reivindicación 6 presentada inicialmente’, a estas se les aplicaría el mismo análisis que a la antigua reivindicación 6 y al igual que esta, no serían patentables”; que “… una reivindicación que depende de otra que es de uso, será una reivindicación de uso; y una reivindicación que depende de otra que es de producto, será una reivindicación de producto.

Entonces, puesto que en el nuevo capítulo reivindicatorio las reivindicaciones 13 a 16 se dirigen a una composición farmacéutica y la reivindicación 6 que les dio origen se dirigían a un uso, es claro que se está ampliando la materia que se quiere proteger”; que “El nuevo capítulo reivindicatorio presentado se aceptaría si concretara el objeto de la so- GACETA OFICIAL licitud o redujera el alcance de lo reivindicado; pero ninguno de estos hechos se cumple”.

La demandada argumenta asimismo que “… en Venezuela y Perú se considera que el uso es una forma de procedimiento. Pero en esta oficina se entiende que el término ‘procedimiento’ de la reivindicación 1 se refiere a procedimientos industriales y por eso no tienen relación con el uso de un medicamento porque un ser humano no es asimilable a un objeto industrial.

La administración del medicamento a un paciente es necesaria y parte primordial del plan de tratamiento de una afección, que también incluirá indicaciones referentes a ejercicios, dieta, etc. Además, el Art. 6, Lit f de la Decisión 344, considera que los métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal no son invenciones. Por eso se considera como método terapéutico”; y que “es claro que los compuestos considerados en esta solicitud no son nuevos ni tienen nivel inventivo”. 17/04/2006 33.52 artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención, denominada “MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS”, fue presentada el 28 de julio de 1993, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proceder a la interpretación de las disposiciones sustanciales aplicables, cuales son las previstas en los artículos 1, 2, 4 y 16 de la citada Decisión. Asimismo, dado que el nuevo capítulo reivindicatorio fue presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante escrito de fecha 10 de agosto de 1999, procedería interpretar el régimen aplicable al procedimiento relativo a la modificación de la solicitud de patente, esto es, el artículo 17 de la Decisión 344, invocado por el consultante, así como la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

CONSIDERANDO

Decisión 313 Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “Los artículos 1º, 2º, 4º, 16 Y 17 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina”; “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo”.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 667 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, También se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese deriva- GACETA OFICIAL do de manera evidente del estado de la técnica”.

“Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. 17/04/2006 34.52 En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. Decisión 344 “Artículo 17.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues tiene establecido que la nueva Decisión es la aplicable al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, el consultante recoge el alegato del actor según el cual la solicitud de patente de invención denominada “MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS” fue presentada el 28 de julio de 1993, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud de patente, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, el consultante desprende de la demanda que el nuevo capítulo reivindicatorio fue presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante escri- GACETA OFICIAL to de fecha 10 de agosto de 1999, por lo que el régimen aplicable al procedimiento relativo a la modificación de la solicitud de patente es el previsto en la norma vigente al momento de llevarse a cabo tal procedimiento, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. Del artículo 1 de la Decisión 313 se desprende que las invenciones, de producto o de procedimiento, serán patentadas cuando consistan en creaciones, es decir, en obras novedosas del ingenio humano, provistas de nivel inventivo y susceptibles de aplicación industrial.

En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer. Y en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). 17/04/2006 35.52 III.

De la novedad de la invención El requisito de novedad, previsto en el artículo 2 de la Decisión 313, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica. Y el estado de la técnica incluye el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

El Tribunal ha declarado a este propósito que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan podido obtener, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

El Tribunal ha señalado además que “Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” (Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-89, del 31 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 50, del 17 de noviembre de 1989).

De otro lado, cabe precisar que, cuando la invención se halla integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exige la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. GACETA OFICIAL En resumen, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal indicó, en la sentencia citada, que debe observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica.

Ahora bien, el artículo 3 de la Decisión 313 contiene una excepción a la regla prevista en el artículo 2 eiusdem, cual es que la divulgación del contenido de la solicitud de patente no afectará la novedad de la invención si aquélla se produce del modo previsto en la norma de excepción, es decir, que haya ocurrido dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o a la fecha de prioridad si ésta ha sido revindicada, y siempre que el origen de la divulgación haya sido el de cualquiera de los supuestos excepcionales contemplados en el referido artículo 3.

IV. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 313, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su exa- 17/04/2006 36.52 men. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, del 20 de mayo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

A partir de la decisión adoptada en el caso T506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. GACETA OFICIAL A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op. cit.).

En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

V. De la atribución de un uso distinto a productos o procedimientos ya patentados En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, 17/04/2006 37.52 las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas al estado de la técnica, no pueden ser objeto de patentes segundas, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

En efecto, el artículo 16 de la Decisión 313 niega, en forma expresa, que la atribución de un uso distinto al comprendido en la patente inicial constituya razón válida para otorgar de nuevo el citado privilegio a productos o procedimientos ya patentados. El Tribunal ha declarado, a propósito de la interpretación de un texto idéntico previsto en la Decisión 344, que la Comunidad Andina, a la luz de la norma en mención, “… ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 … contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público (…) En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 … del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión” (Sentencia dictada en el expediente N° 89-AI-2000, del 28 de septiembre de 2001, publicada en la G.O. A.C. N° 722, del 12 de octubre del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal ha manifestado que “… el artículo 16 de la Decisión 344 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 6 y 7 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo” (Sentencia GACETA OFICIAL dictada en el expediente N° 01-AI-2001, del 27 de junio de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 818, del 23 de julio del mismo año).

Cabe agregar que, con motivo de la interpretación de un texto equivalente al artículo 16 de la Decisión 313, previsto en la Decisión 486, este Tribunal reprodujo el acta correspondiente a la sesión en la cual la Comisión, en el marco del reemplazo de la Decisión 344, trató el tema de la no patentabilidad de los nuevos usos (Sentencia dictada en el expediente 34-AI-2001, del 21 de agosto de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 839, del 25 de septiembre del mismo año), en los términos siguientes: “Patentes de Segundo Uso: La Secretaría General señaló que actualmente el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente el artículo 16 de la Decisión 344, no permite la concesión de patentes para nuevos usos de productos o procedimientos previamente patentados.

La Secretaría General informó que actualmente algunos Países Miembros han incumplido la norma al conceder por lo menos una patente de segundo uso. Al respecto, la Secretaría General consideró que, en su opinión, el Tribunal confirmaría la decisión de dictaminar el incumplimiento de dichos Países Miembros, puesto que la prohibición contenida en el precitado artículo 16 es expresa.

En ese sentido, las delegaciones de Bolivia, Colombia y Venezuela se manifestaron inclinadas a hacer aún más expresa la prohibición del patentamiento de los segundos usos en la redacción de la nueva Decisión. De otro lado, la delegación del Ecuador sostuvo que era preferible mantener la redacción del artículo 16 de la Decisión 344. Por último, la delegación de Perú manifestó en principio que su posición era eliminar el referido artículo 16, pero que en aras de lograr consenso, coincidirían con la posición de la delegación de Ecuador.

Al respecto, la Comisión tomó conocimiento de las posibles relaciones entre este texto y el marco internacional doctrinario y normativo. En ese orden de ideas, decidió mantener el artículo 16 vigente (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Acta Final. Septuagésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. 14 17/04/2006 38.52 de septiembre de 2000.

Lima. Perú. Visible del folio 362 al 377 del expediente)”. VI. De las modificaciones a la solicitud de patente El artículo 17, inciso primero, de la Decisión 344 de la Comisión, atribuye al peticionario —inventor o causahabiente— el poder de modificar su solicitud de patente, al tiempo que le prohíbe la ampliación de la invención o de la divulgación contenida en ella.

Por tanto, la modificación puede abarcar, por ejemplo, desde los términos formales de la solicitud, a objeto de cambiar su redacción o hacer una mejor especificación de su objeto, hasta el tenor de las reivindicaciones, a fin de reducir su alcance. En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede hacer modificaciones a su solicitud, el Tribunal ha señalado que “la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

Cabe reiterar en este contexto que “Los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden fortalecer el régimen común de Propiedad Industrial en ella constituido, mediante disposiciones internas siempre que tales normas regulen únicamente lo no comprendido por ese Régimen, que no se lo restrinja en sus propósitos, ni se recorte su finalidad de proteger los derechos que consagra”.

(Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 25-IP-2002 y 26-IP2002. Gacetas Oficiales Nos. 796 del 24 de mayo de 2002, y 798 del 28 de mayo de 2002, respectivamente). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del GACETA OFICIAL procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º A la luz de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las creaciones susceptibles de patente de invención son aquellas que tienen por objeto productos o procedimientos novedosos, provistos de nivel inventivo y de aplicación industrial. 3º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 313.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. 4° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que 17/04/2006 39.52 forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. 5° En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos. 6º El peticionario —inventor o causahabiente— podrá modificar su solicitud de patente en cualquier estado del trámite, y la modificación podrá abarcar desde los términos formales de la solicitud hasta el tenor de las reivindicaciones, pero en ningún caso podrá incluir la ampliación de la invención o de la divulgación contenida en dicha solicitud.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 17/04/2006 40.52 Mónica Rosell Medina SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 216-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6 literal f), y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 3854-97-M.L. Actor: Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR) Patente: Derivados Tienotiopiran-sulfonamida, composiciones farmacéuticas y uso. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil seis. 2. Determinación de los hechos relevantes. VISTOS: Con fecha 29 de noviembre de 1994, la sociedad MERCK & Co., Inc. presenta la solicitud de patente de invención: “Derivados Tieno-tiopiran-sulfonamida, composiciones farmacéuticas y uso”.

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 358, de noviembre de 1994 (puesta en circulación en abril de 1995), la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR) presentó observación con fecha 3 de julio de 1995, por considerar que la solicitud consiste en un invento cuya patentabilidad no está permitida, dado que se trata de una invención de procedimiento (taxativamente prohibida por la normativa andina) y no reúne el requisito de novedad que exige la norma comunitaria.

Dicha observación es resuelta por el Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca mediante Resolución Nº 0956512 de fecha 7 de agosto de 1996, declarándola infundada y concediendo la patente, por considerar que la misma cumple con todos los requisitos de ley exigidos para este efecto. La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el oficio Nº 837 T.C.A.D.Q.1.S.3377ML, recibido por este Tribunal con fecha 12 de octubre de 2005, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, pide la interpretación prejudicial de los artículos del 1 al 7, 25, 43 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 3854-97-M.L. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de noviembre de 2005. 1.

Las partes. La parte actora es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR). Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador. 2.1. Hechos. Con fecha 24 de octubre de 2002, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR), presenta ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, demanda en acción subjetiva de plena jurisdicción, solicitando se declare la nulidad del titulo de patente concedido a favor de MERCK & Co., GACETA OFICIAL Inc.; a la que contesta el Procurador General del Estado, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y la Compañía MERCK & Co., Inc. como tercero beneficiario.

Asimismo, la actora solicita la suspensión del proceso y que se solicite la interpretación prejudicial correspondiente. 2.2. Fundamentos de la demanda. ALAFAR fundamenta legítimo interés para intervenir en la causa y alega que la solicitud sobre el cual se concedió la patente carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo, asimismo, el hecho de ser una invención no patentable, por consistir en un procedimiento terapéutico.

De otro lado, afirma que dicha solicitud fue concedida de conformidad al Decreto Ejecutivo 1344A, norma nacional (ecuatoriana) que contraviene el ordenamiento jurídico comunitario, como se señaló en la sentencia de este Tribunal (1-AI1996), de fecha 30 de octubre de 1996, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador.

Alega asimismo, que el examen de patentabilidad efectuado carece de idoneidad, dado que el perito designado por la autoridad administrativa no es un químico farmacéutico, sino un médico; además, que el informe presentado responde a un formato que fue utilizado para 30 otros requerimientos de patentes, todos ellos presentados el mismo día, y donde argumentan la legalidad del D.E. 1344-A. Finalmente, la demandante recalca la parcialidad del Director de Propiedad Industrial por no examinar a fondo sus observaciones, dado que la patente solicitada no cumple con el nivel inventivo requerido por la ley, al ser un procedimiento que no puede ser patentado, y además de ello, por ser una patente concedida en los Estados Unidos en 1987, a favor de MERCK & CO, INC., y por lo tanto pertenece al estado de la técnica. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca Del informe que remite el juez consultante se puede extraer que el Ministerio responde en los siguientes términos: 17/04/2006 41.52 • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • En cuanto a la legalidad y validez de la resolución impugnada, señala que la resolución fue emitida de conformidad con la normativa vigente a la fecha de la concesión de la patente. 2.3.2 Procurador General del Estado.

Asimismo, del informe que remite el juez nacional, se puede observar que el Procurador se limita a señalar abogado patrocinador y a adherirse a la contestación del ministerio. 2.3.3 Tercero Beneficiario. De la solicitud remitida por el juez consultante, se puede extraer que MERCK & CO, INC. contesta en los siguientes términos: • Que, la concesión de la patente fue legalmente concedida, apoyándose en la norma ecuatoriana, D.E. 1344-A. • Que, las Disposiciones Transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A fortalecen los derechos de propiedad industrial, dan seguridad a la inversión extranjera, y a su vez fomentan las investigaciones científicas. • Que, el proceso 1-AI-96 (PIPELINE), que declara el incumplimiento de la República del Ecuador del artículo 5 del Tratado de Creación, y los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344, no implica la denegatoria de la patente.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en base al oficio remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencio- GACETA OFICIAL 17/04/2006 42.52 so Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6 literal f) y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, no se interpretarán los artículos 3, 7, 25 y 43 de la Decisión 344 solicitados, por no considerarse pertinentes al caso de autos.

Artículo 5.- El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Artículo 6.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

No se considerarán invenciones: DECISIÓN 344 (…) “Artículo 1.Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 2.Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…) Artículo 4.Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

(…) Artículo 143.Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas. ( ) En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO FRENTE AL DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el Principio de la “Supremacía del Derecho Comunitario”, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los GACETA OFICIAL ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional. “El derecho comunitario andino, fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. Este tercer elemento dice relación con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, lo cual en la práctica se traduce en que el hecho de pertenecer al acuerdo de integración le impone a los Países Miembros dos obligaciones fundamentales dirigidas la una, a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y la otra, a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sean de naturaleza legislativa, judicial, o administrativa, que contraríen u obstaculicen la aplicación del derecho comunitario” (Sentencia dictada en el expediente N° 89-AI-2000, de 28 de septiembre de 2001, publicada en la G.O. A.C. N° 722, del 12 de octubre del mismo año); por tanto, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

En este contexto, el Tribunal ha declarado que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales 17/04/2006 43.52 como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria …” (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995).

Sin embargo, todo ello nos indica que las normas del Ordenamiento Comunitario Andino no derogan las normas de derecho interno, sino que en caso de conflicto, prevalecen las primeras, teniendo como consecuencia inmediata la inaplicabilidad de la norma de derecho interno. Respecto a la preeminencia del derecho comunitario frente a las normas de los Países Miembros, el Tribunal ha precisado: “A la luz de las consideraciones transcritas, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata.

En relación con el primero, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplica- GACETA OFICIAL ción de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 2-IP-90. Gaceta Oficial Nº 69, del 11 de octubre de 1990)”. (Proceso 34-AI-2001. Sentencia del 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial No. 839 del 25 de setiembre de 2002.) De otro lado, cabe referirse al principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es sino uno que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, que contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002. Publicada en la Gaceta Oficial No. 818 del 23 de julio de 2002). 17/04/2006 44.52 II. LA INVENCIÓN. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. En cuanto al concepto de invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” 1; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” 2 De otro lado, el artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos básicos de patentabilidad, los mismos que se desarrollan en los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo.

A la luz de lo establecido por dicho artículo, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1. Del requisito de novedad El artículo 2 de la Decisión 344 señala: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”.

La novedad establecida en el ordenamiento jurídico comunitario es una de carácter absoluto o universal, esto es, que antes de la fecha de 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de octubre de 2000. Proceso Nº 21IP-2000. Caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 631, de 10 de enero de 2001.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14 de abril de 2005. Proceso Nº 07-IP2005. Patente de invención; “PROTECTOR DERMATOLOGICO. GEL PARA QUEMADURAS.” Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1203 de 31 de mayo de 2005. GACETA OFICIAL 17/04/2006 45.52 presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hubieran sido accesibles al público, por cualquier medio, independientemente del lugar donde se haya accedido a la información, el número de personas que hubiese alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas han obtenido, con excepción de lo dispuesto en el artículo 3 de la Decisión de la referencia. grar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” Lo anterior ha sido reiterado por el Tribunal de la siguiente manera: “En aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 14 de abril de 2005) d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente. 4”. (Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial del 17 de marzo de 2004).

En cuanto al concepto de la novedad absoluta, este Tribunal ha señalado: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. (Bercovitz, Alberto, “PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA”, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso Nº 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234 de 21 de abril de 1997).

Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 3 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha señalado que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a inte3.

ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objeto de determinar la novedad del invento: 4. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”.

Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. GACETA OFICIAL 17/04/2006 46.52 “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 6 b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” 5 2.

Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a dicho requisito, este Tribunal ha señalado: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 20 de mayo de 1998. Proceso 12-IP1998. Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428 de 16 de abril de 1999. 3. De la susceptibilidad de aplicación industrial. El artículo 5 de la Decisión 344 contiene el requisito de aplicación industrial, el mismo que establece que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios.

Este requisito encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. III. DE LA IRREGISTRABILIDAD DE PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS O QUIRÚRGICOS.

El artículo 6, literal f) de la Decisión 344, excluye de ser patentados “Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico”. En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto señala: “en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.

Se considera, en la mayoría de las le6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. GACETA OFICIAL gislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial ” (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Ética Industrial, pág. 63).

Es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, “y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia”.

Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, “ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos”. El profesor José Antonio Gómez-Segade al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera “como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud”.

(“Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22). Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un disfunsionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”.

IV. LA FIGURA DEL PIPELINE Y EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En el procedimiento administrativo de concesión de patente en consulta, se argumenta que dicha concesión fue basada en las Disposiciones Transitorias de los Decretos Ejecutivos No1344-A y 1738, los mismos que contradicen la normativa comunitaria, principalmente, en cuanto al requisito de novedad establecido por la Decisión 344. 1.

La novedad relativa (Pipeline). El Tribunal se ha referido a la figura del “Pipeline” en relación con los Decretos Ejecutivos Nos: 1344-A y 1738, manifestando que: 17/04/2006 47.52 ƒ “El Pipeline Tanto la Junta del Acuerdo de Cartagena, en su calidad de parte actora como la República de Ecuador en su calidad de parte demandada, coinciden en reconocer que la figura del pipeline está contenida en las disposiciones transitorias de los Decretos 1344-A y 1738.

La actora para indicar que dicha figura es contraria a la novedad de las invenciones patentables que consagra la Decisión 344 y la parte demandada para sostener que el pipeline se ajusta a la ley comunitaria. Para poder ofrecer una noción de la figura del pipeline que recoja diversas fuentes se transcriben las recogidas de la demanda y de otras fuentes bibliográficas así: En la demanda se señala que: “ el pipeline es un mecanismo de transición para conceder protección a productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes (In-dustry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights, “Report of the Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights (IFAC3) on the North American Free Trade Agreement”, septiembre de 1992) ”.

Según el autor Pablo M. Challú: “ Esta cláusula prevé que una droga que, en un momento determinado, tenga su patente sujeta a aprobación en el país patentista en el cual ella se inventó, pueda ser patentada en otro país, que incorpore dicha cláusula a su legislación, lo que significa proteger bienes que aún no están en el mercado”.(Challú, Pablo M., “Repercusiones del Patentamiento Monopólico en Italia”, Separata del fascículo 39 de la Revista del Derecho Industrial”, Depalma, Buenos Aires, 1991) ”.

Según el autor Roberto Villareal Gonda, en la nueva ley mexicana se revalida “ a favor del inventor original, la novedad de ciertos tipos de invenciones para las cuales se hubiere solicitado una patente en el extranjero, si la explotación de esas invenciones todavía no ha sido iniciada en México por ninguna persona.”. Agrega el autor que “ la GACETA OFICIAL nueva ley estipula que los inventores que ya hubieran solicitado una patente en el extranjero, incluso varios años antes de que concluya el término de doce meses siguiente a la entrada en vigor de la ley de fomento y protección de la propiedad industrial, podrán obtener una patente en México siempre y cuando todavía ninguna persona hubiere comenzado la explotación de esas invenciones en México.

A su vez el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia de interpretación prejudicial N° 6-IP-94, refiriéndose a la novedad en el régimen común de propiedad industrial precisó: “ En cuanto a la mención del principio del ‘pipeline’, éste que pudiera haber modificado el concepto de novedad de acuerdo al criterio de los demandantes, no está reconocido expresamente en la legislación andina vigente, por lo que no es aplicable.

Así se declara ”. A todo lo largo de la Sentencia 6-IP-94 el Tribunal fue consistente en demostrar que los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 incorporaban con carácter fundamental el requisito de la novedad en su sentido absoluto y universal, y ligado estrechamente a ella el del estado de la técnica necesario para que un invento fuera susceptible de patentamiento.

Así se lee en la sentencia citada y transcrita atrás, bajo el título 5.1. “La Novedad en el Régimen Común de Propiedad Industrial”. Precisamente este título termina con el párrafo citado anteriormente, llegando a la conclusión de que el principio del pipeline que modificaba el concepto de novedad no estaba reconocido por el régimen común andino y por lo tanto no le era aplicable”.

(Proceso 01AI-96, Sentencia de 30 de octubre de 1996, interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador. G.O.A.C. N° 234, de 21 de abril de 1997). “A propósito del presente caso, este Tribunal considera que es necesario señalar que pipeline es un mecanismo para perpetuar una protección, a favor del inventor original, a ciertos tipos de invenciones, ya patentadas en el exterior que no serían patentables por encontrarse en el estado de la técnica, si la explotación de esas invenciones todavía no ha sido iniciada por ninguna persona en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Sobre el particular este Tribunal reitera lo 17/04/2006 48.52 manifestado con relación al pipeline y el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en materia de propiedad industrial, en particular su sentencia del Proceso 1-AI-96 que señaló que las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A, constituían un incumplimiento del ordenamiento jurídico de la subregión andina.

En la citada sentencia, con relación al Decreto Ejecutivo Nº 1344-A, ha dicho el Tribunal que “a) La norma abre la posibilidad de conceder patentes para inventos que hubieren obtenido patente en cualquier país extranjero, señalando su plazo de concesión en un término igual al lapso que faltare para completar el término de vigencia de la invención ya patentada en el exterior, hasta con un límite de 20 años. b) Al permitirse en el Decreto citado el patentamiento en el Ecuador, de inventos ya patentados a nivel mundial, que por tal motivo han perdido su carácter innovativo, se está resquebrajando el principio universal y absoluto de la novedad y se está acogiendo un nuevo concepto de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede.

Para efectos de la argumentación de esta sentencia digamos que el Decreto 1344-A adopta el concepto de novedad territorial o relativa, diferente al de la novedad absoluta o universal, en su contenido y en sus efectos”. (PROCESO Nº 1-AI-96. Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador G.O.A.C. No. 234, de 21 de abril de 1997 (Énfasis añadido).

En este sentido, con relación a la figura del pipeline, el Tribunal reitera los criterios ya emitidos en las sentencias correspondientes a los Procesos 6-IP-94 (de 9 de diciembre de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 170, de 23 de enero de 1995), 1-AI-96 (de 30 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 234, del 21 de abril de 1997), acogidos recientemente en las sentencias dictadas en los Procesos 26-IP-2002 (de 2 de mayo de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 798, de 28 de mayo de 2002) y 25-IP-2002 (de 8 de mayo de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 796, de 24 de mayo de 2002).

En consecuencia, la figura del pipeline, contenida en las Disposiciones Transitorias Pri- GACETA OFICIAL mera y Segunda del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A, contraviene los artículos 1, 2, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tal como ha sido establecido en la sentencia del Proceso 1-AI96. Subsiguientemente, la figura del pipeline es inadmisible en el ámbito del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina por dejar sin aplicación el requisito de novedad consagrado en él.” (Proceso 53-IP-2003.

Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2003). 2. Los principios de complemento indispensable y de complementariedad en relación con el régimen de propiedad industrial. El complemento indispensable La facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y se rige por el principio del complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). 17/04/2006 49.52 el principio de la complementariedad del derecho nacional, tal como se encuentra previsto en el artículo 84 de la Decisión 85 al estatuir que los “asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”, norma que se repite en el artículo 119 de la Decisión 313.” (Proceso 13-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 19 de marzo de 1996) Es en esta misma línea que el artículo 144 de la Decisión 344, indica: “Art. 144. Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.” De conformidad con lo anterior, las normas internas de los Países Miembros, pueden regular temas de propiedad industrial, siempre y cuando no estén regulados en lo absoluto por la norma comunitaria.

El Tribunal al interpretar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, ha señalado lo siguiente: El Tribunal en muchas de sus providencias ha acudido a otro de los principios, el de “complementariedad”, de la siguiente manera: Finalmente, el Tribunal ha juzgado sobre la cuestión planteada, a la luz de las disposiciones previstas en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos siguientes: “ para entender las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno, frente al caso de la norma comunitaria en estudio, es indispensable también analizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que desarrollan a éste (sic), cuando el primero de ellos dispone que ‘los países miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos’ en dicha Decisión, y al establecer el segundo que ‘serán regulados por la legislación interna los asuntos no comprendidos en la Decisión’ ” (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94.

Gaceta Oficial N° 177, de 20.IV.95). (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002. Publicada en la Gaceta Oficial No. 818 del 23 de julio de 2002). “Ante la falta de regulación comunitaria o de una normativa incompleta, vendría en auxilio Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Bajo este principio es que se dispone en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que: “Art. 143.

Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.” Lo que la norma establece se resume en que para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación tienda a fortalecer los derechos de propiedad industrial que se otorguen.

La complementariedad GACETA OFICIAL CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero; lo cual tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria a aquél.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención.

TERCERO: Quedan al margen del derecho de patentes, conforme al artículo 6, literal f) de la Decisión 344, las invenciones relativas a métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

CUARTO

QUINTO: De conformidad con la sentencia del Proceso 1-AI-96 emitida por este Tribunal, la figura del pipeline, no releva el cumplimiento del requisito indispensable de novedad, exigencia que se encuentra establecida en el ordenamiento comunitario para la patentabilidad de las invenciones. Por lo que, una solicitud amparada en la figura del pipeline no es admisible en la Subregión Andina.

Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable y el principio de complementariedad, puedan desarrollar o reglamentar las normas contenidas en la Decisión 344, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución y, además, que los Países Miembros cumplan con informar a la Comi- 17/04/2006 50.52 sión acerca de dichas medidas.

No obstante lo anterior, no autoriza a los Países Miembros a establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/04/2006 51.52 GACETA OFICIAL 17/04/2006 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú