PROCESO 32-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. Marca: “CEREBRIN”. Expediente Interno N° 991-2003.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de marzo de 2006. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.
Las partes La parte demandante es la sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. La parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador Público de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del Perú. Se considera como tercero interesado de la Resolución, objeto de la impugnación, a la señora Vilma Anruth Caballero de Solís. 2.
Acto demandado La sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V., a través de apoderado, solicita que la Sala Civil declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 764-1999/TPI-INDECOPI de fecha 26 de junio de 1999, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- que confirmó la Resolución N° 14987- 1998/OSD-INDECOPI, expedida por la Oficina de Signos Distintivos el 22 de diciembre de 1998, que declaró infundada la observación planteada por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V. con fundamento en la marca de su propiedad “SEVERIN N.F.” que ampara productos de la Clase 5 Internacional de Niza; y, otorgó el registro de la marca “CEREBRIN”, solicitada por la señora Vilma Anruth Caballero de Solís, para distinguir productos farmacéuticos de la misma Clase 5 de la Nomenclatura Oficial. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 29 de septiembre de 1997, la señora VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS solicitó el registro del signo “CEREBRIN” para proteger productos farmacéuticos comprendidos en la clase internacional Nº 5. [1] - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicada en el Diario Oficial El Peruano para efectos de observaciones. - El 22 de diciembre de 1997, en el plazo de ley, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V., presentó observación contra la referida solicitud en base a los siguientes argumentos: a) Ostentar la titularidad de la marca registrada SEVERIN N.F., para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial; b) la similitud gráfica y fonética que existe entre la marca registrada a favor de mi representada; c) La existencia de una relación directa entre los productos a distinguir por ambas marcas CEREBRIN y SEVERIN N.F. que hace que compartan los mismos canales de comercialización y el mismo grupo de consumidores. - VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS contestó la observación formulada señalando que las marcas en conflicto resultan inconfundibles en atención a los elementos gráficos y fonéticos que las integran. - El 22 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución N° 14987-1998/OSD-INDECOPI, por medio de la cual resolvió declarar infundada la observación formulada por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V. y otorgó el registro del signo solicitado a favor de VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS, en dicha resolución la Oficina de Signos Distintivos señaló que del examen comparativo entre el signo CEREBRIN y la marca SEVERIN N.F. se advertía que la presencia de las letras S-V (al inicio de la primera y segunda sílaba, respectivamente, de la marca registrada) y la partícula final N.F. así como, la presencia de las letras C-R-B (al inicio de la primera, segunda y tercera sílabas del signo solicitado) determinaban que los signos en cuestión tuvieran una impresión visual y sonora distinta para el público consumidor.
Además, indicó que el signo solicitado tenía una connotación particular, ya que evocaba en los consumidores el concepto de cerebro. - El 20 de enero de 1999, la sociedad observante PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V., interpuso el recurso de apelación contra la resolución de primera instancia por no considerarla conforme a derecho, de acuerdo con los siguientes argumentos: “a) El análisis de confundibilidad practicado por la Oficina de Signos Distintivos había centrado su atención en las pequeñas diferencias de los signos enfrentados en las mayores semejanzas que guardan entre sí; b) Los signos enfrentados dejan la misma impresión visual y auditiva, ya que ambas marcas emplean las mismas letras con una mínima diferencia en la posición; c) Ambas marcas distinguen los mismos productos, comparten los mismos canales de distribución y están dirigidos al mismo grupo de consumidores; d) La ley de la materia prohibe (sic) el registro de signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o semejantes, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, como ocurre con los signos enfrentados”. - VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS no absolvió el traslado de apelación a pesar de haber sido notificada en tiempo oportuno. - El 26 de junio de 1999 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, emitió la resolución N° 764- 1999/TPI-INDECOPI, confirmando la resolución de primera instancia y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca CEREBRIN para distinguir productos farmacéuticos (clase 05), señalando en lo principal que “Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras.
(…) En las marcas que distinguen a los productos farmacéuticos generalmente se utilizan partículas que aluden a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o a la función terapéutica del producto al cual se aplican. Estas partículas pueden colocarse al comienzo o al final de la palabra y no son determinantes para el examen de confundibilidad entre los signos. Dado el uso frecuente de estas partículas evocativas, difícilmente el consumidor podrá asociarlas con un origen empresarial determinado constituyendo así signos débiles.
(…) En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823, razón por la cual procede acceder a su registro”. - La sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V. interpuso demanda de “Impugnación de Resolución Administrativa”, en contra de la Resolución Nº 764-1999/TPI-INDECOPI; y, solicitó que se declare la invalidez e ineficacia de la misma, disponiéndose la cancelación del registro solicitado. - La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró “FUNDADA” la demanda contencioso administrativa; y, en consecuencia, ineficaces las Resoluciones Nº 764-1999/TPI-INDECOPI, y 14987-1998-OSD/INDECOPI, ordenando la cancelación del Certificado de Registro de la marca CEREBRIN concedida a favor de la señora VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS. La sentencia de la Sala Civil se fundamentó en que “comparando en conjunto ambos signos se desprende que la marca SEVERIN N.F. está compuesta de las nueve letras y casi todas se encuentran reproducidas en la marca CEREBRIN (…)”; que “en cuanto al carácter fonético, la pronunciación de la primera sílaba es idéntica, la segunda es similar y la última también lo es, por tanto el impacto sonoro en su conjunto es muy similar al grado de ser confundibles entre sí los signos en cuestión, aún cuando su conformación no es exactamente igual”; que “en cuanto al carácter conceptual los dos signos están referidos a la clase cinco de la Nomenclatura Oficial, por lo que existe una relación directa entre los productos a distinguir, con lo cual no sólo se induce al público consumidor a error sino también respecto de la procedencia empresarial del producto, por cuanto están dirigidos a igual público consumidor”; que “desde el punto de vista gráfico y del fonético, son mayores las semejanzas que las diferencias existentes entre las marcas (…)”. - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema ante la Sala Constitucional y Social, por no estar de acuerdo con el criterio aplicado por la primera instancia judicial al comparar las marcas SEVERIN N.F. y CEREBRIN. - La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República suspendió la tramitación del proceso judicial a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Demanda PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V., con domicilio en México D.F., por medio de su apoderado alega que las resoluciones administrativas incurren en causal de nulidad “al haber otorgado el registro a la marca CEREBRIN aun (sic) cuando, de acuerdo con los criterios de confundibilidad, ésta es cuasi idéntica a la marca SEVERIN (sic) de propiedad de mi representada”.
Manifiesta que “el examen practicado por la autoridad administrativa no debió tomar en cuenta las iniciales N.F. de la marca registrada al momento de hacer las comparaciones. Esto, porque el elemento principal y característico de la marca registrada es la denominación SEVERIN ya que las iniciales N.F. sólo constituyen elementos secundarios que, en realidad, no logran captar la atención del consumidor a primera vista”.
Para la actora “basta una rápida visión de ambas marcas, sin mayor detenimiento para comprobar que ambas dejan en el recuerdo una misma impresión. El hecho que las dos marcas consten de tres sílabas, se inician con prefijos similares: CE/SE, y terminan con el mismo sufijo RIN, contribuye mucho a provocar una misma apariencia visual”. Afirma que “el determinar si existe o no confundibilidad entre dos marcas implica compararlas en su conjunto, desde la posición del consumidor medio, es decir, sin detenerse a examinar las mínimas diferencias y no como lo ha hecho la autoridad administrativa al centrar el análisis de las letras C,S y B,V, para afirmar que resultan suficientes para evitar el riesgo de confusión entre una marca y otra”.
Para la demandante, las mayores semejanzas entre los signos en conflicto se hallan en el aspecto fonético, pues su pronunciación es muy parecida por la conformación de los mismos, “Esto es así porque ambos signos presentan exactamente la misma secuencia de vocales CE RE BRIN / SE VE RIN (E-E-I / E- E-I) y, además, porque en nuestro medio, el sonido de las consonantes C y S no presentan diferencia alguna al igual que el caso de las letras B y V, por lo cual, contrariamente a lo resuelto por la autoridad administrativa, la presencia de las mismas no determinan que en conjunto la pronunciación de las marcas enfrentadas sea suficientemente distinta”.
Señala que las marcas CEREBRIN y SEVERIN N.F. producen un sonido bastante similar y susceptible de confusión, debiéndose tener en cuenta que “tratándose de medicinas o productos farmacéuticos, un error en la adquisición y administración de los mismos, bien podría desencadenar graves consecuencias en la salud”. Manifiesta que la marca CEREBRIN se ha otorgado en contravención de los requisitos de ley para el registro marcario.
Finaliza expresando que “(…) si bien las marcas CEREBRIN y SEVERIN (sic) no son absolutamente iguales, éstas sí presentan un alto grado de semejanza, capaz de inducir a error cuyas consecuencias, podrían ser mucho más graves que la confusión entre prendas de vestir, debido a la incidencia directa de este tipo de productos (medicamentos), en la salud de las personas”. c) Contestaciones a la demanda El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú, al dar contestación a la demanda propuesta expuso que “cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y de derecho ( )”.
Afirma que “resulta evidente que los argumentos de la actora son totalmente insubsistentes y únicamente pretenden confundir a la Sala con coincidencias que según ella existen entre las marcas en litigio, tales como número de letras, sílabas, etc.; lo cual carece de sustento y en nada desvirtúa los alcances de la Resolución –correcta y arreglada a derecho- emitida por el Tribunal.
Menos aún demuestra la confundibilidad que alega existe entre los citados signos”. En cuanto al criterio de la demandante de que el examen efectuado entre las marcas en litigio no ha sido riguroso, el Procurador considera que “es carente de validez además de totalmente falso, puesto que el criterio de rigurosidad ha sido tomado muy en cuenta por las diferentes instancias administrativas del Indecopi al realizar el análisis de confundibilidad entre los signos citados (…)”.
Manifiesta que “El criterio de la Autoridad Administrativa para resolver este caso, ha sido correcto y no debe ser cuestionado, ya que al efectuar el examen comparativo mencionado, ha tenido en cuenta todos los riesgos para conceder el registro de la marca CEREBRIN”, tales como riesgo de asociación; la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto; la semejanza gráfico-fonética-conceptual, desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.
Por lo que concluye que “resulta evidente que los argumentos de la demandante no tienen fundamento, ya que las marcas en litigio no presentan ninguna semejanza gráfico, fonética ni conceptual –como alega- apreciadas en conjunto como manda la norma (no cercenándolas como pretendía la actora que se hiciera el examen), todo lo contrario poseen elementos y caracteres propios que las diferencian claramente; todo lo cual hace que su coexistencia en el mercado sea posible y pacífica”.
Finalmente observa que la marca solicitada a registro cumplió con los requisitos que exige el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordante con el artículo 128 del Decreto Legislativo N° 823, pues el signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda por medio de sus apoderados, manifestando que “(…) cumplimos con apersonarnos al presente proceso y procedemos a contestar la demanda interpuesta por la empresa PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V., negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.
Manifiesta que “la Resolución impugnada fue dictada con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, sin contravenir ninguna disposición legal vigente, razón por la cual es plenamente válida y eficaz (…)”. Afirma que “el Tribunal del INDECOPI cotejó los signos en conflicto centrándose en la apreciación de conjunto de los mismos sin desmembrarlos en cada una de sus partes integrantes (…)”.
Observa que “la Resolución impugnada señaló que en las marcas que distinguen productos farmacéuticos, generalmente se utilizan partículas que aluden a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o la función terapéutica del producto al cual se aplican. (…) Esto es lo que ocurre con el signo CEREBRIN cuya partícula “CEREBR” hace alusión a la función terapéutica del producto y que es de uso común en la Clase 05 de la Nomenclatura Oficial (…)”.
Asimismo, señala que “la Resolución del Tribunal del INDECOPI, advirtió la existencia de otros elementos de mayor diferenciación entre los signos en disputa, tales como la grafía de las letras y el tipo de articulación que estas (sic) originan en los conjuntos marcarios y que otorgaban a cada uno de ellos una escritura, pronunciación e impacto visual muy diferente”.
Añade que “La Sala se servirá tener presente que no existe ninguna disposición legal que permita al titular de una marca registrada impedir a otras personas registrar marcas que incluyan los mismos o similares vocablos o letras de estructura silábica similar, pues si dichas marcas unidas a otros elementos resultan suficientemente distintivas, pueden tener y de hecho tienen acceso al registro.
No admitir ello implicaría otorgar una situación de monopolio sobre las letras del alfabeto en perjuicio de terceros (…)”. Indica que “la marca CEREBRIN –cuyo registro se cuestiona- en relación con el signo SEVERIN N.F., vista en su conjunto y estructurada en función a la conjunción de cada uno de los elementos que la conforman, constituye un signo suficientemente distintivo que posee individualidad y una especial impresión fonética y gráfica que le permite cumplir su función diferenciadora en el mercado”.
Asimismo, observa que “las denominaciones CEREBRIN y SEVERIN N.F., además de ser diferentes gramatical y fonéticamente con la registrada a favor de Productos Farmcéuticos (sic), tienen contenido conceptual distinto, pues la marca cuyo registro se impugna incorpora la partícula “CEREBR” que hace referencia a las cualidades terapéuticas del producto que distingue (tratamiento para el desarrollo de la actividad cerebral) y además es de uso común en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial”. d) Tercero interesado Vilma Anruth Caballero de Solís contesta la demanda.
En resumen manifiesta: En relación al fundamento de la demandante de que las marcas SEVERIN N.F. y CEREBRIN resultan confundibles en atención a los elementos gráficos y fonéticos que las integran y que “Curiosamente y sin ningun (sic) fundamento especifico (sic) la demandante mutila su marca quitandole (sic) el término N.F., que según dice: ‘resulta para el presente analisis (sic) irrelevante’.
Es decir, la demandante acomoda su marca, quitándole un pedazo, para tratar de probar que ambas marcas son confundibles”, indica que “es inadmisible la interesada e ilegal mutilación que la observante hace en su marca para lograr una comparación que supuestamente favorezca a sus intereses; desde el punto de vista gráfico y fonético existe una clara diferencia entre: SEVERIN N.F. y CEREBRIN siendo un elemento diferenciador esencial, que la demandante no pueda obviar, precisamente las letras N.F.”.
Afirma que “Conceptualmente ambas marcas son totalmente diferentes: SEVERIN N.F. es una referencia a algo severo, rígido, drástico, mientras que CEREBRIN es una referencia al cerebro, una referencia simpática con un tono infantil o diminutivo”. Indica que “las dos marcas evocan ideas totalmente diferentes que eliminan cualquier riesgo de confusión y que las hacen lo suficientemente singulares y distintivas”.
Finaliza diciendo “En suma, siendo ambas marcas gráfica y fonéticamente diferentes, en especial por la terminación N.F. de una de ellas que no se encuentra en la otra, y evocando ideas totalmente diferentes como son la severidad y el cerebro consideramos que no existen motivos de ninguna índole para amparar la demanda interpuesta”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 29 de marzo de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo “CEREBRIN” fue presentada el 29 de septiembre de 1997, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión, procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
( ) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa, comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza, riesgo de confusión: directa e indirecta, reglas para realizar el cotejo marcario; las marcas farmacéuticas, partículas de uso común:
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[2] Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.
Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [3] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quien debe aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
(Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” [5] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[6] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.
3.4. RIESGO DE CONFUSION: DIRECTA E INDIRECTA El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[7] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[8] Por lo expuesto, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “CEREBRIN y “SEVERIN N.F.”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [9]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [10] 3.6.
MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP- 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).
El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.
Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).”[11] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 1.
Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.
Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 991-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. [2] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [3] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [7] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [10] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.