Año XXIII - Número 1345 Lima, 23 de mayo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 23-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 88, 103, 120 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2003-00264. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ONDULIT” (denominativa) Proceso 32-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. Marca: “CEREBRIN”.

Expediente Interno N° 991-2003 Proceso 43-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Caso: signo “SE-K-MAS”. Expediente Interno N° 2002-00279 Proceso 47-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 96 eiusdem.

Parte actora: sociedad MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY. Caso: signo “SCOTCH”. Expediente Interno: Nº 3579-97-LYM 9 22 30 PROCESO 23-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 88, 103, 120 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2003-00264. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ONDULIT” (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpreta- ción Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de marzo de 2006.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. B. DATOS RELEVANTES. 1 Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución N° 6690 de 27 de agosto de 1987, concedió el registro de la marca ONDULIT para distinguir productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. 23/05/2006 2.36 la marca ONDULIT, anexando para dicho trámite los pagos de ley, así como la documentación requerida.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento alguno por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con dicha solicitud. e. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin hacer referencia a la solicitud reseñada anteriormente, mediante Resolución N° 30634 de 23 de septiembre de 2002, declaró la caducidad del Certificado de Registro N° 118.421, para la marca ONDULIT, clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. f. Dentro del término legal la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. g. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 38372 de 3 de diciembre de 2002, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución N° 30634 y concediendo el recurso de apelación. h. El Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial (e), mediante Resolución N° 93 de 14 de enero de 2003, resolvió el recurso de apelación, confirmado la Resolución N° 30634 de 23 de septiembre de 2002. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 35 y 38 del Código Contencioso Administrativo de Colombia, así como el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por las siguientes razones: c. La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 5420 de 30 de diciembre de 1992, concedió la renovación del registro de la marca ONDULIT. a. La declaratoria de caducidad de un registro marcario es una verdadera sanción administrativa, cuando el titular de dicho registro no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título, o cuando no realiza la renovación del registro dentro del término señalado en la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 13 de Diciembre de 2000, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. d. El 23 de mayo de 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó la renovación de b. La referida facultad sancionatoria no era intemporal, ya que estaba sujeta a un término b. En agosto de 1992, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó renovación del registro de la marca ONDULIT. GACETA OFICIAL de caducidad, es decir, el contenido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo: 3 años contados a partir del acto que pudiera ocasionarlas.

Lo anterior significa que la facultad de la administración para decretar la caducidad del registro marcario en cuestión, caducaba el 30 de diciembre de 1995, ya que la Resolución que concedió la renovación del registro había sido expedida el 30 de diciembre de 1992. c. Ni la Decisión 486, ni las normas nacionales que establecen sanciones para el no pago de las tasas, establecen un límite temporal para imposición de las sanciones derivadas del incumplimiento de tal obligación y, por lo tanto, es indispensable recurrir al término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio de la facultad sancionatoria. d. Sería absurdo sostener que la administración puede imponer la sanción consistente en la caducidad del registro marcario en cualquier tiempo, ya que hasta los regímenes sancionatorios más severos prevén la prescripción de las penas o la caducidad de las acciones tendientes a la imposición de las mismas. e. Al resultar improcedente la declaratoria de caducidad del registro, ya que caducó el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, surgía necesariamente una sanción para el titular del registro: la imposibilidad de realizar la publicación del mismo. f. Al solicitar formalmente, previo el pago de las tasas establecidas en la ley, la renovación del registro marcario, la administración estaba en la obligación de resolver tal petición, otorgándola o negándola y, por supuesto, teniendo como antecedente para resolver, la petición presentada oportunamente. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • El registro marcario no se otorga sin límite de tiempo, ya que se le impone al titular la obligación de renovar el registro, cumpliendo 23/05/2006 3.36 previamente ciertos requisitos, so pena de perder el derecho otorgado. • El trámite marcario es un trámite especial y, por lo tanto, no puede confundirse la facultad que tiene la Oficina Nacional Competente para declarar la caducidad de un registro marcario, con disposiciones generales que prevén situaciones diferentes. • La caducidad declarada en el asunto en cuestión, de ninguna manera es una sanción, ya que es un modo de extinción del derecho de uso de la marca contra el titular negligente y desinteresado en obtener la renovación del registro de su marca. • Con el Decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000, se reglamentó parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en su artículo 25, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular, otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha Entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. • Así mismo, el artículo 25 del Decreto 117 del 14 de enero de 1994, plasmó que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y del domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del citado decreto, cuyo pago no se acreditara ante esta Entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo.

En su segundo inciso estipuló: “Así mismo, se declarará la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente decreto, cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto”. • No puede ser aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto de la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 de GACETA OFICIAL 23/05/2006 4.36 2000, ya que de ninguna manera la demandante ha cometido infracción, falta o contravención, sea por acción u omisión, contra nuestro ordenamiento jurídico.

La caducidad, en consecuencia, se presentó por no haberse cumplido los requisitos exigidos para su renovación contenidos en normas especiales como son el Decreto 117 de 1994 y el 2591 de 2000. sión del Acuerdo de Cartagena, ya que fue en su vigencia que nació la obligación del pago de las tasas respectivas, por cuanto la solicitud de renovación se presentó en agosto de 1992.

Se interpretarán, en consecuencia los siguientes artículos: 88, 103, 120 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • Transcurrieron 11 meses contados desde el 26 de abril de 1993, fecha en la cual quedó ejecutoriada la Resolución N° 5420 del 30 de diciembre de 1992, hasta el 14 de abril de 1994, último plazo consagrado por el Decreto 117 de 1994, sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado N° 118421 de la marca ONDULIT. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: • La Resolución N° 05420 del 30 de diciembre de 1992, en el inciso segundo del artículo segundo de la parte Resolutiva, manifestó: “Previa la cancelación de los derechos que esta actuación cause, entréguese al titular copia de la presente resolución, publíquese en la Gaceta de Propiedad Industrial…” • La Resolución que declara la caducidad de un registro marcario no es más que la oficialización de haberse presentado tal fenómeno por culpa de su titular, y puede ser decretada en cualquier momento, a partir del día siguiente del no cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, considera este Tribunal que la Decisión aplicable es la 313 de la Comi- DECISION 313 Artículo 88 “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro.” Artículo 103 “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro Artículo 120 “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.” Disposición Transitoria Cuarta “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” GACETA OFICIAL 23/05/2006 5.36 “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. La renovación del registro de marca en el régimen de la Decisión 313. C. La caducidad del registro de marca en el régimen de la Decisión 313. D. Los principios de complemento indispensable y de complementariedad en relación con el régimen de la propiedad industrial.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. GACETA OFICIAL entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión”.

(…) “A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no 23/05/2006 6.36 se hubiesen cumplido.” (Proceso 46-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la obligación de pago de las tasas respectivas se generó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de renovación del registro marcario se presentó en agosto de 1992 y la Resolución que concedió dicha renovación quedó ejecutoriada el 19 de abril de 1993.

Esta disposición comunitaria contenía las normas procesales que regulaban la renovación del registro marcario y la caducidad del mismo. B. LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. De conformidad con la naturaleza temporal del registro marcario, los artículos 88, 89 y 90 de la Decisión 313 consagran las reglas para la renovación del mismo.

En efecto, partiendo de que la duración del registro marcario es de diez años desde la fecha de su concesión, prorrogable por períodos sucesivos de diez años (artículo 87 de la Decisión 313), se establecen las siguientes reglas para la renovación del registro marcario: 1. La renovación procede a petición de parte (titular del registro marcario), mediante solicitud dirigida a la Oficina Nacional Competente. 2.

Se debe realizar dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha del vencimiento del registro. 3. Si no se realiza en dicho período, se pierde el derecho a la renovación de la marca, su registro caduca, y, en consecuencia, cualquier persona puede solicitar el registro como del signo. 4.

Sin embargo, si la solicitud se presenta después de la oportunidad señalada en el numeral 2, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada. (Artículo 90 de la Decisión 313). GACETA OFICIAL 23/05/2006 7.36 5. El solicitante puede restringir los productos amparados, ya que si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sólo será renovado en relación con los productos o servicios de que se trate.

En caso contrario la renovación se otorgará en los mismos términos del registro original. (Artículo 89 de la Decisión 313). 1. Cuando el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia. En relación con lo anterior, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Con relación a las tasas, el País Miembro puede señalar los plazos y forma para el pago, fijar los montos, procedimiento para su cobro, prescripción del derecho de cobro, etc.

Por tal motivo, el juez consultante para establecer y calificar la operancia de dicha causal debe remitirse a lo que disponga la legislación interna. “De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios”. (Artículo 89). De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva.” (Proceso 183-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 16 de marzo de 2005). C. LA CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. SU NATURALEZA. La caducidad es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal, entre otras, en las interpretaciones prejudiciales 4-IP-98 del 17 de agosto de 1998 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375 de 7 de octubre de 1998 y 107-IP-2005 del 28 de septiembre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1262 de 15 de noviembre de 2005.

El artículo 103 de la Decisión 313 consagra dos causales de caducidad del registro marcario, a saber: 2. La falta de pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro. La caducidad opera de pleno de derecho, es decir, de manera automática. En este sentido es que el artículo 120 de la Decisión 313, dispone que “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

En relación con la caducidad por falta de pago de las tasas, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente. A propósito de esta causal, el Tribunal manifiesta que: “…procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente”.

(Proceso 183-IP-2004, Doc. Cit.). El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Proceso 109-IP-2000, publicado en GACETA OFICIAL la G.O.A.C. Nº. 660, de 10 de abril de 2001, marca: LA BELLA).

(Proceso 107-IP-2005. Doc. Cit.) D. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Bajo este principio es que se dispone en el artículo 118 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: “Artículo 118.- Los Países Miembros, en sus respectivas legislaciones nacionales o mediante compromisos adquiridos en el marco de Convenios bilaterales o aquéllos celebrados en el ámbito de organismos internacionales, podrán fortalecer y ampliar los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión, cuando así lo consideren pertinente.” Lo anterior quiere decir que para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 23/05/2006 8.36 PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 88 de la Decisión 313, la renovación del registro marcario se debe solicitar ante la Oficina Nacional Competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro. Si no se realiza en dicho periodo se pierde el derecho a la renovación de la marca, aunque si la solicitud se llegare a presentar después de dicho término por quien fuera el último titular de la marca, no procederán las observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.

Se debe tener en cuenta que el solicitante de la renovación puede restringir los productos amparados por la marca.

TERCERO: La caducidad es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. La caducidad por no solicitar la renovación del registro dentro del término legal, incluido el periodo de gracia, opera de pleno derecho. En relación con la caducidad por falta de pago de las tasas, el juez consultante para establecer y calificar la operancia de dicha causal debe remitirse a lo que disponga la legislación interna.

GACETA OFICIAL CUARTO: 23/05/2006 9.36 Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad intelectual, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 200300264 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 32-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. Marca: “CEREBRIN”.

Expediente Interno N° 991-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de marzo de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como GACETA OFICIAL 23/05/2006 10.36 antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: registro del signo “CEREBRIN” para proteger productos farmacéuticos comprendidos en la clase internacional Nº 5. 1 1.1.

Las partes La parte demandante es la sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. La parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador Público de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del Perú. Se considera como tercero interesado de la Resolución, objeto de la impugnación, a la señora Vilma Anruth Caballero de Solís. 1.2.

Acto demandado La sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V., a través de apoderado, solicita que la Sala Civil declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 764-1999/TPI-INDECOPI de fecha 26 de junio de 1999, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- que confirmó la Resolución N° 14987-1998/OSDINDECOPI, expedida por la Oficina de Signos Distintivos el 22 de diciembre de 1998, que declaró infundada la observación planteada por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V. con fundamento en la marca de su propiedad “SEVERIN N.F.” que ampara productos de la Clase 5 Internacional de Niza; y, otorgó el registro de la marca “CEREBRIN”, solicitada por la señora Vilma Anruth Caballero de Solís, para distinguir productos farmacéuticos de la misma Clase 5 de la Nomenclatura Oficial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicada en el Diario Oficial El Peruano para efectos de observaciones. - El 22 de diciembre de 1997, en el plazo de ley, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V., presentó observación contra la referida solicitud en base a los siguientes argumentos: a) Ostentar la titularidad de la marca registrada SEVERIN N.F., para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial; b) la similitud gráfica y fonética que existe entre la marca registrada a favor de mi representada; c) La existencia de una relación directa entre los productos a distinguir por ambas marcas CEREBRIN y SEVERIN N.F. que hace que compartan los mismos canales de comercialización y el mismo grupo de consumidores. - VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS contestó la observación formulada señalando que las marcas en conflicto resultan inconfundibles en atención a los elementos gráficos y fonéticos que las integran. - El 22 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución N° 14987-1998/OSD-INDECOPI, por medio de la cual resolvió declarar infundada la observación formulada por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V. y otorgó el registro del signo solicitado a favor de VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS, en dicha resolución la Oficina de Signos Distintivos señaló que del examen comparativo entre el signo CEREBRIN y la marca SEVERIN N.F. se advertía que la presencia de las letras S-V (al inicio de la primera y segunda sílaba, respectivamente, de la marca registrada) y la partícula final N.F. así como, la presencia de las letras C-R-B (al inicio de la primera, segunda y tercera sílabas del signo solicitado) determinaban que los signos en cuestión tuvieran una impresión visual y sonora distinta a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 29 de septiembre de 1997, la señora VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS solicitó el 1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL para el público consumidor. Además, indicó que el signo solicitado tenía una connotación particular, ya que evocaba en los consumidores el concepto de cerebro. - El 20 de enero de 1999, la sociedad observante PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V., interpuso el recurso de apelación contra la resolución de primera instancia por no considerarla conforme a derecho, de acuerdo con los siguientes argumentos: “a) El análisis de confundibilidad practicado por la Oficina de Signos Distintivos había centrado su atención en las pequeñas diferencias de los signos enfrentados en las mayores semejanzas que guardan entre sí; b) Los signos enfrentados dejan la misma impresión visual y auditiva, ya que ambas marcas emplean las mismas letras con una mínima diferencia en la posición; c) Ambas marcas distinguen los mismos productos, comparten los mismos canales de distribución y están dirigidos al mismo grupo de consumidores; d) La ley de la materia prohibe (sic) el registro de signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o semejantes, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, como ocurre con los signos enfrentados”. - VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS no absolvió el traslado de apelación a pesar de haber sido notificada en tiempo oportuno. - El 26 de junio de 1999 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, emitió la resolución N° 764-1999/TPI-INDECOPI, confirmando la resolución de primera instancia y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca CEREBRIN para distinguir productos farmacéuticos (clase 05), señalando en lo principal que “Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras.

(…) En las marcas que distinguen a los productos farmacéuticos generalmente se utilizan partículas que aluden a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o a la función terapéutica del producto al cual se aplican. Estas partículas pueden colocarse al comienzo o al final de la palabra y no son determinantes para el examen de 23/05/2006 11.36 confundibilidad entre los signos. Dado el uso frecuente de estas partículas evocativas, difícilmente el consumidor podrá asociarlas con un origen empresarial determinado constituyendo así signos débiles.

(…) En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823, razón por la cual procede acceder a su registro”. - La sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V. interpuso demanda de “Impugnación de Resolución Administrativa”, en contra de la Resolución Nº 764-1999/TPI-INDECOPI; y, solicitó que se declare la invalidez e ineficacia de la misma, disponiéndose la cancelación del registro solicitado. - La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró “FUNDADA” la demanda contencioso administrativa; y, en consecuencia, ineficaces las Resoluciones Nº 764-1999/TPI-INDECOPI, y 14987-1998-OSD/INDECOPI, ordenando la cancelación del Certificado de Registro de la marca CEREBRIN concedida a favor de la señora VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS. La sentencia de la Sala Civil se fundamentó en que “comparando en conjunto ambos signos se desprende que la marca SEVERIN N.F. está compuesta de las nueve letras y casi todas se encuentran reproducidas en la marca CEREBRIN (…)”; que “en cuanto al carácter fonético, la pronunciación de la primera sílaba es idéntica, la segunda es similar y la última también lo es, por tanto el impacto sonoro en su conjunto es muy similar al grado de ser confundibles entre sí los signos en cuestión, aún cuando su conformación no es exactamente igual”; que “en cuanto al carácter conceptual los dos signos están referidos a la clase cinco de la Nomenclatura Oficial, por lo que existe una relación directa entre los productos a distinguir, con lo cual no sólo se induce al público consumidor a error sino también respecto de la procedencia empresarial del producto, por cuanto están dirigidos a igual público consumidor”; que “desde el punto de vista gráfico y del fonético, son mayores las semejanzas que las diferencias existentes entre las marcas (…)”. - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad GACETA OFICIAL Intelectual – INDECOPI, presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema ante la Sala Constitucional y Social, por no estar de acuerdo con el criterio aplicado por la primera instancia judicial al comparar las marcas SEVERIN N.F. y CEREBRIN. - La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República suspendió la tramitación del proceso judicial a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Demanda PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V., con domicilio en México D.F., por medio de su apoderado alega que las resoluciones administrativas incurren en causal de nulidad “al haber otorgado el registro a la marca CEREBRIN aun (sic) cuando, de acuerdo con los criterios de confundibilidad, ésta es cuasi idéntica a la marca SEVERIN (sic) de propiedad de mi representada”.

Manifiesta que “el examen practicado por la autoridad administrativa no debió tomar en cuenta las iniciales N.F. de la marca registrada al momento de hacer las comparaciones. Esto, porque el elemento principal y característico de la marca registrada es la denominación SEVERIN ya que las iniciales N.F. sólo constituyen elementos secundarios que, en realidad, no logran captar la atención del consumidor a primera vista”.

Para la actora “basta una rápida visión de ambas marcas, sin mayor detenimiento para comprobar que ambas dejan en el recuerdo una misma impresión. El hecho que las dos marcas consten de tres sílabas, se inician con prefijos similares: CE/SE, y terminan con el mismo sufijo RIN, contribuye mucho a provocar una misma apariencia visual”. Afirma que “el determinar si existe o no confundibilidad entre dos marcas implica compararlas en su conjunto, desde la posición del consumidor medio, es decir, sin detenerse a examinar las mínimas diferencias y no como lo 23/05/2006 12.36 ha hecho la autoridad administrativa al centrar el análisis de las letras C,S y B,V, para afirmar que resultan suficientes para evitar el riesgo de confusión entre una marca y otra”.

Para la demandante, las mayores semejanzas entre los signos en conflicto se hallan en el aspecto fonético, pues su pronunciación es muy parecida por la conformación de los mismos, “Esto es así porque ambos signos presentan exactamente la misma secuencia de vocales CE RE BRIN / SE VE RIN (E-E-I / E-E-I) y, además, porque en nuestro medio, el sonido de las consonantes C y S no presentan diferencia alguna al igual que el caso de las letras B y V, por lo cual, contrariamente a lo resuelto por la autoridad administrativa, la presencia de las mismas no determinan que en conjunto la pronunciación de las marcas enfrentadas sea suficientemente distinta”.

Señala que las marcas CEREBRIN y SEVERIN N.F. producen un sonido bastante similar y susceptible de confusión, debiéndose tener en cuenta que “tratándose de medicinas o productos farmacéuticos, un error en la adquisición y administración de los mismos, bien podría desencadenar graves consecuencias en la salud”. Manifiesta que la marca CEREBRIN se ha otorgado en contravención de los requisitos de ley para el registro marcario.

Finaliza expresando que “(…) si bien las marcas CEREBRIN y SEVERIN (sic) no son absolutamente iguales, éstas sí presentan un alto grado de semejanza, capaz de inducir a error cuyas consecuencias, podrían ser mucho más graves que la confusión entre prendas de vestir, debido a la incidencia directa de este tipo de productos (medicamentos), en la salud de las personas”. c) Contestaciones a la demanda El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú, al dar contestación a la demanda propuesta expuso que “cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y de derecho ( )”.

GACETA OFICIAL Afirma que “resulta evidente que los argumentos de la actora son totalmente insubsistentes y únicamente pretenden confundir a la Sala con coincidencias que según ella existen entre las marcas en litigio, tales como número de letras, sílabas, etc.; lo cual carece de sustento y en nada desvirtúa los alcances de la Resolución –correcta y arreglada a derecho- emitida por el Tribunal.

Menos aún demuestra la confundibilidad que alega existe entre los citados signos”. En cuanto al criterio de la demandante de que el examen efectuado entre las marcas en litigio no ha sido riguroso, el Procurador considera que “es carente de validez además de totalmente falso, puesto que el criterio de rigurosidad ha sido tomado muy en cuenta por las diferentes instancias administrativas del Indecopi al realizar el análisis de confundibilidad entre los signos citados (…)”.

Manifiesta que “El criterio de la Autoridad Administrativa para resolver este caso, ha sido correcto y no debe ser cuestionado, ya que al efectuar el examen comparativo mencionado, ha tenido en cuenta todos los riesgos para conceder el registro de la marca CEREBRIN”, tales como riesgo de asociación; la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto; la semejanza gráfico-fonética-conceptual, desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

Por lo que concluye que “resulta evidente que los argumentos de la demandante no tienen fundamento, ya que las marcas en litigio no presentan ninguna semejanza gráfico, fonética ni conceptual –como alega- apreciadas en conjunto como manda la norma (no cercenándolas como pretendía la actora que se hiciera el examen), todo lo contrario poseen elementos y caracteres propios que las diferencian claramente; todo lo cual hace que su coexistencia en el mercado sea posible y pacífica”.

Finalmente observa que la marca solicitada a registro cumplió con los requisitos que exige el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordante con el artículo 128 del Decreto Legislativo N° 823, pues el signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad 23/05/2006 13.36 Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda por medio de sus apoderados, manifestando que “(…) cumplimos con apersonarnos al presente proceso y procedemos a contestar la demanda interpuesta por la empresa PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V., negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

Manifiesta que “la Resolución impugnada fue dictada con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, sin contravenir ninguna disposición legal vigente, razón por la cual es plenamente válida y eficaz (…)”. Afirma que “el Tribunal del INDECOPI cotejó los signos en conflicto centrándose en la apreciación de conjunto de los mismos sin desmembrarlos en cada una de sus partes integrantes (…)”.

Observa que “la Resolución impugnada señaló que en las marcas que distinguen productos farmacéuticos, generalmente se utilizan partículas que aluden a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o la función terapéutica del producto al cual se aplican. (…) Esto es lo que ocurre con el signo CEREBRIN cuya partícula “CEREBR” hace alusión a la función terapéutica del producto y que es de uso común en la Clase 05 de la Nomenclatura Oficial (…)”.

Asimismo, señala que “la Resolución del Tribunal del INDECOPI, advirtió la existencia de otros elementos de mayor diferenciación entre los signos en disputa, tales como la grafía de las letras y el tipo de articulación que estas (sic) originan en los conjuntos marcarios y que otorgaban a cada uno de ellos una escritura, pronunciación e impacto visual muy diferente”.

Añade que “La Sala se servirá tener presente que no existe ninguna disposición legal que permita al titular de una marca registrada impedir a otras personas registrar marcas que incluyan los mismos o similares vocablos o letras de estructura silábica similar, pues si dichas marcas unidas a otros elementos resultan suficientemente distintivas, pueden tener y de hecho tienen acceso al registro.

No admitir ello implicaría otorgar una situación de monopolio sobre las letras del alfabeto en perjuicio de terceros (…)”. GACETA OFICIAL Indica que “la marca CEREBRIN –cuyo registro se cuestiona- en relación con el signo SEVERIN N.F., vista en su conjunto y estructurada en función a la conjunción de cada uno de los elementos que la conforman, constituye un signo suficientemente distintivo que posee individualidad y una especial impresión fonética y gráfica que le permite cumplir su función diferenciadora en el mercado”.

Asimismo, observa que “las denominaciones CEREBRIN y SEVERIN N.F., además de ser diferentes gramatical y fonéticamente con la registrada a favor de Productos Farmcéuticos (sic), tienen contenido conceptual distinto, pues la marca cuyo registro se impugna incorpora la partícula “CEREBR” que hace referencia a las cualidades terapéuticas del producto que distingue (tratamiento para el desarrollo de la actividad cerebral) y además es de uso común en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial”. d) Tercero interesado Vilma Anruth Caballero de Solís contesta la demanda.

En resumen manifiesta: En relación al fundamento de la demandante de que las marcas SEVERIN N.F. y CEREBRIN resultan confundibles en atención a los elementos gráficos y fonéticos que las integran y que “Curiosamente y sin ningun (sic) fundamento especifico (sic) la demandante mutila su marca quitandole (sic) el término N.F., que según dice: ‘resulta para el presente analisis (sic) irrelevante’.

Es decir, la demandante acomoda su marca, quitándole un pedazo, para tratar de probar que ambas marcas son confundibles”, indica que “es inadmisible la interesada e ilegal mutilación que la observante hace en su marca para lograr una comparación que supuestamente favorezca a sus intereses; desde el punto de vista gráfico y fonético existe una clara diferencia entre: SEVERIN N.F. y CEREBRIN siendo un elemento diferenciador esencial, que la demandante no pueda obviar, precisamente las letras N.F.”.

Afirma que “Conceptualmente ambas marcas son totalmente diferentes: SEVERIN N.F. es una referencia a algo severo, rígido, drástico, mientras que CEREBRIN es una referencia al cerebro, una referencia simpática con un tono infantil o diminutivo”. Indica que “las dos marcas evocan ideas totalmente diferentes que eliminan cualquier riesgo 23/05/2006 14.36 de confusión y que las hacen lo suficientemente singulares y distintivas”.

Finaliza diciendo “En suma, siendo ambas marcas gráfica y fonéticamente diferentes, en especial por la terminación N.F. de una de ellas que no se encuentra en la otra, y evocando ideas totalmente diferentes como son la severidad y el cerebro consideramos que no existen motivos de ninguna índole para amparar la demanda interpuesta”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 29 de marzo de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo “CEREBRIN” fue presentada el 29 de septiembre de 1997, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión, procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- GACETA OFICIAL cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 23/05/2006 15.36 a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

(…) Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; - Perceptibilidad, ( ) 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa, comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza, riesgo de confusión: directa e indirecta, reglas para realizar el cotejo marcario; las marcas farmacéuticas, partículas de uso común:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible 2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 23/05/2006 16.36 Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal. Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: c) Susceptibilidad de representación gráfica “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

“ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quien debe aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984.

Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el ries- 23/05/2006 17.36 go de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 5 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. 5 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 6 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.4. RIESGO DE CONFUSION: DIRECTA E INDIRECTA El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 23/05/2006 18.36 o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 Por lo expuesto, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “CEREBRIN y “SEVERIN N.F.”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 9. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos 8 6 7 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/05/2006 19.36 3.6. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266). GACETA OFICIAL 23/05/2006 20.36 Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

“La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio bene- GACETA OFICIAL volente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 11 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumi- 11 Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/05/2006 21.36 dor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 6. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 991-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA GACETA OFICIAL 23/05/2006 22.36 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 43-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Caso: signo “SE-K-MAS” Expediente Interno N° 2002-00279. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de abril del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en “El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 22 de febrero de 2006, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. … solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca ‘SE-K-MAS’ para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “Publicado el extracto, la marca enunciada no tuvo oposición por parte de terceros”; que “… la Superintendente Delegada de la Superintendencia de Industria y Comercio, procedió a realizar el examen de fondo de la marca ‘SE-K-MAS’ lo cual dio como resultado que fuera negada la misma por la citada funcionaria, debido a que consideró que la marca enunciada era descriptiva y por lo tanto irregistrable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486”; que “Contra la resolución No. 30654 de 25 de septiembre de 2001, dentro del término legal se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación”; que “En respuesta a los recursos antes enunciados, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la resolución No. 41918 de 17 de Diciembre de 2001, por la cual se resolvió el recurso de Reposición interpuesto … confirmando la resolución impugnada No. 30654 de 25 de septiembre de 2001, en todas partes (sic) …”; y que “En respuesta al recurso de apelación interpuesto como subsidiario, el Superintendente Delegado de la Super- GACETA OFICIAL intendencia de Industria y Comercio confirmó nuevamente la Resolución No. 30654 de 25 de septiembre de 2001 en todas sus partes y declarando con ello agotada la vía gubernativa”.

Del texto de la demanda presentada por el apoderado de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., se desprende además que “El día 31 de Julio de 2000 mi representada, la Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. … solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el Registro de la Marca ‘SE-K-MAS’ para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación Internacional de Niza …”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 135, literal e, de la Decisión 486, ya que “se le vulneró el derecho a la igualdad, por parte de la Administración en cabeza del Superintendente de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, cuando concedió a otros titulares marcas que evocan algunas características de un producto o al producto mismo o que al mismo tiempo evocan el producto y una característica del mismo, marcas que tienen la misma conformación caprichosa o de fantasía que tiene la marca ‘SE-K-MAS’ ”; que “existen (sic) otra serie de marcas que cumplen con los mismos requisitos que tiene la marca ‘SE-K-MAS’ en cuanto a que son arbitrarias o de fantasía y pese a evocar alguna característica del producto o al producto mismo o designar al mismo tiempo al producto y una característica del mismo, fueron consideradas por la Superintendencia de Industria y Comercio como evocativas y no como descriptivas, lo que dio lugar a que fueran concedidas por la Administración para diferentes titulares como sucede con las marcas INSTAFRESCO, DERMACREM, CUBIHELADOS, LACTICREMA, DIETY, GEL’HADITO, MINI, DURAGAS, RICOGURT, DERMASOF”; que el signo SE-K-MAS “no evoca una característica esencial de los productos enunciados y que además el término ‘SE-K-MAS’ es caprichoso o de fantasía, en cuanto que esta (sic) conformado con una unión de letras arbitrariamente (sic) y separadas por dos rayas, que si bien evoca una cualidad de un producto, no constituye el termino (sic) para designar la citada cualidad, en nuestro idioma”; que “la expresión ‘SE-K-MAS’ evoca una cualidad secundaria de los productos ya enunciados y además de 23/05/2006 23.36 ello, por su conformación se observa que la citada expresión es típicamente caprichosa”; que “el signo ‘SE-K-MAS’ no es descriptivo ni mucho menos un término que por si solo sirve para denotar o describir de forma directa una de las características de los productos que pretende amparar, sino término evocativo, debido a que estos (sic) si dan una idea relacionada con el producto o con sus propiedades, y en ningún momento constituyen el nombre del producto o definen exactamente la cualidad del mismo, lo anterior indica que el término ‘SE-K-MAS’ es una expresión evocativa y por lo tanto susceptible de registro como marca”.

La actora alega en su demanda que “la expresión descriptiva que sería irregistrable sería la expresión castiza SECA MAS, debido a que la misma es utilizada en el comercio para dar a entender una característica de unos productos determinados y NO la expresión ‘SE-K-MAS’ que por ser en su composición caprichosa o de fantasía y tener una conformación arbitraría (sic), es perfectamente registrable”; que “si se observa que la marca ‘SE-K-MAS’ evoca el concepto de ‘secar’, ello no la descalifica para su Registro, debido a que los productos de la clase 16 … como son: Papel higiénico; toallas de papel, para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; servilletas de papel, para el aseo; servilletas de papel para tocador; servilletas de mesa de papel; tienen como cualidad esencial el hecho de que sirven para la limpieza, y su cualidad secundaria consiste en el hecho de que sirven para secar, absorber líquidos u otras sustancias, servir para quitar el polvo, etc.”; que “la cualidad de ‘secar’ es una característica secundaria de los productos que se pretenden amparar con la citada marca, ya que como se enunció anteriormente la cualidad esencial o primordial de los productos ya designados es el hecho de que su finalidad es la limpieza y la higiene”; y que “un signo de fantasía como es la expresión ‘SE-K-MAS’, es susceptible de Registro porque evoca una cualidad o calidad secundaria de los productos ya enunciados, más (sic) NO la cualidad esencial o primordial de los mismos”. 2.

Contestación a la demanda En su escrito de contestación, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente GACETA OFICIAL en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto a los actos administrativos acusados, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas, a la fecha de expedición de este acto administrativo”; que “en el caso que nos ocupa la marca ‘SEK-MAS’ (sic) además de no reunir los requisitos marcarios establecidos, es evidente que, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 literal e) (sic) de la Decisión 486 … toda vez que describe en forma directa e indirecta las características de los productos que pretende amparar como es la propiedad de secar inherente a elementos tales como los secantes, así como las servilletas y toallas de papel entre otros”; que SE-K-MAS “es una expresión genérica, teniendo en cuenta que describe (sic) en forma directa e indirecta la propiedad, las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la clase 16 de la nomenclatura vigente y por lo tanto, le es aplicable la causal de irregistrabilidad antes descrita”; que “la expresión ‘SE-K-MAS’ término que representa fonéticamente la palabra SECAMAS para distinguir para distinguir (sic) papel higiénico, toallas de papel, para las manos, para el aseo, pañuelos de bolsillo de papel, pañitos de mesa de papel, servilletas de papel para tocador, servilletas de mesa de papel, manteles de papel, bolsas de papel o de materias plásticas, entre otros, productos comprendidos en la clase 16, existen elementos que no le aportan distintividad diferenciándola de los demás productos y que la hacen susceptible de registro marcario, además de ello, describe de manera directa las características de producto, no siendo apropiable por el solicitante en detrimento de los demás competidores”; y que “la marca ‘SE-K-MAS’ no es distintiva y por lo tanto no es distintiva para ser registrada como marca por la oficina nacional competente … en consecuencia, los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en “El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; 23/05/2006 24.36 Que, de conformidad con la disposición establecida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con las previstas en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 98 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “SE-K-MAS” fue presentada el 31 de julio de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, es decir, los artículos 81 y 82, literal d, de la citada Decisión 344, en lugar de la disposición sometida a consulta, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: GACETA OFICIAL (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo I.I. Régimen aplicable a la solicitud de registro de un signo como marca En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En materia de propiedad industrial, el régimen común se ha apoyado en la irretroactividad de la 23/05/2006 25.36 norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha venido regulando el supuesto de los derechos de propiedad industrial que hubiesen sido válidamente concedidos de conformidad con la norma vigente para la fecha de su otorgamiento, y ha establecido que, en tal caso, los derechos citados subsistirán por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de tales derechos deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión citada.

Ahora bien, en el supuesto del derecho que se constituye con el registro del signo como marca, su otorgamiento válido presupone, por virtud del principio de irretroactividad, que el signo haya cumplido con los requisitos previstos en la norma sustancial vigente para la fecha de la formulación de la solicitud, y que, en consecuencia, no haya incurrido en las prohibiciones allí contempladas.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho …” (Sentencia dictada en el expediente N° 145-IP-2003, del 18 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1047, del 31 de marzo del mismo año, caso “XAPRILA”).

En el caso de autos, del expediente administrativo se desprende que la solicitud de registro como marca del signo SE-K-MAS fue formulada el 31 de julio de 2000, por lo que procede interpretar que la norma sustancial aplicable, en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de registro del signo, ha de ser la vigente para la fecha de la solicitud mencionada, esto es, la GACETA OFICIAL Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I.II. Régimen aplicable al procedimiento de registro del signo La norma procesal del régimen común tampoco surte efectos retroactivos y, por tanto, la norma procesal posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, al procedimiento ya cumplido bajo la vigencia de la norma anterior. Ahora bien, en el supuesto de que, encontrándose el procedimiento de registro del signo por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

El Tribunal ha declarado a este propósito que “la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido” (Sentencia dictada en el expediente N° 62-IP-2004, del 7 de julio de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1109, del 26 de agosto del mismo año, caso “DERBY”). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo SE-K-MAS fue realizada el 31 de julio de 2000, y el otorgamiento del derecho fue finalmente confirmado el 29 de enero de 2002, por lo que debe entenderse que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida hasta el 30 de noviembre de 2000, mientras que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina rigió la cumplida a partir del 1° de diciembre de 2000, fecha de entrada en vigencia de esta última Decisión (artículo 274).

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los 23/05/2006 26.36 productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios GACETA OFICIAL que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De los signos genéricos y descriptivos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte.

Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, 23/05/2006 27.36 adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”), y que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”, criterio reiterado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto en exclusiva por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste GACETA OFICIAL podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

En resumen, se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. Importa destacar a este propósito que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustan- 23/05/2006 28.36 tivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

Hay que tener presente asimismo que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto en exclusiva por indicaciones descriptivas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.

El Tribunal se ha manifestado sobre este punto al interpretar el artículo 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos siguientes: “un signo consistente ‘exclusivamente’ de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.

Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”). IV. De los signos evocativos y de fantasía En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. GACETA OFICIAL Por su parte, las denominaciones de fantasía, a juicio del Tribunal, “… implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. 2º En el supuesto de que, encontrándose un procedimiento de registro por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común de propiedad industrial, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 3° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 4° El signo genérico no es susceptible de registro como marca, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o 23/05/2006 29.36 leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 5° El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita a informar al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, o de una de sus características relevantes, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 6° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA GACETA OFICIAL 23/05/2006 30.36 Mónica Rosell Medina SECRETARIA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO PROCESO Nº 47-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 96 eiusdem.

Parte actora: sociedad MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY. Caso: signo “SCOTCH”. Expediente Interno: Nº 3579-97-LYM. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de abril del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81; 82 (literal e); 83 (literales a, d, y e); 84 (literales a, b, c y d) y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Patricio Secaira Durango, y recibida en este Tribunal en fecha 1 de marzo de 2006, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda actora “solicitó el registro de la marca SCOTCH … el 19 de junio de 1995, para proteger ‘caucho, gutapercha, goma, amianto, mica, y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos’, en la Clase Internacional 17”; que “Mediante Resolución de 17 de septiembre de 1996 … el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de la marca SCOTCH, aduciendo que la denominación no es susceptible de registro ya que esta (sic) se ha convertido en una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende proteger”; y que “Con fecha 16 de octubre de 1996, MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 019553 de 17 de septiembre de 1996 ….

Hasta el día de hoy, 31 de enero de 1997 … no ha sido contestado ni resuelto el recurso interpuesto”. 1.1. Cuestión de hecho 1.2. Cuestión de derecho En la demanda formulada por el mandatario de la sociedad MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY se alega que la El consultante informa que la parte actora manifiesta en su demanda que “mediante reso- GACETA OFICIAL lución de 17 de septiembre de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de la marca SCOTCH, aduciendo que la denominación no es susceptible de registro ya que esta (sic) se ha convertido en una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende proteger”; que “la denominación SCOTCH es una marca famosa y notoriamente conocida y que cuenta con más de 300 registros a nivel mundial, inclusive en países miembros del Pacto Andino, como son Colombia, Bolivia y Perú”; que “la denominación SCOTCH es utilizada por el público consumidor para adquirir los productos de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY y no de manera general para identificar cualquier producto de la clase internacional 17”; que “la decisión del Director Nacional de Propiedad Industrial constituye violación de las normas establecidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los (sic) que, por el contrario, buscan proteger a la marca famosa y notoriamente conocida y que la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial hace precisamente todo lo contrario, pues la pone en total desprotección al impedir su registro”; que “según consta en el expediente administrativo, la marca SCOTCH, es famosa y notoriamente conocida”.

El Tribunal observa que la actora alega en su demanda que “La denominación SCOTCH no se ha convertido en una palabra de uso común, por el contrario, es una marca famosa y notoriamente conocida, que el público consumidor a nivel mundial la identifica con los productos de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY”; que “la marca SCOTCH tiene más de 300 registros a nivel mundial … En el Ecuador MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY es propietaria de las siguientes marcas: SCOTCH … SCOTCH-BRITE … SCOTCHBRITE (DISEÑO DE ENVOLTURA) …”; que “Adicionalmente, mi mandante ha solicitado el registro de la marca SCOTCH … el 19 de junio de 1995 y, SCOTCH … de 19 de junio de 1995, sin que se haya objetado de manera alguna el registro de estas marcas, por lo que queda plenamente demostrada la registrabilidad de la marca SCOTCH de propiedad de mi mandante”; que “La afirmación del Director Nacional de Propiedad Industrial implicaría el reconocer que marcas tales como COCA COLA, GILLETTE, ASPIRINA, SINGER, PIX BAYGON, han dejado de ser famosas marcas de fábrica, para convertirse en términos comunes.

Es evidente que, por el 23/05/2006 31.36 contrario, en estos seis casos señalados, al igual que en el de la marca SCOTCH, el público consumidor identifica a la marca con el producto específico del propietario de cada una de ellas”; que “La marca SCOTCH es un signo perceptible y suficientemente distintivo. En consecuencia, es un signo perfectamente registrable”; que “la marca SCOTCH es distintiva, famosa y notoriamente conocida y, por lo tanto, susceptible de registro”; que “La fama y notoriedad de una marca de ninguna manera la convierte en una designación común o usual de los productos amparados en la Clase Internacional 17”; y que “Es absurdo considerar que la denominación SCOTCH pueda ser genérica o descriptiva, pues no lo es en su idioma original el Inglés, ya que en dicho idioma es simplemente el gentilicio de los habitantes de Escocia. Si no es un término descriptivo y genérico en su idioma original, peor aún, lo podría ser en el Español”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante informa asimismo que el Procurador General del Estado señala que “el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio; y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios, comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo”. 2.2.

El consultante señala también que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) “niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la Resolución No. 019553, porque según su parecer, guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 2.3. Según el consultante, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, “expresa que el actor impugna erradamente la resolución No. 019553 y opone las siguientes excepciones: 1.

Niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad. 2. Alega la Legalidad y validez de la resolución impugnada, ya que guarda conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad industrial”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 81; 82 GACETA OFICIAL (literal e); 83 (literales a, d, y e); 84 (literales a, b, c y d) y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 19 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede la interpretación únicamente de las correspondientes a los artículos 81 y 82, literal e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de oficio, en ejecución de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, la del artículo 96 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o 23/05/2006 32.36 en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; ( )”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de error o confusión acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, fi- GACETA OFICIAL 23/05/2006 33.36 guras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. II. De los signos en idioma extranjero. De los signos de fantasía. El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo.

La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de fantasía … implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

GACETA OFICIAL III. De los signos comunes o usuales En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar o describir los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.

(OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2002, p. 71). En cuanto a la prohibición establecida en el literal e del artículo 82 de la Decisión citada, el Tribunal ha declarado que “… se refiere a marcas que ya se encuentran registradas y que posteriormente se han convertido en usuales o comunes … perdiendo de esa forma la capacidad distintiva y por lo tanto la función individualizadora que debe tener toda marca para que pueda ser registrada” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, del 20 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SALTIN mixta”). 23/05/2006 34.36 La circunstancia de que la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto exclusivamente por indicaciones que hayan devenido en habituales, autoriza a interpretar que, si una indicación distintiva forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, lo que no significa que el solicitante pueda reivindicar el uso exclusivo de la indicación habitual.

En el caso de autos, la instancia consultante deberá juzgar, si fuere el caso, sobre la distintividad del signo solicitado para registro como marca y, en particular, si la denominación SCOTCH es de uso común para amparar los productos integrantes de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. IV. Del examen de registrabilidad El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, como se indicó, deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a GACETA OFICIAL pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS). 23/05/2006 35.36 4° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

CONCLUYE De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional. 1º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 2° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA 3° No será registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. En caso contrario, será registrable. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/05/2006 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú