PROCESO Nº 47-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 96 eiusdem.

Parte actora: sociedad MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY. Caso: signo “SCOTCH”. Expediente Interno: Nº 3579-97-LYM. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de abril del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81; 82 (literal e); 83 (literales a, d, y e); 84 (literales a, b, c y d) y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Patricio Secaira Durango, y recibida en este Tribunal en fecha 1 de marzo de 2006, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho En la demanda formulada por el mandatario de la sociedad MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY se alega que la actora “solicitó el registro de la marca SCOTCH … el 19 de junio de 1995, para proteger ‘caucho, gutapercha, goma, amianto, mica, y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos’, en la Clase Internacional 17”; que “Mediante Resolución de 17 de septiembre de 1996 … el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de la marca SCOTCH, aduciendo que la denominación no es susceptible de registro ya que esta (sic) se ha convertido en una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende proteger”; y que “Con fecha 16 de octubre de 1996, MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 019553 de 17 de septiembre de 1996 ….

Hasta el día de hoy, 31 de enero de 1997 … no ha sido contestado ni resuelto el recurso interpuesto”. 1.2. Cuestión de derecho El consultante informa que la parte actora manifiesta en su demanda que “mediante resolución de 17 de septiembre de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de la marca SCOTCH, aduciendo que la denominación no es susceptible de registro ya que esta (sic) se ha convertido en una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende proteger”; que “la denominación SCOTCH es una marca famosa y notoriamente conocida y que cuenta con más de 300 registros a nivel mundial, inclusive en países miembros del Pacto Andino, como son Colombia, Bolivia y Perú”; que “la denominación SCOTCH es utilizada por el público consumidor para adquirir los productos de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY y no de manera general para identificar cualquier producto de la clase internacional 17”; que “la decisión del Director Nacional de Propiedad Industrial constituye violación de las normas establecidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los (sic) que, por el contrario, buscan proteger a la marca famosa y notoriamente conocida y que la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial hace precisamente todo lo contrario, pues la pone en total desprotección al impedir su registro”; que “según consta en el expediente administrativo, la marca SCOTCH, es famosa y notoriamente conocida”.

El Tribunal observa que la actora alega en su demanda que “La denominación SCOTCH no se ha convertido en una palabra de uso común, por el contrario, es una marca famosa y notoriamente conocida, que el público consumidor a nivel mundial la identifica con los productos de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY”; que “la marca SCOTCH tiene más de 300 registros a nivel mundial … En el Ecuador MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY es propietaria de las siguientes marcas: SCOTCH … SCOTCH-BRITE … SCOTCH-BRITE (DISEÑO DE ENVOLTURA) …”; que “Adicionalmente, mi mandante ha solicitado el registro de la marca SCOTCH … el 19 de junio de 1995 y, SCOTCH … de 19 de junio de 1995, sin que se haya objetado de manera alguna el registro de estas marcas, por lo que queda plenamente demostrada la registrabilidad de la marca SCOTCH de propiedad de mi mandante”; que “La afirmación del Director Nacional de Propiedad Industrial implicaría el reconocer que marcas tales como COCA COLA, GILLETTE, ASPIRINA, SINGER, PIX BAYGON, han dejado de ser famosas marcas de fábrica, para convertirse en términos comunes.

Es evidente que, por el contrario, en estos seis casos señalados, al igual que en el de la marca SCOTCH, el público consumidor identifica a la marca con el producto específico del propietario de cada una de ellas”; que “La marca SCOTCH es un signo perceptible y suficientemente distintivo. En consecuencia, es un signo perfectamente registrable”; que “la marca SCOTCH es distintiva, famosa y notoriamente conocida y, por lo tanto, susceptible de registro”; que “La fama y notoriedad de una marca de ninguna manera la convierte en una designación común o usual de los productos amparados en la Clase Internacional 17”; y que “Es absurdo considerar que la denominación SCOTCH pueda ser genérica o descriptiva, pues no lo es en su idioma original el Inglés, ya que en dicho idioma es simplemente el gentilicio de los habitantes de Escocia. Si no es un término descriptivo y genérico en su idioma original, peor aún, lo podría ser en el Español”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante informa asimismo que el Procurador General del Estado señala que “el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio; y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios, comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo”. 2.2.

El consultante señala también que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) “niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la Resolución No. 019553, porque según su parecer, guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 2.3. Según el consultante, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, “expresa que el actor impugna erradamente la resolución No. 019553 y opone las siguientes excepciones: 1.

Niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad. 2. Alega la Legalidad y validez de la resolución impugnada, ya que guarda conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad industrial”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 81; 82 (literal e); 83 (literales a, d, y e); 84 (literales a, b, c y d) y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 19 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede la interpretación únicamente de las correspondientes a los artículos 81 y 82, literal e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de oficio, en ejecución de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, la del artículo 96 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; ( )”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de error o confusión acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De los signos en idioma extranjero. De los signos de fantasía. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de fantasía … implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16- IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP- 95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

III. De los signos comunes o usuales En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar o describir los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.

(OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 71). En cuanto a la prohibición establecida en el literal e del artículo 82 de la Decisión citada, el Tribunal ha declarado que “… se refiere a marcas que ya se encuentran registradas y que posteriormente se han convertido en usuales o comunes … perdiendo de esa forma la capacidad distintiva y por lo tanto la función individualizadora que debe tener toda marca para que pueda ser registrada” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, del 20 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SALTIN mixta”).

La circunstancia de que la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto exclusivamente por indicaciones que hayan devenido en habituales, autoriza a interpretar que, si una indicación distintiva forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, lo que no significa que el solicitante pueda reivindicar el uso exclusivo de la indicación habitual.

En el caso de autos, la instancia consultante deberá juzgar, si fuere el caso, sobre la distintividad del signo solicitado para registro como marca y, en particular, si la denominación SCOTCH es de uso común para amparar los productos integrantes de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. IV. Del examen de registrabilidad El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, como se indicó, deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04- AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable. 3° No será registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. En caso contrario, será registrable. 4° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA