PROCESO 82-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad NOVARTIS AG.

Marca: “TRIPLETA” (nominativa). Expediente Interno N° 2005-00051. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 24 de abril de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. 1.

Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes La parte demandante es la sociedad NOVARTIS AG. La parte demandada es la Nación colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

Se considera tercero interesado a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. 2. Actos demandados La sociedad NOVARTIS AG., por medio de apoderada, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1. Resolución No. 9882, de 30 de abril de 2004, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad NOVARTIS AG. y concedió el registro del signo “TRIPLETA” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., por considerar que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 2.

Resolución No. 18634, de 30 de julio de 2004, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 9882. Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos: a) La cancelación del certificado de registro concedido; b) La publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: 1. El 22 de septiembre de 2003, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro del signo “TRIPLETA” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] 2.

La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 534 de 28 noviembre de 2003. 3. NOVARTIS AG. presentó oposición al registro del signo solicitado, con base en la existencia previa de la marca “TRILEPTAL” (nominativa), registrada a su nombre desde el 27 de septiembre de 1988 para distinguir “productos farmacéuticos” de la clase 5 de la Clasificación Internacional. 4.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio corrió traslado de la oposición a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. para que presente sus alegatos. 5. El 20 de febrero de 2004, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. contestó a la oposición mencionada. 6. El 30 de abril de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución No. 9882 mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo “TRIPLETA” solicitado por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. 7.

El 22 de junio de 2004, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada. En dicho recurso se hizo énfasis en que el estudio de confundibilidad entre las marcas en conflicto debió hacerse con mayor rigor puesto que ambos signos protegen productos farmacéuticos y porque la marca solicitada reproduce de manera idéntica siete de las nueve letras que componen la marca “TRILEPTAL”. 8.

El 30 de julio de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad expidió la Resolución No. 18634 mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad NOVARTIS AG. confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 9882. b) Escrito de demanda La sociedad NOVARTIS AG. domiciliada en Basilea, Suiza, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Hace referencia a normas constitucionales y legales que han sido supuestamente violadas. Asimismo, refiere la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Manifiesta que el examinador de marcas, al momento de efectuar el examen de confundibilidad entre dos signos, debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales para rechazar su registro: a) si el signo solicitado es idéntico o se asemeja a una marca registrada de propiedad de un tercero; y, b) si la marca solicitada distingue los mismos productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error, e indica que ambos aspectos “deben ser estudiados simultáneamente”.

Señala que los “parámetros generales de comparación marcaria no fueron tenidos en cuenta por la SIC”. Observa que “la SIC abrió una peligrosísima puerta para los piratas marcarios. Al haber ignorado todos los demás lineamientos que traen tanto la jurisprudencia y la doctrina para evitar que se registren marcas que puedan inducir al público a error (…)”.

Hace hincapié que en este caso “la sociedad solicitante de TRIPLETA lo único que tuvo que hacer fue suprimir la L de TRILEPTAL e invertir una sílaba para obtener protección en detrimento de mi mandante”. En cuanto a los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y su relación con los signos en controversia, señala jurisprudencia del Tribunal Andino, en la cual se resalta el especial cuidado que se debe tener al determinar el grado de confundibilidad entre ellos, toda vez que estos productos guardan relación con la salud, vida e integridad de los consumidores.

En tal sentido advierte “que los exámenes de confundibilidad de marcas deben ser más rigurosos al tratarse de marcas farmacéuticas”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio “se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. Señala que en el caso concreto “esta Entidad realizó un examen de registrabilidad concienzudo observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además sus (sic) registrabilidad frente a derechos de terceros”.

Afirma que el examen entre marcas farmacéuticas es diferente, pues muchas veces están formadas por prefijos o sufijos que se refieren al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, por lo tanto “el examen debe hacerse no respecto al sufijo o prefijo, sino respecto a la otra parte de la palabra”. Observa que “Efectuado el estudios (sic) de confundibilidad se establece que si bien los signos en controversia coinciden en el prefijo ‘TRI’, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que los elementos gráficos y gramaticales ‘PLETA’ y ‘LEPTAL’ le imprimen a cada signo la suficiente distintividad”.

Finalmente, indica que “el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo”. d) Tercero interesado TECNOQUÍMICAS S.A., sociedad constituida de conformidad con las leyes de Colombia, comparece a través de apoderado y manifiesta: “[Q]ue sean rechazados todos los argumentos y supuestos de derecho que trae la opositora por cuanto son impertinentes y carecen de fundamento legal, lo anterior en razón a la inexistencia de semejanza o identidad entre las expresiones ‘TRIPLETA’ de TECNOQUÍMICAS S.A. y ‘TRILEPTAL’, de NOVARTIS AG.

(…)”. En relación al caso concreto señala que “tenemos dos signos que coinciden en algunos caracteres gráficos, no obstante la marca ‘TRIPLETA’ es una marca que por si (sic) sola se diferencia de la marca opositora y de sus paralelas en la misma clase”. Observa que “Sí (sic) nos ponemos en el lugar del consumidor medio, no existe la más remota posibilidad que los signos objeto del presente debate generen asociación alguna en el aspecto visual”.

Asimismo, advierte que “la marca registrada ‘TRILEPTAL’ debe apreciarse en su totalidad, sin descomponer los caracteres para buscar posibles combinaciones”. Afirma que “Resulta aventurado por parte de la sociedad opositora pretender una protección extensiva sobre todas las posibles combinaciones de caracteres independientes de una marca, sí (sic) se tomará (sic) en serio esa peligrosa tesis sería legitimar el monopolio de las letras en cabeza de una persona”.

Al respecto señala que “el prefijo ‘TRI’ es inapropiable en la clase (5ª) quinta de la Clasificación Internacional de Niza”. Añade que “Una partícula de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. (…) no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”.

En cuanto a la confusión ideológica o conceptual, manifiesta que “el signo ‘TRIPLETA’ (nominativa) y la marca registrada ‘TRILEPTAL’ no presentan semejanzas determinantes de confusión. Si bien podemos apreciar, alguna similitud derivada de la expresión ‘TRI’, los signos analizados en su conjunto, permiten al consumidor poder distinguirlos”.

Concluye indicando “Difiero completamente de las consideraciones planteadas por el apoderado de la sociedad NOVARTIS AG., por cuanto considero que la marca ‘TRILEPTAL’ puede coexistir con la marca ‘TRIPLETA’ de mi representada en la misma clase (5ª) internacional, sin que ello conlleve a confusión del consumidor”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado compareciente ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, este Tribunal procede a realizar la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TRIPLETA” (nominativo) ha sido presentada el 22 de septiembre de 2003, esto es, en vigencia de la Decisión 486.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” ( ) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” ( ) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; clases de marcas: comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; riesgos de confusión o de asociación: directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario; la marca farmacéutica, partículas de uso común:

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[2] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS Como ya se anotó, la doctrina ha reconocido varias clases de marcas en atención a la estructura del signo, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [3] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organo Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[5] Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[6] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. [7] En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. [8]

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos".[9] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [10] 3.6.

MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. [11] Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” [12] El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. [13] Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. [14] Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. [15] Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).”[16] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2.

Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2005-00051, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [3] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [10] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 30-IP-2000.

Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266. [14] Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.