Año XXIII - Número 1383 Lima, 14 de agosto de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 82-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad NOVARTIS AG. Marca: “TRIPLETA” (nominativa). Expediente Interno N° 2005-00051 Proceso 89-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: Sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG.

Marca: “ENECAL”. Expediente Interno N° 496-2003 Proceso 93-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. Marca: “UNIVERSIA” (mixta).

Expediente Interno N° 2002-00198 Proceso 100-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 107 de la misma Decisión. Actor: sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA.

Marca: “WEGA”. Expediente Interno N° 1734-2003 12 24 34 PROCESO 82-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad NOVARTIS AG.

Marca: “TRIPLETA” (nominativa). Expediente Interno N° 2005-00051. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 14/08/2006 2.48 su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. do para la Propiedad Industrial de la misma entidad resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 9882.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 24 de abril de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006.

Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos: a) La cancelación del certificado de registro concedido; b) La publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.

ANTECEDENTES Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad NOVARTIS AG. La parte demandada es la Nación colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio. Se considera tercero interesado a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad NOVARTIS AG., por medio de apoderada, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1.

Resolución No. 9882, de 30 de abril de 2004, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad NOVARTIS AG. y concedió el registro del signo “TRIPLETA” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., por considerar que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 2.

Resolución No. 18634, de 30 de julio de 2004, mediante la cual el Superintendente Delega- Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: 1. El 22 de septiembre de 2003, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro del signo “TRIPLETA” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2.

La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 534 de 28 noviembre de 2003. 3. NOVARTIS AG. presentó oposición al registro del signo solicitado, con base en la existencia previa de la marca “TRILEPTAL” (nominativa), registrada a su nombre desde el 27 de septiembre de 1988 para distinguir “productos farmacéuticos” de la clase 5 de la Clasificación Internacional. 4.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio corrió traslado de la oposición a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. para que presente sus alegatos. 1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL 5. El 20 de febrero de 2004, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. contestó a la oposición mencionada. 6. El 30 de abril de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución No. 9882 mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo “TRIPLETA” solicitado por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. 7.

El 22 de junio de 2004, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada. En dicho recurso se hizo énfasis en que el estudio de confundibilidad entre las marcas en conflicto debió hacerse con mayor rigor puesto que ambos signos protegen productos farmacéuticos y porque la marca solicitada reproduce de manera idéntica siete de las nueve letras que componen la marca “TRILEPTAL”. 8.

El 30 de julio de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad expidió la Resolución No. 18634 mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad NOVARTIS AG. confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 9882. b) Escrito de demanda La sociedad NOVARTIS AG. domiciliada en Basilea, Suiza, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Hace referencia a normas constitucionales y legales que han sido supuestamente violadas. Asimismo, refiere la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Manifiesta que el examinador de marcas, al momento de efectuar el examen de confundibilidad entre dos signos, debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales para rechazar su registro: a) si el signo solicitado es idéntico o se asemeja a una marca registrada de propiedad de un tercero; y, b) si la marca solicitada distingue los mismos productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error, e 14/08/2006 3.48 indica que ambos aspectos “deben ser estudiados simultáneamente”.

Señala que los “parámetros generales de comparación marcaria no fueron tenidos en cuenta por la SIC”. Observa que “la SIC abrió una peligrosísima puerta para los piratas marcarios. Al haber ignorado todos los demás lineamientos que traen tanto la jurisprudencia y la doctrina para evitar que se registren marcas que puedan inducir al público a error (…)”.

Hace hincapié que en este caso “la sociedad solicitante de TRIPLETA lo único que tuvo que hacer fue suprimir la L de TRILEPTAL e invertir una sílaba para obtener protección en detrimento de mi mandante”. En cuanto a los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y su relación con los signos en controversia, señala jurisprudencia del Tribunal Andino, en la cual se resalta el especial cuidado que se debe tener al determinar el grado de confundibilidad entre ellos, toda vez que estos productos guardan relación con la salud, vida e integridad de los consumidores.

En tal sentido advierte “que los exámenes de confundibilidad de marcas deben ser más rigurosos al tratarse de marcas farmacéuticas”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio “se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. Señala que en el caso concreto “esta Entidad realizó un examen de registrabilidad concienzudo observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además sus (sic) registrabilidad frente a derechos de terceros”.

GACETA OFICIAL 14/08/2006 4.48 Afirma que el examen entre marcas farmacéuticas es diferente, pues muchas veces están formadas por prefijos o sufijos que se refieren al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, por lo tanto “el examen debe hacerse no respecto al sufijo o prefijo, sino respecto a la otra parte de la palabra”.

Afirma que “Resulta aventurado por parte de la sociedad opositora pretender una protección extensiva sobre todas las posibles combinaciones de caracteres independientes de una marca, sí (sic) se tomará (sic) en serio esa peligrosa tesis sería legitimar el monopolio de las letras en cabeza de una persona”. Observa que “Efectuado el estudios (sic) de confundibilidad se establece que si bien los signos en controversia coinciden en el prefijo ‘TRI’, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que los elementos gráficos y gramaticales ‘PLETA’ y ‘LEPTAL’ le imprimen a cada signo la suficiente distintividad”.

Al respecto señala que “el prefijo ‘TRI’ es inapropiable en la clase (5ª) quinta de la Clasificación Internacional de Niza”. Finalmente, indica que “el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo”. d) Tercero interesado TECNOQUÍMICAS S.A., sociedad constituida de conformidad con las leyes de Colombia, comparece a través de apoderado y manifiesta: “[Q]ue sean rechazados todos los argumentos y supuestos de derecho que trae la opositora por cuanto son impertinentes y carecen de fundamento legal, lo anterior en razón a la inexistencia de semejanza o identidad entre las expresiones ‘TRIPLETA’ de TECNOQUÍMICAS S.A. y ‘TRILEPTAL’, de NOVARTIS AG.

(…)”. En relación al caso concreto señala que “tenemos dos signos que coinciden en algunos caracteres gráficos, no obstante la marca ‘TRIPLETA’ es una marca que por si (sic) sola se diferencia de la marca opositora y de sus paralelas en la misma clase”. Observa que “Sí (sic) nos ponemos en el lugar del consumidor medio, no existe la más remota posibilidad que los signos objeto del presente debate generen asociación alguna en el aspecto visual”.

Asimismo, advierte que “la marca registrada ‘TRILEPTAL’ debe apreciarse en su totalidad, sin descomponer los caracteres para buscar posibles combinaciones”. Añade que “Una partícula de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. (…) no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”.

En cuanto a la confusión ideológica o conceptual, manifiesta que “el signo ‘TRIPLETA’ (nominativa) y la marca registrada ‘TRILEPTAL’ no presentan semejanzas determinantes de confusión. Si bien podemos apreciar, alguna similitud derivada de la expresión ‘TRI’, los signos analizados en su conjunto, permiten al consumidor poder distinguirlos”.

Concluye indicando “Difiero completamente de las consideraciones planteadas por el apoderado de la sociedad NOVARTIS AG., por cuanto considero que la marca ‘TRILEPTAL’ puede coexistir con la marca ‘TRIPLETA’ de mi representada en la misma clase (5ª) internacional, sin que ello conlleve a confusión del consumidor”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudi- GACETA OFICIAL cial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; 14/08/2006 5.48 c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; El Consejo de Estado compareciente ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, este Tribunal procede a realizar la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TRIPLETA” (nominativo) ha sido presentada el 22 de septiembre de 2003, esto es, en vigencia de la Decisión 486. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” ( ) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: ( ) DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; clases de marcas: comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; riesgos de confusión o de asociación: directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario; la marca farmacéutica, partículas de uso común:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acom- GACETA OFICIAL pañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus compo- 2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 14/08/2006 6.48 nentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS Como ya se anotó, la doctrina ha reconocido varias clases de marcas en atención a la estructura del signo, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. GACETA OFICIAL Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. 14/08/2006 7.48 les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organo Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una 4 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que 14/08/2006 8.48 puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 7 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de 5 6 7 Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/08/2006 9.48 la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 8 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 9 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 8 9 Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 3.6. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 11 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” 12 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 13 Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor gra- 11 12 13 Proceso 30-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266. 14/08/2006 10.48 do de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 14 Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 15 Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados única- 14 15 Proceso 50-IP-2001.

Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL mente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 16 14/08/2006 11.48 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2.

Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resul-ta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Con base en estos fundamentos, 16 Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél GACETA OFICIAL 14/08/2006 12.48 puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas. Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200500051, deberá adoptar la presente interpreta- ción. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 89-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: Sociedad F. HOFFMAN – LA ROCHE AG.

Marca: “ENECAL”. Expediente Interno N° 496-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de mayo de 2006. GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG. La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

El tercero interesado de la Resolución es: LABORATORIOS ELMOR S.A. 1.2. Acto demandado La sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., a través de apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 6361999/TPI-INDECOPI, de 27 de mayo de 1999, que confirmó la Resolución Nº 010848-97-INDECOPI/OSD, de 21 de agosto de 1997, en la parte que declaró infundada la observación presentada por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG. y la revocó en la parte que denegó el registro del signo demandado y, en consecuencia, otorgó el registro del signo ENECAL solicitado por LABORATORIOS ELMOR S.A. para distinguir un producto farmacéutico, específicamente una droga para el aparato circulatorio, indicada para el tratamiento de la hipertensión arterial esencial, severa, renovascular e insuficiencia cardiaca congestiva de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Solicita adicionalmente que se ordene al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que cancele el Certificado de Registro de la marca ENECAL, Clase 5. 14/08/2006 13.48 Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1.

El 7 de noviembre de 1996, LABORATORIOS ELMOR S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI el registro del signo “ENECAL” para distinguir una droga para el aparato circulatorio, indicada para el tratamiento de la hipertensión arterial, severa, renovascular e insuficiencia cardiaca congestiva de la Clase 5 de la Clasificación Internacional. 1 Dicha solicitud de registro fue publicada, para efectos de observaciones, en el Diario Oficial El Peruano. 2.

El 7 de enero de 1997, la empresa AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION de Estados Unidos de América formuló observación a dicha solicitud de registro en base a su titularidad de la marca “ENERCAL” en la misma clase de la Nomenclatura Oficial, observación de la que luego se desistió en virtud del acuerdo de coexistencia celebrado con la empresa solicitante. 3.

El 14 de enero de 1997, la sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., de Suiza, también formuló observación a la solicitud de registro manifestando ser titular de la marca de productos “XENICAL”, registrada en la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial. La observación se sustentó en que las denominaciones “ENECAL” y “XENICAL” resultaban gráfica y fonéticamente similares, por lo que serían susceptibles de inducir a confusión al público consumidor.

LABORATORIOS ELMOR S.A. no contestó la observación deducida por F. HOFFMAN LA ROCHE AG. 4. El 7 de enero de 1997, la empresa AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION de 1 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL Estados Unidos de América formuló observación a dicha solicitud de registro en base a su titularidad de la marca “ENERCAL” en la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial, observación de la que luego se desistió en virtud del acuerdo de coexistencia celebrado con la empresa solicitante. 5. La Oficina de Signos Distintivos expidió el 21 de agosto de 1997 la Resolución 10848-97INDECOPI/OSD que si bien declaró infundada la observación formulada por la empresa F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., denegó el registro del signo solicitado por LABORATORIOS ELMOR S.A. La Oficina de Signos Distintivos consideró, en relación a la observación formulada por la empresa F. HOFFMAN-LA ROCHE AG., que no existía similitud entre las marcas confrontadas (“ENECAL” – “XENICAL”) al grado de inducir a confusión al consumidor.

En cuanto a la observación que presentó la empresa AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION y de la cual desistió, que los signos (“ENECAL” – “ENERCAL”) resultaban confundibles, por lo que no obstante de existir un acuerdo de coexistencia marcaria, afectaría el interés general de los consumidores, razón por la cual debía denegarse el registro solicitado. 6.

Esta Resolución fue apelada por la empresa F. HOFFMAN-LA ROCHE AG. en fecha 5 de septiembre de 1997, en la parte que declaró infundada su observación, reiterando, para ello, los mismos argumentos expuestos en su escrito de observación.

7. LABORATORIOS ELMOR S.A. interpuso también recurso de apelación el 19 de septiembre de 1997, sosteniendo que el acuerdo de coexistencia marcaria celebrado desvirtuaba cualquier posibilidad de confusión. 8. El 27 de mayo de 1999, el Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución No. 636-1999/ TPI-INDECOPI, mediante la cual confirmó la Resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos en la parte que declaró infundada la observación presentada por F. HOFFMAN LA ROCHE AG., revocándola en la parte que denegaba el registro del signo solicitado, por lo que, en consecuencia, otorgó a favor de LABORATORIOS ELMOR S.A. el registro del signo “ENECAL” para distinguir un producto 14/08/2006 14.48 farmacéutico indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

El Tribunal del INDECOPI consideró que, a pesar de que los signos “ENECAL” (solicitado) y “XENICAL” (registrado) se encontraban destinados a distinguir productos de la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre dichos signos determinaban que su coexistencia en el mercado no fuese susceptible de causar confusión en el público consumidor. 9.

La sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 10. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió en fecha 24 de octubre de 2002 la sentencia en la cual declaró fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG.; y, en consecuencia, declaró la invalidez e ineficacia de la Resolución No. 636-1999-TPI/INDECOPI/OSD en la parte que declaró infundada la observación presentada por la empresa demandante y la revocó en la parte que denegó el registro del signo “ENECAL”, debiendo cancelarse el certificado de registro de la marca “ENECAL” concedida a favor de LABORATORIOS ELMOR S.A., con condena de costas y costos al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y de LABORATORIOS ELMOR S.A. 11.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual interpuso, en fecha 5 de diciembre de 2005, recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de octubre de 2002. 12. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto de fecha 27 de diciembre de 2005 por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comu- GACETA OFICIAL nidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a). b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., domiciliada en Suiza, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que la “Resolución que se impugna es inválida e ineficaz por cuanto ha concedido el registro como marca para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, a una denominación que es confundible con una marca previamente registrada y que está destinada a distinguir los mismos productos de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional”.

Asimismo, señala que la Resolución impugnada “ha concedido el registro de la marca ENECAL cuando ésta es confundible tanto con la marca XENICAL previamente registrada y de propiedad de F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., como con la marca ENERCAL registrada para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional”. Observa que “En el presente caso las marcas XENICAL y ENECAL distinguen los mismos productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional”, “La marca XENICAL esta (sic) registrada para distinguir preparaciones farmacéuticas en general y todos los demás productos de la Clase 05 (…)”.

“La marca ENECAL esta (sic) destinada a distinguir un producto farmacéutico una droga para el aparato circulatorio (…) de la Clase 05 de la Clasificación Internacional”. Por tanto, afirma que “Estando la marca XENICAL registrada para distinguir todos los productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, obviamente distingue también el producto farmacéutico específico que desea distinguir la marca ENECAL”.

Añade que “las marcas XENICAL y ENECAL son prácticamente idénticas, gráfica como fonéticamente”. 14/08/2006 15.48 Hace referencia a jurisprudencia administrativa y de la Corte Suprema, que sustentaría su posición, en cuanto “declaran confundibles signos que presentan entre sí mayores diferencias que las mínimas existentes entre las marcas en cuestión”.

Finalmente, indica que la marca solicitada no reúne los requisitos de registrabilidad, por lo que se han violado normas de carácter constitucional, legal y comunitario. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la República del Perú, da contestación a la demanda a través de apoderados.

Respecto a la supuesta confusión entre las marcas “ENECAL” (solicitada) y “XENICAL” (registrada), manifiesta que “luego de realizada la búsqueda de antecedentes correspondiente, la autoridad administrativa constató que en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial existen registradas a favor de distintos titulares varias marcas que contienen la partícula ‘CAL’, tales como ‘CAL-CVITA’, ‘ELCAL’, ‘ALERGICAL’, ‘ROCCAL’, ‘DUCAL’, ‘BUCAL’, ‘TOKAL’ y ‘DICAL-D’, la misma que hace referencia al calcio, sustancia o principio activo de los medicamentos que distinguen”.

Señala que en estos casos la partícula “CAL” pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo. Afirma que “no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre dos signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden, dado que la misma debe establecerse a partir de la impresión de conjunto que éstos susciten, pudiendo suceder incluso que las marcas coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión totalmente diferente”.

En este sentido, resalta que “la autoridad administrativa constató que los signos en litis cuentan con suficientes diferencias tanto a nivel fonético como gráfico que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”. Observa que desde el punto de vista fonético las marcas “ENECAL” y “XENICAL”, en su conjunto GACETA OFICIAL poseen una diferente pronunciación. En cuanto al aspecto gráfico señala “que si bien los signos comparten la partícula CAL, los demás elementos que conforman los signos resultan distintos”.

Respecto a la supuesta falta de requisitos de registrabilidad del signo solicitado, indica que “la marca otorgada a la codemandada Laboratorios Elmor S.A. cumple con los tres requisitos previstos en la ley para que resulte procedente acceder a su registro”. En cuanto a la jurisprudencia administrativa exhortada por la actora, señala que “las resoluciones administrativas invocadas por la actora corresponden en muchos casos a las expedidas por la Oficina de Signos Distintivos, primera instancia administrativa, por lo que no resultan vinculantes para el Tribunal de INDECOPI que es su superior jerárquico, (…)”.

Añade que “constituirán precedente obligatorio única y exclusivamente cuando en la propia resolución se señale expresamente este hecho y siempre que se interprete con carácter general el sentido de la legislación”. Sobre este mismo tema observa que “los anteriores registros o resoluciones, en tanto no constituyan precedentes de observancia obligatoria, serán irrelevantes al momento de efectuar el examen registral de una marca, el cual debe atender a lo actuado en cada caso concreto”.

Respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema aludida por la actora, indica que “no resulta aplicable al caso materia de autos”. El Procurador Público, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, contesta la demanda y manifiesta: “Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos su extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo” (resaltado en el texto).

Manifiesta que “se efectuó el examen comparativo entre la marca solicitada y el signo XENICAL de la accionante; concluyendo que a pesar que existe similitud o conexión competitiva en- 14/08/2006 16.48 tre los productos que distinguen éstas, la no semejanza fonética y gráfica entre los signos en cuestión determina que no sean confundibles entre sí, pudiendo coexistir en el mercado”.

Señala que “el criterio de rigurosidad ha sido tomado muy en cuenta por las diferentes instancias administrativas del INDECOPI al realizar el análisis de confundibilidad entre los signos citados”. Observa que la autoridad administrativa “al efectuar el examen comparativo entre las marcas, ha tenido en cuenta todos los riesgos para conceder el registro de la marca ENECAL”, tales como la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, la semejanza gráfico-fonética, en cuanto “la marca registrada se pronunciará S (Z) ENICAL en tanto que el signo solicitado se pronunciará ENECAL”, asimismo, desde el aspecto gráfico, “se aprecia que si bien los signos comparten la partícula CAL, los demás elementos de los signos resultan distintos”.

Finalmente, manifiesta que “el acto administrativo emitido por la Segunda Instancia Administrativa, (…), es correcto y se encuentra arreglado a derecho (…)”. d) Tercero interesado LABORATORIOS ELMOR S.A. no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. GACETA OFICIAL 14/08/2006 17.48

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS ( ) 3. CONSIDERACIONES La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ENECAL” ha sido presentada el 7 de noviembre de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa, comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; marcas farmacéuticas, partículas de uso común:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. 2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL 14/08/2006 18.48 a) Perceptibilidad

3.2. CLASES DE MARCAS Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. GACETA OFICIAL 14/08/2006 19.48 ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertene3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. cientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organo Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 5 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y 4 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…).” 6 14/08/2006 20.48 Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. 6 7 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9 3.4.

MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irrepara- 14/08/2006 21.48 ble a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 10 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” 11 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 12 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 13 10 11 12 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 Proceso 30-IP-2000.

Sentencia publicada en la G.O. A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O. A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266. Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 14 14/08/2006 22.48 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 15 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, per- 15 14 Proceso 78-IP-2003.

Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4.

La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 6. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes 14/08/2006 23.48 productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 496-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/08/2006 24.48 PROCESO 93-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. Marca: “UNIVERSIA” (mixta) Expediente Interno N° 2002-00198. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau De la Font Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 5 de mayo de 2006, ha sido estructurada con base a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por lo que se admitió a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. La parte demandada es la Nación Colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio.

Se considera tercero interesado a la sociedad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1. Resolución Nº 18150, de 30 de mayo de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. y concedió el registro de la marca “UNIVERSIA” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.; 2.

Resolución Nº 33864, de 24 de octubre de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 18150. 3. Resolución Nº 41237, de 7 de diciembre de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma dependencia, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución inicial Nº 18150, quedando así agotada la vía gubernativa.

Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro concedido. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda se encuentran los siguientes: 1.

El 28 de noviembre de 2000, la sociedad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo “UNIVERSIA” (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.1 (Reivindicaba la prioridad No. 2343405 de 12 de septiembre de 2000 de España). 2.

La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 499, de 26 diciembre de 2000. 3. La sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. presentó observación al registro del signo solicitado, con base en la existencia previa de la marca de su propiedad “UNIVERSITAS”, registrada bajo el Nº 185704 para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional. 4.

El 30 de mayo de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 18150 mediante la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro como marca del signo “UNIVERSIA” (mixto), solicitado por la sociedad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. 5. La sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la Resolución mencionada. 6.

El 24 de octubre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 33864 mediante la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución Nº 185704. 7. El 7 de diciembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la 1 Clase 36.- Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. 14/08/2006 25.48 misma entidad, expidió la Resolución Nº 41237 mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. confirmando la decisión contenida en la Resolución 185704. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. constituida bajo las leyes colombianas, domiciliada en Bogotá, presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Considera como normas violadas a los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 y 136 literal a) de la Decisión 486, aseverando que la Administración violó directamente estas normas por falta de aplicación. Respecto a la existencia de riesgo de confusión expresa que “En el asunto en cuestión, es claro que se presentan los dos elementos a que alude la Superintendencia y que, inexplicablemente ella misma desconoció. En efecto, en primer lugar es evidente que entre los signos en comparación existe semejanza, como quedará demostrado, y en segundo término los servicios que distingue la marca UNIVERSITAS y los que pretende distinguir el signo solicitado son los mismos, esto es los comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional.

Es pues ostensible en este caso la concurrencia de los elementos necesarios para que tenga plena aplicación en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic)”. Con relación a la comparación de los signos en conflicto alude argumentaciones dadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y afirma que esta entidad en su razonamiento olvidó “(…) que en la comparación entre marcas nominativas, también llamadas por la doctrina marcas verbales, predomina el elemento fonético, esto es el sonido de los vocablos, de tal manera que es unánimemente aceptado por doctrina y jurisprudencia que cuando entre dos marcas nominativas existe similitud fonética, como claramente sucede en este caso, ellas no pueden coexistir en el mercado”.

GACETA OFICIAL 14/08/2006 26.48 Continúa señalando que “La similitud gráfica de los signos en confrontación en el presente caso es de tal magnitud que la expresión solicitada UNIVERSIA contiene 9 letras, todas ellas idénticas y en la misma posición que la marca de mi poderdante UNIVERSITAS. Así las cosas, gráficamente existe no solo semejanza sino casi identidad entre los dos signos. Fonéticamente la semejanza se hace evidente con solo leer en voz alta las dos expresiones, pues para el oyente desprevenido se hace difícil diferenciar entre las dos palabras”.

Legalidad de los actos administrativos acusados “(…) el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”. Afirma que “En conclusión no es posible sostener, de manera alguna, que entre las palabras UNIVERSITAS y UNIVERSIA no existe semejanza capaz de inducir a error al público consumidor, razón por sí sola suficiente para proceder, como en efecto solicito que se haga, a la anulación de los actos administrativos impugnados”.

Al realizar el análisis de la registrabilidad de la marca UNIVERSITAS, clase 36 expresa que “Siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntal de las marcas enfrentadas ‘UNIVERSIA’ (mixta) y ‘UNIVERSITAS’ no arroja confusión pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden conceptual, ortográfico y fonético suficientemente distintivos”.

En cuanto a la relación de productos y servicios señala jurisprudencia del Tribunal Andino en el proceso 20-IP-97, en la cual se resalta que “(…) el consumidor erróneamente puede suponer que los servicios identificados con las marcas UNIVERSITAS y UNIVERSIA tienen el mismo origen empresarial, lo cual iría en detrimento de mi poderdante en cuanto FIDUCIARA COLMENA S.A., titular de la marca prioritaria, goza de gran conocimiento y prestigio dentro de los usuarios del sector financiero”.

Finalmente, alega también la violación del artículo 134 de la Decisión 486 por aplicación indebida, ya que “(…) el signo UNIVERSIA se enmarca en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 (…)”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Entre los fundamentos de derecho de la defensa se señalan los siguientes: Cita jurisprudencia de este Tribunal constante en el proceso 14-IP-98 relacionado a los requisitos para el registro marcario; así como de los procesos 1-IP-87 y 15-IP-96. Señala que “Entre las dos expresiones en conflicto ‘UNIVERSIA’ (mixta) y ‘UNIVERSITAS’ existen elementos conceptuales, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado y la identificación de su procedencia”.

Finalmente, indica que “la marca ‘UNIVERSIA’ para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 3 (sic) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados”. d) Tercero interesado La sociedad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., domiciliada en Cantabria, Santander, España, comparece a través de apoderado y expone: En relación con las actuaciones realizadas por la Superintendencia, con respecto a la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por falta de aplicación y, referidas por GACETA OFICIAL la parte actora, manifiesta, en lo principal, que “Debemos precisar que la posición de la sociedad actora en este argumento es perfectamente errada y no se ajusta a los presupuestos de orden legal, los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio por intermedio de la División de Signos Distintivos y del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial aplicó correctamente, pues las decisiones impugnadas se caracterizan por estar ajustadas a las normas vigentes y además se encuentran legalmente motivadas (…)”.

Observa que “La sociedad actora rechaza los fundamentos de la Superintendencia aduciendo que se olvidó hacer la comparación de los sonidos entre las marcas nominativas, comentario que es totalmente errado, pues como ha quedado demostrado se trata de marca mixta vs. marca nominativa, situación que aplica otras reglas, tal como aparece consignado en los actos administrativos demandados, en los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, en los considerandos efectúa un examen minucioso, para sustentar su acertada decisión”.

Asevera que la Superintendencia no violó el artículo 136 literal a) al otorgar la marca UNIVERSIA para la clase 36 internacional “Todo lo contrario la mencionada entidad obro (sic) conforme a derecho aplicando correctamente los presupuestos señalados en la Ley, por lo tanto este cargo no esta (sic) llamado a prosperar”. Afirma que el signo solicitado a registro “Se trata de un diseño indivisible formado por un todo, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o productos con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación grafica (sic), mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de sus innumerables consumidores, el cual (sic) no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca nominativa UNIVERSITAS, pues se trata de dos signos abiertamente diferentes”.

Concluye indicando “(…) en el caso que nos ocupa la Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de la División de Signos Distintivos y del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial aplico (sic) correctamen- 14/08/2006 27.48 te las disposiciones citadas por la actora como violadas, y los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho y legalmente motivados, por lo tanto las peticiones de la demandada (sic) no están llamadas a prosperar (…)”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Este Tribunal procede a realizar la interpretación únicamente del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por considerar que ésta es la norma aplicable al caso que nos ocupa y por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro como marca del signo “UNIVERSIA” (mixto) ha sido presentada el 28 de noviembre de 2000, esto es, en vigencia precisamente de la Decisión 344; por tanto, no se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual es, por cierto, concordante con el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

GACETA OFICIAL Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, al artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 14/08/2006 28.48

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el inciso segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. DECISIÓN 344 En este sentido el Tribunal ha manifestado: DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.

Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” 2 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa y mixta; comparación entre marcas denominativas y mixtas; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza; la confusión directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que 2 3 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS.

Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. 14/08/2006 29.48 denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 4 También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, 4 En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 5 Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre una marca denominativa y otra mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal o denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponer- 5 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/08/2006 30.48 se a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 7 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a 6 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/08/2006 31.48 establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro… 8 de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

3.4. LA CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 9 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin 8 9 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común 10.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos 11. Por lo expuesto, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos en disputa, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o 10 11 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/08/2006 32.48 al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. cias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 12 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferen- “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 13 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. 13 12 BREUER MORENO, Pedro C. “ TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enun- 14/08/2006 33.48 ciadas en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200200198, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/08/2006 34.48 PROCESO 100-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 107 de la misma Decisión. Actor: sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA Marca: “WEGA”.

Expediente Interno N° 1734-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de junio de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.2. Actos demandados La sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA, (comerciando también como SONY CORPORATION), a través de apoderado, impugnó las siguientes resoluciones administrativas dictadas por el INDECOPI: - La Resolución Nº 015586-1998/OSD-INDECOPI, de 31 de diciembre de 1998, la misma que declaró fundada la observación formulada por VEGA GRIESHABER KG, y denegó el registro del signo “WEGA”, escrita en letras estilizadas, Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por SONY KABUSHIKI KAISHA. - La Resolución Nº 1137-2000/TPI-INDECOPI, de 9 de octubre de 2000, que resolvió: Rechazar la carta de consentimiento otorgada por Vega Grieshaber KG.; rechazar el acuerdo de coexistencia celebrado entre Vega Grieshaber KG. y Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation); y, confirmó la Resolución Nº 155861998/OSD-INDECOPI, de 31 de diciembre de 1998. 1.3.

Hechos relevantes 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA, (comerciando también como SONY CORPORATION). Las partes demandadas son: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales.

El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la firma VEGA GRIESHABER KG. Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1.

El 30 de junio de 1998, SONY KABUSHIKI KAISHA (comerciando también como SONY CORPORATION) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI el registro GACETA OFICIAL del signo “WEGA” escrita en letras estilizadas, para distinguir únicamente —televisores; proyectores; pantallas de cristal líquido y monitores para computadoras-, productos comprendidos en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

El signo solicitado es el siguiente: 2. El extracto de dicha solicitud fue publicada, para efectos de observaciones, en el Diario Oficial El Peruano. 3. El 21 de setiembre de 1998, la firma Vega Grieshaber KG., representada por el Estudio Barreda Moller, manifestando ser titular de la marca registrada VEGA, interpuso observación al registro de la marca solicitada.

La observación se sustentó en que las denominaciones WEGA y VEGA resultaban similares tanto gráfica como fonéticamente. La marca opositora es la siguiente: 4. El 31 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 015586-1998/OSD/lNDECOPl que declaró fundada la observación formulada por la firma Vega Grieshaber KG., y en consecuencia, denegó el registro del signo WEGA. 5.

El 27 de enero de 1999, la firma SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) interpuso recurso de apelación, por no estar conforme con la resolución expedida; expresando que “(…) los signos en conflicto difieren fonética y gráficamente, agregando que los mismos se encuentran destinados a distinguir diferentes productos de la misma clase de la nomenclatura”. 6.

El 20 de abril de 1999, la firma VEGA GRIESHABER KG., afirmó haber suscrito un acuer- 14/08/2006 35.48 do de coexistencia con la sociedad actora a fin de que ésta pudiese obtener el registro del signo solicitado. 7. El 29 de abril de 1999, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) adjuntó copia del referido acuerdo de coexistencia marcaria. 8.

El 4 de junio de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual requirió a las partes que cumplan con presentar el documento que acredite la representación de los firmantes del acuerdo así como de las facultades para realizar acuerdos transaccionales con terceros. 9. El 31 de julio de 1999, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), presentó copia de una carta de consentimiento, ante la cual Vega Grieshaber KG, manifestó no tener objeción para que se otorgue el registro del signo solicitado a registro. 10.El 9 de octubre de 2000, el Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución No. 11372000/TPI-INDECOPI, mediante la cual resolvió: Rechazar la carta de consentimiento otorgada por Vega Grieshaber KG.; rechazar el acuerdo de coexistencia entre Vega Grieshaber KG. y Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation); y, confirmó la Resolución Nº 0155861998/OSD-INDECOPI, de 31 de diciembre de 1998. 11.La sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 12.El 30 de mayo de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia A.V. 531-2000, en la cual declaró infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION). 13.El 4 de julio de 2003, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fecha 30 de mayo de 2003, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. GACETA OFICIAL 14.

El 30 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA (comerciando también como SONY CORPORATION), legalmente organizada y constituida bajo las leyes del Japón, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente y fundamentó sus argumentaciones manifestando: “a)Que mi representada solicitó el registro de la marca que consta de la denominación WEGA escrita en letras estilizadas, para distinguir, única y exclusivamente ‘Televisores; proyectores; pantallas de cristal líquido y monitores para computadoras’ de la Clase 9 de la Nomenclatura Oficial. b) Que la marca registrada VEGA de propiedad de la opositora Vega Grieshaber KG. protege solamente los productos ubicados en la Clase 9 de la Nomenclatura Oficial como son: ‘Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores’. c) Que como se puede observar, no solamente hay diferencia gráfica, fonética y conceptual entre las marcas WEGA escrita en letras estilizadas y VEGA, sino que además los productos que protegerían cada una son totalmente diferentes, sirven para distintos usos, tienen canales de distribución diferentes y lo 14/08/2006 36.48 que es muy importante de destacar, no son competitivos y tampoco guardan relación o vinculación alguna. d) Que el hecho de que ambas marcas WEGA escrita en letras estilizadas y VEGA distingan productos ubicados en la misma Clase 9, no necesariamente que tales productos sean los mismos, sean competitivos o guarden vinculación; es un hecho que en una misma clase figuran productos que entre sí no guardan ninguna relación; es precisamente por ello que en el artículo 161 del Decreto Legislativo 823, vigente en esa época, se preceptúa que: ‘La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza no determinará si los productos o servicios son similares o diferentes entre sí’. e) Que la marca solicitada WEGA escrita en letras estilizadas, además de ser diferente a la registrada VEGA, está escrita en letras estilizadas, lo que contribuye a acentuar aún más su diferencia. f) Que mi representada por recurso presentado con fecha 13 de julio de 1999, presentó ante la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI una copia fotostática de la Carta de Consentimiento, legalizada hasta por el Cónsul Peruano en Francfort, emitida el 27 de mayo de 1999 por Vega Grieshaber KG, y debidamente traducida al castellano, mediante la cual dicha empresa alemana manifiesta no tener objeción para que se otorgue el registro de la marca WEGA (logotipo), en favor de mi representada SONY KABUSHIKI KAISHA (también comerciando como SONY CORPORATION), para distinguir ‘Televisores, proyectores, pantallas de cristal líquido y monitores para computadoras’ de la Clase 9. g) Que la antes mencionada Carta de Consentimiento otorgada por la firma Vega Grieshaber KG. titular de la marca registrada VEGA, para que se registre por parte de mi representada la marca WEGA escrita en letras estilizadas, para distinguir exclusivamente ‘televisores, proyectores, pantallas de cristal líquido y monitores para computadoras’, significa que dicha firma no se siente perjudicada en lo absoluto en sus intereses ni cree que haya confusión con la coexisten- GACETA OFICIAL cia de ambas marcas, toda vez que ambas distinguen productos totalmente diferentes y sin vinculación alguna. h) Que finalmente, las autoridades competentes del INDECOPI al expedir las resoluciones que les competía, no han tenido en cuenta que, con anterioridad, han permitido el registro de marcas muy parecidas e incluso idénticas en la misma Clase 9 de la Nomenclatura Oficial, cuando entre los productos a distinguir por ambas marcas no hay vinculación”.

Asimismo, señala varias resoluciones que guardan, a su decir, relación con el caso de autos, citando a las siguientes: Resolución 364-1998TPI-INDECOPI, de 8 de abril de 1998; Resolución 076-96-INDECOPI/TRI, de 31 de enero de 1996; Resolución 005985-97-INDECOPI/OSD, de 19 de mayo de 1997; Resolución 908-1998-TPlINDECOPI, de 21 de agosto de 1998; aseverando que “con las resoluciones que adjunto estoy demostrando que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, de manera uniforme ha admitido a registro marcas parecidísimas e incluso iguales a una registrada en la misma Clase 9, cuando están destinadas a proteger productos diferentes y que no están vinculados; en virtud a ello, resulta inexplicable que, en el caso de autos, a pesar de que las marcas son diferentes, van a proteger productos distintos, que no guardan vinculación, sirven para fines distintos y que además existe una Carta de Consentimiento de parte del opositor para que sea admitida a registro la marca solicitada WEGA escrita en letras estilizadas; la segunda instancia administrativa del INDECOPI, deniegue el registro de la marca solicitada.” 14/08/2006 37.48 entre Vega Grieshaber KG y la actora y lo actuado por el INDECOPI manifestando que “(…) debemos señalar que, no es que nuestro ordenamiento niegue o descarte la posibilidad que tienen los particulares o titulares de marcas para de alguna manera consentir la coexistencia de las mismas en el mercado, sino que se busca garantizar también el derecho de libre elección que poseen los consumidores, derecho consagrado y reconocido tanto en la Constitución de 1993 y en la Ley de Protección al Consumidor”.

Añade que “(…) si se considera al público consumidor como tercero interesado cuyos intereses deben ser protegidos, dicho consentimiento de parte en el supuesto de marcas idénticas o similares para los mismos productos o servicios no debe impedir que la autoridad nacional decida de oficio la denegatoria de un registro, ya que si se permitiera la coexistencia de las marcas se podría producir confusión en el mercado y en consecuencia, los consumidores podrían resultar perjudicados”. c) Contestaciones a la demanda Señala que el signo WEGA es confundible con la marca VEGA ya que “En este sentido, en relación a lo expresado por la actora respecto a la supuesta diferenciación que –a su criterio-, existiría entre los signos ‘WEGA’ y logotipo (solicitado) y el signo ‘VEGA’ (previamente registrado), en virtud a que aquella se encuentra escrita en letras estilizadas, debemos señalar que en el presente caso resulta irrisorio suponer que dicha característica sea capaz de otorgar al conjunto del signo solicitado la suficiente distintividad requerida para poder coexistir en el mercado con la marca previamente registrada, sin el riesgo de inducir a error y/o confusión en el consumidor respecto al verdadero origen empresarial”.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la República del Perú, por medio de su gerente legal y de su apoderado, da contestación a la demanda interpuesta por SONY KABUSHIKI KAISHA, a su decir “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.

Afirma que “realizado el examen comparativo, entre el elemento denominativo del signo WEGA y la marca registrada VEGA, se advierte desde el punto de vista fonético que la letra W en el idioma español representa con frecuencia el fonema BE, por lo que en el presente caso el consumidor al pronunciar el término en su conjunto puede utilizar dicho fonema y en consecuencia el término tendrá un sonido idéntico al de la marca VEGA”.

Asevera la inconsistencia de la demanda con relación a la carta de consentimiento firmada Con relación a los productos que distinguen las marcas en controversia observa que “La Sala GACETA OFICIAL podrá constatar de los fundamentos de la citada Ejecutoria, que la confusión de marcas no es el resultado sólo de su identidad, sino que ella también se produce cuando hay similitud o parecido, de carácter ortográfico o fonético y que una marca para poder ser registrada debe ser suficientemente distintiva del producto que identifica, no debiendo prestarse a confusión con marcas anteriormente registradas, razón por la cual la Sala también deberá desestimar este extremo de la demanda”.

En las conclusiones, finalmente, señala que “la Resolución Nº 1137-2000/TPI-INDECOPI expedida por el Tribunal del INDECOPI se encuentra plenamente arreglada a Ley, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia”. El Procurador Público, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, contesta la demanda y manifiesta: “Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos su extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expongo” (resaltado en el texto).

Manifiesta que la autoridad administrativa para emitir pronunciamiento en esta causa analizó varios puntos, entre ellos: Aceptación de la carta de consentimiento otorgada por VEGA; aceptación del acuerdo de coexistencia celebrado entre SONY y VEGA; existencia de riesgo de confusión entre los signos en litis; asuntos que, a su criterio, fueron tratados y resueltos conforme a la ley y proceder de la administración. Analizando los puntos anotados dice: “Respecto del primer punto –Si procedía o no aceptar la carta de consentimiento otorgada por VEGA GRIESHABER KG- debemos señalar que aún cuando el Tribunal comprobó la existencia de dicha carta (…) en busca de proteger los derechos de los consumidores quienes merecen se les ofrezcan los productos o servicios con la debida diferenciación- determinó que debía realizarse un examen entre los signos y productos en cuestión para establecer si procedía o no aceptar la mencionada carta de consentimiento.

En efecto, era indispensable que 14/08/2006 38.48 se determinara la existencia o no del Riesgo de Confusión, para lo cual debía tomarse en consideración que la confusión de signos semejantes es mayor cuando mayor es la similitud entre los productos o servicios a distinguir y precisamente en este caso debía apreciarse que los proyectores y televisores que pretendía distinguir la marca solicitada están comprendidos en la aceptación general de los aparatos cinematográficos y de reproducción de sonido e imágenes que distingue la marca registrada por ello el examen comparativo debía ser mucho mas riguroso”.

Después de un análisis respecto al riesgo de confusión entre los signos en litis, concluye que “como ha quedado probado el signo que solicitaba SONY era imposible que la Autoridad Administrativa lo concediera, por que (sic) como resulta a todas luces evidente se encuentra incurso en la prohibición establecida en el art. 83 inciso a) de la Decisión 344 concordante con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823.

En consecuencia no procedía aceptar la carta de consentimiento expedida por Grieshaber KG, como resolvió conforme a derecho el INDECOPI”. Respecto a la aceptación del acuerdo de coexistencia celebrado entre SONY y VEGA expresa que “(…) cuando el Tribunal del Indecopi debía pronunciarse y resolver este aspecto constató que no existía ningún documento que acreditaba que Tomiko Mabashi contaba con las facultades necesarias para celebrar acuerdos de coexistencia en representación de SONY, no obstante haberlos requerido, ninguna de las partes cumplió con presentar el documento que acreditaba las facultades con las que contaba dicho señor (Mabashi) al momento de suscribir el acuerdo referido.

En consecuencia y aún cuando el acuerdo fue presentado, el órgano administrativo no podía aceptarlo porque el mismo fue suscrito por una persona que no demostró tener las facultades requeridas por ley para celebrarlo. Dicho de este modo, la autoridad administrativa actuo (sic) correctamente en cumplimiento de un deber cual es velar por el interés general de los consumidores”. d) Tercero interesado La firma VEGA GRIESHABER KG., sociedad considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda.

GACETA OFICIAL CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de junio de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal procede a realizar la interpretación del mencionado artículo por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “WEGA” ha sido presentada el 30 de junio de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretarán, de oficio, los artículos 81 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS 14/08/2006 39.48 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) “Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. GACETA OFICIAL 14/08/2006 40.48 En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”. distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 (…) Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y sus elementos constitutivos; Clases de marcas: Denominativa; Mixta; Comparación entre las marcas en conflicto; Impedimentos para el registro marcario: La identidad y la semejanza; Reglas para realizar el cotejo marcario;

Acuerdos de coexistencia marcaria; Conexión competitiva:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.

Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca”. 1 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de 1 2 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.

G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más rele- 14/08/2006 41.48 vante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 3 También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 4 Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre una marca denominativa y otra mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal o denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o 3 4 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Órgano Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 6 5 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/08/2006 42.48 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 7 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 8 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles los signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a 7 8 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 14/08/2006 43.48 compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.”. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

3.5. ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA En el expediente remitido a este Tribunal obra como hechos relevantes que con fecha 20 de abril de 1999, la firma VEGA GRIESHABER KG., afirmó haber suscrito un acuerdo de coexistencia con la sociedad actora a fin de que ésta pu10 9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL diese obtener el registro del signo solicitado. Que el 29 de abril de 1999, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) adjuntó copia del referido acuerdo de coexistencia marcaria.

Que el 4 de junio de 1999, la Sala de Propiedad intelectual requirió a las partes que cumplan con presentar el documento que acredite la representación de los firmantes del acuerdo así como de las facultades para realizar acuerdos transaccionales con terceros. Y finalmente que, el 31 de julio de 1999, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), presentó copia de una carta de consentimiento, ante la cual Vega Grieshaber KG, manifestó no tener objeción para que se otorgue el registro de la marca solicitada a registro.

Al respecto, el artículo 107 de la Decisión 344 prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse los signos registrados en la Subregión a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. De haber acuerdo, la norma prescribe la exigencia de que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen.

Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. El Tribunal ha sostenido a este propósito que los llamados “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. 11 11 Proceso 104-IP-2003.

Sentencia de 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: “BSCH mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/08/2006 44.48 El Tribunal ha precisado, además, que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”. 12 En el marco de la norma referida, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”. 13

3.6. CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usua-les de los productos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el 12 13 Proceso 50-IP-2001.

Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 3 de diciembre de 2001, marca: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 104-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “STARBUCKS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 14 14/08/2006 45.48 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 15 14 15 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento, denominativo o gráfico, que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el GACETA OFICIAL conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6. De haber acuerdo entre los titulares de los signos para la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse dichos signos registrados en la Subregión a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, será indispensable que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen, e inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En todo caso, la eficacia del acuerdo estará supeditada a la tutela del interés general de los consumidores, por parte de la autoridad administrativa o judicial correspondiente. 7.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en prin- 14/08/2006 46.48 cipio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 17342003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/08/2006 47.48 GACETA OFICIAL 14/08/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú