PROCESO Nº 57-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 2 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES, INC. Caso: patente de invención para “RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO”. Expediente Interno N° 2001-00128. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de junio del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “Los artículos 1º y 2º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 13 de marzo de 2006, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES INC, mediante memorial de 27 de diciembre de 1990, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de Patente de Invención para ‘RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO’ ”; que “El 6 de marzo de 1991 se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones concedió un plazo de sesenta días para modificar el título de la solicitud y hacerlo mas (sic) preciso, modificar la descripción, definir mas (sic) claramente el acampo (sic) de aplicación, modificar las reivindicaciones, corregir reivindicaciones imprecisas y presentar artes finales requeridos para la publicación. Dicho plazo vencía el seis de junio”; que “El 31 de mayo [de 1991] estando dentro del término se presentaron copias de los dibujos con sus letreros respectivos y se solicitó un plazo de sesenta días para presentar el arte final requerido para su publicación y para dar respuesta a las observaciones del examinador”; que “El solicitante mediante memorial de 11 de diciembre de 1991 dividió la solicitud de patente en dos, una principal que contenía ocho reivindicaciones dirigidas a proteger una preforma y una solicitud divisional que contenía las reivindicaciones originales 8 a 19”; que “El 18 de septiembre [de 1992] se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones admitió el fraccionamiento de la solicitud y ordenaba la publicación de los extractos de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial”; que “El siete de septiembre de 1993 la sociedad PEPSICO INC, presentó observaciones en contra de la patentabilidad de la solicitud, el 19 de noviembre de 1993 se notificó el auto mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio corrió traslado de las observaciones de PEPSICO INC, a la sociedad actora para que esta (sic) en el plazo de treinta días hiciera valer sus argumentos, redactara nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención”; que “La sociedad solicitante estando dentro del término presentó los argumentos y aclaraciones con respecto a las observaciones de PEPSICO INC, y adicionalmente presentó un nuevo juego de reivindicaciones compuesto por 16 nuevas reivindicaciones dirigidas a proteger los diversos aspectos de la preforma”; que, en fecha 5 de junio de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio dictó “… la resolución 1703 mediante la cual se declaran fundadas las observaciones presentadas por PEPSICO INC, y se niega la patente solicitada con fundamento en la falta de novedad, el 15 de julio de 1998 se interpuso contra la anterior resolución recurso de reposición”; y que “El 30 de junio de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio dicta la Resolución numero (sic) 13848 mediante la cual se confirma la resolución anterior y declara la vía (sic) agotada la vía gubernativa”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de “los artículos 1º, 2º de la Decisión 344 …”, ya que “de conformidad con ellos la Administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la invención corresponde a una nueva creación y si esta (sic) tiene altura inventiva y si es susceptible de aplicación industrial”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las observaciones presentadas por PEPSICO INC., e igualmente negó el privilegio de patente solicitado para todo el capítulo reivindicatorio, aun cuando PEPSICO INC., citó 12 documentos para argumentar la carencia de novedad del objeto de la presente invención, la Superintendencia de Industria y Comercio solo (sic) negó el privilegio de patente con base únicamente en el documento U.S 4,334,627”; que “de la simple lectura de los conceptos técnicos se puede establecer que en dichas Resoluciones no se considera ni la importancia ni el alcance del objeto de la solicitud contenida en el expediente número 334.298 ya si se compara esta (sic) con la patente U.S. 4,334,627 citada por el examinador como referencia que desvirtúa la novedad, es claro que en dichas resoluciones no se consideró la relevancia que tiene a (sic) preforma de dichas (sic) invención, la que permite obtener un recipiente rellenable de bebidas carbonatadas, que a diferencia de los anteriores es resistente a las fracturas ocasionadas por el lavado cáustico”; que “este documento está dirigido en términos generales a proteger recipientes de material plástico soplado y mas (sic) a recipientes que tienen configuración de la base en forma de botella de champaña”; que “la novedad y el nivel inventivo de la solicitud denegada han sido ya reconocidos por numerosas oficinas de patentes en todo el mundo incluyendo la Oficina de Patentes de Estados Unidos y la Europea”; que “si se considera el avance tecnológico que aporta la preforma de la solicitud al campo de los recipientes plásticos rellenables y si se tiene en cuenta que este avance no se consideró como un hecho importante en el análisis de la solicitud en comparación con el documento citado, queda claro que el concepto técnico base para negar la solicitud con fundamento en una supuesta falta de novedad y de nivel inventivo, son totalmente inconducentes”; que “las resoluciones impugnadas violaron los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 … vigente al momento de la expedición de las mismas, por cuanto han negado el privilegio de patente para el objeto de la solicitud 334.298 aun cuando este (sic) cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial citados en los artículos referidos”.

La actora alega en su demanda que “la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente con base únicamente en el documento U.S. 4,334,627”; que en las Resoluciones impugnadas “no se consideró la relevancia que tiene la preforma de la presente invención, la cual permite obtener un recipiente rellenable de bebidas carbonatadas que, a diferencia de los recipientes del arte anterior, es resistente a las fracturas ocasionadas por el lavado cáustico.

Esta resistencia a las fracturas del recipiente, es el resultado de la conformación estructural de la preforma reivindicada en la solicitud denegada, la cual supera los problemas técnicos observados con las preformas del arte anterior, como así se demostrará a continuación”; que “se hace necesario hacer una breve descripción del campo tecnológico dentro del cual se desarrolla la solicitud, el cual corresponde a aquel de la fabricación de recipientes de poliéster moldeados por soplado.

En particular, el objeto de la invención denegada hace referencia a uno de los elementos de dicho proceso de fabricación conocido como ‘preforma’ ”; que “En el proceso de moldeado por inyección y soplado, la ‘preforma’ (a) se crea por la inyección de resina fundida dentro de una cavidad de molde y alrededor de una varilla núcleo, empleando una maquina (sic) tradicional de moldeo por inyección. El roscado, si es que lo hay, se forma también en esta etapa.

La preforma es transferida a una estación de soplado estando aún caliente o puede ser recalentada (etapa b)). Después de que el segundo molde ha sido cerrado y acoplado con la parte superior de la preforma, se inyecta aire a través de la preforma calentada, usualmente a través de un hueco en la varilla núcleo (etapa (c)). La preforma es soplada en contra de las paredes internas del molde para crear el recipiente.

El molde se abre y el recipiente es expulsado (etapa (d))”; que “De manera particular, con las preformas de la solicitud denegada se sigue una técnica que emplea asistencia mecánica para estirar la preforma en la dirección longitudinal al mismo tiempo que el soplado de la preforma la estira en la dirección radial”; que “Este estiramiento biaxial, es decir en el eje X (estiramiento radial) y en el eje Y (estiramiento longitudinal), ocurre cuando la preforma es soplada dentro de la forma deseada en el molde.

El estiramiento longitudinal de la preforma es llevado a cabo mediante el empleo de una varilla telescópica que se extiende presionando la base de la preforma al mismo tiempo que el aire inyectado presiona las paredes de la preforma para estirar el material radialmente. La mayor ventaja de este estiramiento es la mejora en las propiedades mecánicas, toda vez que cuando se orienta mediante estiramiento el material del recipiente, éste se hace más fuerte en la dirección de orientación de las moléculas”; que “Con base en este conocimiento previo, se encuentra que el objeto de la presente invención corresponde a una preforma (10) para usarse en un moldeo por soplado de un recipiente apropiado para rellenarse (…) el cual es un miembro de poliéster moldeado por inyección que tiene un extremo de fondo cerrado y un extremo superior abierto; un acabado de cuello (12) en el extremo superior abierto; una porción formadora del cuerpo (20), que al moldearse por soplado formará el cuerpo del recipiente; una porción formadora de los hombros (18), dispuesta entre el acabado de cuello (12) y la porción formadora del cuerpo (20) y la cual al moldearse por soplado formará un hombro del recipiente; una porción formadora de la base (22) que al moldearse por soplado formará una base del recipiente, teniendo la porción formadora de la base superficies interior y exterior genéricamente hemisféricas en el extremo cerrado de fondo; y una porción engrosada entre el extremo de fondo y la porción formadora del cuerpo (20), teniendo la porción engrosada un espesor de pared incrementado, comparado con el espesor de la pared de la porción formadora del cuerpo (20), caracterizada porque la porción engrosada tiene una porción superior cilíndrica de espesor de pared incrementado, y una porción inferior ahusada que reduce gradualmente el espesor de la pared hacia el extremo de fondo …”.

Que “El carácter novedoso e inventivo de la preforma de la solicitud denegada se encuentra en la configuración específica de la porción formadora de la base de la preforma, la cual se ha modificado para suministrar una construcción mejorada de la base del recipiente”; que “El lavado cáustico en caliente es la etapa más perjudicial en la reutilización de un recipiente de poliéster moldeado por soplado”; que “Esta configuración de la preforma de la presente invención no había sido ni enseñada, ni siquiera sugerida en ninguno de los documentos del arte anterior”; que “aún cuando tales nervaduras o rebordes 58 son una parte integral del diseño de la preforma de la patente estadinense (sic), la preforma de la solicitud denegada no enseña, indica o siquiera sugiere la presencia de dichas nervaduras o rebordes.

De hecho, el objeto de la solicitud denegada busca eliminar tales nervaduras o rebordes, toda vez que en dicha patente se ha demostrado que dichas nervaduras o rebordes en la preforma proporcionan puntos de debilitamiento de la estructura de la botella obtenida a partir de dicha preforma”; que “si el objeto de la solicitud denegada no contiene las nervaduras o rebordes 58 de la preforma del documento U.S. 4,334,627 y por el contrario, busca evitarlas, es claro que estamos frente a dos objetos distintos”; que “en relación con esta botella del arte anterior, no existe ninguna referencia a la preforma de la cual se formó y, por consiguiente no hay referencia sobre preformas que no empleen rebordes y que tengan las características de la preforma de la invención denegada.

Para el Examinador Técnico de Patentes es muy fácil sugerir la ausencia de las nervaduras o rebordes porque ha conocido el objeto de la presente invención; sin embargo, para el experto en la materia es evidente que las nervaduras o rebordes 58 no pueden ser omitidas del diseño de la preforma de la patente U.S. 4,334,627, toda vez que el envase a través de una preforma sin nervaduras o rebordes ‘tiende a invertirse’ como ocurría con los envases del arte anterior”; que “En conclusión, la presencia de una pluralidad de nervaduras o rebordes 58 circunferencialmente espaciadas que se extienden en forma axial sobre la superficie interna de la preforma del documento U.S. 4,334,627 es una de las diferencias más claras entre la preforma de la solicitud denegada y la preforma del documento citado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tal diferencia demuestra que el documento U.S. 4,334,627 no desvirtúa la novedad del objeto de la solicitud denegada …”; y que “La invención objeto de estudio no habría podido ser obtenida a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un ‘paso’ más allá de lo existente”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. En su escrito de contestación, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que “existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Continental Pet Technologies, Inc., al no reunirse el requisito de novedad”; que “las (sic) anterioridad encontrada a saber: patente US 4.334.627 del 215 (sic) de junio de 1982, ya había enseñado una configuración igual a la contenida en la solicitud de patente de invención en debate, lo que afecta indudablemente la novedad yl e (sic) nivel inventivo de la solicitud de patente de invención en comento”; que, en el texto de la demanda, “En el punto IV NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN … la memorialista … incluye un apartado titulado INCONDUCENCIA DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS BASE PARA LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 1703 y 13848”; que “La primera parte de este apartado, hace referencia a cómo se fabrica una preforma y a cómo se emplea, una vez obtenida; es un acápite didáctico, pero, no vemos qué relación tenga con el apartado INCONDUCENCIA DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS BASE PARA LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 1703 y 13848 o con el punto IV NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN …”; que “la memorialista no se refiere, en estos párrafos a la reivindicación 1, única expresamente objetada por el examinador.

Ninguna de las características que en este apartado ha mencionado como ventajosas se encuentra reclamada en la reivindicación objetada”; que “no se puede desconocer la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 10 y 13, porque dicha anterioridad no menciona expresamente –ni se ilustran en ella- las proyecciones a que se refieren dichas reivindicaciones”; que “la memorialista parece olvidar que lo que se ha objetado es la novedad de lo reclamado en la reivindicación 1 de la solicitud … y no la novedad de lo divulgado en la anterioridad”; que “las reivindicaciones 10 y 13 sí son novedosas respecto a la anterioridad citada”; que, para decidir sobre la novedad de la reivindicación 1, hay que considerar que “La primera parte … corresponde a lo revelado en la patente US 3 881 621, citada por la anterioridad en la columna 1, renglones 10 a 13”; que “Nos corresponde ahora verificar si lo que se reclama en la parte restante fue … o no fue … divulgado en la anterioridad”; que “En las figuras 2 y 3 de la anterioridad vemos que: 1º se ilustra una porción [de una preforma] formadora de base; 2º la porción formadora de base tiene superficies interior y exterior genéricamente hemisféricas en el extremo cerrado de fondo; 3º hay una porción engrosada entre el extremo de fondo y la porción formadora de cuerpo, no importa que corresponda a una o más nervaduras, hay una porción engrosada; 4º la porción engrosada tiene un espesor de pared incrementado, comparado con el espesor de pared de la porción formadora de cuerpo; 5º sin embargo, la porción engrosada no tiene una porción superior cilíndrica de espesor de pared incrementado; aunque 6º si tiene [o puede tener] ‘una porción inferior ahusada que reduce gradualmente el espesor de la pared hacia el extremo de fondo [dependiendo de la interpretación que se le dé a la expresión ‘reduce gradualmente el espesor’]”.

Que “la memorialista tiene razón al afirmar que la anterioridad no es válida para afectar negativamente la novedad de lo reclamado en la reivindicación 1, aunque su argumentación haya estado relativamente descaminada”; que “En conclusión, la diferencia esencial radica entonces en que la anterioridad no enseña que la porción engrosada tiene una porción superior cilíndrica de espesor de pared incrementado.

Vemos, ahora, cómo tan sólo una palabra [la expresión cilíndrica] dentro de la reivindicación significa una diferencia entre la novedad y la falta de ella. Esto explica –aunque no justifica- el error del examinador al rechazar la solicitud por falta de novedad”; que “Otra cosa sería establecer si las figuras 2 y 3 de la anterioridad sugieren o no esa característica.

Pero, entonces, estaríamos analizando si existe o no existe el nivel inventivo que debe exigirse para que se conceda la patente, aspecto que se encuentra fuera de la cuestión, por haberse negado la patente únicamente por falta de novedad”; que “en la reivindicación 1 no se mencionan los rebordes radiales que son la base de la argumentación; al analizar si lo reclamado en una reivindicación es novedoso se deben comparar las características definidas en la reivindicación con lo que se enseña en el estado de la técnica; no se debe hacer lo contrario, esto es, no se deben analizar todas o cada una de las características de las anterioridades y compararlas con lo que se desea proteger, que es lo que se hizo en este párrafo”; que “lo que se encuentra en discusión es la novedad de la preforma en si, nada de lo que le suceda a la preforma después de ser configurada tal como lo reclaman las reivindicaciones debe ni puede afectar la novedad de ella.

La argumentación de la memorialista, entonces, no es pertinente. Lo único que caracteriza a la preforma en cuestión es lo que se ha definido en el capítulo reivindicatorio de la solicitud denegada”; que “la memorialista defiende tácitamente un nivel inventivo que no fue objetado oportunamente por el examinador, no consideramos que sea pertinente en el caso en el que nos ocupamos, porque se ha objetado únicamente la novedad”; que “Al contrario de lo afirmado por la memorialista, cuando establece que la anterioridad no contiene muchas de las características, al realizar el análisis del punto (5) de la Acción de Nulidad vimos que la diferencia radica sólo en una palabra, aunque dicha palabra es suficiente para establecer una característica limitadora, que es definitiva para determinar la existencia de la novedad con relación a la reivindicación 1”; que “Se concluye, pues, del análisis del apartado INCONDUCENCIA DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS BASE PARA LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 1703 y 13848 incluido dentro de la parte IV NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN, que las reivindicaciones 1, 10 y 13 sí son novedosas con respecto al documento citado por el examinador como anterioridad”; que “Se recomienda, entonces, proceder a la anulación de las Resoluciones en mención y realizar las demás acciones legales pertinentes”; que “En cuanto a las pruebas solicitadas por la memorialista, habida cuenta que se ha reconocido el error del examinador, se consideran inconducentes, en especial, las pruebas periciales”; y solicita al Consejo de Estado que, por los argumentos expuestos, “… no se tengan en cuenta las declaraciones y peticiones esbozadas por la Sociedad Continentel (sic) Pet Technologies, Inc, como demandante a través de su apoderado y contra la Nación- Superintendencia de Industria y Comercio, habida cuenta que los actos administrativos acusados se sujetan a las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad industrial”. 2.2.

En el escrito presentado por el apoderado de la sociedad Pepsico, Inc. “para contestar la demanda de la referencia”, se indica que “coincidimos plenamente con la desición (sic) adoptada por la Superitendencia (sic) de Industria y Comercio, en el sentido de negar la solicitud de patente presentada por Continental Pet Technologies, Inc. para la creación denominada ‘Recipiente de poliéster recargable y preforma para formar el mismo’.

Sin embargo, diferimos de la motivación esgrimida por la Superintendencia en su resolución 1703, confirmada posteriormente en la resolución 13848, por cuanto de las anterioridades que se pueden tomar como fundamento para derribar el requisito de novedad, la Superintendencia solo (sic) adoptó la patente US 4’334,627. En efecto, la solicitud que se cuestiona en el presente proceso adolece de los requisitos de novedad y nivel inventivo en el sentido de lo establecido por el artículo 1 de la Desición (sic) 344 … Dicha ausencia se hace evidente no solo en virtud de la anterioridad mencionada por la Superintendencia sino también en las anterioridades citadas por Pepsico, Inc. en la oposición presentada.

Los documentos citados son los siguientes: US 4’330,579; US 4’885,197; US 4’915,992; US 4’755,404; US 4’880,593; US 4’725,464; US 4’465,199; US 4’598,831; US 4’334,627 (citada por el Examinador); US 3’955,697; US 3’417,892 y DE 2910609 …”; que “no es cierta la afirmación que hace Continetal (sic) Pet Technologies, Inc. cuando establece que ‘En todo país en donde se han presentado las observaciones de Pepsico ellas han sido desestimadas’.

Mi representada ratifica que se presentaron observaciones a las solicitudes con el mismo objeto de la solicitud en cuestión, en Uruguay (Patente No. 23262) y China (Patente No. 90110016.1) y con base en estas observaciones dichas patentes fueron revocadas”; que “los argumentos presentados por Continental Pet Technologies, Inc. … no son de ninguna manera realistas, porque hacen ver como si un envase desechable fuera algo completamente diferente a un envase reutilizable”; que “Pepsico, Inc. desearía que el término reutilizable fuera un poco más claro.

Es decir, en las reivindicaciones se utiliza el término reutilizable, pero en realidad se desea que el envase pueda ser expuesto a lavado con soda cáustica en caliente por períodos específicos de tiempo y para un número mínimo de ciclos, entonces esto es lo que se debe poner claramente en las reivindicaciones, y no que el envase es reutilizable”; y que “Existen dos argumentos que obran fuertement (sic) en contra del nivel inventivo de la solicitud colombiana: a) El primer argumento involucra la patente US 4’755,404 (o US 4’725,464) que protege una preforma para un envase reutilizable … b) El segundo argumento comprende a los documentos US 4’755,404 (ó US 4’725,464) y US 4’334,627”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “Los artículos 1º y 2º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición establecida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con las previstas en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 758 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención para “RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO” fue presentada el 27 de diciembre de 1990, esto es, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, es decir, los artículos 1 y 2 de la citada Decisión, en lugar de las disposiciones sometidas a consulta, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 85 “Artículo 1.- Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones”.

“Artículo 2.- Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente.

No obstante lo dispuesto en este artículo, no constituye pérdida de la novedad de la invención la divulgación hecha en el año anterior a la presentación de la solicitud, si tal divulgación resulta: a) De un abuso evidente en detrimento del solicitante o de su causahabiente, tales como sustracción de planos o documentos, infidencias o infidelidad del mandatario o de los colaboradores o trabajadores del inventor, espionaje industrial u otros similares; y b) Del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición realizada y reconocida oficialmente en uno de los Países Miembros o que hubiere realizado experimentos para comprobar su aplicación industrial”.

Decisión 344 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo I.I. Régimen aplicable a la solicitud de patente de invención En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En materia de propiedad industrial, el régimen común se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha venido regulando el supuesto de los derechos de propiedad industrial que hubiesen sido válidamente concedidos de conformidad con la norma vigente para la fecha de su otorgamiento, y ha establecido que, en este caso, los derechos subsistirán por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de tales derechos deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión citada.

Ahora bien, en el supuesto del derecho que se constituye con la patente de invención, su otorgamiento válido presupone, por virtud del principio de irretroactividad, que la invención haya cumplido con los requisitos previstos en la norma sustancial vigente para la fecha de la formulación de la solicitud, y que, en consecuencia, no haya incurrido en las prohibiciones allí contempladas.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho …” (Sentencia dictada en el expediente N° 101-IP-2005, del 17 de agosto de 2005, caso “COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS”).

En el caso de autos, del expediente administrativo se desprende que la solicitud de patente de invención para “RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO” fue presentada el 27 de diciembre de 1990, por lo que procede interpretar que la norma sustancial aplicable, en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención, ha de ser la vigente para la fecha de la solicitud mencionada, esto es, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I.II. Régimen aplicable al procedimiento de la solicitud La norma procesal del régimen común tampoco surte efectos retroactivos y, por tanto, la norma procesal posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, al procedimiento ya cumplido bajo la vigencia de la norma anterior. Ahora bien, en el supuesto de que, encontrándose el procedimiento de la solicitud de patente por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

El Tribunal ha declarado a este propósito que “la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido” (Sentencia dictada en el expediente N° 101-IP- 2005, ya citada. Criterio reiterado en las sentencias emitidas en los expedientes Nos. 118-IP-2005, 151-IP-2005, 197-IP-2005 y 185-IP-2005).

En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para “RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO” fue presentada el 27 de diciembre de 1990, y la negativa del privilegio de patente fue finalmente confirmada el 30 de junio de 2000, por lo que debe entenderse que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió los lapsos procesales desarrollados, y la actividad cumplida en ellos, hasta el 11 de diciembre de 1991, la Decisión 311 los lapsos y la actividad habida entre el 12 de diciembre de 1991 y el 13 de febrero de 1992, la Decisión 313 los lapsos y la actividad entre el 14 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993, mientras que la Decisión 344 rigió a partir del 1° de enero de 1994, fecha de entrada en vigencia de esta última Decisión (Disposición Transitoria Segunda), hasta el 30 de noviembre de 2000.

II. Del objeto de la patente de invención En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). A propósito de las invenciones, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ha optado por precisar, en los artículos 1 a 3, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar los conceptos de invención y de patente, en términos negativos, en los artículos 4 y 5 eiusdem. En efecto, del artículo 1 se desprende que la patentabilidad de la invención se halla sometida a los requisitos de que se trate de una creación nueva o de su perfeccionamiento, y que sea susceptible de aplicación industrial.

A juicio del Tribunal, “La novedad requerida para una y otra clase de patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de las patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo.

El inventor puede, en este caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente” (Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-89, del 31 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 50, del 17 de noviembre de 1989). Cabe precisar sin embargo que la invención, en el caso de la patente de perfeccionamiento, debe constituir también un avance en relación con el estado de la técnica, y que tanto la invención nueva como su perfeccionamiento deben ser susceptibles de aplicación industrial, de modo que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios.

En cuanto al término de concesión de este tipo de patentes, el artículo 29, segundo párrafo, de la Decisión 85 citada, prescribe que el término máximo será de diez años, y que la patente de perfeccionamiento se extinguirá con la original. III. De la novedad y del estado de la técnica El requisito de novedad, previsto en el artículo 1 de la Decisión 85, y desarrollado en su artículo 2, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica.

Y el estado de la técnica incluye el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. En este contexto, a tenor de la disposición citada, la invención dejará de ser nueva si se ha encontrado al acceso del público en cualquier lugar, a través de cualquier medio suficiente para permitir su ejecución, antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida (artículo 10), salvo que se haya configurado uno de los supuestos de excepción allí previstos.

El Tribunal ha declarado a este propósito que “Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” (Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-89, ya citada).

De otra parte, es oportuno precisar que, cuando la invención se halla integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exige la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. En resumen, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal indicó, en la sentencia citada, que procede observar el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha de la solicitud con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. 2º En el supuesto de que, encontrándose un procedimiento de solicitud de patente por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común de propiedad industrial, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 3° A la luz de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la patentabilidad de la invención se halla sometida a los requisitos de que se trate de una creación nueva o de su perfeccionamiento, y que sea susceptible de aplicación industrial, de modo que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. 4° La invención carecerá de novedad si se ha encontrado al acceso del público en cualquier lugar, a través de cualquier medio suficiente para permitir su ejecución, antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 2 de la Decisión 85 citada.

Cuando la creación se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habrá lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. En el caso de la patente de perfeccionamiento, su objeto deberá constituir también un avance en relación con el estado de la técnica.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA