Año XXIII - Número 1384 Lima, 16 de agosto de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 103-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 89 de la misma Decisión. Actor: Sociedad TERRA NETWORKS S.A. Marca: “TERRA”.

Expediente Interno N° 1766-2003 Proceso 104-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Actor: sociedad FERRERO S.p.A. Marca: “TIC TAC y logotipo”.

Expediente Interno N° 1750-2003 Proceso 41-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2003-00337. Actor: MERCK & CO.

INC. Patente: COMPOSICIONES ANTIFUNGOSAS Proceso 57-IP-2006.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 2 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES, INC. Caso: patente de invención para “RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO”. Expediente Interno N° 2001-00128 14 28 39 PROCESO 103-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 89 de la misma Decisión. Actor: Sociedad TERRA NETWORKS S.A. Marca: “TERRA”.

Expediente Interno N° 1766-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez. 16/08/2006 2.48 Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: VISTOS: a) Los hechos Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de junio de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España, (la empresa Telefónica S.A. cedió sus derechos a TERRA NETWORKS S.A.).

La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la firma SANTILLANA S.A. 1.2. Acto demandado La sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España, a través de apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 049-2000/TPI-INDECOPI, de 14 de enero de 2000, que confirmó la Resolución Nº 0090501999/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 1999, la cual declaró fundada la observación formulada por SANTILLANA S.A. de Perú y denegó el registro del signo “TERRA”, que distingue servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, y todos los demás servicios, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por TELEFÓNICA S.A. de España (TERRA NETWORKS S.A.). 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: 1. El 18 de marzo de 1999, TELEFÓNICA S.A., quien cedió sus derechos a la sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España, solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI el registro del signo “TERRA” para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, la cual abarca los servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades culturales. 2.

El 21 de mayo de 1999, la empresa SANTILLANA S.A. formuló observación a dicha solicitud de registro alegando ser titular de la marca “TERRA”, para distinguir publicaciones impresas en general, papelería y demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. 3. El 31 de agosto de 1999, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 0090501999/OSD-INDECOPI, la cual denegó el registro del signo “TERRA”, clase 41, solicitado por la sociedad demandante, aduciendo que existía identidad fonética-gráfica entre los signos y similitud indirecta entre los productos y servicios que los mismos distinguen. 4.

El 22 de septiembre de 1999, la sociedad actora apeló la mencionada Resolución puntualizando que los servicios a distinguir con el signo solicitado tienen naturaleza diferente a los productos de la clase 16 de la marca registrada, que los consumidores a los que están destinados son distintos, así como sus medios de distribución y comercialización. 5.

El 26 de enero de 2000, la sociedad actora presentó un escrito sobre el cual manifiesta “decidimos precisar nuestra petición a fin de aclarar la situación, limitando nuestra solicitud inicial a distinguir los servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades culturales usando programas de computadoras, medios informáticos e Internet exclusivamente”.

GACETA OFICIAL 6. El 14 de enero de 2000, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 049-2000/ TPI-INDECOPI, la misma que fue notificada el 14 de febrero del mismo año, la cual confirmó la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos, alegando las mismas razones señaladas y sin considerar el escrito de 26 de enero de 2000, presentado con anterioridad a la notificación de la mencionada Resolución. 7.

La sociedad TERRA NETWORKS S.A. interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 8. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió en fecha 22 de mayo de 2003 la sentencia en la cual declaró infundada la demanda contencioso administrativa referida.

9. TERRA NETWORKS S.A. interpuso, en fecha 12 de junio de 2003, recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 22 de mayo de 2003. 10.La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto de fecha 27 de diciembre de 2005 por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a). b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que si bien los signos en conflicto son idénticos desde el punto de vista fonéticográfico, “en el Derecho Marcario existe el Principio de Especialidad, pilar y sustento del mismo, el cual limita la posibilidad de oponer una marca frente al registro de otra similar sólo para 16/08/2006 3.48 productos o servicios idénticos o similares, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Señala que “en el presente caso no existe similitud entre los productos a que se refiere la marca de SANTILLANA S.A. y los servicios que pretende distinguir nuestra representada (…)”. Al respecto, observa que “la denominación de nuestra representada pretende distinguir servicios muy específicos y determinados, mientras que la marca de SANTILLANA S.A. se refiere a productos”.

Afirma que “En algunos casos se ha vinculado productos y servicios, cuando se detecta que se trata de productos complementarios o sustitutos. (…) el presente caso no concuerda con ninguno de estos supuestos, principalmente porque los servicios de educación, esparcimiento y demás reclamados por nuestra representada se prestan a través de programas de computadoras, utilizando medios informáticos mundiales tales como Internet”.

Añade que SANTILLANA S.A. durante el proceso administrativo, afirmó que se especializa en la edición de libros escolares y culturales, y que “en la prestación de servicios educativos y de esparcimiento utilizando programas de computadoras u otros medios informáticos tales como Internet, es imposible utilizar textos impresos como libros, revistas, etc.

(…) Con esto, nuestra representada no requiere necesariamente de productos impresos para ejercer sus servicios”. Por lo tanto, arguye que “es muy limitada la afirmación de SANTILLANA S.A. en el sentido que los productos de la Clase 16 se elaboran y distribuyen por empresas que brindan servicios en la Clase 41 (…) ya que no corresponde al presente caso”.

Finalmente, observa que “Los canales de distribución y la forma de comercialización de los productos y servicios no son los mismos: En el caso de SANTILLANA S.A., sus productos se distribuyen y comercializan a través de los canales tradicionales, principalmente librerías, kioskos (sic) y/o supermercados. Mientras que los servicios educativos y de esparcimiento que pretende distinguir la marca “TERRA” no se distribuyen, sino más bien se prestan y comuni- GACETA OFICIAL can a través de medios informáticos y de redes mundiales de comunicación como Internet”. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda a través de apoderados.

Sobre el argumento de la actora de que los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto no tendrán conexión competitiva, manifiesta que “el principio de especialidad implica que la protección que se otorga al registro de una marca está limitada a los productos o servicios para los cuales la marca ha sido concedida y a aquellos productos o servicios vinculados” (resaltado en el texto).

En relación a la Clasificación Internacional de Niza señala que aquélla “es meramente referencial, debiendo recurrirse a otros criterios para establecer la vinculación entre los productos o servicios, tales como los canales de comercialización, el público consumidor al cual están dirigidos, su naturaleza, finalidad, su carácter complementario o sustitutorio, etc.”.

Añade que “La consecuencia necesaria de esta definición es que pueden coexistir dos marcas idénticas o muy semejantes y cuando estén destinadas a distinguir productos o servicios totalmente diferentes aunque se encuentren en una misma clase de la Nomenclatura Oficial y viceversa, es decir, que no podrán coexistir dos marcas idénticas o muy semejantes destinadas a distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados, aunque se encuentren en clases distintas de la Nomenclatura Oficial” (resaltado en el texto).

Indica que “Este último supuesto es precisamente el que ocurre en el presente caso y es el que motiva que, en aplicación de las normas vigentes, se denegara el registro de la marca solicitada por la empresa demandante”. Señala que “entre los productos que distingue la marca ‘TERRA’, registrada a favor de Santillana S.A. y los servicios que pretenden distinguir la marca ‘TERRA’, solicitada por Telefónica S.A., existe conexión competitiva dado que es usual que las empresas destinadas a la prestación de 16/08/2006 4.48 servicios educativos impriman y distribuyan materiales didácticos para el desarrollo de sus funciones, los cuales vienen a ser bienes complementarios para la prestación de los referidos servicios”.

Asimismo, advierte que “los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto están dirigidos a un mismo público consumidor, es decir, aquel que contrata o presta servicios de educación (…)”. Añade que “los servicios de educación, que pretende distinguir la marca ‘TERRA’ solicitada por Telefónica S.A., se prestan en los mismos establecimientos en los que se expenden los productos (publicaciones impresas) que distingue la marca ‘TERRA’, registrada a favor de Santillana S.A.”.

En cuanto al escrito presentado por la empresa Telefónica S.A. en el procedimiento administrativo, con el que supuestamente habría limitado los servicios a distinguir con su marca, señala que “dicho acto procesal debe realizarse antes de que se expida la resolución final de un procedimiento. En el presente caso, la empresa Telefónica S.A. presentó el referido escrito el día 26 de enero de 2000, es decir, doce días después de expedida la resolución del Tribunal de INDECOPI que se impugna en este proceso, la cual es del 14 de enero de 2000” (resaltado en el texto).

Finalmente, indica que “aunque se aceptara la limitación de los servicios que distinguiría la marca ‘TERRA’, es evidente que ello no haría desaparecer la conexión competitiva con los productos distinguidos por la marca ‘TERRA’ registrada a favor de Santillana S.A., dado que aún en el caso de ‘servicios de educación prestados a través de computadoras, medios informáticos o internet’, éstos muchas veces se complementan con publicaciones impresas, como pueden ser los manuales de uso para la prestación del servicio.

De igual forma, las publicaciones impresas pueden tener como contenido temas vinculados a los servicios de internet o programas informáticos, por lo que la vinculación es inevitable”. d) Tercero interesado La empresa SANTILLANA S.A., considera tercero interesado en esta causa, contesta la demanda en los siguientes términos: GACETA OFICIAL Sobre el escrito presentado por la empresa Telefónica S.A. en el procedimiento administrativo, con el que supuestamente habría limitado los servicios a distinguir con su marca, manifiesta que debió hacerse en su debida oportunidad, y que la misma “se realizó extemporáneamente, ya que se presentó luego de que INDECOPI emitió las dos Resoluciones (…)”.

Sobre el mismo tema advierte que “Aún cuando se hubiese presentado la limitación del distingue (sic) oportunamente, seguiría existiendo riesgo de confusión puesto que la marca solicitada persigue distinguir servicios de educación, formación, etc. los cuales están vinculados con los productos de la clase 16 de la marca TERRA de nuestra representada”.

Observa que los signos en conflicto son idénticos, y que los productos y servicios se encuentran relacionados, y que “El hecho que la apelante afirme que los servicios que distinguiría su marca se prestan a través de ‘programas de computadoras utilizando medios informáticos’ es irrelevante para establecer la no vinculación con los productos que la marca de nuestra representada distingue.

Además (…) que la demandante utiliza medios impresos, entre otros para publicar, promocionar y dar información sobre el signos (sic) que pretende registrar”. Afirma que “Es pues evidente, que la marca solicitada pretende distinguir servicios que se encuentran directamente relacionados con los productos que distingue la marca de nuestra representada.

Considerando la identidad entre ambas marcas, los consumidores asociarán los productos de nuestra representada con los servicios ofrecidos por la solicitante y les atribuirán un mismo origen empresarial o que aún no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas”. Señala que “En lo que respecta a libros y revistas, indicamos que éste es un campo que se está desarrollando con fuerza a través de internet (…)” y que “En la actualidad es común que se pueda acceder al contenido de libros, estudios, investigaciones, etc. a través de internet”. 16/08/2006 5.48 CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de junio de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal procede a realizar la interpretación del mencionado artículo por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TERRA” ha sido presentada el 18 de marzo de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 Finalmente, indica que “son bienes dirigidos a idéntico sector del público consumidor, y que son ofrecidos por las mismas empresas, en los mismos establecimientos, teniendo además el carácter de bienes complementarios”.

(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS GACETA OFICIAL “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 16/08/2006 6.48 marca denominativa, comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro marcario: la identidad; reglas para realizar el cotejo marcario; conexión competitiva; procedimiento relativo a las modificaciones a la solicitud inicial:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

“ la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir. Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” 1 ( ) “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo, ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: 1 2 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.

G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. 16/08/2006 7.48 En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” GACETA OFICIAL “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponer- 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 16/08/2006 8.48 se a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 6 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se compa- 4 5 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ran existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”. 7 El Tribunal observa, como ya se indicó, que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “TERRA” y “TERRA”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 16/08/2006 9.48 Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 8 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 7 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 8 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. GACETA OFICIAL 16/08/2006 10.48 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 3.5.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre productos y servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

A fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos o servicios en cuestión. En 10 9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

LA CONEXIÓN COMPETITIVA Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” 11 Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en el Proceso 8-IP95, 12 con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión –predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación– dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal 11 12 Proceso 9-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. Proceso 08-IP-95, sentencia de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los Procesos 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”. 16/08/2006 11.48 f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág.90)”.

3.6. MODIFICACION DE LA SOLICITUD INICIAL El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena atribuye al peticionario del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente que se modifique su solicitud inicial. A propósito de la disposición prevista en el artículo mencionado, el Tribunal fijó los siguientes criterios: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. “Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas GACETA OFICIAL o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. “(…) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración” 13.

De la referencia señalada se destaca que: • El solicitante puede modificar su solicitud de registro del signo a instancia de la autoridad competente o motu proprio. • Dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se cambie aspectos sustantivos del signo o amplíe los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud de registro.

Resulta necesario abordar los siguientes temas: • ¿La interesada puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo? En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el artículo mencionado no hace referencia a este respecto.

Debe interpretarse que lo podrá hacer en cualquier momento del trámite. 13 Proceso 104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre del mismo año. Marca: “BSCH mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/08/2006 12.48 Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha hecho las siguientes consideraciones: “(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado”. 14 El artículo 89, por otra parte, en su segundo inciso determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento se tramitará, en todo caso, de conformidad con lo determinado en el artículo 91 que establece, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad; plazo éste prorrogable por treinta días más. En relación al tema de que si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo, este Tribunal ha manifestado que si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de 14 Proceso 20-IP-95.

Sentencia del 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, del 26 de noviembre del mismo año, caso “MONO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL los países miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa”. 15 Este es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP2000, y 28-IP-2002, en relación a la solicitud de patente, que, aplicada a la marca resulta pertinente transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de (patente) registro del signo puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la (patente) marca.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación dentro del Proceso 21-IP-2000.

Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”). 16/08/2006 13.48 minadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad deter15 Proceso 182-IP-2005.

Sentencia dictada el 26 de octubre de 2005. Patente: “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 7.

El artículo 89 de la Decisión mencionada regula, por un lado, la facultad del peticionario GACETA OFICIAL 16/08/2006 14.48 de modificar su solicitud inicial de registro, determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Establece, por otro lado, la facultad de la Oficina Nacional Competente, para requerir al peticionario la introducción de modificaciones a su solicitud de registro, aplicando desde luego para ese propósito, el trámite fijado por el artículo 91 de la Decisión 344.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Finalmente, dicha modificación dependerá de lo dispuesto por el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación del registro del signo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 17662003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 104-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Actor: sociedad FERRERO S.p.A. Marca: “TIC TAC y logotipo”.

Expediente Interno N° 1750-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de junio de 2006. GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad FERRERO S.p.A. la parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-; y, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado a BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L. 1.2.

Actos demandados La sociedad FERRERO S.p.A., a través de apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI No. 159-1999/TPIINDECOPI, de 10 de febrero de 1999, que confirmó la Resolución No. 005862-1998/OSD-INDECOPI, de 19 de mayo de 1998, la cual declaró infundada la observación formulada por FERRERO S.p.A. de Italia y ordenó el registro de la denominación TIC TAC al interior de una figura geométrica que por su base se une a otra figura que contiene la denominación BOTICA, todo enmarcado en un rectángulo, en los colores blanco y azul, para distinguir productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, a favor de BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.Ltda. de Perú. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 16/08/2006 15.48 1. El 4 de marzo de 1997, el señor Jaime Enrique Cevallos Egg solicitó el registro del signo constituido por la denominación TIC TAC al interior de una figura geométrica que por su base se une a otra que contiene la denominación BOTICA, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, para distinguir productos farmacéuticos. 2.

El 25 de agosto de 1997 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el extracto de la solicitud de registro del signo mencionado. 3. El 24 de septiembre de 1997, BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L. formuló observación a dicha solicitud de registro alegando que fue constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Lima con anterioridad a la fecha de solicitud del registro del signo solicitado, utilizando como nombre comercial BOTICA TIC TAC 24 HORAS y teniendo como socio participacionista a Jaime Enrique Cevallos Egg, por lo que el solicitante ha actuado con la intención de aprovecharse del nombre comercial de la empresa.

Indicó que del examen comparativo entre el signo solicitado y el nombre comercial de la empresa observante se puede apreciar que los signos son semejantes al grado de causar confusión en el público consumidor. 4. El 3 de octubre de 1997, FERRERO S.p.A. formuló observación a la solicitud de registro manifestando ser titular de las marcas “TIC TAC” y “TIC TAC y logotipo” en la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Señaló que el signo solicitado es similar al grado de producir confusión en el público consumidor en razón de contener íntegramente las marcas registradas. Indicó, también, que el término BOTICA es uno genérico para la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no otorga distintividad necesaria para el registro del signo solicitado. Precisó que los productos que distingue el signo solicitado se encuentran relacionados con los productos que distinguen las marcas registradas.

GACETA OFICIAL 5. El 17 de octubre de 1997, Jaime Enrique Cevallos Egg cedió sus derechos expectaticios sobre la solicitud de registro mencionada, a favor de la empresa observante BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L. 6. El 31 de octubre de 1997, BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L. se desistió de la observación formulada a la solicitud de registro mencionado. 7.

El 19 de mayo de 1998, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 0058621998/OSD-INDECOPI, la cual declaró infundada la observación formulada por FERRERO S.p.A. y otorgó el registro del signo solicitado. Adujo que los productos que pretenden distinguir el signo solicitado –productos farmacéuticos- y los productos que distingue la marca registrada –productos alimenticios elaborados- no guardan ningún tipo de vinculación en virtud de ser de distinta naturaleza y uso. 8.

El 11 de junio de 1998, la sociedad actora interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada manifestando que existe vinculación entre los productos de la clase 5 y los de la clase 30 en virtud de que en las boticas se distribuyen además de productos farmacéuticos otros productos como las golosinas de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Señaló que su marca registrada es notoriamente conocida, por lo que de otorgarse el registro del signo solicitado se produciría una dilución en el poder distintivo de su marca registrada. 9. El 13 de julio de 1988, BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L. (antes Jaime Enrique Cevallos Egg) absolvió el traslado de la apelación manifestando que el observante se limita a reiterar sus argumentos, y que si bien las boticas también venden golosinas, esa no es su actividad determinante. 16/08/2006 16.48 10.

El 10 de febrero de 1999, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 159-1999/ TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos, y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró que, no obstante existir identidad fonética y gráfica entre los elementos denominativos de los signos en controversia, dado que distinguen productos diferentes su coexistencia no era susceptible de inducir a confusión respecto al origen empresarial de los productos. 11.

La sociedad FERRERO S.p.A. interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 12. El 19 de mayo de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia en la cual declaró infundada la demanda contencioso administrativa referida. 13.

La sociedad FERRERO S.p.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 19 de mayo de 2003. 14. El 23 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad FERRERO S.p.A. de Italia presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que “la Resolución Nº 159-1999-TPIINDECOPI no ha tenido en consideración la conexión competitiva que hay entre los productos farmacéuticos de la clase 5 y los productos GACETA OFICIAL alimenticios de la clase 30 tal es el caso de los alimentos dietéticos comprendidos en la clase 5 que son productos complementarios y/o sustitutos de los productos alimenticios comprendidos en la clase 30.

Además (…) comparten el mismo canal de comercialización (…)” Afirma que las marcas en conflicto son confundibles pues “Ambas marcas comparten los términos TIC TAC, los que resultan idénticos a nivel semántico, fonético y gráfico, por lo que hay riesgo inminente de inducir a confusión al público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos a distinguir y más aún si tenemos en consideración que las marcas distinguen productos complementarios y/o suplementarios”.

Finalmente, señala “(…) nuestra marca distingue productos que tienen conexión competitiva con los productos que distingue la marca solicitada por Botica Tic Tac 24 Horas S.R.Ltda.”. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda.

Señala que “En el caso que nos ocupa, el Tribunal del INDECOPI en la Resolución que se impugna determinó que los productos a distinguir por el signo solicitado TIC TAC y Figura, en la clase 05 de la Nomenclatura Oficial eran de naturaleza diferente a los productos (chocolates, caramelos, confitería, pastelería y harinas de la clase 30), que distinguía la marca registrada a favor de Ferrero S.p.A. de Italia, no presentándose las condiciones necesarias para advertir la existencia de posible conexión competitiva entre algunos de dichos productos (farmacéuticos de la clase 05 respecto de los productos alimenticios en general de la clase 30)”.

Afirma que “(…) no existe conexión competitiva entre los productos mencionados, en virtud a que mientras que los productos farmacéuticos se encuentran destinados a satisfacer las necesidades de salud de las personas, por su parte los productos alimenticios se encuentran destinados a dar satisfacción a las necesidades de nutrición o de dar gusto al paladar como ocurre en el caso de las golosinas”. 16/08/2006 17.48 Al respecto manifiesta que “por una parte tratándose de productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial su consumo resulta muy específico para los casos de determinadas deficiencias (como las vitaminas), o de ciertas restricciones debidas a enfermedades o situaciones especiales (como en las sustancias dietéticas para uso médico), o de etapas de crecimiento humano que requieren de un balance o composición especial en su alimentación (como en el caso de alimentos para bebés)”.

En cuanto a los canales de comercialización de los productos, observa que “mientras que los productos de carácter farmacéutico, se expenden en boticas y farmacias, (…) los productos alimenticios de la clase 30 (…) se expenden en lugares o ambientes totalmente diferentes tales como bodegas, pastelerías o confiterías”. En este mismo sentido, advierte que “no obstante la semejanza entre los signos en litis, no existe la posibilidad de confusión entre los mismos dado que éstos se encuentran destinados a distinguir productos diferentes que no guardan ninguna similitud o conexión competitiva”.

Concluye indicando que “al resultar la marca TIC TAC y figura solicitada por Botica Tic Tac – 24 Horas S.R.Ltda. (…), un signo suficientemente distintivo para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial resultaba ineludible y absolutamente legal que el Tribunal ratificara el otorgamiento del registro concedido”.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales da contestación a la demanda. Manifiesta que “el actor sustenta su demanda considerando certero que sus marcas tienen calidad de notoriamente conocida, y que la concedida para registro es confundible con las de su propiedad; hecho que ha sido analizado y desvirtuado por la Autoridad Administrativa con arreglo a derecho (…)” (resaltado dentro de texto).

Al respecto observa que este hecho debe ser probado por quien lo alega, pues no es un hecho que se presume de conocimiento general del consumidor, además de que “es necesario que GACETA OFICIAL la marca cumpla con los requisitos que tanto la doctrina como la legislación pertinente establecen para tal efecto”. Señala que “(…) al no haber presentado el demandante medios probatorios que acrediten la extensión del conocimiento de las marcas ‘Tic Tac’ y ‘Tic Tac y figura’ entre el público consumidor, ni la intensidad, ámbito de difusión o promoción de la misma en el país, ni en los países miembros del Acuerdo de Cartagena (…) no se pudo demostrar su calidad de notoriamente conocida, quedando comprobado que el demandante de ninguna manera acreditó lo aludido”.

En consecuencia “el demandante no ha logrado demostrar, ni a nivel administrativo ni ahora a nivel judicial, que sus marcas sean notoriamente conocidas, motivo por el cual no le corresponden los privilegios que la ley otorga a este tipo de signos (…)” (resaltado dentro de texto). En cuanto al Principio de Especialidad, advierte que “solo (sic) puede limitar la posibilidad de oponer una marca registrada o solicitada antes, frente a una que tiene por objeto un signo idéntico para productos o servicios idénticos”; y, que “lo más importante en este caso fue establecer la semejanza o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen las marcas en conflicto, es decir determinar si los productos de las marcas en litis, son similares según su naturaleza, finalidad y canales de comercialización” (resaltado dentro de texto).

Afirma que en el presente caso “se determinó en cuanto a la naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, que son distintas, ya que por un lado se trata de productos farmacéuticos (TIC TAC BOTICA y figura), y por el otro, se trata de productos alimenticios (TIC TAC y TIC TAC y figura)” (resaltado dentro de texto). Respecto a la finalidad de los productos observa que “los productos farmacéuticos tienen por objeto satisfacer necesidades relacionadas con el bienestar físico y mental de las personas; en tanto que los productos alimenticios tienen por finalidad satisfacer las necesidades de nutrición o se consumen para producir sensaciones placenteras, de gusto, como ocurre con las golosinas”.

Por lo que esos hechos demuestran que no están dirigidos al mismo público consumi- 16/08/2006 18.48 dor, “ya que los citados productos serán adquiridos específicamente según las necesidades que se tengan” (resaltado dentro de texto). d) Tercero interesado BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L., después de hacer un relato de los antecedentes de hecho, afirma que “los signos en conflicto TIC TAC y FIGURA, se encuentran destinados a distinguir productos que no guardan ninguna vinculación dada su diferente naturaleza y en virtud a los diferentes canales de expendio y/o comercialización, de allí que el otorgamiento del registro como marca del signo TIC TAC y FIGURA, solicitado por BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.Ltda., se encuentra arreglada a la Ley y a Derecho.

Por lo que la Resolución No. 159-1999/TPIINDECOPI, expedida por el Tribunal de INDECOPI, se encuentra plenamente arreglada a ley, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia” (resaltado dentro de texto).

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de junio de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los GACETA OFICIAL artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TIC TAC y logotipo” ha sido presentada el 4 de marzo de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- 16/08/2006 19.48 les el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) “d)Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e)Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) “Artículo 84.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) GACETA OFICIAL 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas, comparación entre marcas mixtas; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida; conexión competitiva.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.

Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” 1 Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, 1 2 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.

G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 16/08/2006 20.48 los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede GACETA OFICIAL darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. El elemento denominativo puede estar conformado por varias palabras, en este sentido, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 3 En este caso habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de 3 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/08/2006 21.48 la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 4 También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 5 Comparación entre marcas mixtas En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como ha sido ya dicho, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respec4 5 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL to de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Órgano Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 16/08/2006 22.48 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” 8 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 9 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; 6 8 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a 9 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 16/08/2006 23.48 compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 11

3.5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, 11 10 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 12 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 13 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.14 12 13 14 FERNANDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/08/2006 24.48 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, pu-blicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. 15 En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. 15 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio. 16/08/2006 25.48 pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 17 Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 16 A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión.

3.6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Confusión con la marca notoriamente conocida Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 16 17 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos.

Igualmente, señala el autor, dos criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva: el primero, el de intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 18 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos 16/08/2006 26.48 A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 19 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) uno elitista y experimentado, c) el consumidor medio. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 19 18 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 7.

No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con 16/08/2006 27.48 independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 8.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 9. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 17502003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 16/08/2006 28.48 Mónica Rosell Medina SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 041-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003-00337. Actor: MERCK & CO. INC. Patente: COMPOSICIONES ANTIFUNGOSAS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de junio del año dos mil seis. VISTOS: El oficio Nº 0174, de 10 de febrero de 2006, mediante el cual, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2003-00337.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 29 de marzo de 2006. 1. Las partes. La parte actora es MERCK & CO.

INC Se demanda a la Nación - Superintendencia de de Industria y Comercio, representada por la jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 17 de abril de 1997, MERCK & CO. INC. presentó una solicitud de patente para “com- posiciones anti-fungosas”, tramitado bajo el expediente 97-020.212.

Mediante Auto Nº 909 de 5 de agosto de 1997, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió un plazo de treinta (30) días para subsanar los siguientes requisitos de su solicitud: (1) modificar el título de la invención, (2) mencionar el tipo químico que caracteriza a los principios activos de las composiciones antifúngicas reivindicadas, (3) adjuntar copias de las solicitudes con prioridad y (4) presentar el arte final de la figura característica para la publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Se desprende que del examen técnico de fondo se estableció: En cuanto a la determinación del estado de la técnica, que “… se encontraron como anterioridades (sic) documentos cuya fecha de publicación es anterior a la fecha de presentación de la primera solicitud de patentes sobre la cual se reivindica la prioridad, que afectan la patentabilidad …”.

En la evaluación de novedad, que “… el procedimiento de reivindicación 18 que consiste en preparar una composición farmacéutica que contiene un compuesto de fórmula 1, que comprende pasos de disolver un agente de volumen en agua, acidificar y ajustar el pH a 3.7, agregar el compuesto de fórmula 1, ajustar el pH de 4 a 7, filtrar la solución, congelar la solución y liofilizar la solución conjugada; no es nuevo, de acuerdo con Ann NY Acada Sci 85: 501-734, 1965 (citado en farmacia práctica de Remington)”.

GACETA OFICIAL En la evaluación del nivel inventivo, que “… comparado elemento por elemento las composiciones de las reivindicaciones 1 a 6 de esta solicitud, con lo mencionado en las anterioridades (sic), se observa que no tiene nivel inventivo. Porque se encontró la anterioridad (sic) WO 94/ 2 1677 que menciona composiciones que contienen ciclohexapéptidos iguales a los que caracterizan a las composiciones que aquí se reivindican.

Cualquier persona normalmente conocedora de la materia hubiera llegado a él porque se provee un preparado de una solución de un compuesto ya conocido …”. Y en las excepciones a la patentabilidad, que “… de acuerdo con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se considera que el objeto de las reivindicaciones 7 a 17, que consiste en un método para tratar y/o prevenir infecciones con una composición de las reivindicaciones anteriores, constituye una excepción a la patentabilidad porque consiste en un método terapéutico para tratamiento …”.

Con fecha 26 de junio de 2002, MERCK & CO. INC. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio los argumentos y aclaraciones que estimó pertinentes. En este sentido, solicitó suprimir las reivindicaciones 7 a 17 y 19 del capítulo reivindicatorio con el fin de superar las objeciones de nivel inventivo y las excepciones a la patentabilidad; señaló además que la fórmula propuesta descartaba los inconvenientes de inestabilidad de la Capsofungina insuperados por el estado de la técnica, y para sustentarlo anexó datos experimentales de las composiciones liofilizadas y estudios de estabilidad de la solución. Manifestó que los documentos W094/21677 y Annals of the New York Academy of Sciences no sugieren una combinación que contenga Capsofungina, un agente de volumen, un tampón de acetato y un pH específico para proporcionar estabilidad al principio activo y que los procedimientos previstos en ellos no se dirigen a resolver el problema advertido por la reivindicación solicitada.

Indicó que la liofilización es solo una de las etapas del proceso propuesto. Mediante Resolución 40543 de 19 de diciembre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la totalidad de las reivindicaciones por considerar que carecen de nivel inven- 16/08/2006 29.48 tivo, pues el compuesto antifúngico de fórmula (1) Aza ciclopéptido incluido el Neumocandin (Capsofungina), se encontraba revelado en el documento W094/21677.

El procedimiento corresponde a la liofilización de Neumocandin (Capsofungina) con el mismo tipo de excipientes conocidos para los liofilizados, incluido el tampón de acetato, y por lo tanto, cualquier persona versada en la materia llegaría, por ensayo y error, al componente propuesto. La actora interpuso recurso de reposición, en el que insistió en su solicitud de otorgamiento de la patente y argumentó que la solicitud denegada constituye una alternativa a la necesidad creciente de nuevas composiciones antifúngicas más efectivas y estables durante el almacenamiento, pues no solamente mejoró su estabilidad sino que redujo la formación de productos de degradación a los que es susceptible debido a la hidrólisis, dimerización y oxidación. Indicó que el nivel inventivo es el resultado de una actividad creativa del hombre aunque tenga que recurrir a procesos o técnicas comunes para la elaboración de su invención, así, el examen técnico realizado en la actuación administrativa demandada es el resultado de un análisis hindsight, proscrito para desvirtuar el nivel inventivo, pues esta invención debía ser juzgada a partir del problema técnico que se pretende resolver.

A través de la Resolución 6482 de 7 de marzo de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión de negar la patente de las reivindicaciones solicitadas, por considerar nuevamente que carecían de nivel inventivo, toda vez que en el estado de la técnica era conocido que la liofilización logra la estabilización de un principio activo durante toda la vida del almacenamiento.

Además, señaló que no cabe duda de que la persona versada elegiría el tampón que proporcionara mayor solubilidad al principio activo. A juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la patente por otras cuarenta y nueve (49) oficinas de propiedad intelectual no constituye un hecho indicador definitivo de su patentabilidad en Colombia, dado que del examen definitivo de la solicitud se concluye que la materia reivindicada no cumple con el requisito de nivel inventivo previsto por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 2.2 Fundamentos de la demanda Como fundamentos de derecho el actor sostuvo que se violaron los artículos 14, 18 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y 29 y 61 de la Constitución Política.

A su juicio, la actuación acusada contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina según el cual los países miembros otorgan patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, pues se consideró erróneamente, apartándose de este precepto, que la invención carecía de nivel inventivo.

Así, cumplidos todos los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa, las autoridades desatendieron su deber de otorgar la patente de invención. En cuanto a la violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a cuyo tenor un procedimiento tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente no hubiese resultado obvio, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, señala que la obtención de una formulación de Capsofungina más estable no se deriva del estado de la técnica, puesto que a ella no llega una persona versada en la materia con su conocimiento normal, a partir de simples operaciones de ejecución. Señala que la patentabilidad de los procesos químicos que empleen una o más reacciones conocidas para generar un nuevo resultado es un hecho conocido y de plena aplicación en la propiedad industrial.

Para el presente caso la novedad surge de la combinación de los procesos que reportan un resultado antes desconocido, el cual es la estabilidad de la Capsofungina. Indica que no es cierto que cualquier persona versada en la materia elegiría el tampón de acetato para proporcionarle solubilidad al principio activo. No se trata del resultado de varios ensayos rutinarios, pues incluso la Capsofungina se había intentado estabilizar con agentes amorti- 16/08/2006 30.48 guadores y reportaba los mayores índices de inestabilidad, seguidos de la generación de productos de degradación indeseables.

En consecuencia, la persona versada se habría alejado de la idea de utilizar el acetato como solución. El estado de la técnica tampoco sugería que un agente de volumen fuera útil para lograr el objetivo planteado. Fácilmente se cae en el error de pensar que la solución a un problema técnico de vieja data resulta obvia (hindsight); por consiguiente, el examinador debe asumir la posición del inventor en la fecha de prioridad de la solicitud de patente y determinar con fundamento en los conocimientos y enseñanzas disponibles que amortiguar las soluciones de Capsofungina con un tampón de acetato y emplear agentes de volumen (sucrosa y manitol) en proporciones específicas no era evidente para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Precisa que, como lo considera la doctrina, un indicio del desarrollo de una actividad inventiva puede aparecer cuando la invención ha sido esperada por mucho tiempo y encuentra éxito en su explotación, pues solamente aquello que representa un gran aporte a una necesidad existente o que exhibe unas características mejoradas puede alcanzar altos niveles de reconocimiento, aceptación. Este es el caso del producto que se pretende reivindicar, pues comercializado bajo el nombre de Cancidas, ha tenido gran aceptación en el público consumidor.

De otro lado, 49 países del mundo, entre ellos Perú y Ecuador, han concedido la patente de invención a la Capsofungina estabilizada a través del proceso de liofilización, con un tampón de acetato y con agentes de volumen. Aún cuando cada país es autónomo para juzgar la patentabilidad de las solicitudes, luego de realizar el estudio técnico de fondo, los estándares de conocimiento de los versados en las materias específicas sí son uniformes, y por lo tanto, el hecho de que se reconozca la novedad y el carácter inventivo de la solicitud en las dependencias de los demás países, incluso de aquellos que se gobiernan por el mismo régimen de propiedad intelectual de Colombia, es un indicio razonable a favor de su patentabilidad.

Los criterios de novedad y altura inventiva, necesarios en toda patente de invención, no deben variar entre legislaciones. GACETA OFICIAL Señala asimismo que, el artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 idem no pueden ser objeto de una nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

En la Resolución 6482 la Superintendencia consideró que las composiciones reivindicadas ya habían sido protegidas en la patente original del compuesto y que por lo tanto, constituían un segundo uso que no era patentable. También alega que se omitió tener en cuenta al proferir los actos acusados que el artículo 27 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC establece que las patentes pueden obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. Este acuerdo contiene las normas mínimas de protección que deben acoger los países firmantes de la Organización Mundial del Comercio y establece que en ningún caso pueden ser disminuidas o restringidas.

Finalmente, la entidad demandada argumentó en forma errada que únicamente si las composiciones reivindicadas proporcionaran a la Capsofungina características de menor toxicidad o mayor capacidad para evitar la resistencia por selección, podría hablarse de un progreso en el estado de la técnica, con nivel inventivo, susceptible de patentabilidad. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorgan patentes para las in- 16/08/2006 31.48 venciones, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

El examen de fondo demostró que el objeto de la patente solicitada relacionado con composiciones de neumocandín anti-fungosas no reúne los requisitos legales exigidos, pues carece de nivel inventivo. La actora modificó el capítulo reivindicatorio y desistió de las reivindicaciones 7 a 17 originales, eliminó la 19 y renumeró la 18 como 7. El objeto de las reivindicaciones 1 a 6 consiste en una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula 1; un agente de volumen efectivo para formar una torta liofilizada; y un tampón de acetato.

Se observó que la anterioridad W094/2677 protegía las composiciones que contienen compuestos aza ciclohexapéptido como Neumocandin (Capsofungina), mezclado con un portador farmacéuticamente aceptable. Asimismo, alega que Ann NY Acad Sci 85:501-734, 1965, enseñaba que la liofilización (congelación-desecación) es un proceso de secado en el cual el agua es sublimada del producto una vez que éste ha sido congelado y que convierte a los productos biológicos y farmacéuticos inestables en solución acuosa en unidades posológicas líquidas de fácil procesamiento.

Así pues, cualquier persona normalmente versada en la materia, teniendo en cuenta que las composiciones liofilizadas necesitan de un excipiente que les proporcione volumen (manitol o sacarosa), un tampón que sea compatible con el principio activo (tartrato o acetato) y un pH determinado, elegiría los elementos que le proporcionaran al producto mejores características.

Entonces, las composiciones reivindicadas no tienen el nivel inventivo exigido por la normativa. Era conocido en el estado de la técnica que las ventajas del proceso de liofilización eran eliminar los efectos térmicos adversos, proporcionar mayor solubilidad a las composiciones, conservar el compuesto en estado seco con pocos problemas de estabilidad durante toda la vida del almacenamiento y proporcionar mayor estabilidad a los productos sujetos a degradación. Por lo tanto, no puede considerarse que la liofilización del Neumocandin con un tampón de acetato y un agente de volumen sea una manera totalmente diferente de estabilizar un compuesto activo (Capsofungina).

GACETA OFICIAL 16/08/2006 32.48 Los efectos antifúngicos de la Capsofungina ya eran conocidos, así como el proceso de liofilización y sus vehículos. Es obvio que al ensayar tampones de acetato, tartrato y fosfato se elegiría aquel que proporcionara mayor solubilidad y estabilidad al principio activo. Estos ensayos, simultáneos con los diversos elementos, son los pasos necesarios (rutinarios) por los que se so-mete todo principio activo en la etapa de formulación para encontrar las condiciones óptimas que mantengan su estabilidad.

Del conocimiento de las anterioridades se llega en forma esperada a la composición cuya patente se solicita, pues en este campo de la tecnología se utilizan normalmente tampones de acetato, tartrato y fosfato y excipientes que aportan volumen a la solución, una vez que se ha deshidratado. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Por su parte, la estabilidad de la composición está dada por el procedimiento al que es sometido el principio activo y por su compatibilidad con los excipientes. No es cierto que ensayar un tampón limite al formulador para hacerlo con los demás, pues lo mismo sucede con los grados de pH, la temperatura de congelación y de secado y el grado de vacío que deben probarse hasta lograr el más apropiado para los objetivos pretendidos.

El análisis químico, cromatográfico y microbiológico es rutinario en la investigación de laboratorio. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; no se interpretarán los artículos 14, 18 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser la normativa vigente al momento de la solicitud de la patente.

DECISIÓN 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (…) Así, no puede afirmarse que se trate de un aporte significativo al estado de la técnica y en consecuencia, carece de nivel inventivo.

En efecto, la composición formulada está protegida por la patente de la anterioridad WO94/2677, y no puede ser objeto de una nueva, según lo dispone el artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En conclusión, los actos acusados fueron proferidos válidamente, sin violar el debido proceso y se sujetaron plenamente a las normas que los gobiernan.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

(…) Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. (…)” DECISIÓN 486 “(…) GACETA OFICIAL Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia y a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propie- 16/08/2006 33.48 dad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe sub-sistir por el tiempo de su concesión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues tiene establecido que la nueva Decisión es la aplicable al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, la solicitud de patente de invención fue presentada el 17 de abril de 1997, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. REQUISITOS ESENCIALES DE PATENTABILIDAD. ANÁLISIS DEL NIVEL INVENTIVO. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto GACETA OFICIAL de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado. Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’–, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, del 10 de enero de 2001) A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente.

En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Novedad La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de 16/08/2006 34.48 presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

Según el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida”.

(Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001) GACETA OFICIAL Nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, “si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

Proceso Nº 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 428, del 16 de abril de 1999) Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método 16/08/2006 35.48 adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

A partir de la decisión adoptada en el caso T506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustan- GACETA OFICIAL cial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

Susceptibilidad de aplicación industrial La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 31 de Marzo de 2004, Proceso Nº 13-IP-2004, “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10BTRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO, publicado en Gaceta Oficial Nº 1061) III.

DE LA ATRIBUCIÓN DE UN USO DISTINTO A PRODUCTOS O PROCEDIMIENTOS YA PATENTADOS En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas al estado de la técnica, no pueden ser objeto de patentes de segundo uso, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

En efecto, el artículo 16 de la Decisión 344 niega, en forma expresa, que la atribución de un uso distinto al comprendido en la patente inicial constituya razón válida para otorgar de nuevo el citado privilegio a productos o procedimientos ya patentados. 16/08/2006 36.48 El Tribunal ha declarado, a la luz de la norma en mención, “… la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 … contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público (…) En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 … del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 89-AI-2000, del 28 de septiembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 722, del 12 de octubre de 2001) En consecuencia, el Tribunal ha manifestado que “… el artículo 16 de la Decisión 344 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 6 y 7 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo” (Sentencia dictada en el expediente Nº 01-AI-2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 818, del 23 de julio del mismo año).

Cabe agregar que, con motivo de la interpretación de un texto equivalente al artículo 16 de la Decisión 344, previsto en la Decisión 486, este Tribunal reprodujo el acta correspondiente a la sesión en la cual la Comisión, en el marco del reemplazo de la Decisión 344, trató el tema de la no patentabilidad de los nuevos usos (Sentencia dictada en el expediente 34-AI-2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 839, del 25 de septiembre del 2002), en los términos siguientes: GACETA OFICIAL “Patentes de Segundo Uso: La Secretaría General señaló que actualmente el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente el artículo 16 de la Decisión 344, no permite la concesión de patentes para nuevos usos de productos o procedimientos previamente patentados.

La Secretaría General informó que actualmente algunos Países Miembros han incumplido la norma al conceder por lo menos una patente de segundo uso. Al respecto, la Secretaría General consideró que, en su opinión, el Tribunal confirmaría la decisión de dictaminar el incumplimiento de dichos Países Miembros, puesto que la prohibición contenida en el precitado artículo 16 es expresa.

En ese sentido, las delegaciones de Bolivia, Colombia y Venezuela se manifestaron inclinadas a hacer aún más expresa la prohibición del patentamiento de los segundos usos en la redacción de la nueva Decisión. De otro lado, la delegación del Ecuador sostuvo que era preferible mantener la redacción del artículo 16 de la Decisión 344. Por último, la delegación de Perú manifestó en principio que su posición era eliminar el referido artículo 16, pero que en aras de lograr consenso, coincidirían con la posición de la delegación de Ecuador.

Al respecto, la Comisión tomó conocimiento de las posibles relaciones entre este texto y el marco internacional doctrinario y normativo. En ese orden de ideas, decidió mantener el artículo 16 vigente (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Acta Final. Septuagésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. 14 de septiembre de 2000. Lima.

Perú. Visible del folio 362 al 377 del expediente)”. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de privilegio de una patente, 16/08/2006 37.48 será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión de la patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Segundo. La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado.

En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. Tercero. La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. GACETA OFICIAL Cuarto. 16/08/2006 38.48 Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

Quinto. La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de patentes de segundo uso, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/08/2006 39.48 PROCESO Nº 57-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 2 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES, INC. Caso: patente de invención para “RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO”. Expediente Interno N° 2001-00128. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de junio del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “Los artículos 1º y 2º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 13 de marzo de 2006, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES INC, mediante memorial de 27 de diciembre de 1990, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de Patente de Invención para ‘RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO’ ”; que “El 6 de marzo de 1991 se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones concedió un plazo de sesenta días para modificar el título de la solicitud y hacerlo mas (sic) preciso, modificar la descripción, definir mas (sic) claramente el acampo (sic) de aplicación, modificar las reivindicaciones, corregir reivindicaciones imprecisas y presentar artes finales requeridos para la publicación. Dicho plazo vencía el seis de junio”; que “El 31 de mayo [de 1991] estando dentro del término se presentaron copias de los dibujos con sus letreros respectivos y se solicitó un plazo de sesenta días para presentar el arte final requerido para su publicación y para dar respuesta a las observaciones del examinador”; que “El solicitante mediante memorial de 11 de diciembre de 1991 dividió la solicitud de patente en dos, una principal que contenía ocho reivindicaciones dirigidas a proteger una preforma y una solicitud divisional que contenía las reivindicaciones originales 8 a 19”; que “El 18 de septiembre [de 1992] se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones admitió el fraccionamiento de la solicitud y ordenaba la publicación de los extractos de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial”; que “El siete de septiembre de 1993 la sociedad PEPSICO INC, presentó observaciones en contra de la patentabilidad de la solicitud, el 19 de noviembre de 1993 se notificó el auto mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio corrió traslado de las observaciones de PEPSICO INC, a la sociedad actora para que esta (sic) en el plazo de treinta días hiciera valer sus argumentos, redactara nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención”; que “La sociedad solicitante estando dentro del término presentó los argumentos y aclaraciones con respecto a las observaciones de PEPSICO INC, y adicionalmente presentó un nuevo juego de reivindicaciones compuesto por 16 nuevas reivindicaciones dirigidas a proteger los diversos aspectos de la preforma”; que, en fecha 5 de junio de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio dictó “… la resolución 1703 mediante la cual se declaran fundadas las observaciones presentadas por PEPSICO INC, y se niega la patente solicitada con fundamento en la falta de novedad, el 15 de julio de 1998 se interpuso contra la anterior GACETA OFICIAL resolución recurso de reposición”; y que “El 30 de junio de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio dicta la Resolución numero (sic) 13848 mediante la cual se confirma la resolución anterior y declara la vía (sic) agotada la vía gubernativa”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de “los artículos 1º, 2º de la Decisión 344 …”, ya que “de conformidad con ellos la Administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la invención corresponde a una nueva creación y si esta (sic) tiene altura inventiva y si es susceptible de aplicación industrial”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las observaciones presentadas por PEPSICO INC., e igualmente negó el privilegio de patente solicitado para todo el capítulo reivindicatorio, aun cuando PEPSICO INC., citó 12 documentos para argumentar la carencia de novedad del objeto de la presente invención, la Superintendencia de Industria y Comercio solo (sic) negó el privilegio de patente con base únicamente en el documento U.S 4,334,627”; que “de la simple lectura de los conceptos técnicos se puede establecer que en dichas Resoluciones no se considera ni la importancia ni el alcance del objeto de la solicitud contenida en el expediente número 334.298 ya si se compara esta (sic) con la patente U.S. 4,334,627 citada por el examinador como referencia que desvirtúa la novedad, es claro que en dichas resoluciones no se consideró la relevancia que tiene a (sic) preforma de dichas (sic) invención, la que permite obtener un recipiente rellenable de bebidas carbonatadas, que a diferencia de los anteriores es resistente a las fracturas ocasionadas por el lavado cáustico”; que “este documento está dirigido en términos generales a proteger recipientes de material plástico soplado y mas (sic) a recipientes que tienen configuración de la base en forma de botella de champaña”; que “la novedad y el nivel inventivo de la solicitud denegada han sido ya reconocidos por numerosas oficinas de patentes en todo el mundo incluyendo la Oficina de Patentes de Estados Unidos y la Europea”; que “si se considera el avance tecnológico que aporta la preforma de la solicitud al campo de los recipientes plásticos rellenables y si se tiene en cuenta que este avance no se consideró como un hecho importante en el análisis de la solicitud en comparación con el documento citado, queda claro 16/08/2006 40.48 que el concepto técnico base para negar la solicitud con fundamento en una supuesta falta de novedad y de nivel inventivo, son totalmente inconducentes”; que “las resoluciones impugnadas violaron los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 … vigente al momento de la expedición de las mismas, por cuanto han negado el privilegio de patente para el objeto de la solicitud 334.298 aun cuando este (sic) cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial citados en los artículos referidos”.

La actora alega en su demanda que “la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente con base únicamente en el documento U.S. 4,334,627”; que en las Resoluciones impugnadas “no se consideró la relevancia que tiene la preforma de la presente invención, la cual permite obtener un recipiente rellenable de bebidas carbonatadas que, a diferencia de los recipientes del arte anterior, es resistente a las fracturas ocasionadas por el lavado cáustico.

Esta resistencia a las fracturas del recipiente, es el resultado de la conformación estructural de la preforma reivindicada en la solicitud denegada, la cual supera los problemas técnicos observados con las preformas del arte anterior, como así se demostrará a continuación”; que “se hace necesario hacer una breve descripción del campo tecnológico dentro del cual se desarrolla la solicitud, el cual corresponde a aquel de la fabricación de recipientes de poliéster moldeados por soplado.

En particular, el objeto de la invención denegada hace referencia a uno de los elementos de dicho proceso de fabricación conocido como ‘preforma’ ”; que “En el proceso de moldeado por inyección y soplado, la ‘preforma’ (a) se crea por la inyección de resina fundida dentro de una cavidad de molde y alrededor de una varilla núcleo, empleando una maquina (sic) tradicional de moldeo por inyección. El roscado, si es que lo hay, se forma también en esta etapa.

La preforma es transferida a una estación de soplado estando aún caliente o puede ser recalentada (etapa b)). Después de que el segundo molde ha sido cerrado y acoplado con la parte superior de la preforma, se inyecta aire a través de la preforma calentada, usualmente a través de un hueco en la varilla núcleo (etapa (c)). La preforma es soplada en contra de las paredes internas del molde para crear el recipiente.

El molde se abre y el recipiente es expulsado (etapa (d))”; que “De manera particular, con las preformas de la solicitud denegada se sigue una técnica que GACETA OFICIAL emplea asistencia mecánica para estirar la preforma en la dirección longitudinal al mismo tiempo que el soplado de la preforma la estira en la dirección radial”; que “Este estiramiento biaxial, es decir en el eje X (estiramiento radial) y en el eje Y (estiramiento longitudinal), ocurre cuando la preforma es soplada dentro de la forma deseada en el molde.

El estiramiento longitudinal de la preforma es llevado a cabo mediante el empleo de una varilla telescópica que se extiende presionando la base de la preforma al mismo tiempo que el aire inyectado presiona las paredes de la preforma para estirar el material radialmente. La mayor ventaja de este estiramiento es la mejora en las propiedades mecánicas, toda vez que cuando se orienta mediante estiramiento el material del recipiente, éste se hace más fuerte en la dirección de orientación de las moléculas”; que “Con base en este conocimiento previo, se encuentra que el objeto de la presente invención corresponde a una preforma (10) para usarse en un moldeo por soplado de un recipiente apropiado para rellenarse (…) el cual es un miembro de poliéster moldeado por inyección que tiene un extremo de fondo cerrado y un extremo superior abierto; un acabado de cuello (12) en el extremo superior abierto; una porción formadora del cuerpo (20), que al moldearse por soplado formará el cuerpo del recipiente; una porción formadora de los hombros (18), dispuesta entre el acabado de cuello (12) y la porción formadora del cuerpo (20) y la cual al moldearse por soplado formará un hombro del recipiente; una porción formadora de la base (22) que al moldearse por soplado formará una base del recipiente, teniendo la porción formadora de la base superficies interior y exterior genéricamente hemisféricas en el extremo cerrado de fondo; y una porción engrosada entre el extremo de fondo y la porción formadora del cuerpo (20), teniendo la porción engrosada un espesor de pared incrementado, comparado con el espesor de la pared de la porción formadora del cuerpo (20), caracterizada porque la porción engrosada tiene una porción superior cilíndrica de espesor de pared incrementado, y una porción inferior ahusada que reduce gradualmente el espesor de la pared hacia el extremo de fondo …”.

Que “El carácter novedoso e inventivo de la preforma de la solicitud denegada se encuentra en la configuración específica de la porción formadora de la base de la preforma, la cual se ha modificado para suministrar una construcción mejorada de la base del recipiente”; que “El 16/08/2006 41.48 lavado cáustico en caliente es la etapa más perjudicial en la reutilización de un recipiente de poliéster moldeado por soplado”; que “Esta configuración de la preforma de la presente invención no había sido ni enseñada, ni siquiera sugerida en ninguno de los documentos del arte anterior”; que “aún cuando tales nervaduras o rebordes 58 son una parte integral del diseño de la preforma de la patente estadinense (sic), la preforma de la solicitud denegada no enseña, indica o siquiera sugiere la presencia de dichas nervaduras o rebordes.

De hecho, el objeto de la solicitud denegada busca eliminar tales nervaduras o rebordes, toda vez que en dicha patente se ha demostrado que dichas nervaduras o rebordes en la preforma proporcionan puntos de debilitamiento de la estructura de la botella obtenida a partir de dicha preforma”; que “si el objeto de la solicitud denegada no contiene las nervaduras o rebordes 58 de la preforma del documento U.S. 4,334,627 y por el contrario, busca evitarlas, es claro que estamos frente a dos objetos distintos”; que “en relación con esta botella del arte anterior, no existe ninguna referencia a la preforma de la cual se formó y, por consiguiente no hay referencia sobre preformas que no empleen rebordes y que tengan las características de la preforma de la invención denegada.

Para el Examinador Técnico de Patentes es muy fácil sugerir la ausencia de las nervaduras o rebordes porque ha conocido el objeto de la presente invención; sin embargo, para el experto en la materia es evidente que las nervaduras o rebordes 58 no pueden ser omitidas del diseño de la preforma de la patente U.S. 4,334,627, toda vez que el envase a través de una preforma sin nervaduras o rebordes ‘tiende a invertirse’ como ocurría con los envases del arte anterior”; que “En conclusión, la presencia de una pluralidad de nervaduras o rebordes 58 circunferencialmente espaciadas que se extienden en forma axial sobre la superficie interna de la preforma del documento U.S. 4,334,627 es una de las diferencias más claras entre la preforma de la solicitud denegada y la preforma del documento citado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tal diferencia demuestra que el documento U.S. 4,334,627 no desvirtúa la novedad del objeto de la solicitud denegada …”; y que “La invención objeto de estudio no habría podido ser obtenida a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un ‘paso’ más allá de lo existente”.

GACETA OFICIAL 2. Contestación a la demanda 2.1. En su escrito de contestación, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que “existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Continental Pet Technologies, Inc., al no reunirse el requisito de novedad”; que “las (sic) anterioridad encontrada a saber: patente US 4.334.627 del 215 (sic) de junio de 1982, ya había enseñado una configuración igual a la contenida en la solicitud de patente de invención en debate, lo que afecta indudablemente la novedad yl e (sic) nivel inventivo de la solicitud de patente de invención en comento”; que, en el texto de la demanda, “En el punto IV NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN … la memorialista … incluye un apartado titulado INCONDUCENCIA DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS BASE PARA LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 1703 y 13848”; que “La primera parte de este apartado, hace referencia a cómo se fabrica una preforma y a cómo se emplea, una vez obtenida; es un acápite didáctico, pero, no vemos qué relación tenga con el apartado INCONDUCENCIA DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS BASE PARA LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 1703 y 13848 o con el punto IV NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN …”; que “la memorialista no se refiere, en estos párrafos a la reivindicación 1, única expresamente objetada por el examinador.

Ninguna de las características que en este apartado ha mencionado como ventajosas se encuentra reclamada en la reivindicación objetada”; que “no se puede desconocer la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 10 y 13, porque dicha anterioridad no menciona expresamente –ni se ilustran en ella– las proyecciones a que se refieren dichas reivindicaciones”; que “la memorialista parece olvidar que lo que se ha objetado es la novedad de lo reclamado en la reivindicación 1 de la solicitud … y no la novedad de lo divulgado en la anterioridad”; que “las reivindicaciones 10 y 13 sí son novedosas respecto a la anterioridad citada”; que, para decidir sobre la novedad de la reivindicación 1, hay que considerar que “La primera parte … corresponde a lo revelado en la patente US 3 881 621, citada por la anterioridad en la columna 1, renglones 10 a 13”; que “Nos corresponde ahora verificar si lo que se reclama en la parte restante fue … o no fue … divulgado en la anterioridad”; que “En las figuras 2 y 3 de la anterioridad vemos que: 16/08/2006 42.48 1º se ilustra una porción [de una preforma] formadora de base; 2º la porción formadora de base tiene superficies interior y exterior genéricamente he-misféricas en el extremo cerrado de fondo; 3º hay una porción engrosada entre el extremo de fondo y la porción formadora de cuerpo, no importa que corresponda a una o más nervaduras, hay una porción engrosada; 4º la porción engrosada tiene un espesor de pared incrementado, comparado con el espesor de pared de la porción formadora de cuerpo; 5º sin embargo, la porción engrosada no tiene una porción superior cilíndrica de espesor de pared incrementado; aunque 6º si tiene [o puede tener] ‘una porción inferior ahusada que reduce gradualmente el espesor de la pared hacia el extremo de fondo [dependiendo de la interpretación que se le dé a la expresión ‘reduce gradualmente el espesor’]”.

Que “la memorialista tiene razón al afirmar que la anterioridad no es válida para afectar negativamente la novedad de lo reclamado en la reivindicación 1, aunque su argumentación haya estado relativamente descaminada”; que “En conclusión, la diferencia esencial radica entonces en que la anterioridad no enseña que la porción engrosada tiene una porción superior cilíndrica de espesor de pared incrementado.

Vemos, ahora, cómo tan sólo una palabra [la expresión cilíndrica] dentro de la reivindicación significa una diferencia entre la novedad y la falta de ella. Esto explica –aunque no justifica- el error del examinador al rechazar la solicitud por falta de novedad”; que “Otra cosa sería establecer si las figuras 2 y 3 de la anterioridad sugieren o no esa característica.

Pero, entonces, estaríamos analizando si existe o no existe el nivel inventivo que debe exigirse para que se conceda la patente, aspecto que se encuentra fuera de la cuestión, por haberse negado la patente únicamente por falta de novedad”; que “en la reivindicación 1 no se mencionan los rebordes radiales que son la base de la argumentación; al analizar si lo reclamado en una reivindicación es novedoso se deben comparar las características definidas en la reivindicación con lo que se enseña en el estado de la técnica; no se debe hacer lo contrario, esto es, no se deben analizar todas o cada una de las características de las anterioridades y compararlas con lo que se desea proteger, que es lo que se hizo en este párrafo”; que “lo que se encuentra en discusión es la novedad de la preforma en si, nada de lo que le suceda a la preforma después de ser configurada tal como GACETA OFICIAL lo reclaman las reivindicaciones debe ni puede afectar la novedad de ella.

La argumentación de la memorialista, entonces, no es pertinente. Lo único que caracteriza a la preforma en cuestión es lo que se ha definido en el capítulo reivindicatorio de la solicitud denegada”; que “la memorialista defiende tácitamente un nivel inventivo que no fue objetado oportunamente por el examinador, no consideramos que sea pertinente en el caso en el que nos ocupamos, porque se ha objetado únicamente la novedad”; que “Al contrario de lo afirmado por la memorialista, cuando establece que la anterioridad no contiene muchas de las características, al realizar el análisis del punto (5) de la Acción de Nulidad vimos que la diferencia radica sólo en una palabra, aunque dicha palabra es suficiente para establecer una característica limitadora, que es definitiva para determinar la existencia de la novedad con relación a la reivindicación 1”; que “Se concluye, pues, del análisis del apartado INCONDUCENCIA DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS BASE PARA LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 1703 y 13848 incluido dentro de la parte IV NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN, que las reivindicaciones 1, 10 y 13 sí son novedosas con respecto al documento citado por el examinador como anterioridad”; que “Se recomienda, entonces, proceder a la anulación de las Resoluciones en mención y realizar las demás acciones legales pertinentes”; que “En cuanto a las pruebas solicitadas por la memorialista, habida cuenta que se ha reconocido el error del examinador, se consideran inconducentes, en especial, las pruebas periciales”; y solicita al Consejo de Estado que, por los argumentos expuestos, “… no se tengan en cuenta las declaraciones y peticiones esbozadas por la Sociedad Continentel (sic) Pet Technologies, Inc, como demandante a través de su apoderado y contra la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio, habida cuenta que los actos administrativos acusados se sujetan a las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad industrial”. 2.2.

En el escrito presentado por el apoderado de la sociedad Pepsico, Inc. “para contestar la demanda de la referencia”, se indica que “coincidimos plenamente con la desición (sic) adoptada por la Superitendencia (sic) de Industria y Comercio, en el sentido de negar la solicitud de patente presentada por Continental Pet Technologies, Inc. para la creación denominada ‘Recipiente de poliéster recargable y preforma para 16/08/2006 43.48 formar el mismo’.

Sin embargo, diferimos de la motivación esgrimida por la Superintendencia en su resolución 1703, confirmada posteriormente en la resolución 13848, por cuanto de las anterioridades que se pueden tomar como fundamento para derribar el requisito de novedad, la Superintendencia solo (sic) adoptó la patente US 4’334,627. En efecto, la solicitud que se cuestiona en el presente proceso adolece de los requisitos de novedad y nivel inventivo en el sentido de lo establecido por el artículo 1 de la Desición (sic) 344 … Dicha ausencia se hace evidente no solo en virtud de la anterioridad mencionada por la Superintendencia sino también en las anterioridades citadas por Pepsico, Inc. en la oposición presentada.

Los documentos citados son los siguientes: US 4’330,579; US 4’885,197; US 4’915,992; US 4’755,404; US 4’880,593; US 4’725,464; US 4’465,199; US 4’598,831; US 4’334,627 (citada por el Examinador); US 3’955,697; US 3’417,892 y DE 2910609 …”; que “no es cierta la afirmación que hace Continetal (sic) Pet Technologies, Inc. cuando establece que ‘En todo país en donde se han presentado las observaciones de Pepsico ellas han sido desestimadas’.

Mi representada ratifica que se presentaron observaciones a las solicitudes con el mismo objeto de la solicitud en cuestión, en Uruguay (Patente No. 23262) y China (Patente No. 90110016.1) y con base en estas observaciones dichas patentes fueron revocadas”; que “los argumentos presentados por Continental Pet Technologies, Inc. … no son de ninguna manera realistas, porque hacen ver como si un envase desechable fuera algo completamente diferente a un envase reutilizable”; que “Pepsico, Inc. desearía que el término reutilizable fuera un poco más claro.

Es decir, en las reivindicaciones se utiliza el término reutilizable, pero en realidad se desea que el envase pueda ser expuesto a lavado con soda cáustica en caliente por períodos específicos de tiempo y para un número mínimo de ciclos, entonces esto es lo que se debe poner claramente en las reivindicaciones, y no que el envase es reutilizable”; y que “Existen dos argumentos que obran fuertement (sic) en contra del nivel inventivo de la solicitud colombiana: a) El primer argumento involucra la patente US 4’755,404 (o US 4’725,464) que protege una preforma para un envase reutilizable … b) El segundo argumento comprende a los documentos US 4’755,404 (ó US 4’725,464) y US 4’334,627”.

CONSIDERANDO

GACETA OFICIAL Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “Los artículos 1º y 2º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; 16/08/2006 44.48 Que, de conformidad con la disposición establecida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente.

No obstante lo dispuesto en este artículo, no constituye pérdida de la novedad de la invención la divulgación hecha en el año anterior a la presentación de la solicitud, si tal divulgación resulta: Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con las previstas en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario; a) De un abuso evidente en detrimento del solicitante o de su causahabiente, tales como sustracción de planos o documentos, infidencias o infidelidad del mandatario o de los colaboradores o trabajadores del inventor, espionaje industrial u otros similares; y Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 758 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, b) Del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición realizada y reconocida oficialmente en uno de los Países Miembros o que hubiere realizado experimentos para comprobar su aplicación industrial”.

Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención para “RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO” fue presentada el 27 de diciembre de 1990, esto es, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, es decir, los artículos 1 y 2 de la citada Decisión, en lugar de las disposiciones sometidas a consulta, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 85 “Artículo 1.- Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones”.

“Artículo 2.- Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho Decisión 344 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo I.I. Régimen aplicable a la solicitud de patente de invención En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria GACETA OFICIAL posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En materia de propiedad industrial, el régimen común se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha venido regulando el supuesto de los derechos de propiedad industrial que hubiesen sido válidamente concedidos de conformidad con la norma vigente para la fecha de su otorgamiento, y ha establecido que, en este caso, los derechos subsistirán por el tiempo de su concesión. 16/08/2006 45.48 EL MISMO” fue presentada el 27 de diciembre de 1990, por lo que procede interpretar que la norma sustancial aplicable, en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención, ha de ser la vigente para la fecha de la solicitud mencionada, esto es, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I.II. Régimen aplicable al procedimiento de la solicitud La norma procesal del régimen común tampoco surte efectos retroactivos y, por tanto, la norma procesal posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, al procedimiento ya cumplido bajo la vigencia de la norma anterior. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de tales derechos deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión citada.

Ahora bien, en el supuesto de que, encontrándose el procedimiento de la solicitud de patente por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Ahora bien, en el supuesto del derecho que se constituye con la patente de invención, su otorgamiento válido presupone, por virtud del principio de irretroactividad, que la invención haya cumplido con los requisitos previstos en la norma sustancial vigente para la fecha de la formulación de la solicitud, y que, en consecuencia, no haya incurrido en las prohibiciones allí contempladas.

El Tribunal ha declarado a este propósito que “la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido” (Sentencia dictada en el expediente N° 101-IP-2005, ya citada. Criterio reiterado en las sentencias emitidas en los expedientes Nos. 118-IP-2005, 151-IP-2005, 197-IP-2005 y 185-IP-2005).

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho …” (Sentencia dictada en el expediente N° 101-IP-2005, del 17 de agosto de 2005, caso “COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS”).

En el caso de autos, del expediente administrativo se desprende que la solicitud de patente de invención para “RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para “RECIPIENTE DE POLIÉSTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO” fue presentada el 27 de diciembre de 1990, y la negativa del privilegio de patente fue finalmente confirmada el 30 de junio de 2000, por lo que debe entenderse que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió los lapsos procesales desarrollados, y la actividad cumplida en ellos, hasta el 11 de diciembre de 1991, la Decisión 311 los lapsos y la actividad habida entre el 12 de diciembre de 1991 y el 13 de febrero de 1992, la Decisión 313 los lapsos y la actividad entre el 14 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993, mientras que la Decisión 344 rigió a partir del 1° de enero de 1994, fecha de entrada en vigencia de esta última Decisión (Disposición Transitoria Segunda), hasta el 30 de noviembre de 2000.

GACETA OFICIAL II. Del objeto de la patente de invención En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). A propósito de las invenciones, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ha optado por precisar, en los artículos 1 a 3, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar los conceptos de invención y de patente, en términos negativos, en los artículos 4 y 5 eiusdem. En efecto, del artículo 1 se desprende que la patentabilidad de la invención se halla sometida a los requisitos de que se trate de una creación nueva o de su perfeccionamiento, y que sea susceptible de aplicación industrial. 16/08/2006 46.48 invención nueva como su perfeccionamiento deben ser susceptibles de aplicación industrial, de modo que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios.

En cuanto al término de concesión de este tipo de patentes, el artículo 29, segundo párrafo, de la Decisión 85 citada, prescribe que el término máximo será de diez años, y que la patente de perfeccionamiento se extinguirá con la original. III. De la novedad y del estado de la técnica El requisito de novedad, previsto en el artículo 1 de la Decisión 85, y desarrollado en su artículo 2, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica.

Y el estado de la técnica incluye el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. En este contexto, a tenor de la disposición citada, la invención dejará de ser nueva si se ha encontrado al acceso del público en cualquier lugar, a través de cualquier medio suficiente para permitir su ejecución, antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida (artículo 10), salvo que se haya configurado uno de los supuestos de excepción allí previstos.

A juicio del Tribunal, “La novedad requerida para una y otra clase de patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de las patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo.

El inventor puede, en este caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente” (Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-89, del 31 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 50, del 17 de noviembre de 1989). El Tribunal ha declarado a este propósito que “Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” (Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-89, ya citada). Cabe precisar sin embargo que la invención, en el caso de la patente de perfeccionamiento, debe constituir también un avance en relación con el estado de la técnica, y que tanto la De otra parte, es oportuno precisar que, cuando la invención se halla integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exige GACETA OFICIAL la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

En resumen, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal indicó, en la sentencia citada, que procede observar el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha de la solicitud con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. 2º En el supuesto de que, encontrándose un procedimiento de solicitud de patente por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común de propiedad industrial, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 16/08/2006 47.48 lugar, a través de cualquier medio suficiente para permitir su ejecución, antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 2 de la Decisión 85 citada.

Cuando la creación se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habrá lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. En el caso de la patente de perfeccionamiento, su objeto deberá constituir también un avance en relación con el estado de la técnica.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 3° A la luz de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la patentabilidad de la invención se halla sometida a los requisitos de que se trate de una creación nueva o de su perfeccionamiento, y que sea susceptible de aplicación industrial, de modo que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 4° La invención carecerá de novedad si se ha encontrado al acceso del público en cualquier Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/08/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú