PROCESO 127-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: GRUPO LEPETIT S.P.A. Marca: “RICINA” (nominativa). Proceso interno N° 2002- 0169 (7964). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de julio de 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 10 de agosto de 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes La parte demandante es: la sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A. La parte demandada es: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Los terceros interesados en los resultados del proceso son: la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR. y, a la sociedad ROEMMERS INTERNACIONAL S.A. 1.2.
Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 35664, de 30 de octubre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Dependencia quien, al resolver un recurso de apelación planteado, decidió revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 011072, de 30 de marzo del 2001; declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Roemmers Internacional S.A. y Grupo Lepetit S.P.A.; y, además, conceder el registro de la marca “RICINA” (nominativa) en favor de la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR LTDA., para distinguir productos correspondientes a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Solicita, adicionalmente, la actora que como consecuencia de lo anterior se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca “RICINA” (nominativa). 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 19 de septiembre del 2000, la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca “RICINA” (nominativa) para identificar productos farmacéuticos de uso médico (dermatológico), artículos pertenecientes a la clase 5 internacional. [1] - Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 497, de 7 de noviembre del 2000. - La sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., dentro del término establecido, presentó oposición fundamentada en sus derechos anteriores sobre la marca “RIFOCINA” registrada también en la clase internacional Nº 5.
De igual manera presentó oposición a la solicitud formulada, la sociedad ROEMMERS INTERNATIONAL S.A. con fundamento en la marca “DOROXINA”. - El 30 de marzo del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución Nº 011072, decidió declarar fundadas las oposiciones presentadas y, negar el registro de la marca “RICINA” (nominativa), solicitado por la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, argumentando que la solicitud se encontraba afectada por la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la expresión “RICINA” guarda notables semejanzas con las expresiones “DORIXINA” y ”RIFOXINA”, registradas previamente en la misma clase. - La sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, respecto de la Resolución en referencia. - El 26 de julio del 2001, la misma Dependencia decidió el recurso de reposición interpuesto, por medio de la Resolución Nº 23808, por la cual confirmó la resolución inicial en todas sus partes. - El 30 de octubre del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 35664, por medio de la cual revocó lo decidido en la Resolución Nº 011072, de 30 de marzo del 2001, declaró infundadas las oposiciones y, concedió el registro del signo solicitado. b) Escrito de demanda La sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., a través de apoderado, manifiesta que el 19 de septiembre del 2000 la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, solicitó el registro de la denominación “RICINA” (nominativa) como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 5; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, fueron presentadas oposiciones a la misma por parte de la sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., con fundamento en la marca de su propiedad “RIFOCINA” que ampara productos también de la Clase 5 y, de la sociedad ROEMMERS INTERNACIONAL S.A., con fundamento en la marca “DORIXINA”, que protege productos de la misma Clase.
Señala también, que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 011072, de 30 de marzo del 2001, declaró fundadas las oposiciones presentadas y, negó el registro de la denominación solicitada. Posteriormente, la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS FARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la misma Superintendencia emitió finalmente la Resolución Nº 35664, de 30 de octubre del 2001, por la que revocó la decisión contenida en la Resolución 011072, de 30 de marzo del 2003.
Argumenta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “(…) el estudio de registrabilidad del signo RICINA, efectuado por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial ignoró que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca, por cuanto el uso de la marca RICINA afecta indebidamente el derecho que otorga a GRUPPO (sic) LEPETIT S.P.A. el registro de la marca RIFOCINA Nº 50.246 para la misma clase de productos”.
Con la jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 13- IP-97, 10-IP-98 y otros, la actora argumenta la confundibilidad entre los signos RIFOCINA y RICINA. Por otro lado, señala que quien aprecie el parecido entre ambas denominaciones, debe colocarse en el lugar del presunto comprador, tomando en consideración la naturaleza de los productos.
Así, agrega que “(…) en la Resolución 35.664 se desconoció abiertamente el criterio que la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha señalado debe aplicarse en el cotejo de marcas del sector farmacéutico (…) Por lo tanto, esta OMISION del deber que tenía la Administración de actuar con extremo rigor y cuidado al comparar los signos RIFOCINA y RICINA, generó para los consumidores riesgo de confusión o de error que se materializará cuando las marcas se usen simultáneamente y con ello se potencializó el peligro de que se ocasione lesiones o quebrantos irremediables a la salud de las personas, o inclusive su muerte”.
Considera, además, que deben tomarse en cuenta las semejanzas más que las diferencias que puedan existir entre las marcas. En este punto, sustenta que existen semejanzas entre las denominaciones en conflicto alegando similitudes ortográfica y fonética. Sostiene que se ha violado, también, la disposición del artículo 134 de la Decisión 486, al expresar que “(…) el signo RICINA es similar al grado de resultar confundible con la marca RIFOCINA previamente registrada, aspecto que determina que CAREZCA DE DISTINTIVIDAD y por ende, le resta toda vocación de registrabilidad, de manera que tal signo no cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos en el artículo 134 ibídem para que (sic) susceptible de ser registrado como marca”.
Finalmente, en lo principal, advierte la violación del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 pues, según expresa, dicha disposición prohíbe el registro como marca de los signos que carezcan de distintividad, agregando que “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó un criterio de valoración de riesgo de confusión entre marcas totalmente alejado de las reglas ´lógicas y científicas´, establecidas por la doctrina y la jurisprudencia marcarias.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en las contempladas actualmente en la Decisión 486”. Asevera que la Superintendencia “(…) se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.
Con relación a los requisitos de registrabilidad, señala como antecedente jurisprudencial lo sustentado por este Tribunal en el proceso número 14- IP- 98. En cuanto a la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 1- IP-87. Sostiene la registrabilidad de la marca “RICINA” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5, expresando que “(…) efectuado el examen conjuntal de las marcas enfrentadas ‘RICINA’ y ‘RIFOCINA’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial”.
Concluye afirmando, en lo fundamental, que “(…) los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia (…) no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”. d) Terceros interesados No constan en el expediente recibido por este Tribunal intervenciones de la sociedad ROEMMERS INTERNATIONAL S.A. El representante de la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR, considerada también como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda aseverando que “(…) adquirió la titularidad de la marca RICINA de conformidad con la Ley, en razón de que el registro marcario con base en el cual se opuso el demandante, no presenta conflicto con la marca RIFOCINA.
Fue así como se expidió la Resolución 35664 del 30 de Octubre del 2.001 (agregando que) [l]a confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajamiento o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro”. Realiza un análisis de las marcas en conflicto, en su carácter ortográfico, gráfico, fonético y conceptual, con base en jurisprudencia andina y, deja sentado que las denominaciones en conflicto, al no ser idénticas, no pueden inducir a error al público.
Concluye, en síntesis, que “[p]recisamente por ser notoriamente distinta a la marca RIFOSINA (sic) es que se generó el reconocimiento de la marca RICINA, no de otro modo hubiera sido posible obtener su registro”. Con vista a lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada, según así se expresa, con base a lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, correspondiente al antiguo Estatuto de este Tribunal. No obstante esa imprecisión, este Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto vigente actualmente, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere a la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, así como los expresados por la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR, considerada como tercero interesado en este proceso, los cuales han debido ser extraídos, por esa causa, del respectivo escrito aparejado al expediente.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado de este Organismo, por medio de la petición remitida con oficio Nº 0700, de 5 de mayo del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, este Tribunal considera que no procede atender el pedido en los términos formulados, toda vez que ha podido verificar que la solicitud relativa al registro del signo “RICINA” (nominativo) ha sido presentada el 19 de septiembre del 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344.
Por lo expuesto, considera que corresponde realizar la interpretación de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “Disposición Transitoria Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…)
4. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Órgano Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, 135 literales a) y b) y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ha sido ya dicho, el 19 de septiembre del año 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, aquéllas de la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “(…) si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.[2]
5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Se define como marca a aquel signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. De esta definición es fácil concluir que: “[el] carácter distintivo (…), viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.
Así si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión nunca podría constituirse en marca, al no ser apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”.[3] El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser descrito en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
6. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. La MARCA GRÁFICA, por su parte, es considerada como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.
La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Ahora bien, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria y, prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [4]
7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, determinadas restricciones para que un signo sea registrado como marca. En ese sentido, el literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.
Cabe entonces afirmar que un signo sólo es registrable cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión se incurre o no en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en los expresamente fijados en los otros literales del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión.
8. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. En efecto, el artículo 83 busca proteger los derechos de terceros frente a nuevos registros; es de esta forma, que no se podrá otorgar el registro como marca a signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Como se observa, la norma busca proteger tanto al consumidor como al productor, ya que el primero se apropia de lo que realmente necesita sin que un error implique un riesgo para su economía. Al productor, en tanto no ve afectada su inversión y prestigio ganado a través del tiempo. Este Tribunal ha sostenido que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[5] Según lo señalado y, como sostiene el profesor Baylos, “[l]a marca no necesita ser nueva, lo que precisa es tener virtud distintiva”.[6] En esa línea, ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Tribunal, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal considera también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[7] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.
9. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para la realización del cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
“Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. “Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.[8] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [9]
10. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de dos marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que al respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado, entre varios otros, en el Proceso13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
Ha expuesto asImismo este Órgano Comunitario, con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000, lo siguiente: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.
Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.
Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”[10] En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.
Al comparar marcas denominativas, debe llevarse a cabo una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 4.
No son registrables los signos que carezcan de los elementos básicos para constituirse como marca, conforme al artículo 82 literal a) de la Decisión 344. 5. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8.
Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, respecto de los cuales un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados.
El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la administración de tales productos por el público al que están destinados puede ocasionar daños a la salud por efectos derivados de la confusión. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-0169 (7964), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] GONZÁLEZ-BUENO, Carlos (coordinador). Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas. Editorial Thomson, Civitas, Madrid, pág. 136. 2003. [4] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A., España, 1984. Págs. 199 y SS. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000;
G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “Tratado de Derecho Industrial”, editorial CIVILES S.A. Madrid, 1978, pág. 581. [7] OTAMENDI, Jorge, op.cit., p. 152. [8] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires.
Pág. 351 y ss. [9] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000; G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca:“BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.