Año XXIII - Número 1422 Lima, 7 de noviembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 118-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71; 72 literales a), d) y e); 73, literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 5525- L.Y.M. Actor: ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL. Marca: BON O BON (denominativa) Proceso 127-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: GRUPO LEPETIT S.P.A. Marca: “RICINA” (nominativa). Proceso interno N° 2002-0169 (7964) 16 PROCESO 118-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 71; 72 literales a), d) y e); 73, literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 5525- L.Y.M. Actor: ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL. Marca: BON O BON (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador. tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de julio de 2006.

VISTOS: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elemen- I.

ANTECEDENTES. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL A. LAS PARTES: Demandante: ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL Demandados: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 07/11/2006 2.28 d. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 995413 de 16 de julio de 1998, aceptó las observaciones presentadas y negó el registro del signo denominativo BON O BON.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. e. La sociedad ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, el 18 de noviembre de 1998 presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. Terceros interesados: Sociedad COLOMBINA S.A. Sociedad LA UNIVERSAL S.A. La sociedad demandante soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: B. DATOS RELEVANTES. 1.

Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL solicitó el 29 de julio de 1993 el registro del signo denominativo BON O BON para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 40660/ 93. b. La sociedad COLOMBINA S.A. presentó observaciones al registro del signo denominativo BON O BON, con base en la marca denominativa BON BON BUM para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el número 2695 de 1991. c. La sociedad LA UNIVERSAL S.A. presentó una segunda observación al registro del signo denominativo BON O BON, con base en la marca denominativa BON BON LA UNIVERSAL para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el número 62-68. a. La denominación BON BON es genérica y descriptiva; por lo tanto, se debe prescindir de ella al realizar el cotejo marcario.

En efecto, la comparación entre los signos en conflicto se debería hacer entre BUM y BON O BON, por un lado, y entre LA UNIVERSAL y BON O BON, por el otro. b. Aún cuando se considerara que la denominación BON BON no es genérica ni descriptiva, el signo solicitado es perceptible y suficientemente distintivo, ya que posee una O central que le da tal carácter y lo distingue claramente de las marcas observantes. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador. De conformidad con el informe del Juez Consultante, a pesar de haber sido legalmente citado el Ministerio no contestó la demanda. b. Por parte del Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado, mediante el Director Nacional de Patrocinio del Estado, contestó la demanda de la siguiente manera: “De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1998, el Instituto Ecuatoriano de Propie- GACETA OFICIAL dad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía, cuyo representante legal es el Presidente.

Por lo tanto, corresponde a su representante legal comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. c. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. 07/11/2006 3.28 ¾ La denominación BON O BON, por el hecho de tener una O intermedia no deja de ser una denominación distinta de la expresión genérica y descriptiva BON BON.

Tiene el mismo significado fonético e ideológico de dicha expresión genérica y descriptiva y, por lo tanto, es irregistrable en relación con los productos de la clase 30. de la Clasificación Internacional. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Aunque mediante auto de 16 de diciembre de 1998 se ordenó la notificación al Director Nacional de Propiedad Industrial (fl. 00016), ni del informe del Juez Consultante, ni de los documentos anexos al mismo se da cuenta de su comparencia al proceso en su contra. d. Por parte de los terceros interesados. • Sociedad COLOMBINA S.A. La sociedad COLOMBINA S.A. contestó la demanda con los siguientes planteamientos: ¾ La marca BON BON BUM de COLOMBINA S.A. es notoria, ya que es conocida por parte de todo el público, consumidor o no de los productos que protege.

Por lo tanto, dicha marca debe ser protegida. ¾ El análisis de las marcas en conflicto debe hacerse como lo hace el público consumidor que las percibe en el mercado, es decir, como una unidad, y no como la sociedad actora pretende que sean analizadas. ¾ La genericidad y descriptividad de la denominación BON BON debe ser aplicada primero sobre la marca solicitada y determinarse, entonces, su irregistrabilidad. ¾ En la marca BON BON BUM, el término BON BON, por su constante uso en el mercado dentro de la combinación distintiva BON BON BUM, ha pasado a tener un segundo significado (secondary meaning).

Por lo tanto, va más allá del concepto simple y directo que el término por sí sólo puede evocar. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 81; 82, literales a), d), e) y h); y 83, literales a), d), y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 71; 72, literales a) y d); y 73, a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa sustancial vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo BON O BON.

Asimismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 313 (…) Artículo 71 • Sociedad LA UNIVERSAL S.A. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

La sociedad LA UNIVERSAL S.A. contestó la demanda con los siguientes planteamientos: Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los pro- GACETA OFICIAL ductos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 72 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 07/11/2006 4.28 uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…) DECISIÓN 344 Disposición Transitoria Primera (…) (…) Artículo 73 “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el VII.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Comparación entre signos denominativos.

D. Los signos denominativos compuestos. E. Signos genéricos y descriptivos. F. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad. GACETA OFICIAL A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situacio- 07/11/2006 5.28 nes jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con GACETA OFICIAL lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o (…) de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a 07/11/2006 6.28 “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo BON O BON se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. GACETA OFICIAL 07/11/2006 7.28 B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identifi- 07/11/2006 8.28 car unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

El requisito en mención tiene como fundamento prevenir el monopolio de términos privados de distintividad. 2. La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo ob3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL serva una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario al amparo de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, per4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 07/11/2006 9.28 ceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión citada.

La ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. a. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con las causales de irregistrabilidad, que para el caso bajo estudio se alega en el proceso interno la relacionada específicamente con la descrita en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, establece el Tribunal que la misma consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; es decir, el signo que se pretende registrar no resulta distintivo frente a una marca registrada.

El fundamento de la causal de irregistrabilidad de que se trata es que los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos con respecto a marcas registradas y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible con una marca registrada ya que no posee fuerza distintiva y, de permitirse su registro, se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y él de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. GACETA OFICIAL 07/11/2006 10.28 Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. b. Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que constituyen un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, letras o números; las palabras pueden pro- 5 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL venir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 07/11/2006 11.28 D. LOS SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS.

Como quiera que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217 de 11 de julio de 2005). De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos BON O BON, por un lado, y BON BON BUM y BON BON LA UNIVERSAL, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

E. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. 6 En atención a que en el caso bajo estudio la sociedad demandante argumentó que la denomi- FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL nación BON BON es genérica y descriptiva en relación con los productos que ampara, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, así como a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta del requisito de la distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos. 07/11/2006 12.28 neral de las expresiones exclusivamente descriptivas.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El artículo 72, literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos.

El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Corresponderá al juez consultante determinar si conforme con la argumentación de la sociedad COLOMBINA S.A., el término BON BON, en combinación con el término BUM, por su constante uso en el mercado ha pasado a ser novedoso y distintivo en relación con los productos que protege, como para convertirse en descriptivo o genérico de los mismos.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

La doctrina, al tratar el tema Descriptividad vs. Distintividad, deja esbozado lo complejo del asunto. Así lo entiende parte de la doctrina en España al analizar estos problemas en su legislación: “La limitación referida a indicaciones descriptivas supondría un mecanismo adicional del sistema de marcas para prevenir la monopolización de términos privados de distintividad.

Por lo tanto, en el debate en torno a la limitación del art. 37.b) subyace la compleja delimitación entre descriptividad (y genericidad) y distintividad, no exenta de grados y matices. En ocasiones será indubitable el carácter descriptivo de un determinado signo (p.ej. una denominación geográfica), sin embargo otros casos serán más dudosos (signos sugestivos, signos que combinan diversos elementos descriptivos o genéricos, (…))”. 7 Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. El fundamento de la prohibición de su registro radica en la necesidad de la disponibilidad ge- 7 MIRALLES MIRAVET, Sergio. “NOTAS EN TORNO A LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA”.

Publicado en la Revista Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia N° 41. Instituto de Derecho y Ética industrial, Madrid, España, Pág.

33. GACETA OFICIAL F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación la sociedad COLOMBINA S.A., observante, argumentó que la marca BON BON BUM es notoria, es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. 1.

La marca notoria. La marca notoria es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 8 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los 07/11/2006 13.28 principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 73 de la Decisión 313), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 313), independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 9 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 10 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero 9 10 8 Ibídem, Pág. 255.

Ibídem, Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 11 2. La prueba de la notoriedad.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Respecto de este punto, el Tribunal ha manifestado: “La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996).” (Proceso 34-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada den Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207 de 16 de junio de 2005). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requi11 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997.

Págs. 130 y 131. 07/11/2006 14.28 sitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros no son distintivos, es decir, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos BON O BON, por un lado, y BON BON BUN y BON BON LA UNIVERSAL, por el GACETA OFICIAL 07/11/2006 15.28 otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos. reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

CUARTO: Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen en sí y en relación con el signo ya registrado como marca y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

QUINTO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir.

Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 5525L Y M., deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO SEXTO: En los signos denominativos compuestos, el conformado por expresiones genéricas y descriptivas, es susceptible de registro, si contiene expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate y de la marca ya registrada.

SÉPTIMO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/11/2006 16.28 PROCESO 127-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: GRUPO LEPETIT S.P.A. Marca: “RICINA” (nominativa). Proceso interno N° 2002-0169 (7964). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco. apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. - Nº 35664, de 30 de octubre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Dependencia quien, al resolver un recurso de apelación planteado, decidió revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 011072, de 30 de marzo del 2001; declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Roemmers Internacional S.A. y Grupo Lepetit S.P.A.; y, además, conceder el registro de la marca “RICINA” (nominativa) en favor de la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR LTDA., para distinguir productos correspondientes a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de julio de 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 10 de agosto de 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La parte demandante es: la sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A. Solicita, adicionalmente, la actora que como consecuencia de lo anterior se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca “RICINA” (nominativa). 1.3. Hechos relevantes La parte demandada es: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Los terceros interesados en los resultados del proceso son: la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR. y, a la sociedad ROEMMERS INTERNACIONAL S.A. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., mediante Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 19 de septiembre del 2000, la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca “RICINA” (nominativa) para identificar productos farmacéuticos de uso médico (derma- GACETA OFICIAL tológico), artículos pertenecientes a la clase 5 internacional. 1 - Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 497, de 7 de noviembre del 2000. 07/11/2006 17.28 mediante la Resolución Nº 35664, por medio de la cual revocó lo decidido en la Resolución Nº 011072, de 30 de marzo del 2001, declaró infundadas las oposiciones y, concedió el registro del signo solicitado. b) Escrito de demanda - La sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., dentro del término establecido, presentó oposición fundamentada en sus derechos anteriores sobre la marca “RIFOCINA” registrada también en la clase internacional Nº 5.

De igual manera presentó oposición a la solicitud formulada, la sociedad ROEMMERS INTERNATIONAL S.A. con fundamento en la marca “DOROXINA”. - El 30 de marzo del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución Nº 011072, decidió declarar fundadas las oposiciones presentadas y, negar el registro de la marca “RICINA” (nominativa), solicitado por la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, argumentando que la solicitud se encontraba afectada por la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la expresión “RICINA” guarda notables semejanzas con las expresiones “DORIXINA” y “RIFOXINA”, registradas previamente en la misma clase. - La sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, respecto de la Resolución en referencia. - El 26 de julio del 2001, la misma Dependencia decidió el recurso de reposición interpuesto, por medio de la Resolución Nº 23808, por la cual confirmó la resolución inicial en todas sus partes. - El 30 de octubre del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió a su vez el recurso de apelación, 1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

La sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., a través de apoderado, manifiesta que el 19 de septiembre del 2000 la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, solicitó el registro de la denominación “RICINA” (nominativa) como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 5; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, fueron presentadas oposiciones a la misma por parte de la sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., con fundamento en la marca de su propiedad “RIFOCINA” que ampara productos también de la Clase 5 y, de la sociedad ROEMMERS INTERNACIONAL S.A., con fundamento en la marca “DORIXINA”, que protege productos de la misma Clase.

Señala también, que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 011072, de 30 de marzo del 2001, declaró fundadas las oposiciones presentadas y, negó el registro de la denominación solicitada. Posteriormente, la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS FARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la misma Superintendencia emitió finalmente la Resolución Nº 35664, de 30 de octubre del 2001, por la que revocó la decisión contenida en la Resolución 011072, de 30 de marzo del 2003.

Argumenta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “(…) el estudio de registrabilidad del signo RICINA, efectuado por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial ignoró que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca, por cuanto el uso de la marca RICINA afecta indebidamente el derecho que otorga a GRUPPO (sic) LEPETIT S.P.A. el registro de la marca RIFOCINA Nº 50.246 para la misma clase de productos”.

Con la jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 13-IP-97, 10-IP-98 y otros, la actora argumenta la confundibilidad entre los signos RIFOCINA y RICINA. GACETA OFICIAL Por otro lado, señala que quien aprecie el parecido entre ambas denominaciones, debe colocarse en el lugar del presunto comprador, tomando en consideración la naturaleza de los productos.

Así, agrega que “(…) en la Resolución 35.664 se desconoció abiertamente el criterio que la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha señalado debe aplicarse en el cotejo de marcas del sector farmacéutico (…) Por lo tanto, esta OMISION del deber que tenía la Administración de actuar con extremo rigor y cuidado al comparar los signos RIFOCINA y RICINA, generó para los consumidores riesgo de confusión o de error que se materializará cuando las marcas se usen simultáneamente y con ello se potencializó el peligro de que se ocasione lesiones o quebrantos irremediables a la salud de las personas, o inclusive su muerte”.

Considera, además, que deben tomarse en cuenta las semejanzas más que las diferencias que puedan existir entre las marcas. En este punto, sustenta que existen semejanzas entre las denominaciones en conflicto alegando similitudes ortográfica y fonética. Sostiene que se ha violado, también, la disposición del artículo 134 de la Decisión 486, al expresar que “(…) el signo RICINA es similar al grado de resultar confundible con la marca RIFOCINA previamente registrada, aspecto que determina que CAREZCA DE DISTINTIVIDAD y por ende, le resta toda vocación de registrabilidad, de manera que tal signo no cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos en el artículo 134 ibídem para que (sic) susceptible de ser registrado como marca”.

Finalmente, en lo principal, advierte la violación del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 pues, según expresa, dicha disposición prohíbe el registro como marca de los signos que carezcan de distintividad, agregando que “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó un criterio de valoración de riesgo de confusión entre marcas totalmente alejado de las reglas ´lógicas y científicas´, establecidas por la doctrina y la jurisprudencia marcarias.” 07/11/2006 18.28 que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en las contempladas actualmente en la Decisión 486”. Asevera que la Superintendencia “(…) se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Con relación a los requisitos de registrabilidad, señala como antecedente jurisprudencial lo sustentado por este Tribunal en el proceso número 14- IP-98. En cuanto a la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 1-IP-87. Sostiene la registrabilidad de la marca “RICINA” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5, expresando que “(…) efectuado el examen conjuntal de las marcas enfrentadas ‘RICINA’ y ‘RIFOCINA’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial”.

Concluye afirmando, en lo fundamental, que “(…) los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia (…) no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”. d) Terceros interesados c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita No constan en el expediente recibido por este Tribunal intervenciones de la sociedad ROEMMERS INTERNATIONAL S.A. GACETA OFICIAL El representante de la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR, considerada también como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda aseverando que “(…) adquirió la titularidad de la marca RICINA de conformidad con la Ley, en razón de que el registro marcario con base en el cual se opuso el demandante, no presenta conflicto con la marca RIFOCINA.

Fue así como se expidió la Resolución 35664 del 30 de Octubre del 2.001 (agregando que) [l]a confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajamiento o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro”. Realiza un análisis de las marcas en conflicto, en su carácter ortográfico, gráfico, fonético y conceptual, con base en jurisprudencia andina y, deja sentado que las denominaciones en conflicto, al no ser idénticas, no pueden inducir a error al público. 07/11/2006 19.28 Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, así como los expresados por la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR, considerada como tercero interesado en este proceso, los cuales han debido ser extraídos, por esa causa, del respectivo escrito aparejado al expediente.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS Concluye, en síntesis, que “[p]recisamente por ser notoriamente distinta a la marca RIFOSINA (sic) es que se generó el reconocimiento de la marca RICINA, no de otro modo hubiera sido posible obtener su registro”. Con vista a lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada, según así se expresa, con base a lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, correspondiente al antiguo Estatuto de este Tribunal. No obstante esa imprecisión, este Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto vigente actualmente, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere a la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado de este Organismo, por medio de la petición remitida con oficio Nº 0700, de 5 de mayo del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, este Tribunal considera que no procede atender el pedido en los términos formulados, toda vez que ha podido verificar que la solicitud relativa al registro del signo “RICINA” (nominativo) ha sido presentada el 19 de septiembre del 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Por lo expuesto, considera que corresponde realizar la interpretación de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL 07/11/2006 20.28 En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…)

4. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Órgano Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, 135 literales a) y b) y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ha sido ya dicho, el 19 de septiembre del año 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

(…) Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, aquéllas de la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.

DECISIÓN 486 Al respecto el Tribunal ha señalado que: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” “(…) si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 2 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “Disposición Transitoria Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. 2 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Se define como marca a aquel signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. De esta definición es fácil concluir que: “[el] carácter distintivo (…), viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión nunca podría constituirse en marca, al no ser apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 3 El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita 3 GONZÁLEZ-BUENO, Carlos (coordinador).

Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas. Editorial Thomson, Civitas, Madrid, pág. 136. 2003. 07/11/2006 21.28 la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser descrito en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea so- GACETA OFICIAL 07/11/2006 22.28 bre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 4 La MARCA GRÁFICA, por su parte, es considerada como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Ahora bien, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria y, prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, determinadas restricciones para que un signo sea registrado como marca.

En ese sentido, el literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca. Cabe entonces afirmar que un signo sólo es registrable cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión se incurre o no en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en los expresamente fijados en los otros literales del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión. “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

8. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA “(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la En efecto, el artículo 83 busca proteger los derechos de terceros frente a nuevos registros;

La identidad y la semejanza 4 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A., España, 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL es de esta forma, que no se podrá otorgar el registro como marca a signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Como se observa, la norma busca proteger tanto al consumidor como al productor, ya que el primero se apropia de lo que realmente necesita sin que un error implique un riesgo para su economía. Al productor, en tanto no ve afectada su inversión y prestigio ganado a través del tiempo. Este Tribunal ha sostenido que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Según lo señalado y, como sostiene el profesor Baylos, “[l]a marca no necesita ser nueva, lo que precisa es tener virtud distintiva”. 6 En esa línea, ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Tribunal, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servi5 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000; G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “Tratado de Derecho Industrial”, editorial CIVILES S.A. Madrid, 1978, pág. 581. 07/11/2006 23.28 cios, el riesgo de confusión sería absoluto.

Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal considera también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 7 OTAMENDI, Jorge, op.cit., p. 152. GACETA OFICIAL 07/11/2006 24.28

9. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO cias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para la realización del cotejo de marcas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. “Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 8 “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

10. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de dos marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que al respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado, entre varios otros, en el Proceso13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferen9 8 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires.

Pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000; G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Ha expuesto asImismo este Órgano Comunitario, con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000, lo siguiente: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” 10 En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 10 Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 07/11/2006 25.28 2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

Al comparar marcas denominativas, debe llevarse a cabo una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 4.

No son registrables los signos que carezcan de los elementos básicos para constituirse como marca, conforme al artículo 82 literal a) de la Decisión 344. 5. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8.

Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada GACETA OFICIAL 07/11/2006 26.28 utilización, respecto de los cuales un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la administración de tales productos por el público al que están destinados puede ocasionar daños a la salud por efectos derivados de la confusión. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-0169 (7964), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/11/2006 27.28 GACETA OFICIAL 07/11/2006 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú