PROCESO 148-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 93, 94, 95 y 96 de la misma Decisión. Marca: COSTA DEL PACIFICO.
Actor: CERVECERÍA DEL PACÍFICO S.A. Proceso interno Nº 63-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 63-2005.
El auto de 31 de octubre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CERVECERÍA DEL PACÍFICO, S.A. de C.V. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero Interesado: señor Alejandro La Torre Ponciano. b) Hechos El 8 de marzo de 1999, el señor Alejandro La Torre Ponciano, presentó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, solicitud de registro como marca del signo COSTA DEL PACIFICO para distinguir productos de la clase 32.
El 11 de mayo de 1999, CERVECERÍA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. (México) formuló observación manifestando ser titular de la marca PACIFICO (mixta) registrada en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, también para distinguir productos de la clase 32. Por Resolución Nº 14458-1999/OSD-INDECOPI, de 30 de diciembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar FUNDADA la observación formulada por CERVECERÍA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. de México y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por ALEJANDRO LA TORRE PONCIANO (…)”.
Contra dicha Resolución, Alejandro La Torre Ponciano interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1038-2001/TPI-INDECOPI, de 6 de agosto de 2001, decide: “REVOCAR la Resolución Nº 14458-1999/OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto COSTA DEL PACÍFICO, solicitada por Alejandro La Torre Ponciano (…) para distinguir cervezas de la clase 32 (…)”.
CERVECERÍA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. interpuso demanda contencioso administrativa, contra la Resolución Nº 1038-2001/TPI-INDECOPI de 6 de agosto de 2001. Alejandro La Torre Ponciano manifiesta que por Resolución 1322-1999/TPI, de 8 de noviembre de 1999, se “canceló por falta de uso el registro de la marca de producto PACIFICO (sic) (…) a favor de Cervecería del Pacífico S.A. de C.V. (…) que en mérito a la referida cancelación la observante ha perdido el derecho al uso exclusivo de su marca”.
El 24 de septiembre de 2004, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, emitió providencia en la que declaró: “INFUNDADA la demanda interpuesta por Cervecería del Pacífico Sociedad Anónima de C.V. (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, este recurso se encuentra en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 inciso a) de la Decisión (…) 344, y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que es titular de la marca PACIFICO (mixta) en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Sostiene que la Resolución Nº 1038- 2001/TPI-INDECOPI no se encuentra arreglada a la ley ni a los hechos acreditados, que es inválida e ineficaz, dado que las marcas en cuestión son confundibles entre sí y debió denegar el registro de la marca COSTA DEL PACIFICO. Al referirse a la confusión de los signos en conflicto, realiza citas doctrinarias y jurisprudenciales y concluye que al confrontar las marcas “en forma sucesiva y desde la perspectiva del consumidor medio, son confundibles entre sí”, que ambas marcas distinguen productos de la clase 32 por lo que “estando ambas marcas destinadas a distinguir los mismos productos, el examen debe ser riguroso”.
Dice que: “Teniendo en consideración los conceptos antes transcritos resulta evidente que la marca PACIFICO (sic) constituida por el nombre del océano más grande del planeta y la marca COSTA DEL PACIFICO que hace referencia a la orilla de dicho mar son, fuera de toda duda, confundibles entre sí” y que “debe tenerse en consideración la semejanza gráfica, fonética de las marcas en cuestión. La marca COSTA DEL PACIFICO y la marca PACIFICO (sic) comparten en común el término PACIFICO que constituye la marca de Cervecería del Pacífico S.A. de C.V. así como es la porción principal y característica de la marca de Alejandro La Torre Ponciano”.
También dice que: “En el caso de autos se concedió registro a la marca COSTA DEL PACIFICO, pese a ser confundible con la marca PCIFICO (sic), con lo cual se causa un evidente perjuicio a la titular de estas marcas, nuestra representada Cervecería del Pacífico S.A. de C.V.”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.
Sobre la supuesta confundibilidad entre los signos en conflicto alegada por la demandante dice que “la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor (…)” y que “los signos en litis cuentan con suficientes diferencias tanto a nivel fonético como gráfico que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al consumidor (…).
En efecto, desde el punto de vista fonético las marcas COSTA DEL PACIFICO (solicitada) y PACIFICO (sic) (en la que se sustentó la observación), difieren en su extensión y si bien comparten el término PACIFICO, la distintiva secuencia de las vocales que conforman los signos y el sonido que producen los términos COSTA y DEL, en el signo solicitado determinan que en conjunto su pronunciación sea diferente (…).
En el aspecto gráfico (…) los signos difieren en el número de términos que los conforman (tres) y (uno) y si bien comparten el término PACIFICO, la presencia en el signo solicitado de los términos COSTA y DEL, determina que en conjunto la escritura e impresión visual de los signos sean diferentes (…). Es por las razones antes expuestas que la autoridad administrativa consideró que las marcas ‘COSTA DEL PACIFICO’ y ‘PACIFICO’ (sic) no resultan confundibles, siendo posible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor respecto a los productos o a su origen empresarial”.
Manifiesta que de la jurisprudencia citada por la actora resulta que “las mismas han sido expedidas atendiendo a las especiales particularidades de cada caso, y que la actora de manera tendenciosa y efectista pretende asimilar al presente”. El curador procesal designado para el demandado Alejandro La Torre Ponciano, al referirse a la confundibilidad de los signos en conflicto dice que: “basta efectuar una simple comparación desde el punto Fonético (sic) y gráfico ambos signos solicitados difieren entre sí; en consecuencia los signos en litigio para determinar que vistos en conjunto y en forma sucesiva no son confundibles entre sí a nivel gráfico y fonético, no están conformados por el mismo número de sílabas”.
Indica que “no existe confusión entre las marcas en litigio de manera que debe declararse infundada la incoada”. Manifiesta que: “el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. En realidad la consideración más importante son las semejanzas y no las diferencias de los signos litis (sic). Además tratándose específicamente de Cervezas, debe tenerse en cuenta que el publico (sic) por lo general se guía por las experiencias que ha tenido en relación a dichos productos en el mercado, así como por sus gustos personales y por el precio del producto”.
Argumenta que no existe similitud fonética ni gráfica capaz de inducir a confusión al público consumidor. e) Apelación En el recurso de apelación la actora manifiesta que “lo resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República no sé (sic) encuentra ajustado a derecho, causándonos por lo tanto agravio”, en este recurso la actora usa los mismos argumentos de hecho y de derecho que en la demanda contencioso administrativa.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca COSTA DEL PACIFICO fue el 8 de marzo de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 93, 94, 95 y 96 de la misma Decisión 344 por ser aplicables al caso concreto.
Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
Artículo 94.- La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares a la presente y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1.
Aplicación jurisprudencial 1.1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 97-IP-2006, de 11 de octubre de 2006, emitida para la causa interna N°. 2096-2003, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta, cuya copia se adjunta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo COSTA DEL PACIFICO, cuya solicitud de registro fue presentada el 15 de diciembre de 1999, cumple con los requisitos del artículo 81 de al Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 1.2.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 29-IP- 2006, de 19 de abril de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1348, de 30 de mayo de 2006, marca: CHIKI (mixta) emitida dentro del proceso interno Nº 1592-2003.
Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo COSTA DEL PACIFICO y la marca PACIFICO. 2.
Aplicación al caso concreto 2.1. Clase de marcas: denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.
(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 2.2.
De las observaciones: legitimación, procedimiento y debida motivación De los artículos 93 al 96 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que tendrá interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.
También tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
La Oficina Nacional Competente en ejercicio de lo facultado por el artículo 94 de la Decisión 344, podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en dicho artículo, es decir, que la Oficina Nacional Competente, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las referidas causales, lo que es reiterado por el artículo 95 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 94, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos.
Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga. El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Al respecto el Tribunal ha señalado: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca ( )”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856, de 24 de octubre de 2002, marca: “LIMPLUS”).
Asimismo el Tribunal ha manifestado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.
(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”). La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe ser debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y en el caso de autos las normas que correspondería tomar en cuenta serían las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que dentro de los requisitos exigidos por el artículo 94, en su literal a), se encuentran las solicitudes presentadas extemporáneamente y en su literal d) se encuentran las que no hayan pagado las tasas de tramitación correspondiente.
En el caso concreto, la demandante informa que presentó sus observaciones dentro del término legal y sin que ésta incurra en las causales del artículo 94; sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el tema, al contestar a la demanda manifiesta que los documentos que obran en el expediente prueban que el documento remitido vía fax se recibió el 13 de marzo, día en el que se cumplía el término, pero fuera del horario de trabajo y que los documentos presentados no demuestran el pago de las tasas correspondientes y que éstas no fueron tramitadas.
Por lo tanto el Juez Consultante deberá examinar si las observaciones fueron presentadas en tiempo hábil, es decir y si se pagaron las tasas correspondientes, con base en lo cual deberá aceptar o rechazar las observaciones. De todas formas, la aceptación o no de dichas observaciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.
Con relación a este tema, el Tribunal ha dicho: “De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro marcario está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico”.
(Proceso 01-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1369, de 12 de julio de 2006, marca: OXIGENE); tomando en cuenta, en el caso concreto, que según la demandante, CERVECERÍA DEL PACÍFICO, S.A. de C.V., se canceló por falta de uso el registro de la marca de producto PACIFICO (mixta). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: En la comparación de un signo denominativo y un signo mixto, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Además, el Juez Consultante, en el caso de autos, deberá analizar los signos denominativos y dentro de éstos los signos denominativos compuestos.
Éstos signos serán registrables en el caso de que se encuentren integrados por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.
CUARTO: Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial.
La Oficina Nacional Competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido admitidas a trámite.
En el caso de que la Oficina Nacional Competente admita las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro.
El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
QUINTO: El Tribunal ha dicho, “(…) como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro marcario está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico”.
(Proceso 01-IP-2006, ya citado). La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 63-2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA