Año XXIV - Número 1468 Lima, 22 de febrero de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 154-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 136 literal h) de la misma Decisión. Actor: Sociedad BURGER KING CORPORATION. Marca: “SUPPER KING” (mixta). Expediente Interno Nº 20050304 Proceso 156-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 15, 20, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 34, 44 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad NOVARTIS AG. Patente: “COMPOSICIÓN HERBICIDA SINERGÍSTICA Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE HIERBAS”. Expediente Interno Nº 2003-0248 Proceso 148-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 93, 94, 95 y 96 de la misma Decisión. Marca: COSTA DEL PACIFICO.

Actor: CERVECERÍA DEL PACÍFICO S.A. Proceso interno Nº 63-2005 Proceso 152-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 368-2005.

Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: ZINACID Proceso 153-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo “CASINO” (nominativo). Actor: CASINO GUICHARD PERRACHON.

Proceso interno Nº 2004-00351 Para nosotros la Patria es América 47 GACETA OFICIAL 22/02/2007 2.52 PROCESO 154-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 136 literal h) de la misma Decisión. Actor: Sociedad BURGER KING CORPORATION. Marca: “SUPPER KING” (mixta). Expediente Interno Nº 2005-0304. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 26 de septiembre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 17 de octubre de 2006. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad BURGER KING CORPORATION. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: el señor JOSÉ RODRIGO LIEVANO M. 1.2. Acto demandado La sociedad BURGER KING CORPORATION, a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución Nº 033098, de 30 de diciembre de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió: Declarar infundada la oposición formulada por la sociedad BURGER KING CORPORATION y conceder el registro de la marca mixta SUPPER KING (mixta), para distinguir: “Servicio de Restaurante (alimentación)”; servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición; a favor del señor José Rodrigo Lievano M., por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. - Resolución 002708, de 11 de febrero de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición, decidió: Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 033098 de 30 de diciembre de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y conceder el recurso de apelación interpuesto. - Resolución 14699, de 24 de junio de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación interpuesto, resolvió: “Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 033098 del día 30 de diciembre de 2004 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos”.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene la cancelación del registro de la marca mixta “SUPPER KING” para la clase 43 internacional; y que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. GACETA OFICIAL 22/02/2007 3.52 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 28 de abril de 2004, el señor JOSÉ RODRIGO LIEVANO M. solicitó el registro del signo mixto “SUPPER KING”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca solicitada es la siguiente: - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 542 de 30 de julio de 2004. - La sociedad BURGER KING CORPORATION presentó oposición a la solicitud, con base en la marca previamente registrada “BURGER KING”, en las clases 29, 30, 31, 32 y 42 internacional.

Marcas registradas y vigentes: (Certificado No. 215910) - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 033098, de 30 de diciembre de 2004 y resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad BURGER KING CORPORATION y conceder el registro del signo mixto “SUPPER KING” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 internacional a favor del señor JOSÉ RODRIGO LIEVANO M. - La División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición interpuesto, a través de Resolución Nº 002708, de 11 de febrero de 2005, confirmó la Resolución Nº 033098, de 30 de diciembre de 2004. - El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, a través de Resolución Nº 14699, de 24 de junio de 2005, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 033098, de 30 de diciembre de 2004 que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad BURGER KING CORPORATION. b) Fundamentos de la Demanda BURGER KING CORPORATION, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Miami, Florida, Estados Unidos de América, a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho: 1.

Argumenta la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “[p]ues, equivocadamente la oficina de Marcas, concedió el registro de la marca mixta ‘SUPPER KING’ en la clase 43 internacional, a pesar de no ser viable su registro, por ser similarmente confundible con las marcas ‘BURGER KING’ previamente registradas y vigentes, en nuestro país (…)”.

(Certificado No. 223030) 2. Añade que “no cabe desconocer, el hecho de que el signo ‘BURGER KING’ debido a su extensión, producto de la gran inversión en GACETA OFICIAL recursos humanos y económicos, ha alcanzado en nuestro país, un alto reconocimiento y posicionamiento dentro del mercado nacional; adicional a su extensión y difusión a nivel mundial, haciendo que tal signo sea notoriamente conocido por la amplia y extensa gama de consumidores hacia los cuales van dirigidos”. 3.

Observa que “los signos, adicional a ser morfológicamente CASI IDÉNTICOS, están destinados a distinguir la misma clase de servicios, lesionando no sólo el derecho de exclusividad (…) sino adicionalmente causando confusión, error y engaño entre los consumidores”. 4. Resalta que en ambas marcas “resulta esencial, sustancial y predominante la expresión ‘KING’”, que es la que les dota de aptitud distintiva a los signos. En este contexto señala que “es evidente que por su ubicación y por su pronunciación, en ambas marcas el elemento predominante esta (sic) formado por la expresión ‘KING’, sin que exista duda de la habilidosa imitación que se hace de la marca de mí (sic) representada: ‘BURGER KING’, previamente registrada y vigente, pues que la marca ‘SUPPER KING’, reproduce al signo de mí (sic) representada, y no obstante, a estar acompañada de un diseño, la parte esencial y predominante del signo solicitado e injustamente otorgado sigue siendo ‘KING’, palabra que a su vez, también resulta esencial y predominante dentro del signo ‘BURGER KING’”. 5.

Observa que “cuando el consumidor vaya a acceder a los servicios ofrecidos por el signo ‘SUPPER KING’, automáticamente va a venir a su mente la marca ‘BURGER KING’ de mí (sic) representada, pues la conoce previamente, lo cual con absoluta certeza va a generar riesgo de confusión y asociación, al considerar razonablemente el consumidor que el servicio ofrecido por la marca ‘SUPPER KING’ guarda un mismo vínculo con los productos y servicios a distinguir por el signo distintivo ‘BURGER KING’”. 6.

Indica que “los signos van a tener IDÉNTICOS CANALES DE PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACIÓN, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores”. 22/02/2007 4.52 7. Argumenta, asimismo, la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, advierte que “en el examen de fondo no se tuvo en cuenta el grado de similitud de la marca base de las oposiciones, no se aplicó correctamente los presupuestos de irregistrabilidad de los signos y no se interpretaron adecuadamente las disposiciones vigentes aplicables, configurándose también una falsa e inapropiada motivación”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”. 1.

Señala que “el signo ‘SUPPER KING’ (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”. 2.

Añade que “[e]ntre las expresiones en conflicto ‘SUPPER KING’ (mixta) frente a ‘BURGER KING’ existen elementos diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. 3. Advierte que “si bien los signos confrontados ‘SUPPER KING’ y ‘BURGER KING’ comparten la expresión ‘KING’, se tiene que el signo solicitado ‘SUPPER KING’ tiñe (sic) elementos suficientemente distintivos y no induce al público a error respecto de la marca anteriormente registrada ‘BURGER KING’”. 4.

Asimismo, señala que “las marcas en debate no presentan semejanzas que generen confusión directa e indirecta, habida cuenta que por una parte los elementos denominativos, GACETA OFICIAL tienen significados conceptuales propios y distintos, que a pesar de estar escritos en el idioma inglés, son fácilmente comprensibles por el público consumidor.

Así se tiene que la marca solicitada ‘SUPPER KING’ se entiende en español como ‘SUPPER REY’, en tanto que la marca previamente registrada se entiende como ‘HAMBURGUESA REY’ o ‘REY HAMBURGUESA’, siendo fácilmente comprendidas por el público consumidor de nuestro país, por cuanto se trata de palabras frecuentemente usadas con esa connotación; así se tiene que las diferencias conceptuales empalidecen las similitudes fonéticas o visuales pueden enfrentar los signos enfrentados”. 5.

Concluye manifestando que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas”. 22/02/2007 5.52

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “SUPPER KING” (mixto), clase 43, fue presentada el 28 de abril de 2004, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión 486.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. d) Tercero interesado La contestación del señor JOSÉ RODRIGO LIEVANO M., considerado como tercero interesado en esta causa, no se encuentra en el expediente recibido por este Tribunal, conforme constancia de Secretaría; a pesar de que en el oficio Nº 1408, de 5 de septiembre de 2006, se indica expresamente la remisión del mencionado documento.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 17 de octubre de 2005. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;

GACETA OFICIAL e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. ( ) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

(…) 22/02/2007 6.52 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; Clases de marcas: Marcas Denominativas Compuestas y Mixtas, Comparación entre marcas en conflicto; Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza;

Riesgo de confusión: directa e indirecta; Reglas para realizar el cotejo marcario; Signos en idioma extranjero, palabras de uso común; La marca notoria y su prueba, la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; La conexión competitiva; Procedimiento para el examen de registrabilidad: concesión o denegación del registro, debida motivación.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 110-IP-2006, de 28 de junio de 2006, marca “NEW SKIN” (mixta), emitida para la causa interna No. 2003-00291, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo “SUPPER KING” (mixto), cumple con los requisitos sustantivos contemplados en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, además, si no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la misma Decisión.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas Compuestas y Mixtas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas y comparación entre marcas mixtas. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente exhortar al Consejo de Estado de la República de Colombia, que estudie y aplique al GACETA OFICIAL caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 110-IP-2006, de 28 de junio de 2006, marca “NEW SKIN” (mixta), emitida para la causa interna No. 2003-00291, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta, relativa a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

En consecuencia, si el Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativa compuesta y mixta, determina que en la marca predomina el elemento verbal, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y habrá de examinarse, especialmente, la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 1 Y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Asimismo, el Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas, debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la 1 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/02/2007 7.52 marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 2

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial ya citada, correspondiente al Proceso 110-IP-2006.

El Juez Consultante debe tener especial cuidado al realizar el estudio entre los signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: Confusión Directa e Indirecta Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estu2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. GACETA OFICIAL 22/02/2007 8.52 tener en cuenta la naturaleza de los productos. 4 die y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 110-IP-2006, ya citado.

Este Órgano Jurisdiccional enfatiza: (i) que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad; y, (ii) que para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparez- Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL can en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5

3.6. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 110-IP-2006, ya citado, toda vez que el signo solicitado a registro “SUPPER KING” corresponde a un signo en idioma extranjero.

Este Órgano Jurisdiccional destaca que en el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, se debe presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede su registro; sin embargo, no será registrable si el significado conceptual de las palabras que lo integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

3.7. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/02/2007 9.52 ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 6 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 7 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 8 La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas por quien la alega las circuns- 6 7 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/02/2007 10.52 tancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). Por razones más bien ilustrativas, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41): La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca.

( ) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”. (Carlos FernándezNovoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido Asimismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas.

Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria.

Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 136, literal h) de la Decisión 486, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 9 9 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas”. (Luis Alberto Marco Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641).

Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”.

(Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar también que “En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo sólo a estas últimas la protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio.

Sin embargo, la terminología y la práctica relativas a esta distinción difiere ligeramente en el mundo. Por eso la Unión de París y la OMPI han unificado la protección de este tipo de marcas, tutelando más allá de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (…)” (Ángel García Vidal: “La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no regula de modo expreso a la marca renombrada, y la protección que brindan sus disposiciones a la marca notoria se encuentra establecida como si se tratase del alto renombre. La figura de la marca renombrada no se encuentra prevista en la norma comunitaria aplicable al presente caso, a pesar de que su mayor difusión –conforme a destacada doctrina– en el conocimiento de los consumidores la diferencia de la notoria, no obstante, la protección de la marca notoria sí se encuentra expre- 22/02/2007 11.52 samente protegida por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial ahora interpretado, también va más allá de los principios de territorialidad y de especialidad.

Sobre el tema y aclarando la anterior afirmación, el Tribunal, en la interpretación efectuada a las disposiciones que sobre marca notoria contempla la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha sostenido que: “el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o ‘público relevante’ de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta; sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (…).

Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión (…) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344”.

(Proceso 41-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 450, de 21 de junio de 1999, marca: “SUPERMANI”). No obstante, si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél sig- GACETA OFICIAL no que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo más allá del simple criterio de conexión competitiva.

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre productos y servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

A fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca (clase 43) y los productos y servicios amparados por la marca ya registrada (clases 29, 30, 31, 32 y 42).

A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 22/02/2007 12.52 En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos o servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 10 Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en el Proceso 8-IP95, 11 con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión -predecesoras de la 344 y de la 486, objeto de esta interpretación- dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 ( ) la limita- 10 11 Proceso 9-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. Proceso 08-IP-95, sentencia de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los Procesos 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”.

GACETA OFICIAL ción del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ( ) este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág.90)”.

3.9. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 110-IP-2006, ya citado. Este Tribunal destaca que a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Debida motivación Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencio- 22/02/2007 13.52 so Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 110-IP-2006, ya citado.

Este Órgano Jurisdiccional advierte que la resolución que conceda o deniegue un registro marcario debe ser debidamente motivada y debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basan para emitirlos. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras, con o sin significación conceptual.

Los signos mixtos, por su parte, se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

GACETA OFICIAL En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tengan que cotejar los elementos denominativos de los signos y dentro de éstos se encuentren signos denominativos compuestos, en el examen de registrabilidad habrá de analizarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen.

Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente con relación a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad para su registro, el signo es registrable. 3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso 22/02/2007 14.52 que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, la transliteración o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 7.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos y servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 8.

La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el regis- GACETA OFICIAL 22/02/2007 15.52 tro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20050304, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA PROCESO 156-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 15, 20, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 34, 44 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad NOVARTIS AG. Patente: “COMPOSICIÓN HERBICIDA SINERGÍSTICA Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE HIERBAS”. Expediente Interno Nº 2003-0248. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 27 de octubre de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: VISTOS: 1.1. Las partes Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 2 de octubre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el La parte demandante es: la sociedad NOVARTIS AG.

GACETA OFICIAL La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2. Actos demandados La sociedad NOVARTIS AG., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución Nº 30891, de 26 de septiembre de 2002, proferida por la Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA (sic) Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE HIERBAS”; y, notificar a la apoderada de NOVARTIS AG., el contenido de la presente resolución, concediéndole además el recurso de reposición. - Resolución Nº 030, de 13 de enero de 2003, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio (E), mediante la cual se resuelve “Rechazar el recurso interpuesto (…).

Como consecuencia de lo anterior rechazar las solicitudes de modificación y división propuestas.” Y, por otro lado, advirtiendo que contra esta resolución “no procede recurso alguno y que se agotó la vía gubernativa”. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que “se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar privilegio de patente para la invención titulada “Composición Herbicida Sinergística y Método para el Control de Hierbas” contenida en el expediente Nº 98003691 y para las invenciones contenidas en las seis (6) solicitudes de patente divisionales que se desprendieron de la misma”.

Solicita, asimismo, que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, se notifique el auto admisorio de la demanda a la indicada Superintendencia y al Ministerio Público. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 22/02/2007 16.52 a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 27 de enero de 1998, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la apoderada de la sociedad NOVARTIS AG. solicitó el otorgamiento de patente para la invención titulada “Composición Herbicida Sinergística y Método para el Control de Hierbas”.

A esta solicitud de registro le correspondió el expediente administrativo Nº 98003691. - Mediante Oficio Nº 2628, notificado por fijación en lista el 8 de octubre de 2001, la Jefa de la División de Nuevas Creaciones requirió a la sociedad NOVARTIS AG., para que en el término de sesenta (60) días hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto de fondo sobre patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico No. 202001 en el concepto técnico Nº 1232.

El término legal para dar respuesta a dicho requerimiento vencía el 8 de enero de 2002. El día 28 de noviembre de 2001 se solicitó una prórroga de treinta (30) días para dar respuesta al referido oficio. El nuevo término legal para dar respuesta vencía el 18 de febrero de 2002. En el concepto técnico Nº 1232 se indicó que la solicitud tal cual como se reivindicaba comprendía más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que no se integraba un único concepto inventivo y que, por consiguiente, el objeto reivindicado no cumplía con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - La sociedad NOVARTIS AG. dio respuesta al Oficio Nº 2628, por medio de escrito radicado el 30 de enero de 2002 en la Secretaría de la Superintendencia de Industria y Comercio, exponiendo todos los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador técnico en el sentido de que existía una clara relación técnica en la invención tal cual como fue reivindicada y que, por consiguiente, sí había unidad de invención. - La Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 30891, de 26 de sep- GACETA OFICIAL tiembre de 2002 y notificada por edicto fijado el 21 de octubre de 2002 y desfijado el 1 de noviembre de 2002, mediante la cual se negó el privilegio de patente para la invención titulada “Composición Herbicida Sinergística y Método para el Control de Hierbas”, argumentando que el invento reivindicado por NOVARTIS AG. no guardaba la unidad de invención por cuanto se reclaman diversas composiciones resultantes de mezclarse el compuesto de la fórmula 1 con 9 tipos de herbicidas distintos. - Ante la emisión de la Resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso el recurso de reposición. - El 12 de noviembre de 2002, por medio de Formulario Único de Correcciones y Modificaciones presentado ante la Secretaría de la Superintendencia de Industria y Comercio, se modificaron la memoria descriptiva y las reivindicaciones de la solicitud de patente No. 98003691 en el sentido de limitarla únicamente a mezclas que comprendían el compuesto de la fórmula I con el compuesto de la fórmula II y, así mismo, se informó que se habían presentado 6 solicitudes de patente divisionales para cumplir con el requisito de unidad de invención, el cual, según el criterio del examinador, no se cumplía en este caso. - El 13 de enero de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 030, que fue notificada por edicto fijado el 3 de febrero de 2003 y desfijado el 14 de febrero de 2003, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por NOVARTIS AG. por cuanto en él no se hizo la sustentación exigida por el artículo 52 de Código Contencioso Administrativo y también se rechazaron las solicitudes de modificación de la solicitud original y las seis divisionales presentadas.

Con la expedición de la mencionada resolución quedó agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda NOVARTIS AG., sociedad domiciliada en Basilea, Suiza, a través de apoderada, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Argumenta la violación de los siguientes artículos: 13, 209 y 228 de la Constitución Política; 2 22/02/2007 17.52 y 3 (incisos 1, 5 y 6) del Código Contencioso Administrativo; 2 de la Ley 58 de 1982 y 3 de la Ley 489 de 1998; y, 14, 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con relación al “concepto de la violación” de los artículos 14 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina enfatiza que el artículo 14 de la Decisión 486, que se encuentra en el Capítulo I, “De los Requisitos de Patentabilidad”, indica que los Países Miembros “otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Alude también lo establecido por el artículo 45 de la misma Decisión indicando que “si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable (artículo 20) o no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente (artículos 14 a 19), así lo notificará al solicitante. Si el solicitante no respondiera la notificación dentro del plazo señalado o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional denegará la patente”.

Añade que “[d]e la anterior norma se desprende claramente que la oficina nacional competente únicamente podrá negar el privilegio de patente si la invención no cumple con algunos de los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 14 a 19 de la Decisión 486 (novedad, altura inventiva, susceptibilidad de aplicación industrial y que no esté incursa por lo que la ley no considera como invenciones) o no son patentables a la luz del artículo 20 de la misma Decisión. Así las cosas, no le es dado a la oficina nacional competente negar el privilegio de patente de invención porque la invención no cumple con el requisito de la unidad de invención (artículo 25 de la Decisión 486, Capítulo III, De las Solicitudes de Patente)”.

Observa que la Oficina Nacional Competente no aplicó la norma establecida en el artículo 36 de la Decisión 486, por tanto “nunca le solicitó a mi mandante la presentación de solicitudes divisionales, sino que optó de manera ilegal y arbitraria proceder a negar el privilegio de patente de invención con base en que la invención no cumplía con el requisito de la unidad de inven- GACETA OFICIAL ción (artículo 25 de la Decisión 486).

Negar la patente de mi mandante con fundamento en la supuesta falta de invención no le era viable jurídicamente al autor de la resolución No. 30891 de 26 de septiembre de 2002 y, por esto, dicho acto administrativo viola lo establecido en los artículo (sic) 14 y 45 de la Decisión 486 por aplicación indebida”. Transcribe, asimismo, el artículo 36 de la Decisión 486 y dice que “[t]anto en el oficio No. 2628, relacionado con el concepto técnico No. 1232, como en la resolución No. 30891 de 26 de septiembre de 2002, se indicó que el examinador de patentes era de la opinión que el invento reivindicado por mi mandante en el expediente No. 98003691 comprende más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí y, por lo tanto, no guarda unidad de invención a la luz del artículo 25 de la Decisión 486 “.

Continua diciendo que “[e]n la respuesta dada al oficio No. 2628, presentada ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 30 de enero de 2002, re (sic) reiteró que en el caso del expediente No. 98003691 existe una clara relación técnica entre la invención tal cual como fue reivindicada y que, por lo tanto, si hay unidad de invención. A pesar de los argumentos dados a favor de la patentabilidad del invento de mi mandante, mediante la resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002, la Superintendente de Industria y Comercio negó privilegio de patente para el mismo con el argumento de que éste no guarda unidad de invención porque se reclaman diversas composiciones ya que se mezcla el compuesto de la fórmula I con 9 tipos de herbicidas distintos resultando cada vez mezclas diferentes.” Seguidamente advierte que “[e]n el recurso de reposición interpuesto (…) se indicó que en vista que el examinador consideraba que no había unidad de invención en este caso, en virtud de lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486, se habían presentado seis (6) solicitudes divisionales que contenían la materia reivindicada en la solicitud original y se indicó que quedaba claro, pues, que el invento sí cumplía con el requisito de la unidad de invención. Así, por escritos separados presentados el mismo 12 de noviembre de 2002, se radicaron ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio una mo- 22/02/2007 18.52 dificación a la solicitud original consistente en una limitación a únicamente mezclas del compuesto de la fórmula I y de la fórmula II por un lado y las seis divisionales mencionadas por otro, a las cuales se le asignaron los siguientes números de expediente: 9800369 100000009, 98003691 00000010, 8003691 00000011, 98003691 00000012, 98003691 00000013 y 98003691 00000014”.

Resalta que “[e]n otro aspecto de este mismo punto, debemos llamar la atención sobre el hecho de que mi mandante, al haber hecho uso de la posibilidad de presentar solicitudes divisionales, tenía derecho a que la administración las analizara a la luz de la legislación vigente y tomara una decisión sobre su registrabilidad con base en las normas sobre requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

(…) El no haber estudiado y analizado las solicitudes divisionales presentadas en tiempo oportuno por mi mandante viola por no aplicación el inciso primero del artículo 36”. Realiza un análisis de la supuesta violación, a su decir, de los artículos correspondientes al Código Contencioso Administrativo y de la Constitución Política; y que, en lo principal, indican que “(…) los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio han requerido a varios solicitantes para que presenten solicitudes divisionales, mas niegan a mi mandante el privilegio de patente para su invento por su supuesta falta de unidad de invención, sin que medie una justificación objetiva, razonable y suficiente de por qué el cambio de criterio.

Se le da a mi poderdante un trato desigual y discriminatorio que, naturalmente, viola directamente las reglas de derecho mencionadas”. Como parte de la intervención de NOVARTIS AG., consta en el expediente un alegato de conclusiones en el cual se ratifica en todos los puntos expuestos anteriormente. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

GACETA OFICIAL Con relación a las pretensiones de la demandante, indica que “(…) esta Entidad se permite señalar la imprecisión formulada en dicha pretensión, por cuanto es sabido que a esa Honorable corporación le corresponde estudiar la legalidad o ilegalidad de de (sic) la actuación de la Superintendencia durante el trámite de la solicitud de patente, más no le corresponderá otorgar la concesión de la patente, ya que dicha función es competencia de esta Entidad como así se ha dejado claro en varias oportunidades”.

Respecto a la presunta violación de los artículos 14 y 45 de la Decisión 486, señala que “(…) resulta claro que, el otorgamiento de una patente de invención esta (sic) condicionado al hecho de que el solicitante cumpla cabalmente con todos los requisitos exigidos por la Decisión 486; la ausencia o inexistencia de uno cualquiera de los referidos requisitos determina la negativa de concesión de una patente en tanto no concurren los elementos establecidos por la normatividad andina”.

Al referirse a la supuesta violación del artículo 45 de la mencionada Decisión, dice que “[s]obre el particular, debe advertirse que una vez efectuado el examen de patentabilidad de la solicitud, la División de Nuevas creaciones (sic) de la Superintendencia, en cumplimiento del artículo 45 del (sic) la Decisión 486, notifico (sic) al demandante que la solicitud tal y como estaba reivindicada no integraba un único concepto inventivo, debido a que se reclamaban diversas composiciones y su aplicación, por tal motivo le otorgó al solicitante el término de 60 días para dar respuesta al citado requerimiento”. 22/02/2007 19.52 mento hizo uso del derecho conferido por el artículo 36 inciso primero de la decisión (sic) 486 que le da la potestad de dividir la patente en cualquier momento del trámite, entendiéndose por tal el lapso comprendido entre la solicitud y la decisión de fondo sobre la concesión o denegación de la patente.

Para ellos basta tener en cuenta la materia contenida en el Capítulo IV del título (sic) II de la Decisión 486 y la (sic) normas sobre actuación administrativa, decisiones y vía gubernativa de que trata el código contencioso administrativo”. Asimismo, manifiesta que “(…) [l]a Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de la oportunidad legal prevista para tal efecto informo (sic) debidamente al accionante que la solicitud no cumplía con el requisito establecido en el artículo 25 de la Decisión 486 y dio un término de 60 días para que el solicitante respondiera”.

Concluye que “[e]n consideración a la argumentación anteriormente planteada, resulta evidente que no se configuró vulneración alguna de la Constitución Política, ni tampoco de le (sic) ley en tanto se observaron con exactitud los requisitos fijados por los artículos 14 y 45 de la Decisión 486 como claramente ha quedado demostrado”. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia presenta también un alegato de conclusiones en el cual confirma sus argumentaciones expuestas anteriormente.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Sobre la supuesta violación del artículo 36 de la Decisión 486, asevera que “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio puso en conocimiento efectivo del accionante que su solicitud carecía de unidad inventiva y le dio la oportunidad legal para subsanar dicha omisión. En consecuencia es claro que correspondía la (sic) solicitante efectuar el fraccionamiento de la solicitud dentro del término antes indicado.

Sobre el particular debe esta Superintendencia advertir que es el solicitante es (sic) principal interesado en obtener el privilegio de la patente para su invención y en esa medida es el (sic) quien debe dar adecuada respuesta a los requerimientos efectuados por la administración”. Añade que “[p]or último, es fundamental tener en cuenta que el demandante en ningún mo- Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de octubre de 2006.

GACETA OFICIAL

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tomando en cuenta que la solicitud de otorgamiento de la Patente “Composición Herbicida Sinergística y Método para el Control de Hierbas” fue presentada el 27 de enero de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en lugar de la disposición contenida en el artículo 14, sometida a consulta.

Se considera conveniente extender dicha interpretación, también de oficio, a los artículos 15, 20, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 34 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará los artículos 36 y 45 de la Decisión 486, conforme lo pidió la solicitante, en consideración a que el examen de patentabilidad y la solicitud de las modificaciones de la patente se realizaron en vigencia de la mencionada Decisión. 22/02/2007 20.52 ductos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (…) Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: “Artículo 15. La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. SECCIÓN IV DECISIÓN 344 DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD CAPÍTULO I DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN SECCIÓN I “Artículo 20.

El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de pro- Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro.

GACETA OFICIAL La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad”.

“Artículo 21. Admitida la solicitud la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. “Artículo 22. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. “Artículo 23. Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al afecto establezca cada País Miembro”.

(…) 22/02/2007 21.52 “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.” “Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial. En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”. CAPÍTULO IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. DECISION 486 SECCIÓN III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES (…) “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la no- GACETA OFICIAL tificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; concepto de invención; los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; las reivindicaciones en la solicitud de patente; la unidad de la invención; la división de la patente; la modificación de la solicitud de patente. 22/02/2007 22.52

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 14, 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente, ha sido presentada el 27 de enero del año 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de lo que es posible determinar que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la respectiva solicitud.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada GACETA OFICIAL en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. Asimismo ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.

(Proceso Nº 114-IP-2003. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1028, de 14 de enero del 2004).” 1 La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues, dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Por tanto, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar 22/02/2007 23.52 humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 2 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’– y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 3

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: 2 3 1 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 4 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente” 5. 22/02/2007 24.52 Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo” 6. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 4 5 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.) b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 6 SALVADOR, Jovani Carmen.

Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. GACETA OFICIAL 22/02/2007 25.52 d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 7 ción de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 8 b) Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 9. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 10 “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su aprecia- 7 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 9 10 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R. 3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN13-ILO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.4. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE Requisitos formales; examen de forma La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. 11 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la 11 ÁLVAREZ, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina.

Buenos Aires. 1999. p.103. 22/02/2007 26.52 ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito. La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 12 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento 12 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.

99. GACETA OFICIAL de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio, “… las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 13 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para 13 SALVADOR, Jovaní, Carmen.

El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. 22/02/2007 27.52 determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.

En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344 al indicar: “La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones.

Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención. En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que “la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.” Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: GACETA OFICIAL a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención, ya referido.

Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella. Modificaciones a la solicitud de patente. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa 22/02/2007 28.52 sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado dentro del proceso 21-IP-2000 que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas GACETA OFICIAL reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”. 14 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las in- 14 Proceso 25-IP-2002, sentencia de 8 de mayo del 2002. Publicado en Gaceta Oficial Nº769, de 24 de mayo del 2002. Patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/02/2007 29.52 venciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. 4.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 5.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 6.

Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 7. Admitida la solicitud de patente, la oficina nacional competente examinará si la misma cumple con los requisitos de forma; si se determina que la misma no cumple con los requisitos exigidos, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes; de no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

GACETA OFICIAL Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. 8. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 9.

La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Asimismo, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. 10.

Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 22/02/2007 30.52 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030248, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 22/02/2007 31.52 PROCESO 148-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 93, 94, 95 y 96 de la misma Decisión. Marca: COSTA DEL PACIFICO.

Actor: CERVECERÍA DEL PACÍFICO S.A. Proceso interno Nº 63-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 632005.

El auto de 31 de octubre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CERVECERÍA DEL PACÍFICO, S.A. de C.V. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero Interesado: señor Alejandro La Torre Ponciano. b) Hechos El 8 de marzo de 1999, el señor Alejandro La Torre Ponciano, presentó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, solicitud de re- gistro como marca del signo COSTA DEL PACIFICO para distinguir productos de la clase 32.

El 11 de mayo de 1999, CERVECERÍA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. (México) formuló observación manifestando ser titular de la marca PACIFICO (mixta) registrada en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, también para distinguir productos de la clase 32. Por Resolución Nº 14458-1999/OSD-INDECOPI, de 30 de diciembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar FUNDADA la observación formulada por CERVECERÍA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. de México y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por ALEJANDRO LA TORRE PONCIANO (…)”.

Contra dicha Resolución, Alejandro La Torre Ponciano interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1038-2001/ TPI-INDECOPI, de 6 de agosto de 2001, decide: “REVOCAR la Resolución Nº 14458-1999/OSDINDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto COSTA DEL PACÍFICO, solicitada por Alejandro La Torre Ponciano (…) para distinguir cervezas de la clase 32 (…)”.

CERVECERÍA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. interpuso demanda contencioso administrativa, contra la Resolución Nº 1038-2001/ TPI-INDECOPI de 6 de agosto de 2001. Alejandro La Torre Ponciano manifiesta que por Resolución 1322-1999/TPI, de 8 de noviembre de 1999, se “canceló por falta de uso el registro de la marca de producto PACIFICO (sic) (…) a favor de Cervecería del Pacífico S.A. de C.V. (…) que en mérito a la referida cancelación la observante ha perdido el derecho al uso exclusivo de su marca”.

El 24 de septiembre de 2004, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la GACETA OFICIAL República del Perú, emitió providencia en la que declaró: “INFUNDADA la demanda interpuesta por Cervecería del Pacífico Sociedad Anónima de C.V. (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, este recurso se encuentra en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 inciso a) de la Decisión (…) 344, y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que es titular de la marca PACIFICO (mixta) en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Sostiene que la Resolución Nº 1038-2001/TPI-INDECOPI no se encuentra arreglada a la ley ni a los hechos acreditados, que es inválida e ineficaz, dado que las marcas en cuestión son confundibles entre sí y debió denegar el registro de la marca COSTA DEL PACIFICO. Al referirse a la confusión de los signos en conflicto, realiza citas doctrinarias y jurisprudenciales y concluye que al confrontar las marcas “en forma sucesiva y desde la perspectiva del consumidor medio, son confundibles entre sí”, que ambas marcas distinguen productos de la clase 32 por lo que “estando ambas marcas destinadas a distinguir los mismos productos, el examen debe ser riguroso”.

Dice que: “Teniendo en consideración los conceptos antes transcritos resulta evidente que la marca PACIFICO (sic) constituida por el nombre del océano más grande del planeta y la marca COSTA DEL PACIFICO que hace referencia a la orilla de dicho mar son, fuera de toda duda, confundibles entre sí” y que “debe tenerse en consideración la semejanza gráfica, fonética de las marcas en cuestión. La marca COSTA DEL PACIFICO y la marca PACIFICO (sic) comparten en común el término PACIFICO que constituye la marca de Cervecería del Pacífico S.A. de C.V. así como es la porción principal y característica de la marca de Alejandro La Torre Ponciano”.

También dice que: 22/02/2007 32.52 “En el caso de autos se concedió registro a la marca COSTA DEL PACIFICO, pese a ser confundible con la marca PCIFICO (sic), con lo cual se causa un evidente perjuicio a la titular de estas marcas, nuestra representada Cervecería del Pacífico S.A. de C.V.”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Sobre la supuesta confundibilidad entre los signos en conflicto alegada por la demandante dice que “la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor (…)” y que “los signos en litis cuentan con suficientes diferencias tanto a nivel fonético como gráfico que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al consumidor (…).

En efecto, desde el punto de vista fonético las marcas COSTA DEL PACIFICO (solicitada) y PACIFICO (sic) (en la que se sustentó la observación), difieren en su extensión y si bien comparten el término PACIFICO, la distintiva secuencia de las vocales que conforman los signos y el sonido que producen los términos COSTA y DEL, en el signo solicitado determinan que en conjunto su pronunciación sea diferente (…).

En el aspecto gráfico (…) los signos difieren en el número de términos que los conforman (tres) y (uno) y si bien comparten el término PACIFICO, la presencia en el signo solicitado de los términos COSTA y DEL, determina que en conjunto la escritura e impresión visual de los signos sean diferentes (…). Es por las razones antes expuestas que la autoridad administrativa consideró que las marcas ‘COSTA DEL PACIFICO’ y ‘PACIFICO’ (sic) no resultan confundibles, siendo posible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor respecto a los productos o a su origen empresarial”.

Manifiesta que de la jurisprudencia citada por la actora resulta que “las mismas han sido expedidas atendiendo a las especiales particularidades de cada caso, y que la actora de manera tendenciosa y efectista pretende asimilar al presente”. GACETA OFICIAL El curador procesal designado para el demandado Alejandro La Torre Ponciano, al referirse a la confundibilidad de los signos en conflicto dice que: “basta efectuar una simple comparación desde el punto Fonético (sic) y gráfico ambos signos solicitados difieren entre sí; en consecuencia los signos en litigio para determinar que vistos en conjunto y en forma sucesiva no son confundibles entre sí a nivel gráfico y fonético, no están conformados por el mismo número de sílabas”.

Indica que “no existe confusión entre las marcas en litigio de manera que debe declararse infundada la incoada”. Manifiesta que: “el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. En realidad la consideración más importante son las semejanzas y no las diferencias de los signos litis (sic). Además tratándose específicamente de Cervezas, debe tenerse en cuenta que el publico (sic) por lo general se guía por las experiencias que ha tenido en relación a dichos productos en el mercado, así como por sus gustos personales y por el precio del producto”.

Argumenta que no existe similitud fonética ni gráfica capaz de inducir a confusión al público consumidor. 22/02/2007 33.52 solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca COSTA DEL PACIFICO fue el 8 de marzo de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 93, 94, 95 y 96 de la misma Decisión 344 por ser aplicables al caso concreto. e) Apelación En el recurso de apelación la actora manifiesta que “lo resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República no sé (sic) encuentra ajustado a derecho, causándonos por lo tanto agravio”, en este recurso la actora usa los mismos argumentos de hecho y de derecho que en la demanda contencioso administrativa.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

Artículo 94.- La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá 22/02/2007 34.52 sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares a la presente y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1.

Aplicación jurisprudencial 1.1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 97-IP-2006, de 11 de octubre de 2006, emitida para la causa interna N° 2096-2003, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta, cuya copia se adjunta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo COSTA DEL PACIFICO, cuya solicitud de registro fue presentada el 15 de diciembre de 1999, cumple con los requisitos del artículo 81 de al Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 1.2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio GACETA OFICIAL lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 29-IP2006, de 19 de abril de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1348, de 30 de mayo de 2006, marca: CHIKI (mixta) emitida dentro del proceso interno Nº 1592-2003.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo COSTA DEL PACIFICO y la marca PACIFICO. 2.

Aplicación al caso concreto 2.1. Clase de marcas: denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). 22/02/2007 35.52 En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grá- GACETA OFICIAL fico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 2.2.

De las observaciones: legitimación, procedimiento y debida motivación De los artículos 93 al 96 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que tendrá interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.

También tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoria- 22/02/2007 36.52 mente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

La Oficina Nacional Competente en ejercicio de lo facultado por el artículo 94 de la Decisión 344, podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en dicho artículo, es decir, que la Oficina Nacional Competente, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las referidas causales, lo que es reiterado por el artículo 95 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 94, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos.

Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga. El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca ( )”. (Proceso 61-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856, de 24 de octubre de 2002, marca: “LIMPLUS”).

Asimismo el Tribunal ha manifestado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”). GACETA OFICIAL La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe ser debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y en el caso de autos las normas que correspondería tomar en cuenta serían las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que dentro de los requisitos exigidos por el artículo 94, en su literal a), se encuentran las solicitudes presentadas extemporáneamente y en su literal d) se encuentran las que no hayan pagado las tasas de tramitación correspondiente.

En el caso concreto, la demandante informa que presentó sus observaciones dentro del término legal y sin que ésta incurra en las causales del artículo 94; sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el tema, al contestar a la demanda manifiesta que los documentos que obran en el expediente prueban que el documento remitido vía fax se recibió el 13 de marzo, día en el que se cumplía el término, pero fuera del horario de trabajo y que los documentos presentados no demuestran el pago de las tasas correspondientes y que éstas no fueron tramitadas.

Por lo tanto el Juez Consultante deberá examinar si las observaciones fueron presentadas en tiempo hábil, es decir y si se pagaron las tasas correspondientes, con base en lo cual deberá aceptar o rechazar las observaciones. De todas formas, la aceptación o no de dichas observaciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

Con relación a este tema, el Tribunal ha dicho: “De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro marcario está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el 22/02/2007 37.52 párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico”.

(Proceso 01-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1369, de 12 de julio de 2006, marca: OXIGENE); tomando en cuenta, en el caso concreto, que según la demandante, CERVECERÍA DEL PACÍFICO, S.A. de C.V., se canceló por falta de uso el registro de la marca de producto PACIFICO (mixta). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: En la comparación de un signo denominativo y un signo mixto, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el GACETA OFICIAL riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Además, el Juez Consultante, en el caso de autos, deberá analizar los signos denominativos y dentro de éstos los signos denominativos compuestos.

Éstos signos serán registrables en el caso de que se encuentren integrados por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

CUARTO: Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial.

La Oficina Nacional Competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido admitidas a trámite.

En el caso de que la Oficina Nacional Competente admita las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro.

El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 22/02/2007 38.52 QUINTO: El Tribunal ha dicho, “(…) como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro marcario está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico”.

(Proceso 01IP-2006, ya citado). La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 63-2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 22/02/2007 39.52 PROCESO Nº 152-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 368-2005.

Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: ZINACID. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil seis. Con fecha 17 de enero del 2001, GLAXO GROUP LIMITED (Reino Unido) formuló oposición manifestando ser titular de la marca ZINACEF que distingue también productos de la clase 5.

VISTOS: Mediante Resolución N° 9934-2O01/OSD-lNDEC0PI de fecha 31 de agosto del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. El Oficio Nº 325-2006-SCS-CS, de 8 de septiembre de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 368-2005.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de octubre de 2006. 1. Las partes.

Con fecha 18 de septiembre de 2001, GLAXO GROUP LIMITED, interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Con fecha 13 de noviembre de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, emite la Resolución Nº 15572001/TPI-INDECOPI mediante la cual confirma en todos los extremos la resolución de primera instancia. Con fecha 7 de enero de 2002, GLAXO GROUP LIMITED, presenta demanda contenciosa administrativa contra dicha resolución, la cual es declarada infundada mediante sentencia de fecha 21 de setiembre de 2004 por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema.

La parte actora es GLAXO GROUP LIMITED. Se demanda al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y se tiene como tercero interesado a Healthco Limited. Con fecha 14 de enero de 2005, GLAXO GROUP LIMITED, presenta apelación contra dicha sentencia ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien suspendió el proceso sub materia y elevó la causa al presente Tribunal. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.2 Fundamentos de la Demanda. 2.1. Hechos. Con fecha 22 de noviembre del 2000, Healthco Limited (Inglaterra) solicitó el registro del signo ZINACID, para distinguir productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Señala la actora, GLAXO GROUP LIMITED, que la resolución administrativa de última instancia es nula, ya que los signos en conflicto son confundibles al grado de generar confusión en el público consumidor.

Señala que la última sílaba de los signos ZINACID y ZINACEF, son tan dé- GACETA OFICIAL biles fonéticamente, que no pueden evitar, ni neutralizar la semejanza entre los mismos. Asimismo, que ambos signos están orientados a distinguir los mismos productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3 Contestación a la Demanda.

El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contesta la demanda y argumenta su inconsistencia. Señala que, la administración, al realizar el examen de confundibilidad en aplicación de los criterios que establece la norma nacional de Propiedad Industrial, determinó que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir al público consumidor a confusión, ya que cuentan con suficientes diferencias tanto a nivel gráfico como fonético.

De otro lado, HEALTHCO LIMITED, contesta también la demanda como co-demandada, señalando que la resolución emitida por el órgano administrativo es conforme a ley, y que los signos sub materia no son confundibles al grado de crear confusión en el público consumidor, ya que la comparación debe realizarse desde su conjunto, sin desmembrar los signos en sus partes.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 22/02/2007 40.52 nal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no interpretar el artículo 136 literal a), ya que no se encontraba vigente al momento de la solicitud de registro del signo, ni los restantes incisos del artículo 83 de la Decisión 344, por no ser pertinentes al caso.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: “DECISIÓN 344 ( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) DECISION 486 (…) Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú procede la interpretación prejudicial, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Así mismo, el Tribu- Disposición Transitoria Primera Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente GACETA OFICIAL Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. 22/02/2007 41.52 una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido citados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos: 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. GACETA OFICIAL momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) “(nulidad, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro”.

A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 22/02/2007 42.52 El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesiòn. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso 46-IP-2005.

GACETA OFICIAL Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “ZINACID” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 22/02/2007 43.52 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según lo previsto en el artículo 83, literal a), no podrán registrarse los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. GACETA OFICIAL Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto que la marca, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de 22/02/2007 44.52 un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP98, caso: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso: “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre GACETA OFICIAL otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Sobre la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

(STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso: Lloyd, BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” 22/02/2007 45.52

4. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. Criterio del “Consumidor medio” al hacer una comparación entre signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Respecto de la utilización de un criterio más riguroso al hacer la comparación de signos que distingan productos farmacéuticos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: ‘Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estre- GACETA OFICIAL cha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno’.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: ‘Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas’”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002). Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos. El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: “(…) al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C Nº 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). ‘El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar 22/02/2007 46.52 estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor’”.

(Proceso Nº 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 22 de junio de 2005). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Segundo: Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Tercero: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o anteriormente solicitada para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada GACETA OFICIAL 22/02/2007 47.52 para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Cuarto: Quinto: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 153-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo “CASINO” (nominativo). Actor: CASINO GUICHARD PERRACHON Proceso interno Nº 2004-00351. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135 li- GACETA OFICIAL teral d) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-00351.

El auto del 27 de octubre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1410 de 5 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 15 de abril de 2003, la sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo CASINO (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 528 de 30 de mayo de 2003 al que no se presentaron oposiciones. Por Resolución Nº 32589 de 26 de noviembre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo CASINO (nominativo) por considerar que es confundible con la marca 777 CASINO JACK (mixta) registrada a favor de AIWA CO. para distinguir también productos de la clase

9. CASINO GUICHARD PERRACHON presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada. El primero fue resuelto, por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 00671 de 27 de enero de 2004, confirmó la Resolución impugnada. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 8181 de 23 de abril de 2004, también, confirmó la Resolución Nº 32589. 22/02/2007 48.52 c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 “al considerar que entre las marcas (sic) ‘CASINO’ (nominativa) y ‘777 CASINO JACK’ (mixta) había suficiente identidad como para generar confusión en el público consumidor, y por lo tanto negar el registro (…)”.

Indica que las diferencias entre los signos en conflicto son “suficientes para que éstas se distingan en el mercado sin generar riesgo de confusión en el público consumidor, especialmente teniendo en cuenta que la palabra ‘CASINO’ en la marca ‘777 CASINO JACK’ es una expresión meramente descriptiva para evocar en el consumidor la idea de un casino (…)” y que se debían analizar los signos en conflicto teniendo en cuenta todos los elementos que los integran.

También sostiene que “El hecho de que las marcas en conflicto tengan elementos nominativos no puede justificar que la SIC ignore totalmente la existencia de los elementos gráficos en la marca ‘777 CASINO JACK’ (mixta), a tal punto que esa entidad hace caso omiso de su existencia”. Manifiesta que la marca ‘777 CASINO JACK’ (mixta) evoca en el consumidor la idea de una máquina tragamonedas por la posición de los números 7 y que blackjack es un juego comúnmente practicado en casinos, en cambio “la marca ‘CASINO’ (sic), en cambio, evoca ideas (…)”.

Y señala además que la sociedad AIWA CO. no presentó recurso de oposición. También manifiesta que se violaron los artículos 134 y 135 literal d) de la misma Decisión 486, toda vez que el signo CASINO (nominativo) “contiene los elementos suficientes para ser registrada como marca (…) pues le permite al consumidor de productos de la Clase 09 identificar claramente en el mercado los productos que provienen de mi poderdante”.

Después de citar los requisitos de registrabilidad dice: “En consecuencia, la marca ‘CASINO’ (sic) tiene suficiente aptitud para gozar de la protección que la ley confiere a los signos distintivos (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impug- GACETA OFICIAL 22/02/2007 49.52 nadas, “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”.

Sostiene que expidió las Resoluciones impugnadas en forma legal “(…) negando y resolviendo los recursos de reposición y apelación (…) originadas por la solicitud de registro como marca del signo ‘CASINO’ (Nominativo) (…)”. Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal d) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Indica que “Efectuado el examen conjuntual del signo solicitado a registro ‘CASINO’ (Nominativo), frente a la marca registrada ‘777 CASINO JACK’ (Mixta), es claro que presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

También indica que “entre las marcas (sic) en confrontación ‘CASINO’ (Nominativa), y la registrada ‘777 CASINO JACK’ (Mixta), existen evidentes semejanzas desde el punto de vistas (sic) ortográfico y fonético, habida cuenta que, la marca solicitada está reproducida en la marca registrada, y el hecho de haberle suprimido las expresiones ‘777’ y ‘JACK’, de ninguna manera le da a la marca (sic) solicitada ‘CASINO’ (Nominativa), la distintividad requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas (sic) amparan los mismos productos de la clase 9 internacional (…) Aplicando todos los criterios expuestos a los signos en conflicto, se llega a la conclusión que en el presente caso evidentemente entre la marca registrada ‘777 CASINO JACK’ (Mixta), y la expresión verbal solicitada a registro como marca, ‘CASINO’ (Nominativa), es innegablemente similar al registrado”.

Sostiene igualmente que: “La similitud entre las marcas objeto de debate, se deriva principalmente de la utilización de las mismas letras, que al ser pronunciadas no logran diferenciarse entre sí, encontrándose que la principal y única diferencia son las expresiones ‘777’ y ‘JACK’, las cuales evocan en el consumidor medio el concepto de la marca ya registrada. ‘777 CASINO JACK’ (Mixta)”.

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo CASINO (nominativo) fue el 15 de abril de 2003, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto no se interpretará el literal d) del citado artículo 135 por no ser aplicable al caso concreto Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Por lo que “los actos administrativos acusados, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO: Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio GACETA OFICIAL al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta se referirá a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: Aplicación jurisprudencial al caso concreto 1.

La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencio- 22/02/2007 50.52 so Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1403 de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo “CASINO” (nominativo) cuya solicitud de registro fue presentada el 15 de abril de 2003, cumple con los requisitos del artículo 134 de al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

Clases de marcas: denominativas y mixtas Sobre las marcas denominativas y mixtas, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial 56-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº marca: VITASHAKE (mixta).

Como conclusión, cuando el Juez consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser GACETA OFICIAL el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Al realizar el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo denominativo simple frente a una marca denominativa compuesta, el Juez Consultante, en este caso, sólo debe examinar la relevancia y distintividad del signo solicitado, si tiene capacidad distintiva por si mismo, o sea “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Con base a estos criterios, en el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la marca mixta registrada y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el signo denominativo que se pretende registrar, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, 22/02/2007 51.52 marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna N° 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo “CASINO” (nominativo) y la marca “777 CASINOI JACK” (mixta).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos (denominativo o gráfico) prevalece en la marca mixta registrada y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a GACETA OFICIAL su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el signo denominativo que se pretende registrar, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 22/02/2007 52.52 Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-00351, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú