PROCESO 153-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo “CASINO” (nominativo). Actor: CASINO GUICHARD PERRACHON Proceso interno Nº 2004-00351.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135 literal d) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-00351.
El auto del 27 de octubre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1410 de 5 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 15 de abril de 2003, la sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo CASINO (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 528 de 30 de mayo de 2003 al que no se presentaron oposiciones. Por Resolución Nº 32589 de 26 de noviembre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo CASINO (nominativo) por considerar que es confundible con la marca 777 CASINO JACK (mixta) registrada a favor de AIWA CO. para distinguir también productos de la clase
9. CASINO GUICHARD PERRACHON presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada. El primero fue resuelto, por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 00671 de 27 de enero de 2004, confirmó la Resolución impugnada. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 8181 de 23 de abril de 2004, también, confirmó la Resolución Nº 32589. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 “al considerar que entre las marcas (sic) ‘CASINO’ (nominativa) y ‘777 CASINO JACK’ (mixta) había suficiente identidad como para generar confusión en el público consumidor, y por lo tanto negar el registro (…)”.
Indica que las diferencias entre los signos en conflicto son “suficientes para que éstas se distingan en el mercado sin generar riesgo de confusión en el público consumidor, especialmente teniendo en cuenta que la palabra ‘CASINO’ en la marca ‘777 CASINO JACK’ es una expresión meramente descriptiva para evocar en el consumidor la idea de un casino (…)” y que se debían analizar los signos en conflicto teniendo en cuenta todos los elementos que los integran.
También sostiene que “El hecho de que las marcas en conflicto tengan elementos nominativos no puede justificar que la SIC ignore totalmente la existencia de los elementos gráficos en la marca ‘777 CASINO JACK’ (mixta), a tal punto que esa entidad hace caso omiso de su existencia”. Manifiesta que la marca ‘777 CASINO JACK’ (mixta) evoca en el consumidor la idea de una máquina tragamonedas por la posición de los números 7 y que blackjack es un juego comúnmente practicado en casinos, en cambio “la marca ‘CASINO’ (sic), en cambio, evoca ideas (…)”.
Y señala además que la sociedad AIWA CO. no presentó recurso de oposición. También manifiesta que se violaron los artículos 134 y 135 literal d) de la misma Decisión 486, toda vez que el signo CASINO (nominativo) “contiene los elementos suficientes para ser registrada como marca (…) pues le permite al consumidor de productos de la Clase 09 identificar claramente en el mercado los productos que provienen de mi poderdante”.
Después de citar los requisitos de registrabilidad dice: “En consecuencia, la marca ‘CASINO’ (sic) tiene suficiente aptitud para gozar de la protección que la ley confiere a los signos distintivos (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”.
Sostiene que expidió las Resoluciones impugnadas en forma legal “(…) negando y resolviendo los recursos de reposición y apelación (…) originadas por la solicitud de registro como marca del signo ‘CASINO’ (Nominativo) (…)”. Indica que “Efectuado el examen conjuntual del signo solicitado a registro ‘CASINO’ (Nominativo), frente a la marca registrada ‘777 CASINO JACK’ (Mixta), es claro que presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.
También indica que “entre las marcas (sic) en confrontación ‘CASINO’ (Nominativa), y la registrada ‘777 CASINO JACK’ (Mixta), existen evidentes semejanzas desde el punto de vistas (sic) ortográfico y fonético, habida cuenta que, la marca solicitada está reproducida en la marca registrada, y el hecho de haberle suprimido las expresiones ‘777’ y ‘JACK’, de ninguna manera le da a la marca (sic) solicitada ‘CASINO’ (Nominativa), la distintividad requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas (sic) amparan los mismos productos de la clase 9 internacional (…) Aplicando todos los criterios expuestos a los signos en conflicto, se llega a la conclusión que en el presente caso evidentemente entre la marca registrada ‘777 CASINO JACK’ (Mixta), y la expresión verbal solicitada a registro como marca, ‘CASINO’ (Nominativa), es innegablemente similar al registrado”.
Sostiene igualmente que: “La similitud entre las marcas objeto de debate, se deriva principalmente de la utilización de las mismas letras, que al ser pronunciadas no logran diferenciarse entre sí, encontrándose que la principal y única diferencia son las expresiones ‘777’ y ‘JACK’, las cuales evocan en el consumidor medio el concepto de la marca ya registrada. ‘777 CASINO JACK’ (Mixta)”.
Por lo que “los actos administrativos acusados, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal d) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo CASINO (nominativo) fue el 15 de abril de 2003, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto no se interpretará el literal d) del citado artículo 135 por no ser aplicable al caso concreto Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta se referirá a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: Aplicación jurisprudencial al caso concreto 1.
La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1403 de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo “CASINO” (nominativo) cuya solicitud de registro fue presentada el 15 de abril de 2003, cumple con los requisitos del artículo 134 de al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.
Clases de marcas: denominativas y mixtas Sobre las marcas denominativas y mixtas, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial 56-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº marca: VITASHAKE (mixta).
Como conclusión, cuando el Juez consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.
Al realizar el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo denominativo simple frente a una marca denominativa compuesta, el Juez Consultante, en este caso, sólo debe examinar la relevancia y distintividad del signo solicitado, si tiene capacidad distintiva por si mismo, o sea “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Con base a estos criterios, en el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la marca mixta registrada y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el signo denominativo que se pretende registrar, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 3.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna N° 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo “CASINO” (nominativo) y la marca “777 CASINOI JACK” (mixta).
Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
SEGUNDO: El Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos (denominativo o gráfico) prevalece en la marca mixta registrada y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el signo denominativo que se pretende registrar, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004- 00351, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA