PROCESO 160-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: MELLIZ (mixta). Actor: CREACIONES MELLIZ LTDA. Proceso interno Nº 2004-0267.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0267.
El auto de 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1538, de 19 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero Interesado: sociedad CREACIONES CHAZARI S.A. b) Hechos El 11 de abril de 2003, la sociedad CREACIONES CHAZARI S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo MELLIZ (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial al que presentó oposición la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. con base en el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. Por Resolución Nº 30608, de 29 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición de CREACIONES MELLIZ LTDA. y concedió el registro del signo MELLIZ (mixto) argumentando que la sociedad opositora no probó el uso de su nombre comercial.
La sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada. El primero fue resuelto, por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 33231, de 27 de noviembre de 2003, confirmó la Resolución impugnada. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 35786, de 19 de diciembre de 2003, también, confirmó la Resolución Nº 30608.
Adicionalmente, como cuestiones de hecho, la actora informa que “El 9 de febrero de 1994, la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una solicitud de depósito de su nombre comercial (…) de conformidad con lo cual se presume que los depositantes usan el nombre desde la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación” y que por “Resolución No. 7211 fue concedido el depósito de CREACIONES MELLIZ LTDA. y se otorgó el certificado no. 7940, para identificar actividades relacionadas con los productos de las clases 18, 24 y 25 y servicios de la clase 42 tales como venta de ropa”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por indebida aplicación y que también se violó el literal b) del mismo artículo.
Indica que existe una “indudable semejanza existente entre CREACIONES MELLIZ LTDA., y la palabra MELLIZ. En efecto, toda vez que los elementos ‘Creaciones’ y ‘Ltda’. que componen el nombre comercial de mi representada son generalmente utilizados en el comercio, es el vocablo MELLIZ en donde se concentra la distintividad del signo (…). CREACIONES CRAZARI S.A. escogió el mismo signo para identificar productos relacionados con el ramo de actividades de mi poderdante (…)”.
Dice que la Superintendencia no estudió “la posibilidad de que el uso de la marca MELLIZ genere confusión con el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. (…) las resoluciones impugnadas hacen caso omiso por completo del tema pues una vez analizadas las pruebas aportadas por mi mandante, estiman innecesario referirse a la escasa diferenciación que existe entre CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ (…)”.
Manifiesta que: “El uso del nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., estaba corroborado no solo (sic) con su depósito, sino también con las facturas entonces aportadas, la Certificación del gerente general de Bancolombia (…) y la declaración del revisor fiscal”. Como otros medios de prueba del uso del nombre comercial indica: “El uso del nombre comercial, también se evidencia a través de las certificaciones emitidas por PUBLICAR S.A (…).
La información contable de mi poderdante, puede verificarse a través de las declaraciones de renta que se aportan en este escrito (…). De igual manera, la matrícula mercantil de CREACIONES MELLIZ LTDA., ha sido constantemente renovada (…)”. Se aportan también las etiquetas y publicidad del nombre CREACIONES MELLIZ LTDA. (…). Sobre la confusión entre el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ dice que: “La actividad de mi representada está íntimamente asociada con los productos que CREACIONES CHAZARI S.A., busca identificar bajo el signo MELLIZ, a saber los comprendidos en clase 25 internacional (…)”.
Dice que: “con las pruebas se materializa el uso anterior del nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., que fue depositado muchos años ante de que se solicitara la marca MELLIZ por parte de CREACIONES CHAZARI S.A., el nombre comercial tiene prioridad sobre la marca MELLIZ”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”.
Sostiene dichas resoluciones fueron expedidas legal y válidamente “concediendo el registro de la marca ‘ MELLIZ’ (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Creaciones Chazari S.A.”. La Superintendencia, primeramente, se refiere a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y al riesgo de confusión y de asociación previstos en la Decisión 486.
Sobre el tema del nombre comercial dice: “en el presente caso el conflicto se presenta en cuanto al uso anterior del nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., por parte de la sociedad actora CREACIONES MELLIZ LTDA., y sustento de la marca que nos ocupa (…)” y que de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486 concordante con el artículo 603 del Código de Comercio colombiano “el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso que de éste se haga en el comercio, sin que sea necesario pronunciamiento administrativo a ese propósito que se surte ante esta Superintendencia no tiene otra lectura diferente a ser una prueba de ese primer uso, prueba naturalmente desvirtuable” por lo que correspondía la carga de la prueba a la sociedad actora.
Manifiesta también que: “La parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente 00-30860 las pruebas correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA, de tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa”.
Argumenta que: “resulta evidente que la marca registrada ‘MELLIZ’, a favor de la sociedad Creaciones Chazari S.A. (sic), para distinguir productos comprendidos en la clase 25, registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria pues es suficientemente distintiva y su registro no conllevaría a error o confusión al público consumidor”.
Por lo que: “los actos administrativos acusados (…) no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante”. CREACIONES CHAZARI S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda indicando que: “De acuerdo a las pruebas aportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, esta entidad encontró que NO eran pruebas suficientes que demostraran el uso real y efectivo del nombre comercial CREACIONES MELLIZ, y conforme a las normas del Código de Comercio de Colombia, se desvirtúa así el presunto uso prioritario del Nombre comercial que pretende la Sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. (…).
Las pruebas de dicho uso por parte de la Sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA, no son suficientes para demostrar el uso del nombre comercial, porque pretende con un depósito que es meramente declarativo y que no reúne el requisito fundamental para ser titular del Nombre Comercial”. Hace una referencia a las facturas aportadas como prueba por la actora en el sentido de que en ninguna figura la marca MELLIZ, agrega que: “podemos determinar que no existen Pruebas suficientes, que demuestren el uso real y efectivo con relación a la actividad económica que distingue por parte de la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva, situación que no se ha demostrado (…)”.
Respecto a la confundibilidad argumentada con base al artículo 136 de la Decisión 486 dice: “que la marca de productos de mi representada MELLIZ, reproduce la parte fundamental del nombre CREACIONES MELLIZ, subsiste por si sola, es una Marca Mixta, distintiva, eufónica, y memorizable, además es una Marca restringida que se solicito para distinguir PRODUCTOS de la clase No 25 Internacional, entre la Marca y el Nombre Comercial no existen similitudes (…) y no se puede hablar del riesgo de confusión porque cada uno lo conforman elementos totalmente diferenciales, que permiten que coexistan en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión, además CREACIONES CHAZARI S.A., no conocía de la existencia de la Sociedad CREACIONES MELLIZ (…) ya que el signo MELLIZ es una expresión ARTIFICIOSA y de FANTASIA, que tiene el significado abreviada de las MELLIZAS (…).
El signo ‘MELLIZ’, cuenta con elementos propios que los (sic) hace suficientemente distintivos. Finalmente dice que “la Superintendencia de Industria y Comercio si efectivamente interpreto (sic) y aplico (sic) correctamente las disposiciones comunitarias contenidas en la Decisión 486 (…)”.
CONSIDERANDO
Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo MELLIZ (mixto) fue el 11 de abril de 2003, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 primera parte y 193 de la Decisión 486 y no se interpretará el literal a) del artículo 136 de la misma Decisión, solicitado, por no ser aplicable al caso concreto.
Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. (…) Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.
Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta.
En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso en estudio y la segunda una aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1. Aplicación jurisprudencial 1.1. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca.
Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1403 de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N°. 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo MELLIZ (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 1.2. Marcas mixtas En lo relativo a las marcas mixtas, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, Proceso 2-IP-2006, de 8 de marzo de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1337, de 2 de mayo de 2006, marca: CHANCE ESTRELLA (mixta), emitida para la causa interna 2002-00146, que también fue solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.
Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo, en este caso un nombre comercial, y uno mixto, el signo solicitado, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que, sin embargo, no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.
Con base a estos criterios, en el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la marca mixta solicitada y concedida y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el nombre comercial denominativo, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 2.
Aplicación al caso concreto 2.1. l nombre comercial, su protección y su prueba El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
El citado artículo 190, en concordancia con los artículos 191 y 193 protege al nombre comercial; dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.
Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.
(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo.
Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso Nº 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). En el caso de autos, el Juez Consultante, a la luz de la citada normativa debe analizar si el signo CREACIONES MELLIZ LTDA. el cual fue objeto de depósito ante la Oficina Nacional Competente como nombre comercial, además, de contar con dicho depósito, está siendo usado efectivamente en el comercio. 2.2.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, en lo que corresponda, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP- 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2003, marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la causa interna N°. 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que pudiera inducirse al público a riesgo de confusión o de asociación. Todo esto en concordancia con los artículos 190, 191, 192 primera parte y 193 de la misma Decisión 486.
De la prohibición citada se desprende, también, que no se exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo de confusión o de asociación para que se configure aquella prohibición. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial anteriormente registrado, solicitado para registro, depositado o usado.
Para establecer la existencia de dicho riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados.
Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo ( ) y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo ( )”.
(Proceso 5-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ (mixta).
Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y un nombre comercial denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
En el caso de que prevalezca el elemento denominativo, debe procederse conforme a las reglas establecidas para el cotejo de signos denominativos.
TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial correspondiente y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro, depósito o de su uso efectivo real y efectivo.
CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido respecto al cual el uso de la marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0267, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA