Año XXIV - Número 1469 Lima, 27 de febrero de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 157-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo 134 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2004-0049. Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Marca: DUCAL (nominativa) Proceso 160-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MELLIZ (mixta). Actor: CREACIONES MELLIZ LTDA. Proceso interno Nº 2004-0267 Proceso 161-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 103 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A. Marca: “TRAP-LOC”. Proceso Interno N° 2003-00416-01 Proceso 163-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: KDK (mixta).

Actor: sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. Proceso interno Nº 2002-0440 Proceso 165-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Proceso Interno Nº 2003-0525.

Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: CAPRICHO CREM HELADO Para nosotros la Patria es América 31 GACETA OFICIAL 27/02/2007 2.44 PROCESO Nº 157-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo 134 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2004-0049. Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Marca: DUCAL (nominativa). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 1541, de 25 de septiembre de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2004-0049.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de octubre de 2006. cohólicas de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, presentando oposición al registro la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. con base al registro de marca DUCALES en la clase 30 (harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, galletería, confitería, helados comestibles).

La División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 01151, de fecha 28 de enero de 2003, declaró infundada la oposición y concedió el registro de marca solicitada. LA COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, que fueron resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, que confirman la resolución de primera instancia administrativa, mediante Resoluciones Nº 020627 y 023120, respectivamente.

Así, COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. formula acción de nulidad y restablecimiento del Derecho con fecha 28 de enero de 2004. 1. Las partes. 2.2 Fundamentos de la Demanda. La parte actora es COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Se demanda a la Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, interviene como tercero interesado, OSBORNE SELECCIÓN S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos Con fecha 21 de junio de 2002, la sociedad OSBORNE SELECCIÓN S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, presentó solicitud de registro del signo DUCAL (nominativo), para distinguir bebidas al- Señala la actora que la autoridad administrativa viola la norma comunitaria, especialmente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado reproduce la marca de su propiedad DUCALES, y ambas guardan similitudes ideológicas, ortográficas y fonéticas, por lo que la solicitud de registro de marca debió haber sido denegada.

Finalmente, añade que si bien los signos sub materia no distinguen productos de la misma clase, estos productos tienen los mismos canales de comercialización, mismos medios de publicidad, están vinculados por su uso conjunto o complementario, y pertenecen al mismo género de productos (productos para el consumo humano). GACETA OFICIAL 27/02/2007 3.44 2.3 Contestación a la Demanda.

DECISIÓN 486 La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos impugnados. Solicita denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, por el hecho que si bien los signos sub materia presentan algunas similitudes gráficas, no distinguen los mismos productos, no están destinados a un mismo tipo de consumidor, y no poseen los mismos medios de comercialización. “( ) Por su lado, OSBORNE SELECCIÓN S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, en su contestación a la demanda, agrega que la única figura que impediría el registro de la marca solicitada, sería el hecho que la marca registrada DUCALES fuera notoria, cosa que no sucede en el presente caso, dado que los productos que distinguen los signos no están vinculados competitivamente.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monografías, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…) Artículo 136 Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Asimismo, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar, de oficio, el artículo 134 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: GACETA OFICIAL I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiere.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán “constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca.” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465).

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva”.

(OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a), de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados 27/02/2007 4.44 por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b), de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

En la jurisprudencia europea se destaca que, cuando los productos o servicios designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). En definitiva, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios”.

(Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00). Al respecto el Tribunal ha señalado que “(…) la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo.

La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de GACETA OFICIAL los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño”.

(Proceso Nº 16-IP-96, Marca: “MAMMA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 231, del 17 de octubre de 1996). La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria.

En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos.

La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros, de modo que se pueda inducir al consumidor a error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “( ) que exista identidad entre los 27/02/2007 5.44 signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, Marca: AGUILA DORADA, publicada en la Gaceta Oficial No. 876, de 18 de diciembre de 2002.). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta.

(…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo ( )”.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478). Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el GACETA OFICIAL punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. b. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. c. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. d. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, “( ) que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada 27/02/2007 6.44 por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de considerar, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, cabe señalar que dicha clasificación es meramente referencial, dado que la semejanza de los productos podrá estar determinada por su vinculación o conexión competitiva en cada caso. III. CONEXIÓN COMPETITIVA. Como quiera que dentro del proceso interno se planteó la conexión competitiva entre los productos y/o servicios amparados por las clases 30 y 33, es preciso que el Juez consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional.

No obstante lo anterior, y como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos o servicios de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ambos signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor, no demuestra su semejanza; así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. GACETA OFICIAL b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no 27/02/2007 7.44 puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”).

(Proceso Nº 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). IV. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. Como quiera que los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal debe precisar que las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las GACETA OFICIAL marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. derar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 1 3. En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclador; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos sub litis, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de perceptibilidad se encuentra incluido en el requisito de distintividad. 2.

Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y consi- 1 27/02/2007 8.44 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y S.S. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 27/02/2007 9.44 PROCESO 160-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MELLIZ (mixta). Actor: CREACIONES MELLIZ LTDA. Proceso interno Nº 2004-0267. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0267.

El auto de 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1538, de 19 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero Interesado: sociedad CREACIONES CHAZARI S.A. b) Hechos El 11 de abril de 2003, la sociedad CREACIONES CHAZARI S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo MELLIZ (mixto) para dis- tinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial al que presentó oposición la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. con base en el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. Por Resolución Nº 30608, de 29 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición de CREACIONES MELLIZ LTDA. y concedió el registro del signo MELLIZ (mixto) argumentando que la sociedad opositora no probó el uso de su nombre comercial.

La sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada. El primero fue resuelto, por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 33231, de 27 de noviembre de 2003, confirmó la Resolución impugnada. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 35786, de 19 de diciembre de 2003, también, confirmó la Resolución Nº 30608.

Adicionalmente, como cuestiones de hecho, la actora informa que “El 9 de febrero de 1994, la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una solicitud de depósito de su nombre comercial (…) de conformidad con lo cual se presume que los depositantes usan el nombre desde la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación” y que por “Resolución No. 7211 fue concedido el depósito de CREACIONES MELLIZ LTDA. y se otorgó el certificado no. 7940, para identificar actividades relacionadas con los productos de las clases 18, 24 y 25 y servicios de la clase 42 tales como venta de ropa”.

GACETA OFICIAL c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por indebida aplicación y que también se violó el literal b) del mismo artículo. Indica que existe una “indudable semejanza existente entre CREACIONES MELLIZ LTDA., y la palabra MELLIZ.

En efecto, toda vez que los elementos ‘Creaciones’ y ‘Ltda’. que componen el nombre comercial de mi representada son generalmente utilizados en el comercio, es el vocablo MELLIZ en donde se concentra la distintividad del signo (…). CREACIONES CRAZARI S.A. escogió el mismo signo para identificar productos relacionados con el ramo de actividades de mi poderdante (…)”.

Dice que la Superintendencia no estudió “la posibilidad de que el uso de la marca MELLIZ genere confusión con el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. (…) las resoluciones impugnadas hacen caso omiso por completo del tema pues una vez analizadas las pruebas aportadas por mi mandante, estiman innecesario referirse a la escasa diferenciación que existe entre CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ (…)”.

Manifiesta que: “El uso del nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., estaba corroborado no solo (sic) con su depósito, sino también con las facturas entonces aportadas, la Certificación del gerente general de Bancolombia (…) y la declaración del revisor fiscal”. Como otros medios de prueba del uso del nombre comercial indica: “El uso del nombre comercial, también se evidencia a través de las certificaciones emitidas por PUBLICAR S.A (…).

La información contable de mi poderdante, puede verificarse a través de las declaraciones de renta que se aportan en este escrito (…). De igual manera, la matrícula mercantil de CREACIONES MELLIZ LTDA., ha sido constantemente renovada (…)”. Se aportan también las etiquetas y publicidad del nombre CREACIONES MELLIZ LTDA. (…). Sobre la confusión entre el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ dice que: “La actividad de mi representada está íntimamente asociada con los productos que CREACIONES CHAZARI S.A., busca identificar bajo el signo MELLIZ, a saber los comprendidos en clase 25 internacional (…)”.

Dice que: “con las pruebas se materializa el uso anterior del 27/02/2007 10.44 nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., que fue depositado muchos años ante de que se solicitara la marca MELLIZ por parte de CREACIONES CHAZARI S.A., el nombre comercial tiene prioridad sobre la marca MELLIZ”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”.

Sostiene dichas resoluciones fueron expedidas legal y válidamente “concediendo el registro de la marca ‘ MELLIZ’ (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Creaciones Chazari S.A.”. La Superintendencia, primeramente, se refiere a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y al riesgo de confusión y de asociación previstos en la Decisión 486.

Sobre el tema del nombre comercial dice: “en el presente caso el conflicto se presenta en cuanto al uso anterior del nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., por parte de la sociedad actora CREACIONES MELLIZ LTDA., y sustento de la marca que nos ocupa (…)” y que de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486 concordante con el artículo 603 del Código de Comercio colombiano “el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso que de éste se haga en el comercio, sin que sea necesario pronunciamiento administrativo a ese propósito que se surte ante esta Superintendencia no tiene otra lectura diferente a ser una prueba de ese primer uso, prueba naturalmente desvirtuable” por lo que correspondía la carga de la prueba a la sociedad actora.

Manifiesta también que: “La parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente 00-30860 las pruebas correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA, de tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa”.

GACETA OFICIAL Argumenta que: “resulta evidente que la marca registrada ‘MELLIZ’, a favor de la sociedad Creaciones Chazari S.A. (sic), para distinguir productos comprendidos en la clase 25, registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria pues es suficientemente distintiva y su registro no conllevaría a error o confusión al público consumidor”.

Por lo que: “los actos administrativos acusados (…) no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante”. CREACIONES CHAZARI S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda indicando que: “De acuerdo a las pruebas aportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, esta entidad encontró que NO eran pruebas suficientes que demostraran el uso real y efectivo del nombre comercial CREACIONES MELLIZ, y conforme a las normas del Código de Comercio de Colombia, se desvirtúa así el presunto uso prioritario del Nombre comercial que pretende la Sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. (…).

Las pruebas de dicho uso por parte de la Sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA, no son suficientes para demostrar el uso del nombre comercial, porque pretende con un depósito que es meramente declarativo y que no reúne el requisito fundamental para ser titular del Nombre Comercial”. Hace una referencia a las facturas aportadas como prueba por la actora en el sentido de que en ninguna figura la marca MELLIZ, agrega que: “podemos determinar que no existen Pruebas suficientes, que demuestren el uso real y efectivo con relación a la actividad económica que distingue por parte de la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva, situación que no se ha demostrado (…)”.

Respecto a la confundibilidad argumentada con base al artículo 136 de la Decisión 486 dice: “que la marca de productos de mi representada MELLIZ, reproduce la parte fundamental del nombre CREACIONES MELLIZ, subsiste por si sola, es una Marca Mixta, distintiva, eufónica, y memorizable, además es una Marca restringida que se solicito para distinguir PRODUCTOS de la clase No 25 Internacional, entre la Marca y el 27/02/2007 11.44 Nombre Comercial no existen similitudes (…) y no se puede hablar del riesgo de confusión porque cada uno lo conforman elementos totalmente diferenciales, que permiten que coexistan en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión, además CREACIONES CHAZARI S.A., no conocía de la existencia de la Sociedad CREACIONES MELLIZ (…) ya que el signo MELLIZ es una expresión ARTIFICIOSA y de FANTASIA, que tiene el significado abreviada de las MELLIZAS (…).

El signo ‘MELLIZ’, cuenta con elementos propios que los (sic) hace suficientemente distintivos. Finalmente dice que “la Superintendencia de Industria y Comercio si efectivamente interpreto (sic) y aplico (sic) correctamente las disposiciones comunitarias contenidas en la Decisión 486 (…)”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo MELLIZ (mixto) fue el 11 de abril de 2003, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su GACETA OFICIAL 27/02/2007 12.44 Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 primera parte y 193 de la Decisión 486 y no se interpretará el literal a) del artículo 136 de la misma Decisión, solicitado, por no ser aplicable al caso concreto.

(…) Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. (…) Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo.

El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. (…) (…)”. (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta.

En consecuencia, ésta GACETA OFICIAL se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso en estudio y la segunda una aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1. Aplicación jurisprudencial 1.1. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca.

Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1403 de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo MELLIZ (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 1.2. Marcas mixtas En lo relativo a las marcas mixtas, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, Proceso 2-IP-2006, de 8 de marzo de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1337, de 2 de mayo de 2006, marca: CHANCE ESTRELLA (mixta), emitida para la causa interna 2002-00146, que también fue solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo, en este caso un nombre comercial, y uno mixto, el signo solicitado, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del 27/02/2007 13.44 consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que, sin embargo, no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Con base a estos criterios, en el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la marca mixta solicitada y concedida y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el nombre comercial denominativo, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 2.

Aplicación al caso concreto 2.1. El nombre comercial, su protección y su prueba El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”, GACETA OFICIAL por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

El citado artículo 190, en concordancia con los artículos 191 y 193 protege al nombre comercial; dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). 27/02/2007 14.44 Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso Nº 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). En el caso de autos, el Juez Consultante, a la luz de la citada normativa debe analizar si el signo CREACIONES MELLIZ LTDA. el cual fue objeto de depósito ante la Oficina Nacional Competente como nombre comercial, además, de contar con dicho depósito, está siendo usado efectivamente en el comercio. 2.2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, en lo que corresponda, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2003, marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la causa interna N° 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que pudiera inducirse al público a riesgo de confu- GACETA OFICIAL sión o de asociación. Todo esto en concordancia con los artículos 190, 191, 192 primera parte y 193 de la misma Decisión 486.

De la prohibición citada se desprende, también, que no se exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo de confusión o de asociación para que se configure aquella prohibición. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial anteriormente registrado, solicitado para registro, depositado o usado.

Para establecer la existencia de dicho riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados.

Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo ( ) y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y 27/02/2007 15.44 pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo ( )”.

(Proceso 5-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ (mixta).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la GACETA OFICIAL unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y un nombre comercial denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En el caso de que prevalezca el elemento denominativo, debe procederse conforme a las reglas establecidas para el cotejo de signos denominativos.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial correspondiente y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro, depósito o de su uso efectivo real y efectivo.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido respecto al cual el uso de la marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 27/02/2007 16.44 QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0267, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 27/02/2007 17.44 PROCESO Nº 161-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 103 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A. Marca: “TRAP-LOC”. Proceso Interno N° 2003-00416-01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero doctor Camilo Arciniegas Andrade, y recibidos en este Tribunal el 10 de octubre de 2006, referente a los artículos 71, 72, 73, 85, 92, 103 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El auto de 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes clare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución Nº 41491, de 23 de diciembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió: Declarar la caducidad del registro de la marca TRAP LOC para amparar productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución Nº 09002, de 31 de marzo de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición y confirma la resolución Nº 41491, de 23 de diciembre de 2002. - Resolución Nº 11583, de 29 de abril de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que al resolver el recurso de apelación interpuesto confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 41491, de 23 de diciembre de 2002, quedando así agotada la vía gubernativa.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que “se ordene a la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia entregar el título del registro de la marca TRAP LOC ( )”. La parte demandante es: la sociedad SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A. 1.3. Hechos relevantes La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio.

Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: 1.2. Actos demandados a) Los hechos La sociedad SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A., a través de apoderado, plantea que se de- Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL - El 12 de diciembre de 1990, la sociedad SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo “TRAP LOC” para amparar productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.

A esta solicitud de registro le correspondió el expediente administrativo Nº 92333383. - El 7 de septiembre de 1993, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 15929 y resolvió conceder el registro del signo “TRAP LOC”, solicitado. - El 23 de diciembre de 2002, mediante Resolución Nº 41491, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró la caducidad del título correspondiente al registro de la marca TRAP LOC, por no haberse acreditado el pago dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución que concedió la solicitud de registro. - La sociedad SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A., mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2003, presentó recurso de reposición y subsidiario el de apelación en contra de la Resolución Nº 41491. - El 31 de marzo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia decidió el recurso de reposición, a través de Resolución Nº 09002, y confirmó la resolución Nº 41491. 27/02/2007 18.44 Sobre la violación de los artículos 71, 72, 73 y 85 expresa, en lo fundamental, que la Superintendencia al otorgarle el registro de la marca solicitada consideró que no se encontraba incursa en ninguna causal de irregistrabilidad y que “sin embargo esa dependencia supeditó a un pago no exigido por norma comunitaria alguna, el derecho a obtener la expedición del certificado de registro y a usar la marca, cuando según lo establecido por ellas, este se adquiere con y desde su registro ante la Oficina Nacional competente (sic)”.

Dice que “[e]s importante resaltar que al pago de los derechos oficiales por la obtención del registro, la legislación nacional agregó la carga de pagar los supuestos derechos causados por el retiro del título, sin estar facultada para ello. El derecho a que se expida el certificado de registro es un derecho para cuyo ejercicio ninguna de las normas comunitarias ha establecido la posibilidad de cobrar sumas adicionales, menos aún de declarar la caducidad por la falta de pago oportuno de las mismas”.

Sobre la violación de los artículos 103 y 122 de la Decisión 313 indica que la interpretación es errónea ya que “el Gobierno desmejoró los derechos de los particulares al agregar a la tasa causada por tramitación del registro marcario en el artículo 33 del decreto 575 de 1992 el pago de derechos al título, que normas comunitarias no contemplan”. - El 29 de abril del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia emitió la Resolución Nº 11583 y resolvió confirmar la Resolución Nº 41491, agotando la vía gubernativa.

Advierte que “[s]e violó el artículo 29, inciso primero de la Constitución Política, por falta de aplicación, porque en lugar de proceder a expedir el certificado de registro de la marca TRAP LOC, la oficina nacional competente lo condicionó al pago de unos derechos cuya fijación y cobro nunca fueron contemplados dentro del trámite administrativo de registro de marca”. b) Escrito de demanda c) Contestación a la demanda La sociedad SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A. domiciliada en Bogotá D.C, Colombia, a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el demandante en contra de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Señala como normas violadas a “los artículos 71, 72, 73 y 85 de la Decisión 313. El artículo 103 de misma Decisión 313 y 92 en concordancia con la disposición transitoria cuarta de la Decisión 313 y los (sic) artículos (sic) 29 inciso primero de la carta política”. Asevera que “[c]on la expedición de los actos administrativos acusados, expedidos por la Su- GACETA OFICIAL perintendencia de Industria y Comercio, no se han incurrido en violación de ninguna norma supranacional, en especial las contenidas en la Decisión 486, ni de las normas constitucionales, en especial el artículo 29 de la Constitución Política”.

Señala que es facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio “para declarar la caducidad de los títulos relacionados con renovaciones de marcas por la falta de acreditación de sus pagos dentro del plazo en que era oportuno hacerlo”. Observa que “[a] pesar de que el solicitante del registro marcario efectuó el pago de la tasa correspondiente para el retiro del respectivo título, lo hizo de manera extemporánea, el día 22 de febrero de 2002, dado que la Resolución 15929 del 7 de septiembre de 1993, que concedía el registro de la marca, quedó ejecutoriada el 15 de septiembre de 1993, es decir, al día hábil siguiente de la notificación realizada el 14 de septiembre de 1993”.

Con relación al tema de la caducidad de la marca, en lo sustancial indica que “(…) se infiere en forma clara y precisa, que a la expiración del término de los tres meses establecido en el artículo 25 del Decreto 117 de 1994, para el pago de las tasas correspondientes a las marcas concedidas entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, fecha de publicación del citado Decreto, esto es, hasta el 14 de abril de 1994, se presentó la caducidad del registro de la marca TRAP LOC, que distinguía productos de la clase 6 internacional”.

Seguidamente expresa que “[l]a Resolución 41491 del 23 de diciembre de 2002, se profirió dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2591 de 2000, que para el efecto y las resultas de este proceso, estableció la caducidad de los registros marcarios, cuyos titulares no cumplieran con el requisito del pago de las tasas para efectos de la publicación y entrega de tales títulos.

Así, tenemos que la caducidad como perdida (sic) del derecho marcario en contra de su titular, tiene su fuente en una norma de carácter supranacional, contenida en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como en el Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamentó la mencionada Decisión”. 27/02/2007 19.44 Respecto a la presunta violación del artículo 29 de la Constitución Política sostiene “[v]alga aclarar entonces que en ningún momento se han violado los derechos del recurrente y que el término de tres meses establecido por la legislación nacional, en uso de las facultades otorgadas por la Decisión 486, es mas (sic) que suficiente para efectuar el pago y no posee un carácter caprichoso, ya que está establecido con el fin de brindar seguridad jurídica.

No puede pretender el recurrente que el registro de otras solicitudes, quede indefinidamente sujeto a que el titular de un derecho concedido aporte un recibo de pago”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; pues, en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud remitida con oficio Nº 1414, de 5 de septiembre de 2006, la interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, 73, 85, 92, 103 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL Una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta este Tribunal estima que no es pertinente la interpretación de los artículos solicitados por no ser los concernientes al caso que nos ocupa; sin embargo, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, es procedente la interpretación, de oficio, de los artículos 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Cuarta de la misma Decisión, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de una tasa que nació con la resolución 15929 de 7 de septiembre de 1993, que concedió el registro de la marca “TRAP-LOC”, ejecutoriada el 15 de septiembre de 1993.

Procede, asimismo, la interpretación del artículo 103 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme lo solicitó la instancia consultante. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 313 (…) “Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.

(…) Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros. Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. (…) 27/02/2007 20.44 DISPOSICIONES TRANSITORIAS CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la caducidad de un registro marcario; el principio de complemento indispensable:

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes GACETA OFICIAL para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero, añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio cons- 27/02/2007 21.44 tituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. 1 En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 41491 dictada en el año 2002, y 09002 y 11583 dictadas en el año 2003, por las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca “TRAP LOC”, clase 6; la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de una tasa que nació con la resolución 15929 de 7 de septiembre de 1993, que concedió el registro de la marca “TRAP-LOC”, ejecutoriada el 15 de septiembre de 1993, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa comunitaria aplicable.

3.2. DE LA CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO El artículo 103 de la Decisión 313 se refiere a la caducidad de un registro, según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación 2 ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 88 de la misma Decisión o, cuando no pagare las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mencionado artículo 103.

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría 1 2 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 13-IP-95, de 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, de 29 de abril del mismo año. Acerca del derecho de renovación, el Tribunal ha manifestado que: “( ) no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe (…) denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (…) o afectan a derechos de terceros (…) pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro”.

GACETA OFICIAL de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 103 citado.

Si aquélla se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al período de gracia dispuesto en el artículo 88, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada” (artículo 90).

En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto, y precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro, ha dicho el Tribunal: “( ) el registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro”. 3 En cuanto al pago de tasas, éstas se refieren a las destinadas a sufragar el servicio prestado por la Oficina Nacional Competente, por la renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo. El segundo inciso del artículo 103, en lo relativo a las tasas y a su pago, se refiere al reconocimiento de la competencia de los Países Miembros para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas que deban ser cobrados por sus oficinas nacionales competentes.

El Tribunal ha señalado que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos (…) estas tasas serán determinadas por la autori- 3 Proceso 09-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995. G. O. C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

Marca: “DIDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/02/2007 22.44 dad que señale la legislación interna de cada país (…)” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”).

3.3. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Según lo previsto en el artículo 119 de la Decisión 313, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria. Sin embargo, este Tribunal ha señalado que no puede “(…) la autoridad nacional (…) regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión (…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ) en tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)”. Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005. Por tanto, el Tribunal confirma que la facultad de los Países Miembros de regular en sus normas internas los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 (o en cualquier otra norma comunitaria sobre propiedad industrial), no puede ejercerse de manera que esto represente el establecimiento de restricciones adicionales a lo contemplado por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. El Tribunal ha precisado, en virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “(…) no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspec- GACETA OFICIAL tos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.

Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Disposición Transitoria Cuarta autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. 2.

La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente. La falta de pago de las tasas correspondientes puede dar lugar a su extinción por caducidad. 3.

La caducidad del registro opera de pleno derecho y genera para el titular la pérdida de todo derecho respecto de la marca. El registro caducado, por el no pago de tasas, conforme al derecho interno, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose 27/02/2007 23.44 todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. 4.

Las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales que de alguna manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de estos Países, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030416-01, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 27/02/2007 24.44 PROCESO 163-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: KDK (mixta).

Actor: sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. Proceso interno Nº 2002-0440. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-0440.

El auto de 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1537, de 19 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad MATSUSHITA SEIKO CO.

LTD. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero Interesado: BASSIM YAZDEH; según la contestación de la demanda, actualmente es el señor MOHAMAD ALI HAYDAR. signo KDK (mixto) para distinguir “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, y muy especialmente de ventilación”, productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 468 de 7 de diciembre de 1998 al que no se presentaron observaciones. Por Resolución Nº 2639, de 22 de febrero de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca KDK (mixta) a favor del señor BASSIM YAZDEH Según informa la consultante la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO.

LTD., el 22 de enero de 1971 solicitó el registro como marca del signo KDK (nominativo), para distinguir “electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telefonía, telegrafía y teleinalámbrica, radiografía, radiotelegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos y purificadores de aire eléctricos” para productos de la clase 9, marca que fue concedida “meditante Resolución de 24 de abril de 1972 (sic) (…) a la cual le correspondió el certificado de registro número 76280 del 3 de julio de 1972”.

El 22 de octubre de 1999, la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó reclasificación para la marca KDK (nominativa) la cual fue resuelta mediante Resolución Nº 44463 de 28 de diciembre de 2001, reclasificando los productos de la clase 9 a la clase 11. b) Hechos Por lo tanto la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó la nulidad de la Resolución 2639 de 22 de febrero de 1999.

El 27 de agosto de 1998, el señor BASSIM YAZDEH presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el Se complementan los hechos con los señalados por la Superintendencia de Industria y Comercio en su escrito de contestación a la demanda en el que dice: “Es cierto que la Super- GACETA OFICIAL intendencia, mediante Resolución Nº 129 del 3 de julio de 1972 concedió el registro de la marca ‘KDK’ (…) a favor de la Sociedad Matsushita Seiko Co.

Ltd. (…). Es cierto que la Superintendencia (…) mediante Resolución Nº 4006 del 18 de julio de 1991 (…) concedió la renovación de la marca ‘KDK’ para distinguir productos comprendidos en la clase 9 (…). Es cierto que la Superintendencia (…) expidió la Resolución Nº 19313 del 30 de septiembre de 1993, concediendo la renovación de la marca ‘KDK’ (…).

Es cierto que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia (…) por Resolución 44463 del 28 de diciembre de 2001, decidió (…) conceder la Renovación del registro de la MARCA MIXTA KDK (…)”. La Superintendencia, también informa que “actualmente se tramita ante el Consejo de Estado (…) una acción de nulidad instaurada por el señor Bassin Yazdeh contra las Resoluciones Nº 129 (…) 02396 (…) y 44623 (sic) (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 por indebida aplicación. Sobre el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad contemplados en el artículo 81 por parte del signo KDK mixto, dice: “En cuanto a la perceptibilidad (…) KDK (MIXTA) es una marca mixta, formada por una palabra y un diseño, que es fácilmente perceptible por los sentidos (…).

En relación con la representación gráfica (…) es evidente que también se cumple (…) en lo que hace referencia al requisito de la distintividad (…) es claro que no se cumple por cuanto la marca KDK (MIXTA) se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero y específicamente con la marca KDK (…). Manifiesta que “la marca KDK (MIXTA) registrada por BASSIM YAZDEH fue solicitada (…) con posterioridad a la solicitud de la marca KDK (…).

En consecuencia al carecer de distintividad la marca KDK (MIXTA) es evidente que viola igualmente el Artículo 82 literal a), de la Decisión 344 (…)”. Al analizar la confundibilidad entre las marcas KDK (mixta) y KDK (nominativa) dice que: “En el presente caso es evidente que la parte denominativa de la marca KDK (Mixta) predomina sobre el conjunto dada la simpleza y disposi- 27/02/2007 25.44 ción de su parte gráfica; y en consecuencia deberá determinarse si entre los términos KDK y KDK existe riesgo de confusión”.

Y que “se trata de comparar la marca KDK (MIXTA) con la marca KDK, los (sic) cuales tienen una evidente identidad visual, ortográfica y fonética lo suficientemente determinante para inducir al público consumidor a error o confusión”. Sobre el riesgo de confusión dice: “La confusión visual es provocada en el presente caso por la existencia de identidad ortográfica, ya que todas las letras que componen las expresiones KDK (MIXTA) y KDK, son comunes (…)”, desde el punto de vista fonético (la marca KDK (MIXTA) está compuesta por tres letras y la marca KDK, igualmente por las mismas tres letras, lo que produce una pronunciación idéntica entre las marcas en conflicto (…)” desde punto de vista ideológico “las marcas en conflicto no tiene un significado en nuestro idioma, y por consiguiente, no es posible realizar el cotejo ideológico”.

Finalmente sostiene que: “En conclusión existiendo una identidad denominativa entre las marcas KDK (Mixta) y KDK y siendo este elemento el preponderante en la marca mixta, además del hecho de que ambas marcas protegen productos idénticos y similares, el acto acusado se encuentra viciado de nulidad por cuanto viola lo dispuesto en la normatividad legal vigente al momento de conceder el registro marcario en cuestión”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e), 84, 103, 107, 113 y 115 de la Decisión 344 (…)”.

Sostiene que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas (…) se expidió la Resolución Nº 02639 del 22 de febrero de 1999 concediéndose el registro de la marca ‘KDK’ (mixta) (…)”. Manifiesta que al momento de la solicitud del registro del signo KDK (mixto) “efectuándose el examen de registrabilidad con base en los antecedentes marcarios de la clase 11 y no en relación con la clase 9, lo cual a todas luces impedían que se hubiera establecido que había un registro antiguo pero vigente para productos idénticos pero bajo una nomenclatura equivocada ubicados en GACETA OFICIAL al clase 9 (…) no consta a esa fecha un registro marcario del signo ‘KDK’ clase 11 a favor de otro titular”.

Explica que: “Para el año 1971 en el cual se solicitó el registro de la marca ‘KDK’ clase 9 a favor de la Sociedad Matsushita Seiko Co. Ltd, se encontraba vigente y era aplicable, ‘la clasificación de artículos y manufacturas a que se aplican las marcas de fábrica, comercio y agricultura (…)’ contenida en el Decreto 2379 expedido el 7 de diciembre de 1970 (…).

Para 1972, la clasificación contenida en el Decreto 2379 de 1970, es reemplazada por la clasificación de productos y servicios contenida en el Decreto 755 expedido el 6 de mayo de ese año (…). Posteriormente, a partir del 11 de diciembre de 1991, con la expedición de la Decisión 311 de la Comisión de la Junta del Acuerdo de Cartagena (y posterior Decisión 313 de marzo de 1992), se adopta un nuevo régimen comunitario para los países andinos que sustituye el que ya estaba establecido por la decisión (sic) 85 vigente desde 1978.

De tal suerte, la legislación interna queda suspendida por aplicación de las normas comunitarias (por su carácter supranacional). A partir de ese momento, se dio inicio a la aplicación oficial de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas instituida en virtud del Arreglo de Niza constituido en 1957 (…).

Aunque no somos parte del Arreglo de Niza, la aplicación de la clasificación se convierte en obligatoria para los países del área andina con la expedición de la Decisión 344 (…) por virtud de lo expresamente establecido en el artículo 101 de la misma (…). Al respecto cita las clases 9 y 11 del Decreto 2379 de 19970, del Decreto 755 de 1972 y de la Clasificación Internacional de Niza.

MOHAMAD ALI HAYDAR, según la contestación a la demanda, tercero interesado, dice que “los ventiladores y los abanicos son productos que nada tiene que ver con los productos incluidos en la clase 9 Int., y la Superintendencia (…) solo (sic) está obligada a negar una marca, cuando su concepto, viola un derecho de carácter absoluto o un derecho previamente adquirido por un tercero, esto es, que se trate de marcas confundiblemente semejantes y, que adicionalmente comprendan productos idénticos o productos de la misma naturaleza (…).

En cuanto a la supuesta titularidad de la marca KDK en los países del Grupo Andino éstos no son viables, si no se ejerce el derecho de oposición, y efec- 27/02/2007 26.44 tivamente la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., no ejerció tal derecho dentro del proceso de registro de marca KDK, en cabeza del señor BASSIM YAZDEH (…). Propone las siguientes excepciones: “EXCEPCIÓN DE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE RECLASIFICACIÓN. Teniendo en cuenta que la Superintendencia (…) con extralimitación de funciones, esto es, sin autorización de la ley, procedió a reclasificar el registro 70.280 para denominarlo 70280A, por medio del cual amplió el registro de la marca KDK a favor de MATSUSHITA SEIKO CO.

LTD., para distinguir productos de la clase 11 Int. (…)”. Hace un recuento de la Clasificación de Marcas en Colombia y de la ubicación del producto “ventiladores” en dicha clasificación, concluyendo que: “i. El decreto 1707 de 1931 adoptó una clasificación de marcas en la cual quedaron ubicados los ventiladores no eléctricos en la clase 20 y los ventiladores eléctricos en la clase 5. ii.

(…) el decreto 23799 de 1070 los ‘ventiladores’ quedaron ubicados en la clase 11 internacional. iii. (…) el decreto ley número 410 de 1971 o Código de Comercio los ‘ventiladores’ continuaron ubicados en la clase 11 internacional (…)”. Al referirse a la entrada en vigencia de la Decisión 85, luego de la 311, 313, 344 y 486, dice que estas reconocen la Clasificación Internacional de Niza, donde los “‘ventiladores’ se encuentran ubicados en la clase 11 de la clasificación internacional de marcas”.

Indica que “la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO LTD, (…) estando ya vigente el decreto 2379 de 1979 solicitó el registro de la marca KDK para distinguir productos de la clase 9 internacional (…). Para la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO LTD, está absolutamente prohibido por leyes nacionales e internacionales ampliar la clase protegida bajo el registro número 76.280” mientras que “El señor BASSIM YAZDEH (…) presentó solicitud de registro de la marca KDK para distinguir productos de la clase 11 internacional especialmente ‘ventiladores’”.

“EXCEPCIÓN DE IMPOSIBILIDAD DE HACER VALER DERECHOS OBTENIDOS EN EL PACTO ANDINO. La decisión 344 vigente al momento de otorgarse el registro de la marca KDK en la case 11 Int., a favor del señor BASSIM YAZDEH y, la Decisión 486 hoy vigente, solo (sic) permiten que un derecho prevalente obtenido en los países del Grupo Andino pueda hacerse valer en otro cuando se ejerce el derecho de oposición GACETA OFICIAL dentro del trámite administrativo de registro de marca (…).

En el presente caso MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., no ejerció el derecho de oposición dentro del tramite (sic) administrativo de la marca KDK en la clase 11 Int. (…) y por tanto perdió la oportunidad única de poder hacer valer dichos presuntos derechos (…)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo KDK (mixto) fue el 27 de agosto de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la citada Decisión y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84 y, de oficio, se interpretará el artículo 102 de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto.

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: 27/02/2007 27.44 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta.

En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de inter- GACETA OFICIAL pretaciones similares al caso en estudio y la segunda una aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1. Aplicación jurisprudencial 1.1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX, emitida para la causa interna Nº 200200270, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo KDK (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 1.2. Clases de marcas: denominativas y mixtas Sobre las marcas denominativas y mixtas, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial 56-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1420, de 31 de octubre de 2006, marca: VITASHAKE (mixta).

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente 27/02/2007 28.44 del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Con base a estos criterios, en el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la marca mixta que se pretende registrar y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el signo denominativo registrado, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 1.3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, de 28 de junio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la causa inter- GACETA OFICIAL na Nº 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse las marcas KDK (mixta) y la marca KDK (nominativa).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. 27/02/2007 29.44 como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). 2.2.

Clasificación Internacional de Niza Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 2.

Aplicación al caso concreto 2.1. Prioridad de un registro marcario y derechos conferidos por la marca En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz del registro del signo en la oficina nacional competente.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente. En este sentido, el Tribunal reitera “(…) en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado el 15 de junio de 1957.

Esta Clasificación está abierta a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Al respecto este Tribunal ha sostenido que la misma “Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.

Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos”. (Proceso 23-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 952, de 22 de julio de 2003,, marca: CACIQUE, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995).

La Comunidad Andina ha adoptado dicha Clasificación de productos en los artículos 68 de la Decisión 85, 92 de la Decisión 311, 91 de la Decisión 313, 101 de la Decisión 344 y 151 de la Decisión 486. En este sentido, este órgano jurisdiccional, al referirse al carácter obligatorio de la Clasificación Internacional de Niza, ha manifestado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos (…).

En conse- GACETA OFICIAL cuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones” (Proceso 23IP-2003, ya citado). En el caso concreto, el 22 de enero de 1971, momento en que la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó el registro como marca del signo KDK (nominativo), si bien no existía norma comunitaria común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, su solicitud de basó en el ya existente Arreglo de Niza.

El 22 de octubre de 1999, solicitó la reclasificación de su marca de la clase 9 a la clase 11. En la norma comunitaria no está prevista la figura de la reclasificación, por lo que correspondía a la discrecionalidad de la autoridad administrativa competente o del juez competente determinar si la reclasificación procedía, caso en el cual, igualmente debía respetarse los parámetros de la Clasificación Internacional de Niza.

Correspondiendo, en consecuencia, al Juez Consultante determinar sobre la prioridad de la asignación de la clase objeto de la controversia. Por tanto, las normas referidas a la obligatoria aplicación por parte del órgano competente de cada País Miembro, en las diferentes Decisiones comunitarias sobre Propiedad Industrial, permite identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar.

Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 27/02/2007 30.44 tos, si el denominativo o el gráfico, prevalece en la marca mixta solicitada y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

En caso de que prevalezca el elemento denominativo se debe proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el signo denominativo registrado, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

PRIMERO: Un signo para que sea registrado como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEXTO: Las normas referidas a la obligatoria aplicación por parte del órgano competente de cada País Miembro, en las diferentes Decisiones comunitarias sobre Propiedad Industrial, permite identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: En el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elemen- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, GACETA OFICIAL 27/02/2007 31.44 Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0440, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Proceso 165-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Republica de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003-0525. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: CAPRICHO CREM HELADO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 1628, de 26 de septiembre de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-0525.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de noviembre de 2006. 1. Las Partes.

La parte actora es: MEALS DE COLOMBIA S.A. La parte demandada es la Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Terceros interesados: INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS S.A., LA CONSTANCIA y PEPSICO, INC. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 4 de junio de 1997, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó solicitud de registro del signo CAPRICHO CREM HELADO (MIXTO), para distinguir hielos, paletas y helados comestibles de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 10 de septiembre de 1997.

GACETA OFICIAL Dentro del término de ley, las sociedades INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS S.A. y SAVOY BRANDS INTERNATIONAL LTD. interpusieron observaciones contra la solicitud de registro, con base en los registros de las marcas CAPRICHO en la clase 29 y KAPRI-CHITOS en la clase 30, respectivamente. Cabe destacar que el signo KAPRI-CHITOS en la clase 30, fue objeto de varias transferencias, perteneciendo al momento de la demanda, a PEPSICO, INC. Con fecha 21 de mayo de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 15342, resolvió denegar el registro de la marca solicitada, y declarar fundadas las observaciones presentadas.

MEALS DE COLOMBIA S.A. presenta los respectivos recursos de reposición y en subsidio de apelación, los que fueron declarados infundados y confirmaron la resolución de primera instancia administrativa mediante Resoluciones Nos: 18045, de 26 de junio de 2003, y 0207778 de 28 de julio de 2003, respectivamente. Así, MEALS DE COLOMBIA S.A. formula acción de nulidad y restablecimiento del Derecho. 2.2.

Fundamentos de la Demanda. Señala la actora que las limitaciones, omisiones, falta de cuidadoso estudio de fondo, el inadecuado cotejo efectuado al proceder con el fraccionamiento de los signos sub litis, la aplicación indebida e interpretación equivocada de las normas por parte de la entidad demandada, trajeron como consecuencia una decisión arbitraria y contraria a la ley, perjudicial y que viola los principios de seguridad jurídica y uniformidad de los actos administrativos.

Agrega que los signos sub materia contienen diferencias a nivel visual, fonético, conceptual y ortográfico, y que la autoridad no analizó a las marcas en su conjunto, como una unidad. Asimismo, que la marca registrada CAPRICHOS y el signo solicitado distinguen productos diferentes, que no guardan vinculación competitiva. De otro lado, arguye que se ha cancelado la marca Caprichos en la clase 29 de MIMOS Ltda., y con ello, haber obtenido el derecho preferente para el registro de su signo en la clase 27/02/2007 32.44 30, ya que en anterior oportunidad había solicitado la misma marca y ésta había sido denegada por la marca registrada de MIMOS Ltda..

En la clase 29. 2.3. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos impugnados. Solicita denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carece de apoyo jurídico, por el hecho que siguiendo los antecedentes jurisprudenciales, y dada la existencia de similitud gráfica y fonética entre los signos sub materia, se concluye en que la coexistencia de éstos sería capaz de denegar confusión en el público consumidor.

Asimismo, que los productos que pretende distinguirse con el signo solicitado están vinculados competitivamente. De otro lado, PEPSICO, INC., tercer interesado en esta causa, también contesta la demanda, contradiciéndola en todos sus extremos, y basándose en el argumento que la marca solicitada y la marca de su propiedad, guarda estrecha similitud, y que además los productos que distinguen ambas están íntimamente relacionados.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, con base en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial del artículo 150 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, procede interpretar de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no así los artículos 134 y 136 literal a) GACETA OFICIAL de la Decisión 486, ya que no se encontraban vigentes al momento de la solicitud.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Disposición Transitoria Primera Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión”.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión”. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. DECISIÓN 344 (…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” (…) 27/02/2007 33.44 Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. GACETA OFICIAL El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial 1028, de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese 27/02/2007 34.44 caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) ”nulidad, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro”.

A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través GACETA OFICIAL de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Caso: denominativo “TQ”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de regis- 27/02/2007 35.44 tro del signo CAPRICHO CREM HELADO se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto, serán aplicables al caso bajo estudio algunas normas de esta Decisión. II. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”.

(ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica.

GACETA OFICIAL a. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” (BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003). La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. b. La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. 27/02/2007 36.44 Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. marca: “DIADICON”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” (FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS). c. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el GACETA OFICIAL 27/02/2007 37.44 artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. ma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”..1 III. CLASES DE MARCAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS.

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 2 Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que va a identificar. Comparación entre signos denominativos y mixtos Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Signos compuestos: Al realizar la comparación entre una marca denominativa y otra mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal o denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Un signo mixto puede contener un elemento denominativo compuesto, es decir, compuesto por dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que: 1 Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como nor- 2 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Proceso 13-IP-2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001).

Al cotejar signos con elementos denominativos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen los signos compuestos, teniendo esto como efecto, que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes de las marcas en conflicto estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial y a evitar, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.

Al respecto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS mixta).

IV. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDIRECTA) CON UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Irregistrabilidad marcaria por riesgo de confusión (directa/indirecta) con una marca anteriormente registrada. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para re- 27/02/2007 38.44 gistro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP- GACETA OFICIAL 2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004, citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su 27/02/2007 39.44 caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004 ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido concep- GACETA OFICIAL tual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en 27/02/2007 40.44 que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud.

V. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO EN LA DECISIÓN 486. Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque estas hubiesen sido presentadas o no, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada.

En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución El examen de registrabilidad se realiza a través del análisis de todas las exigencias que impone la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial, para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas.

Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia acerca del examen de registrabilidad que: “impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, Marca: “EXPOMUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997).

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las oposiciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario para la adopción de su criterio GACETA OFICIAL debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 27/02/2007 41.44 casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. Cuarto. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Quinto: Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque estas hubiesen sido presentadas o no, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución motivada.

Sexto; La Autoridad Nacional o el Juez Consultante habrá de determinar si existe o no, riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los mismos, y en especial teniendo en cuenta que en relación con los signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que los componen.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Segundo. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

Tercero. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- GACETA OFICIAL tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) 27/02/2007 42.44 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 27/02/2007 43.44 GACETA OFICIAL 27/02/2007 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú