PROCESO 167-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. Marca: “ALPIKIDS” (nominativa).
Expediente Interno Nº 2004-0141. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Martha Sofía Sanz Tobón. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 23 de octubre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 16 de noviembre de 2006. 1.
Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 2. Acto demandado La sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución Nº 24348, de 29 de agosto de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual se resolvió: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.; y, conceder el registro de la marca “ALPIKIDS” (nominativa), solicitada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución Nº 29612, de 21 de octubre de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual se resuelve: Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 24348. - Resolución Nº 32339, de 25 de noviembre de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la misma Superintendencia, mediante la cual se resuelve: Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 24348.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que “se ordene la cancelación del registro Nº 278921, correspondiente a la marca ALPIKIDS”. 3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 27 de febrero de 2003, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. solicitó el registro del signo “ALPIKIDS” (nominativo), para diferenciar jaleas, mermeladas, leche, productos lácteos y sus derivados, en especial helados; productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Nº 527, de 30 de abril de 2003, y dentro del término legal la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. presentó oposición al registro, en base a la marca de su propiedad “RAPIKIDS” (mixta), que ampara productos de la misma clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
MARCA SOLICITADA: [pic] MARCA REGISTRADA: [pic] - Mediante Resolución Nº 24348, de 29 de agosto de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO, S.A.; y, conceder el registro de la marca “ALPIKIDS” (nominativa) a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. - Mediante Resolución Nº 29612, de 21 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 24348. - Mediante Resolución Nº 32339, de 25 de noviembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la misma Superintendencia resolvió confirmar la Resolución Nº 24348 de 29 de agosto de 2003. b) Fundamentos de la Demanda CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A., CONGELAGRO S.A., sociedad domiciliada en Bogotá, Colombia, por medio de su apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Hace referencia al artículo 172 de la Decisión 486 expresando que “[e]sta norma en sentido estricto y literal no fue violada, sino que por el contrario, dada la forma en que la misma fue redactada, en el presente caso se requiere es que se cumpla para que la resolución atacada esté incursa en causal de nulidad”. Argumenta la violación del literal a) del artículo 136 de la mencionada Decisión 486 por parte de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ”al haber concedido el registro de la marca ALPIKIDS en clase 29 a favor de Alpina S.A, por cuanto dicho signo reproduce sustancialmente la marca previamente registrada RAPIKIDS de la sociedad Congelagro S.A., marca registrada para identificar los mismos productos de la clase 29 de la clasificación internacional”.
Con relación a la similitud existente entre los signos en conflicto señala que “(…) la similitud entre los signos confrontados se da en todos los campos: visual, fonético y conceptual, circunstancias que hace indudable el riesgo de confusión a que se somete el consumidor cuando la (sic) marcas están presentes en un mismo mercado para identificar un mismo tipo de productos; aunque, como bien es sabido, basta que la semejanza se produzca en un solo plano, sea visual, fonético o conceptual, para (sic) se de (sic) el riesgo de confusión, cuestión que parece no haber advertido la Superintendencia al momento de otorgar el registro de la marca ALPIKIDS, no obstante haberse advertido, a través de la oposición presentada, el registro previo de la marca RAPIKIDS para identificar una misma clase de productos”.
Concluye diciendo que la Superintendencia “debió haber rechazado el registro de la marca ALPIKIDS, por cuanto es evidente que dadas las similitudes de orden visual, fonético y conceptual que tienen con la marca previamente registrada RAPIKIDS, el público consumidor se puede ver inducido a error por cuanto no podrá identifica (sic) plenamente el origen de los productos identificados con las marcas, o los productos en sí mismos”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.
En cuanto a la registrabilidad de la marca ALPIKIDS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 29, realiza un análisis de su distintividad, de la estructura de la palabra (cotejo visual y fonético); y concluye que “(…) debe quedar claro que esta Superintendencia no encontrando que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca en cuestión, mediante los actos administrativos acusados, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca tramitada bajo el expediente indicado en la referencia, cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, lo que indica que previa la realización de un examen con un raciocinio igual al aquí expuesto, se concluye que no existe ningún impedimento legal ni causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro (…) y menos aún que con la expedición de los actos administrativos acusados se haya incurrido en violación de las normas comunitarias”.
Finalmente, asevera la legalidad de los actos administrativos acusados diciendo que éstos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. d) Tercero interesado La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., considerada como tercero interesado en esta causa expresa: Sobre la debida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 9-IP-94, 74-IP-2004 y 2-IP-94.
Asevera que la marca “ALPIKIDS” es suficientemente distintiva y, en consecuencia, no genera ningún grado de confundibilidad con la marca “RAPIKIDS (MIXTA)”. Agrega que “Teniendo en cuenta lo anterior, lo que entiende la normatividad es que si una marca que se pretende registrar confunde o engaña al público consumidor, la misma no puede gozar de registro.
A contrario sensu si una marca es suficiente (sic) distintiva y en consecuencia no genera confusión, la misma debe ser registrable.” Respecto a los criterios para la realización del examen de comparación de marcas señala también jurisprudencia de este Tribunal de los procesos 26-IP- 1997 y 56-IP-2000. Afirma, además, que “(…) la expresión KIDS es una expresión de uso común al determinarse que dicha expresión está incluida en mas (sic) de seis (6) registros de marca, concedidos a diferentes titulares y para identificar productos de la misma Clase Veintinueve (29) Internacional, (…)”.
Indica, en este tema, varias marcas que contienen el término KIDS y, en lo principal, expresa “(…) es evidente que para efectos de realizar el examen de confundibilidad desde el punto de vista fonético entre las marcas ALPIKIDS y RAPIKIDS (MIXTA), debemos suprimir de las mismas la expresión KIDS para atender exclusivamente a los restantes elementos que las conforman y que son las que les otorgan distintividad”.
Adicionalmente, manifiesta que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. tiene registradas varias marcas que pertenecen a la familia de marcas ALPI, registradas a su favor y que amparan productos de la misma clase 29; y, asevera que “Mi poderdante, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., tal y como se ha indicado, detenta la titularidad de una serie de marcas que utilizan la raíz ALPI, para distinguir productos comprendidos en la Clase veintinueve (29) Internacional y en otras clases estrechamente relacionadas, siendo la marca de casa y la principal de todas la marca ALPINA, la cual es ampliamente conocida entre el publico consumidor.
Por lo tanto, bien puede hablarse que todas ellas forman parte de una familia de marcas, diseñadas y registradas por mi poderdante para ofrecer una variedad de productos al consumidor”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de noviembre de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Tomando en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “ALPIKIDS” (NOMINATIVO) fue presentada el 27 de febrero de 2003, esto es, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina corresponde atender el pedido formulado a consulta. Se considera conveniente extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 134 de la misma Decisión, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
( ) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;
( ) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; Clases de marcas: Marcas Denominativas Compuestas y Mixtas, Comparación entre marcas en conflicto; Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza;
Riesgo de confusión: directa e indirecta; Reglas para realizar el cotejo marcario; Partículas de uso común, Signos en idioma extranjero, La Marca Débil; Familia de Marcas, La Marca Derivada.
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[1] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas y Mixtas. Comparación entre marcas en conflicto. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [2] En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. [3] Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: Confusión Directa e Indirecta Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[5] Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. [6] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[7] En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[8]
3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[9] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [10]
6. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. PARTÍCULAS EN IDIOMA EXTRANJERO. LA MARCA DÉBIL. En la conformación de una marca su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” [11] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”[12].
En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.
El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.[13] Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.[14] Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.[15]
7. LA FAMILIA DE MARCAS. LA MARCA DERIVADA En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. alegó que tiene registradas varias marcas que pertenecen a la familia de marcas ALPI, registradas a su favor y que amparan productos de la misma clase 29, al respecto, indicó que “siendo la marca de casa y la principal de todas la marca ALPINA, la cual es ampliamente conocida entre el público consumidor.
Por lo tanto, bien puede hablarse que todas ellas forman parte de una familia de marcas, diseñadas y registradas por mi poderdante para ofrecer una variedad de productos al consumidor”. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.
Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.
Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.
En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2000, del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”.
Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”). Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras o por palabras compuestas, con o sin significación conceptual.
Los signos mixtos, por su parte, se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.
Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.
Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.
Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 6. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2004-0141, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Liguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [2] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [10] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. [12] Proceso 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4 de septiembre de 2002.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, p.p. 78 y 79. [15] OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. p.p. 191 y 192.