Año XXIV - Número 1489 Lima, 18 de abril de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 167-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. Marca: “ALPIKIDS” (nominativa). Expediente Interno Nº 2004-0141 Proceso 200-AI-2005.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador por el supuesto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 1 de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Proceso 171-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la mencionada Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 2267-2005.

Actor: Sociedad ALIMENTOS PROCESADOS S.A. Marca denominativa: FORTICALCIO PROCESO 167-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. Marca: “ALPIKIDS” (nominativa).

Expediente Interno Nº 2004-0141. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Martha Sofía Sanz Tobón. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 23 de octubre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 16 de noviembre de 2006.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 18/04/2007 2.52 1.

ANTECEDENTES 1.3. Hechos relevantes 1.1. Las partes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: La parte demandante es: la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio.

El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 1.2. Acto demandado La sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución Nº 24348, de 29 de agosto de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual se resolvió: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.; y, conceder el registro de la marca “ALPIKIDS” (nominativa), solicitada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución Nº 29612, de 21 de octubre de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual se resuelve: Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 24348. - Resolución Nº 32339, de 25 de noviembre de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la misma Superintendencia, mediante la cual se resuelve: Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 24348.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que “se ordene la cancelación del registro Nº 278921, correspondiente a la marca ALPIKIDS”. a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 27 de febrero de 2003, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. solicitó el registro del signo “ALPIKIDS” (nominativo), para diferenciar jaleas, mermeladas, leche, productos lácteos y sus derivados, en especial helados; productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Nº 527, de 30 de abril de 2003, y dentro del término legal la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. presentó oposición al registro, en base a la marca de su propiedad “RAPIKIDS” (mixta), que ampara productos de la misma clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

MARCA SOLICITADA: MARCA REGISTRADA: - Mediante Resolución Nº 24348, de 29 de agosto de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO, S.A.; GACETA OFICIAL y, conceder el registro de la marca “ALPIKIDS” (nominativa) a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. - Mediante Resolución Nº 29612, de 21 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 24348. - Mediante Resolución Nº 32339, de 25 de noviembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la misma Superintendencia resolvió confirmar la Resolución Nº 24348 de 29 de agosto de 2003. b) Fundamentos de la Demanda CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A., CONGELAGRO S.A., sociedad domiciliada en Bogotá, Colombia, por medio de su apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Hace referencia al artículo 172 de la Decisión 486 expresando que “[e]sta norma en sentido estricto y literal no fue violada, sino que por el contrario, dada la forma en que la misma fue redactada, en el presente caso se requiere es que se cumpla para que la resolución atacada esté incursa en causal de nulidad”. Argumenta la violación del literal a) del artículo 136 de la mencionada Decisión 486 por parte de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ”al haber concedido el registro de la marca ALPIKIDS en clase 29 a favor de Alpina S.A, por cuanto dicho signo reproduce sustancialmente la marca previamente registrada RAPIKIDS de la sociedad Congelagro S.A., marca registrada para identificar los mismos productos de la clase 29 de la clasificación internacional”.

Con relación a la similitud existente entre los signos en conflicto señala que “(…) la similitud entre los signos confrontados se da en todos los campos: visual, fonético y conceptual, circunstancias que hace indudable el riesgo de confusión a que se somete el consumidor cuando la (sic) marcas están presentes en un mismo mercado para identificar un mismo tipo de productos; aunque, como bien es sabido, basta que la semejanza se produzca en un solo plano, sea visual, fonético o conceptual, para (sic) se de (sic) el riesgo de confusión, cuestión que 18/04/2007 3.52 parece no haber advertido la Superintendencia al momento de otorgar el registro de la marca ALPIKIDS, no obstante haberse advertido, a través de la oposición presentada, el registro previo de la marca RAPIKIDS para identificar una misma clase de productos”.

Concluye diciendo que la Superintendencia “debió haber rechazado el registro de la marca ALPIKIDS, por cuanto es evidente que dadas las similitudes de orden visual, fonético y conceptual que tienen con la marca previamente registrada RAPIKIDS, el público consumidor se puede ver inducido a error por cuanto no podrá identifica (sic) plenamente el origen de los productos identificados con las marcas, o los productos en sí mismos”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

En cuanto a la registrabilidad de la marca ALPIKIDS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 29, realiza un análisis de su distintividad, de la estructura de la palabra (cotejo visual y fonético); y concluye que “(…) debe quedar claro que esta Superintendencia no encontrando que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca en cuestión, mediante los actos administrativos acusados, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca tramitada bajo el expediente indicado en la referencia, cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, lo que indica que previa la realización de un examen con un raciocinio igual al aquí expuesto, se concluye que no existe ningún impedimento legal ni causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro (…) y menos aún que con la expedición de los actos administrativos acusados se haya incurrido en violación de las normas comunitarias”.

Finalmente, asevera la legalidad de los actos administrativos acusados diciendo que éstos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. GACETA OFICIAL 18/04/2007 4.52 d) Tercero interesado una serie de marcas que utilizan la raíz ALPI, para distinguir productos comprendidos en la Clase veintinueve (29) Internacional y en otras clases estrechamente relacionadas, siendo la marca de casa y la principal de todas la marca ALPINA, la cual es ampliamente conocida entre el publico consumidor.

Por lo tanto, bien puede hablarse que todas ellas forman parte de una familia de marcas, diseñadas y registradas por mi poderdante para ofrecer una variedad de productos al consumidor”. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., considerada como tercero interesado en esta causa expresa: Sobre la debida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 9-IP-94, 74-IP-2004 y 2-IP-94.

Asevera que la marca “ALPIKIDS” es suficientemente distintiva y, en consecuencia, no genera ningún grado de confundibilidad con la marca “RAPIKIDS (MIXTA)”. Agrega que “Teniendo en cuenta lo anterior, lo que entiende la normatividad es que si una marca que se pretende registrar confunde o engaña al público consumidor, la misma no puede gozar de registro.

A contrario sensu si una marca es suficiente (sic) distintiva y en consecuencia no genera confusión, la misma debe ser registrable.” Respecto a los criterios para la realización del examen de comparación de marcas señala también jurisprudencia de este Tribunal de los procesos 26-IP-1997 y 56-IP-2000. Afirma, además, que “(…) la expresión KIDS es una expresión de uso común al determinarse que dicha expresión está incluida en mas (sic) de seis (6) registros de marca, concedidos a diferentes titulares y para identificar productos de la misma Clase Veintinueve (29) Internacional, (…)”.

Indica, en este tema, varias marcas que contienen el término KIDS y, en lo principal, expresa “(…) es evidente que para efectos de realizar el examen de confundibilidad desde el punto de vista fonético entre las marcas ALPIKIDS y RAPIKIDS (MIXTA), debemos suprimir de las mismas la expresión KIDS para atender exclusivamente a los restantes elementos que las conforman y que son las que les otorgan distintividad”.

Adicionalmente, manifiesta que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. tiene registradas varias marcas que pertenecen a la familia de marcas ALPI, registradas a su favor y que amparan productos de la misma clase 29; y, asevera que “Mi poderdante, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., tal y como se ha indicado, detenta la titularidad de CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de noviembre de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tomando en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “ALPIKIDS” (NOMINATIVO) fue presentada el 27 de febrero de 2003, esto es, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina corresponde atender el pedido formulado a consulta.

Se considera conveniente extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 134 de la misma Decisión, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional. GACETA OFICIAL En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 18/04/2007 5.52 pectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos;

Clases de marcas: Marcas Denominativas Compuestas y Mixtas, Comparación entre marcas en conflicto; Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; Riesgo de confusión: directa e indirecta; Reglas para realizar el cotejo marcario; Partículas de uso común, Signos en idioma extranjero, La Marca Débil; Familia de Marcas, La Marca Derivada.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

( ) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. ( ) 3.

CONSIDERACIONES 1 El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará as- Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas y Mixtas. Comparación entre marcas en conflicto. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. 18/04/2007 6.52 Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 2 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 3 2 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponer- 18/04/2007 7.52 se a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido simi- 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL lar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: Confusión Directa e Indirecta Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los 18/04/2007 8.52 productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 7 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 8

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: 6 7 8 5 Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 18/04/2007 9.52 Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. tejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

3.6. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. PARTÍCULAS EN IDIOMA EXTRANJERO. LA MARCA DÉBIL. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un co- En la conformación de una marca su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 10 9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 18/04/2007 10.52 oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario” 12. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 11 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al 11 OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 13 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de produc12 13 Proceso 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio del año 2003. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4 de septiembre de 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. 14 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 15

3.7. LA FAMILIA DE MARCAS. LA MARCA DERIVADA En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. alegó que tiene registradas varias marcas que pertenecen a la familia de marcas ALPI, registradas a su favor y que amparan productos de la misma clase 29, al respecto, indicó que “siendo la marca de casa y la principal de todas la marca ALPINA, la cual es ampliamente conocida entre el público consumidor.

Por lo tanto, bien puede hablarse que todas ellas forman parte de una familia de marcas, diseñadas y registradas por mi poderdante para ofrecer una variedad de productos al consumidor”. 14 15 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, p.p. 78 y 79. OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 2002. p.p. 191 y 192. 18/04/2007 11.52 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los GACETA OFICIAL amparados por la marca ya registrada” (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2000, del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”). Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras o por palabras compuestas, con o sin significación conceptual.

Los signos mixtos, por su parte, se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 18/04/2007 12.52 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de GACETA OFICIAL 18/04/2007 13.52 otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO 6. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040141, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Liguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 200-AI-2005 Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador por el supuesto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 1 de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil siete en la Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaria General contra la República del Ecuador. VISTOS: La demanda interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, la misma que fue recibida en este Tribunal a través de la comunicación Nº SG-C/ 0.11/1529/2005 del 23 de septiembre de 2005, vía fax, y confirmada por courrier el 29 de septiembre del mismo año. Sin embargo, no se recibieron los anexos correspondientes.

En octubre 3 de 2005, se recibió vía courrier, copia del documento de demanda, acompañado de los anexos que se indican en el escrito de demanda, y de una copia de la Resolución 300 emitida por el COMEXI, el 31 de marzo de 2005. El auto de 30 de noviembre de 2005, admitió la demanda presentada contra la República del Ecuador y concedió un término de 40 días conti- GACETA OFICIAL nuos contados a partir de la fecha de notificación del auto, para que contestara la demanda.

Mediante informe de 24 de enero de 2006 de la Secretaría del Tribunal, este Tribunal fue informado sobre la notificación de la demanda de la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador y del auto de admisión que fue realizado con fecha 13 de diciembre de 2005, personalmente. El auto de 8 de marzo de 2006, por medio del cual, queda establecido que la República del Ecuador no presentó escrito de contestación de la demanda dentro del plazo señalado en el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 60 del mismo, este Tribunal tuvo por contradicha la demanda tanto en los hechos como en el derecho.

Asimismo, se declaró tener como pruebas las documentales ofrecidas y aportadas por la parte demandante en el escrito de demanda, y dado que las pruebas ofrecidas fueron de carácter documental y aportadas con la demanda, no se abrió el proceso a pruebas. A su vez se convocó a las partes a la Audiencia Pública para el 6 de abril de 2006, a las 10h00.

La comunicación SG-C/5.11/561/2006 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, recibida el 21 de marzo de 2006, solicita autorización para que en el día de la Audiencia Pública participe en su calidad de experto en el tema de Arancel Externo Común y Nomenclatura Arancelaria, el señor Víctor Salazar Zarate, funcionario de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

El escrito presentado y recibido el 31 marzo de 2006, en el que la Procuraduría General del Estado del Ecuador autoriza a la Abogada Claudia Salgado Levy, para que intervenga en la mencionada Audiencia Pública. El escrito recibido el 3 de abril de 2006, en el que el Doctor Camilo Mena Mena, Director de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado solicita autorización para que en la Audiencia Pública del 6 de abril, participen Mauro Benavides y Jacqueline Quispe, funcionarios pertenecientes a la Sub Secretaria de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, como técnicos expertos.

El auto de 5 de abril de 2006, por medio del cual se decide admitir, en la Audiencia Pública, en 18/04/2007 14.52 calidad de experto al señor Víctor Salazar Zárate, por la Secretaría General de la Comunidad Andina, así como también las intervenciones en la Audiencia Pública en calidad de abogada a Claudia Salgado Levy, y de los expertos Mauro Benavides y Jacqueline Quispe, por parte de la República del Ecuador.

El Acta Nº 02-AP-TJCA-2006, mediante la cual se informa lo sucedido en la Audiencia Pública, celebrada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el jueves 6 de abril de 2006. El escrito de conclusiones de la República del Ecuador de 11 de abril de 2006. El escrito de conclusiones de la Secretaría General de la Comunidad Andina de 12 de abril de 2006. 1.

La Demanda. 1.1 Objeto Se pretende con dicha acción que el Tribunal declare que la República del Ecuador ha incumplido sus obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico comunitario, al modificar unilateralmente el Arancel Externo Común contenido en los Anexos I y II de las Decisiones 370 y 465 correspondiente a los productos de papel y cartón, clasificados conforme a la Decisión 570, en las subpartidas 4802.54.00, 4802.55.90, 4802.56.90, 4802.57.90, 4802.5810 y 4802.58.90.

Asimismo, que en su pronunciamiento se exhorte a la República del Ecuador que adopte todas las medidas necesarias a fin de que se ponga fin al señalado incumplimiento con expresa condena en costas a la parte demandada. 1.2 Fundamentos de hecho. Conforme al escrito de la demanda presentado por la Secretaría General el 29 de septiembre de 2005, ante este Tribunal de Justicia, se desprenden como hechos relevantes, los siguientes: Mediante Comunicación de fecha 7 de febrero de 2003, recibida por la Secretaría General de la Comunidad Andina el 11 de febrero de 2003, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia —ANDI— manifestó su preocupación por un supuesto incumplimiento por parte del Gobierno del Ecuador de las normas del Arancel Externo Común en lo que se refiere a los productos de papel y cartón clasificados en las subpartidas GACETA OFICIAL 4802.54.00, 4802.55.00, 4802.56.00, 4802.57.00 y 4802.58.00, al emitir el Decreto Ejecutivo 2429, del 6 de marzo de 2002.

El 12 de febrero de 2003, el Gobierno del Perú remitió también a la Secretaría General, la comunicación Nº 120-2003-MINCETUR/VCME/ DNINCI, haciendo referencia a una anterior comunicación de abril 30 de 2002, por la cual se solicitó a la Secretaría General el inicio de un procedimiento por posible incumplimiento por parte del Gobierno del Ecuador, al haber, supuestamente, modificado unilateralmente algunos derechos Ad Valorem, principalmente aquellos referidos a los productos de papel y cartón en virtud a la aplicación del Decreto Nº 2429. 18/04/2007 15.52 por procedimiento mecánico o sin ella, de gramaje superior a 150 g/m2 ……………… 15 • Papel y cartón, multicapas blanqueadas … ………………………………………………… 15 • Papel y cartón, multicapas, con una capa exterior blanqueada, sin estucar o recubrir … ………………………………………………… 15 • Papel y cartón, con tres o más capas, blanqueadas sólo las exteriores, sin estucar o recubrir ………..….…………….……… • Los demás papeles y cartones multicapas, sin estucar ni recubrir ….……………….…. 15 El 3 de marzo de 2003, mediante Comunicación SG-F/0.5/307/2003, la Secretaría General inició una investigación con el fin de determinar si la aplicación por parte del Ecuador de un arancel del 5 por ciento a las subpartidas 4802.54.00, 4802.55.00, 4802.56.00, 4802.57.00 y 4802.58.00, constituían un incumplimiento a las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial las Decisiones 370 y 465, al haber modificado unilateralmente el Arancel Externo Común de productos de papel y cartón. • Los demás papeles y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2, sin estucar o recubrir …….………………………………… 15 Mediante Oficio SG-F/0.5/766/2003, transmitido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 19 de mayo de 2003, la Secretaría General emitió Nota de Observaciones por posible incumplimiento de la República del Ecuador al estar aplicando aranceles distintos a los previstos en las Decisiones 370 y 465, observando la Secretaría General que, conforme a las referidas Decisiones, que la República del Ecuador debería aplicar los siguientes niveles arancelarios para los productos identificados a continuación: • Los demás papeles y cartones, de gramaje superior o igual a 225 g/m2, sin estucar o recubrir …………..…………………………… 15 “• Los demás papeles y cartones con un máximo del 10% de fibra, en peso, obtenidas por procedimiento mecánico o sin ella, de gramaje inferior a 40 g/m2 ………………… 10 • Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o en los que un máximo del 10% en peso esté constituido por dichas fibras, de gramaje superior o igual a 40 pero inferior o igual a 150 g/m2, excepto los de seguridad ………….. 15 • Los demás papeles y cartones, con un máximo de los 10% de fibras, en peso, obtenidos • Los demás papeles y cartones, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, para juntas o empaquetaduras, sin estucar o recubrir ………………………………………. 10 • Los demás papeles y cartones, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, sin estucar o recubrir ……………………… 15 • Papeles y cartones del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos, excepto impresos, estampados o preparados …………………………………. 20” Seguidamente, la Secretaría General de la Comunidad Andina, expone que el Gobierno del Ecuador envió la Comunicación Nº 345-03 DININ, de 2 de junio de 2003, donde pide una prórroga de treinta (30) días hábiles para contestar a la Nota de Observaciones SG-F/0.5/766/2003, argumentando que necesitaba contar con una versión oficial de la correlación de las Decisiones 507 y 465.

Dicha petición fue contestada afirmativamente el 11 de junio de 2003, mediante Comunicación SG-F/0.5/964/2003, concediendo un plazo de 10 días hábiles para que el Gobierno del Ecuador diera respuesta a la Nota de Observaciones. GACETA OFICIAL Seguidamente, indica la demandante que mediante fax 398, de 18 de junio de 2003, el Gobierno del Ecuador solicitó a la Secretaría General, que se considere el plazo de treinta días hábiles inicialmente solicitado, argumentando: “(…) (i) que en la Comunidad Andina aún no se dispone de una norma que establezca una correlación de la nomenclatura contemplada en la Decisión 465, con aquella establecida en la Decisión 507 y reformas a la Decisión 535, por lo que al Gobierno del Ecuador se le hacía difícil pronunciarse adecuadamente sobre el tema;

(ii) la Decisión 370 y sus reformas, deben ser aclaradas en una nueva Decisión, con la nueva Nomenclatura NANDINA establecida en la Decisión 507, toda vez que el Ecuador tiene derechos alcanzados en los Anexos 2 y 4; (iii) la Secretaría General, está convocando a la Novena Reunión Ordinaria del Comité Andino de Coordinación Arancelaria a realizarse entre los días 8 y 9 de julio de 2003, para tratar estos temas.” Dicho pedido no fue tomado en consideración por la Secretaría General, en virtud del artículo 63 de la Decisión 425.

En este orden de hechos, la República del Ecuador no presentó descargos respecto a las observaciones formuladas mediante nota SG-F/ 0.5/766/2003 del 19 de mayo de 2003, limitándose a presentar argumentos en apoyo a su solicitud de prórroga realizada mediante nota fax de 18 de junio de 2003. Finalmente, mediante Resolución 877, que contiene el Dictamen de Incumplimiento 17-2004, la Secretaría General declaró el incumplimiento de la República del Ecuador, respecto de los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 1 de la Decisión 370 de la Comisión, al aplicar aranceles distintos al Arancel Externo Común contemplado en los anexos I y II de la Decisión 370, para los siguientes productos, clasificados según la nomenclatura vigente adoptada mediante la Decisión 507, en las subpartidas 4802.54.00, 4802.55.00, 4802.56.00, 4802.57.00 y 4802.58.00: - Los demás papeles y cartones con un máximo del 10% de fibra, en peso, obtenidas por procedimiento mecánico o sin ella, de gramaje inferior a 40 g/m2; - Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o en los 18/04/2007 16.52 que un máximo del 10% en peso esté constituido por dichas fibras, de gramaje superior o igual a 40 pero inferior o igual a 150 g/m2, excepto los de seguridad; - Los demás papeles y cartones, con un máximo del 10% de fibras, en peso, obtenidos por procedimiento mecánico o sin ella, de gramaje superior a 150 g/m2; - Papel y cartón, multicapas blanqueadas; - Papel y cartón, multicapas, con una capa exterior blanqueada, sin estucar o recubrir; - Papel y cartón con tres o más capas, blanqueadas sólo las exteriores, sin estucar o recubrir; - Los demás papeles y cartones multicapas, sin estucar ni recubrir; - Los demás papeles y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2, sin estucar o recubrir; - Los demás papeles y cartones, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, para juntas o empaquetaduras, sin estucar o recubrir; - Los demás papeles y cartones, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, sin estucar o recubrir; - Los demás papeles y cartones, de gramaje superior o igual a 225 g/m2, sin estucar o recubrir; - Papeles y cartones del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos, excepto impresos, estampados o preparados.

De esta manera, la Secretaría General, conforme a lo previsto en el literal f) del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General (Decisión 425), concedió al Gobierno del Ecuador un plazo de 15 días calendario para que ponga fin al incumplimiento. La Secretaría General, mediante Comunicación SG-F/0.11/1982/2004 de 6 de diciembre de 2004, solicitó al Gobierno del Ecuador que dentro de un plazo de 10 días hábiles informe sobre las medidas adoptadas a fin de dar cumplimiento al Dictamen 17-2004 contenido en la Resolución 877.

GACETA OFICIAL 1.3 Fundamentos de Derecho. En el escrito de la demanda, se menciona la infracción de tres normas comunitarias, a saber: el artículo 1 de la Decisión 370, los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 4 del Estatuto del Tribunal de Justicia. 1.3.1 El incumplimiento del Artículo 1 de la Decisión 370. Por medio del artículo 1 de la Decisión 370 de la Comisión de la Comunidad Andina, los Países Miembros se comprometieron a “Aprobar la estructura del Arancel Externo Común, con base en cuatro niveles arancelarios: 5%, 10%, 15% y 20%, los cuales aparecen especificados para cada subpartida arancelaria en el Anexo 1 de la presente Decisión (…)”.

Por su parte, el Anexo II de la Decisión 370, modificado por el Anexo II de la Decisión 465, establece los niveles arancelarios para algunos productos sobre los que Ecuador puede aplicar un arancel de hasta cinco puntos por debajo del AEC. Seguidamente, se argumenta que la República del Ecuador se encuentra aplicando un arancel nacional distinto del Arancel Externo Común, para lo cual presenta unos cuadros comparativos donde figuran los productos y el arancel que debe aplicarse conforme a las normas comunitarias, junto con el arancel que aplica la República del Ecuador conforme al Decreto Ejecutivo 2429. 1.3.2 Incumplimiento de los artículos 81 y 86 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sustenta dicha afirmación en base a jurisprudencia de éste Tribunal, a saber la Sentencia del proceso 7-AI-1998, que versa sobre una acción de incumplimiento, de donde se desprende, principalmente: (1) el compromiso de los Países Miembros de poner en aplicación en determinado plazo el Arancel Externo Común, y (2) el compromiso de no alterar unilateralmente los gravámenes que se establecen de manera común en el referido Arancel Externo. 1.3.3 Incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La República del Ecuador incurrió en una infracción al aplicar aranceles distintos al Arancel 18/04/2007 17.52 Externo Común, conforme a lo establecido en las normas relativas a esta figura del proceso de integración, incumpliendo su deber de no hacer, según el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal. Finalmente, concluye el escrito solicitando se exhorte a la República del Ecuador para que adopte las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento y se condene al pago de costas a la República del Ecuador. 1.4 Contestación a la Demanda.

Queda establecido en el auto de 8 de marzo de 2006, que el Ecuador no presentó escrito de contestación en la oportunidad procesal pertinente, por lo que se considero contradicha la demanda en los hechos y en el derecho. 2. Pruebas La parte actora presenta las siguientes pruebas en su demanda: a) Decisión 568 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. b) Dictamen N9 17-2004 contenido en la Resolución 877 de la Secretaría General, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1142 del 17 de noviembre de 2004. c) Comunicación de fecha 7 de febrero de 2003 de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia — ANDI. d) Comunicación N° 120-2003-MINCETUR/ VCME/DNINCI del 12 de febrero de 2003. e) Comunicación SG-F/0.5/307/2003 del 3 de marzo de 2003 por la cual se inició la investigación correspondiente. f) Comunicación SG-F/0.5/766/2003 de 19 de mayo de 2003 que contiene la nota de observaciones emitida por la Secretaria General. g) Comunicación N° 345-03-DINlN de 2 de junio de 2003 remitida por el Gobierno del Ecuador. h) Comunicación SG-F/0.5/964/2003 de 11 de junio de 2003 de la Secretaria General. i) Fax N° 398 del 18 de junio de 2003 del Gobierno del Ecuador.

GACETA OFICIAL j) Comunicación SG-F/0.11/1982/2004 del 6 de diciembre de 2004. k) Comunicación DIE —0385 del 5 de abril de 2005 enviada por el Gobierno de Colombia. 3. Audiencia Pública La Audiencia Pública se practicó en presencia de ambas partes el 6 de abril de 2006. Al finalizar ésta, se concedió, conforme a la normativa comunitaria, el plazo de ocho días para la presentación de los escritos de conclusiones.

Así, el día 11 de abril de 2006, fue recibido en este Tribunal de Justicia, el escrito de conclusiones del Gobierno ecuatoriano. Mientras que el 12 de abril de 2006, se recibió vía fax, un documento que contiene las conclusiones de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 4. Escritos de Conclusiones 4.1 Escrito de Conclusiones del Gobierno Ecuatoriano. El escrito de conclusiones presentado por la Procuraduría General del Estado señala los siguientes argumentos: 4.1.1 Falsedad en los argumentos de hecho y de derecho presentados por la parte demandante.

Manifiesta que, la demanda carece de congruencia entre los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por la demandante. Esta incongruencia se produce por existir falsedad tanto en los argumentos de hecho como en los de derecho que han sido alegados, en razón de que lo que expone la Secretaría General no corresponde con la Decisión 507. Establece, que si bien ciertas partes de la descripción de productos hecha por la Secretaría General en su Cuadro N° I son similares a la descripción contenida en la Decisión 507, éstas no son concisas dado que en materia arancelaria, es necesario que la descripción del producto sea exacta, precisa, no se preste a confusión alguna, y contenga su propio código identificador, al cual debe acompañar una tarifa arancelaria.

Así, indica que “Nada de esto ha sucedido en el presente caso, pues los códigos mencionados 18/04/2007 18.52 por la Secretaría General no corresponden a una descripción unívoca del producto ni hay correlación entre ambos y la tarifa arancelaria a ser aplicada.” Asimismo, alega que el Decreto Ejecutivo 2429, de 3 de abril de 2002, ya no se encuentra vigente, el mismo que fue derogado por el Decreto Ejecutivo 693, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.162 de 9 de Diciembre de 2005. 4.1.2 El dictamen de incumplimiento N° 172004 carece de motivación y no se sujetó al debido procedimiento.

Argumenta el demandado que el Dictamen de incumplimiento 17-2004 carece de motivación por cuanto “(…) una vez que la Secretaría General emitió la Nota de Observaciones el Ecuador solicitó en dos ocasiones una prórroga. La primera vez ésta le fue concedida mediante comunicación SG-F0.5/964/2003 de 11 de junio de 2003. La segunda prórroga solicitada jamás fue respondida por parte de la Secretaría General, lesionando de esa forma el derecho a la defensa del Estado ecuatoriano”.

El Ecuador preparó nuevos argumentos que no fueron enviados en espera de una respuesta a la solicitud. No obstante, la Secretaría General guardó absoluto silencio hasta el momento de emitir su dictamen, en donde de forma tardía niega la solicitud hecha por el Ecuador. Igualmente se expresa en dicho escrito de conclusiones que el menoscabo al derecho a la defensa recae en que “(…) no se dio respuesta, ni aceptando ni negando, a la solicitud antes formulada por el Ecuador, dentro del tiempo que correspondía es decir antes de que culmine el procedimiento mediante la emisión del Dictamen de incumplimiento (…)”.

Alega, que el Ecuador “(…) presentó algunos argumentos de descargo. No obstante la Secretaría General no hizo referencia alguna a estos argumentos ni expuso los motivos por lo que desestimó lo observado por el Ecuador.” Expone que los argumentos que mencionó presentar en aquel momento se basan en que los países andinos aún no disponen de una Decisión que contemple la correlación de la Decisión 465 con la Nomenclatura de la Decisión GACETA OFICIAL 18/04/2007 19.52 507 y reformas de la Decisión 535; en el cual el Capitulo 48 en su mayor parte fue reestructurado; por lo que alega que si no se tiene la mencionada herramienta jurídica, no es posible pronunciarse adecuadamente. nían aranceles distintos (5, 10, 15, 20) y unificarse en una sola, Ecuador mantuvo el nivel arancelario de la Decisión 370.

Por lo expuesto, no existe incumplimiento de la normativa comunitaria.” Asimismo, dice que la Decisión 370 y su reforma posterior en la Decisión 465 con todos sus anexos, debe ser aclarada en una nueva Decisión, con la nueva Nomenclatura NANDINA 507, toda vez que el Ecuador tiene derechos adquiridos en el Anexo 2; así como para las subpartidas que constan en el Anexo IV en tanto se resuelva un Arancel Externo Común para los 5 Países en todo el universo arancelario. 4.1.4 La Decisión 570 no es materia de la presente acción por supuesto incumplimiento, ni puede sustentar dicha acción. 4.1.3 Cabal cumplimiento a la normativa comunitaria.

Se aduce la no trasgresión, por parte de la República del Ecuador, del ordenamiento jurídico comunitario, alegando la existencia de un vacío legal, que consiste en que “(…) luego de la actualización de la nomenclatura NANDINA en la Decisión 507, la Comisión no ha expedido una nueva Decisión con la finalidad de que exista correlación entre las nuevas subpartidas creadas reagrupadas; suprimidas o modificadas con la tarifa arancelaria que debe aplicarse, creando así un vacío jurídico y dejando muchas subpartidas indeterminadas.” Se indica también que luego de expedida la Decisión 507 “(…) muchas subpartidas se reagrupan en una más general haciendo que ninguno de los Países Miembros sepa cuál arancel aplicar, dentro de los que era posible.

Así por ejemplo, en el caso ecuatoriano, de conformidad con la tarifa arancelaria a ser aplicada (5, 10 y 15). Pero con la emisión de la Decisión 507 estos tres productos de la referencia se agrupan en uno solo, quedando en indeterminación qué arancel le corresponde a la nueva subpartida. En estas circunstancias, cada uno de los Países Miembros optó por elegir su arancel dentro de las posibilidades que la misma Decisión 370 le ofrecía (…)”.

Igualmente, señala que: “Consecuentemente, al adoptar la Decisión 507 se produjo un vacío jurídico. La Comisión no ha aprobado una decisión que actualice la 370 y defina el nuevo nivel arancelario que correspondería a las nuevas subpartidas creadas con la Decisión 507. En esta circunstancia, por técnica arancelaria y de nomenclatura, al suprimirse subpartidas que te- Se debe tener presente que la Decisión 570 entró en vigencia el primero de enero de 2005, fecha en la cual ya existía el Dictamen de Incumplimiento No 17-2004, contenido en la Resolución 877, de 17 de noviembre de 2004.

Asimismo, señala que “Ha quedado establecido que con la Decisión 507 se produjo un vacío legal que causó la indefinición de muchas subpartidas. Esto ha sido reconocido tácitamente por la misma Secretaría General, quien no puede pretender demostrar que ese vacío legal quedó subsanado con la expedición de la Decisión 570. Pues, aún si fuera así, la Decisión 570 no fue materia del Dictamen de Incumplimiento No. 17- 2004”.

Considera el demandado que si la Secretaría General llegara a considerar que la República del Ecuador está en contravención a lo establecido en la Decisión 570, entonces deberá iniciar la fase administrativa o prejudicial mediante una nueva investigación y emitir una nota de observaciones y posteriormente el Dictamen de Incumplimiento respectivo, de ser el caso.

Argumenta nuevamente que no ha ocurrido una violación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, “(…) pues, existía una indefinición de subpartidas al haberse agrupado con otras mediante la expedición de la Decisión 507.” Pide se desestime, la demanda presentada por la Secretaría General y aclara que dicho escrito no tiene el carácter de solicitudes de prueba de último momento.”Sólo información para un mejor resolver”. 4.2 Escrito de Conclusiones de la Secretaría General.

El escrito de conclusiones presentado por la Secretaría General, contiene un resumen de los antecedentes del caso señalado, incluyendo las etapas de la fase pre-contenciosa, donde deben GACETA OFICIAL destacarse los puntos 16 y 17 que establecen lo siguiente: • “16. En fecha 22 de noviembre de 2005, la Comisión de la Comunidad Andina adoptó en materia del Arancel Externo Común, la Decisión 626 que modifica las Decisiones 535, 580, y 620.

Entre las modificaciones introducidas por la Decisión 626 se encuentra una modificación al Anexo I, mediante la cual la República del Ecuador quedaba autorizada a aplicar un nivel arancelario de 5% (sic) los productos contenidos en las subpartidas 48025810 y 48025890. • 17. Sin embargo, la República del Ecuador en la actualización del arancel nacional realizada con fecha 9 de diciembre de 2005 a través de la publicación del Decreto 693, mantuvo niveles arancelarios de cinco por ciento respecto de los productos contenidos en las subpartidas 48025400, 48025590, 48025690, 48025790.” Seguidamente, la Secretaría General expone su posición en cuanto a los argumentos presentados por el Estado ecuatoriano en la Audiencia Pública debiéndose señalar al respecto: 4.2.1 Prórroga solicitada por la República del Ecuador.

La Secretaría General mediante nota SG-F/0.5/ 964/2003, otorgó una prórroga a la República del Ecuador, con base en lo dispuesto por el artículo 63 de la Decisión 425, a lo cual la República del Ecuador, pese a tener pleno conocimiento de la norma comunitaria, solicitó una segunda prórroga que era manifiestamente improcedente, mediante fax 398, sabiendo que la Secretaría General no podía otorgársela, en sujeción a lo establecido por la norma.

En ese sentido, la Secretaría General considera que si la República del Ecuador no tuvo oportunidad de defenderse, ello no le es imputable. Indica que la posición asumida por el Ecuador fue de la de optar por solicitar una prórroga, que no iba a ser otorgada, en lugar de presentar sus descargos o contestar a la demanda. Así, los referidos argumentos de la demandada son improcedentes, toda vez que no fueron planteados como una excepción previa, conforme lo dispone el artículo 61 de la Decisión 500. 18/04/2007 20.52 4.2.2 La no adopción en las normas relativas al Arancel Externo Común, de una Decisión que se correlacionara con la NANDINA adoptada por la Decisión 507 y posteriormente la 570.

Se expresa en el escrito, que en efecto, tanto la Decisión 507 y 570 determinan que los Países Miembros pueden establecer desdoblamientos en sus aranceles nacionales, conforme la siguiente disposición: “Los Países Miembros podrán crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA.

A estos efectos, las Notas Complementarias Nacionales deberán destacarse de las Notas Legales de la NANDINA; las subpartidas nacionales utilizarán dos dígitos adicionales al código de ocho dígitos de la NANDINA, sin que en ningún caso puedan agregarse nuevos desdoblamientos con código de ocho dígitos; los textos nacionales conservarán los términos empleados en la NANDINA, pudiéndose admitir en las subpartidas nacionales términos locales aclaratorios encerrados en paréntesis.” Señala el escrito que: “En tal sentido, las Decisiones 507 y 570, otorgaron la herramienta para que, en observancia a lo dispuesto por los anexos I y II de la Decisión 465 y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la República del Ecuador al momento de adecuar su arancel nacional a las normas sobre NANDINA también tuviera en cuenta sus compromisos arancelarios estableciendo los desdoblamientos necesarios para mantener los niveles arancelarios acordados en los Anexos I y II de la Decisión 370 (modificados por los anexos I y II de la Decisión 465, tal como se desprende de los siguientes acápites.” Se indica asimismo, que según la Secretaría General, el Ecuador no utilizó la autorización que otorga la norma transcrita.

Seguidamente, en el escrito señalan unos cuadros de correspondencia de cada una de las subpartidas, donde según la Secretaría General se produce el incumplimiento respecto a los productos conforme a las Decisiones 507 y 570. GACETA OFICIAL Así, se desprende de los cuadros presentados por la Secretaría General que conforme a la Decisión 507, las subpartidas: 4802.54.00: Relativas a “los demás papeles de un máximo de 10% de fibra de peso (…)”.

Cabe aplicar un arancel del 15% pero según el Anexo II el Ecuador debe aplicar un arancel del 10%. Aplica 5%. 4802.55.00: Relativas al “papel de seguridad”, indica el escrito que se debió hacer el desdoblamiento nacional para identificar los papeles de seguridad para los cuales se puede aplicar un arancel del 5%, ya sea por el Anexo II o en virtud de la nómina de bienes No Producidos.

Para los productos restantes, el Ecuador debió aplicar un nivel del 15%. Aplica 5%. 4802.56.00: Relativas a “papeles y cartones” del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos (…). Se establece, que debe realizarse la correspondencia con la subpartida 4823.59.00 de la Decisión 422, la cual según la Decisión 465, debe mantener un nivel del 20%.

Ecuador aplica 5%. 4802.57.00: Señala el escrito que en esta qué se debió realizar desdoblamientos nacionales para identificar los papeles de seguridad respecto a los cuales el Ecuador puede aplicar un nivel de 5%, ya sea por el Anexo II o en virtud de la Nómina de Bienes No Producidos. Se indica que para los productos restantes debió aplicarse un nivel del 15%.

Ecuador aplica 5%. 4802.58.00: Se indica que para los productos comprendidos en esta subpartida debe mantenerse conforme a la Decisión 465, un arancel del 15%, tomando en consideración que la correspondencia debe hacerse conforme a la subpartida 4802.53.00 de la Decisión 422. Ecuador aplica 5%. Así, con respecto a la Decisión 507, el Ecuador en general para cada subpartida mantiene un arancel del 5% cuando se exige según cada cuadro niveles que varían del 10%, 15% hasta el 20%.

En cuanto a la Decisión 570, según el escrito de informe de la Secretaría General para las subpartidas establecidas en esta Decisión indica que: 18/04/2007 21.52 “La subpartida 4802.54.00 se mantiene sin cambios, por lo que el incumplimiento persiste”. La subpartida 4802.55.00, se desdobló conforme a la Decisión 570 para identificar los papeles de seguridad, e indica que la correspondencia permite establecer que el incumplimiento respecto a las subpartidas 4802.55.10 y 4802.55.20 ha quedado subsanado puesto que papeles de seguridad se encuentran en la nómina de bienes no producidos lo cual permite libertad de diferir el AEC hasta un nivel de 5%.

Señala que en el caso de la subpartida 4802.55.90 persiste el incumplimiento puesto que se debe aplicar un nivel del 15% y Ecuador aplica 5%. La subpartida 4802.56.00 se desdobló para identificar los papeles de seguridad. Esta nueva correspondencia permite establecer que el incumplimiento respecto a las subpartidas 4802.56.10 y 4802.56.20 ha quedado subsanado puesto que los papeles de seguridad se encuentran en la nómina de bienes no producidos lo cual permite libertad de diferir el AEC hasta un nivel del 5%.

En el caso de la subpartida 4802.56.90 persiste el incumplimiento puesto que se debe aplicar un nivel del 15%, y el Ecuador aplica 5%. La subpartida 4802.57.00 se desdobló igualmente para identificar los papeles de seguridad en escritura, impresión y afines. Señala el escrito que la nueva correspondencia permite establecer el incumplimiento respecto a las subpartidas 4802.57.10 y 4802.57.00 ha quedado subsanado puesto que los papeles de seguridad se encuentran en la nómina de bienes no producidos lo cual permite la libertad de diferir el AEC hasta un nivel del 5%.

En el caso de las Subpartida 4802.57.90 persiste el incumplimiento puesto que se debe aplicar un nivel del 15% y el Ecuador aplica 5%. “La subpartida 4802.58.00 se desdobló mediante Decisión 570 para diferenciar los papeles de peso superior a 150 g/ m2 entre los de bobinas y las demás presentaciones (…)”; si bien este desdoblamiento no produce mayores alteraciones en la correspondencia con la Decisión 422, cabe anotar que mediante la Decisión 626 se autorizó al Gobierno del Ecuador la aplicación de un nivel del 5% para estas subpartidas por lo que ya no se configura un incumplimiento.

Conforme a lo que se indica en el escrito, al igual que en la Decisión 507, la República del GACETA OFICIAL Ecuador mantiene en general un arancel del 5%, salvo por las excepciones de las subpartidas antes indicadas. Señala, que por todo lo expuesto, no considera que existiera un vacío legal que impidiese a la República del Ecuador cumplir con sus compromisos arancelarios asumidos por las Decisiones 370 y 465.

Indica también el escrito que cuando se negociaron las normas del Arancel Externo Común no se negoció la nomenclatura andina. Así, plantea también que no podría considerarse que las variaciones establecidas en la NANDINA fueran a constituir un impedimento para cumplir los compromisos del Arancel Externo Común, más aún cuando se considera que éste fue establecido para proteger el mercado andino y que debe realizarse conforme a los procedimientos del ordenamiento jurídico de la comunidad.

Indica que la nomenclatura andina NANDINA, no está establecida, en los mecanismos de modificación del Arancel Externo Común y que mal podría el Ecuador escudarse en estas normas. 4.2.3 Sustracción de materia, toda vez que el Decreto 2429 quedó derogado con el Decreto 693. Establece la Secretaría General que dicho argumento carece de todo fundamento en la medida que la acción de incumplimiento no se entiende en relación a la forma legal que adopten las conductas infractoras de las normas comunitarias, se establece que la acción de incumplimiento es interpuesta en relación con las conductas independientemente de la forma que hayan adoptado.

Plantea, que a pesar de que el Gobierno del Ecuador haya derogado la medida en referencia (Decreto Ejecutivo 2429), alega que mantiene la conducta demandada en relación a ciertos bienes comprendidos en el capítulo 48 de la Decisión 570. 18/04/2007 22.52 troversia, en virtud de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación, concordados con las normas de su Estatuto, en las que se regula lo concerniente a la acción de incumplimiento.

Al haberse observado las formalidades relativas a la referida acción, sin que exista vicio procesal alguno que invalide lo actuado, procede el Tribunal a dictar sentencia. 2. Naturaleza jurídica y características de la acción de incumplimiento. Del procedimiento administrativo previo. “La acción de incumplimiento se encuentra disciplinada en los artículos 23 al 27 del Tratado de Creación del Tribunal y en los artículos 107 al 120 de su Estatuto, y constituye el mecanismo jurisdiccional que permite vigilar el cumplimiento por parte de los Países Miembros, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Así, el Tribunal se encuentra facultado para conocer de las acciones de incumplimiento que sean interpuestas por la Secretaría General de la mencionada Comunidad, los Países Miembros, o las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro.” (Sentencia del Proceso 118-AI-2003, de 14 de abril de 2005, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1206, de 13 de junio de 2005).

En diversos fallos, este órgano jurisdiccional comunitario se ha referido a la naturaleza de la acción de incumplimiento; en este sentido ha sostenido que, a través de dicha acción, se persigue garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración dentro de la Comunidad Andina, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han asumido los Países Miembros desde la adopción del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal garantiza así el control de la legalidad del sistema, de acuerdo con lo dispuesto en su Tratado Fundacional, cuyo texto lo inviste como el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, con capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente.

CONSIDERANDO: 1. Competencia El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para conocer de la presente con- Ahora bien, para acudir al órgano jurisdiccional comunitario deben agotarse las vías previas que exigen tanto el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como su Estatuto; sobre el particular, este Tribunal en GACETA OFICIAL sentencia reciente ha señalado que: “De las normas que regulan la acción en comento se desprende que antes de acudir al procedimiento judicial en el Tribunal, es indispensable que se adelante ante la Secretaría General de la Comunidad, un procedimiento precontencioso, que viene a constituir una especie de presupuesto procesal para la acción, que se materializa por el desarrollo de una fase previa administrativa en la que debe abrirse un diálogo entre el ejecutivo comunitario y el País Miembro presuntamente infractor, para buscar la solución del asunto controvertido en dicha etapa.

Debe en esa fase otorgarse al País Miembro la oportunidad procesal para corregir o enmendar su conducta, a partir de la formulación de un pliego de cargos o nota de observaciones que puede, por supuesto, ser objeto también de explicaciones justificativas de la conducta asumida por el referido País Miembro. Resulta así mismo, indispensable la emisión de un dictamen motivado de cumplimiento o incumplimiento, en el cual se determine si, a criterio de la Secretaría General, la conducta asumida por el País Miembro es contraria o no al ordenamiento jurídico comunitario.

Se observa que la jurisprudencia del Tribunal exige que debe existir correspondencia y suficiente congruencia entre las razones del incumplimiento aducidas en la nota de observaciones y las contenidas en el dictamen de incumplimiento con las alegadas posteriormente en la demanda que llegare a intentarse”. (PROCESO 50-AI-2002, sentencia del 14 de mayo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No. 935, del 12 de junio de 2003).

En este caso, el Tribunal estima que se ha cumplido a cabalidad con los trámites previos; por cuanto mediante Nota de Observaciones SG-F/ 0.5/766/2003, se informó al Gobierno del Ecuador el 19 de mayo de 2003, de la investigación iniciada en su contra, ya que estaría éste en incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena y de las Decisiones 370 y 465 de la Comisión, al aplicar un arancel distinto al Arancel Externo Común establecido en la normativa andina.

Tal como lo establece el artículo 63 de la Decisión 425, y a pedido de la República del Ecuador, la Secretaría General concedió un plazo adicional de 10 días hábiles para que ésta de respuesta a la mencionada Nota de Observacio- 18/04/2007 23.52 nes. Cabe destacar que el citado artículo 63 señala que el plazo para dar respuesta a la nota de observaciones “podrá ser ampliado hasta por diez días hábiles adicionales” (énfasis añadido).

Una vez transcurrido el plazo mencionado, la Secretaría General emitió el Dictamen N°172004, contenido en la Resolución 877, de fecha 16 de noviembre de 2004, por el cual se resolvió que la República del Ecuador había incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario, al aplicar aranceles distintos a los contemplados en los Anexos I y II de la Decisión 370 a los productos de papel y cartón clasificado, según la nomenclatura vigente de la Decisión 507, en las subpartidas 4802.54.00, 4802.55.00, 4802.56.00. 4802.57.00 y 4802.58.00.

Si bien la República del Ecuador alega haber solicitado una segunda prórroga para dar respuesta a la Nota de Observaciones, y no haber tenido respuesta por parte de la Secretaría General, poseía legítimo interés y tenía el derecho para iniciar una acción por omisión o inactividad, toda vez que la omisión de una respuesta por parte de la Secretaría General, no conlleva la anulación del Dictamen de Incumplimiento que ha emitido.

De conformidad con lo dispuesto en el Título V del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General (Decisión 425), ese órgano comunitario puede a petición de parte iniciar procedimientos administrativos para calificar medidas de los Países Miembros como una restricción o un gravamen, o procedimientos en donde se dictamine que una conducta o medida de un País Miembro representa un incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.

En el curso de la investigación, iniciada de oficio o a petición de parte, la Secretaría General debe remitir sus observaciones por escrito al País Miembro cuestionado para que las absuelva y, recibida la respuesta o vencido el plazo para hacerlo, ésta emitirá un pronunciamiento mediante Dictamen. Incluso puede la Secretaría General pronunciarse “( ) sobre las conductas activas o pasivas asumidas por los Países Miembros, para adelantar procedimientos que tengan por objeto determinar la posible existencia de gravámenes o restricciones ( )” (Criterio adoptado en la sentencia del Proceso 2-AN-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 588, de 2 de agosto de 2000).

GACETA OFICIAL A través del Dictamen de Incumplimiento, la Secretaría General debe pronunciarse sobre cuál es, a su juicio, “el estado de cumplimiento de las obligaciones” por el País Miembro, cuya inobservancia le es imputada en las observaciones por ella misma formuladas cuando el procedimiento se inicia ex officio; o en el respectivo reclamo, cuando la iniciativa proviene de un País Miembro o de un particular afectado en sus derechos.

El Dictamen de Incumplimiento, en consecuencia, constituye el acto que pone fin, normalmente, a la fase precontenciosa de la acción de incumplimiento. El artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha precisado que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, así como las Resoluciones de la Secretaría General, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad; asimismo, ratifica que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2), que las Resoluciones de la Secretaría General son directamente aplicables en los Países Miembros desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior; y que los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad.

(Criterio expresado en la sentencia del 10 de marzo de 2004, en el proceso 43-AI2000, publicada en Gaceta Oficial Nº 1079, de 7 de junio de 2004). Por otra parte, con respecto a los Dictámenes por Incumplimiento, el Tribunal ha señalado que “( ) la obligatoriedad de cumplir la normativa comunitaria no surge como consecuencia de la emisión de un dictamen de incumplimiento o incluso de una sentencia que declare el incumplimiento por un País Miembro; es el principio de legalidad –más que el principio pacta sunt servanda, como ocurre en el Derecho Internacional–, el que exige que las relaciones entre los distintos sujetos del Derecho Comunitario –órganos e instituciones comunitarias, Países Miembros y ciudadanos de la Comunidad–, se rijan conforme al ordenamiento jurídico andino”.

(Criterio proferido en la sentencia 51-AI-2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 750, del 15 de enero de 2002). 18/04/2007 24.52 Asimismo, la Nota de Observaciones y posteriormente el Dictamen de Incumplimiento, debe poner en alerta al país contraventor, para que proceda a corregir su conducta sin necesidad de que se someta a la jurisdicción del Tribunal.

Ello pone en evidencia la importancia de la fase precontenciosa en la acción de incumplimiento, y especialmente del dictamen motivado, el cual, desde el punto de vista procesal, tiene por finalidad fijar definitivamente la conducta que ha sido objeto de observaciones por la Secretaría General, delimitando de esta manera, y a su vez, el objeto de la demanda ante el Tribunal.

(Proceso 51-AI-2000, ya citado). 3. Definición y análisis de la materia de incumplimiento Del Dictamen de Incumplimiento 17-2004 emitido en contra de la República del Ecuador, se desprende que la Secretaría General determinó el incumplimiento en la aplicación de un arancel distinto al Arancel Externo Común establecido en la norma andina, lo que constituye un incumplimiento por parte del Gobierno ecuatoriano de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Conforme a la Nota de Observaciones, al Dictamen de Incumplimiento y al contenido de la demanda interpuesta, se acusa al Ecuador de la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Cartagena, al no aplicar el Arancel Externo Común pertinente para los productos de papel y cartón, tal como lo dispone la Resolución 877 de la Secretaría General, con lo cual incumple obligaciones asumidas por los países andinos, conforme lo ordena el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Como mecanismo fundamental para lograr los objetivos del sistema de integración andina, se encuentra la aplicación del Arancel Externo Común, conforme lo dispone el Capítulo VI de la Decisión 406, por el cual los Países Miembros se comprometen a poner en aplicación un Arancel Externo Común en los plazos y modalidades que se establezcan, conforme al artículo 90 del Acuerdo de Cartagena.

“Es indudable que en la teoría de la integración, y particularmente, cuando se trata de construir una unión aduanera que abarque el GACETA OFICIAL 18/04/2007 25.52 territorio de varios países, lo esencial para que ello suceda es que cada uno de los territorios comprometidos se unifique con los otros para conformar, por una parte, un solo territorio dentro del cual las mercancías se muevan libremente sin sujeción al pago de aranceles aduaneros y por otra, un bloque unificado que en sus relaciones comerciales frente a terceros exija el pago de aranceles uniformes o comunes.

Esto último, significa que, como acontece con otras medidas que deben armonizarse o integrarse, los Países Miembros renuncian a legislar soberanamente en materia de aranceles, pues tal facultad queda deferida, o si se quiere, delegada a los órganos competentes de la respectiva comunidad. “En el Grupo Andino esta concepción teórica ha sido plenamente llevada a la práctica.

Es así como desde su creación, con la suscripción hace treinta años del Acuerdo de Cartagena se concibió el Arancel Externo Común como uno de los mecanismos fundamentales por medio de los cuales deberían alcanzarse los objetivos de la integración descritos en los artículos 1º y 2º del referido Tratado. En efecto, en el artículo 3 ibídem se determina con toda claridad y precisión que: ‘Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, los mecanismos y medidas siguientes: ( ) ‘d) Un Arancel Externo Común cuya etapa previa será la adopción de un Arancel Externo Mínimo Común’ ( ) “No cabe duda, entonces, que el Arancel Externo Común represente en la formación de la unión económica andina uno de los mecanismos decisivos para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Sin él no puede hablarse de mercado común y, por supuesto, sin el estricto respeto por parte de los Países Miembros a las normas que lo conciben en el Tratado y que lo desarrollan y ponen en vigencia mediante Decisiones de la Comisión, poco o nada serio y efectivo podría considerarse dicho proceso. Constituye con el programa de liberación, el ámbito indis- pensable para la construcción del mercado ampliado.

Es en otras palabras parte sustancial de la existencia del mercado andino. ( ) “Las anteriores apreciaciones acerca del mecanismo tan significativo como el que constituye el Arancel Externo Común, dejan muy en claro que la vulneración o el irrespeto por parte de alguno de los países miembros a las disposiciones que lo conforman y regulan se erigen en un golpe directo y de graves consecuencias al proceso integracionista, razón por la cual deberá considerarse la conducta en tal sentido como un incumplimiento grave, mucho más cuando, como en el caso que se juzga, no se trata de modificaciones parciales a determinadas partidas del arancel sino de alteraciones generalizadas a los niveles arancelarios contemplados en el instrumento común”. 1 En este sentido, el incumplimiento por parte de la República del Ecuador, reside en vulnerar lo dispuesto en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los artículo 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 1 de la Decisión 370 (adopción del Arancel Externo Común), así como la Resolución 877 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, al haber aplicado aranceles distintos a los contemplados en el Anexo I y II de la Decisión 370 a los productos de papel y cartón, según la nomenclatura de la Decisión 507, en las subpartidas 48025400, 48025500, 48025600, 48025700 y 48025800. 4.

Cumplimiento por parte de los Países Miembros de las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Cartagena. Los Países Miembros se encuentran obligados a cumplir con los compromisos adoptados y con las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, como también se comprometen a no adoptar medidas contrarias a las normas del ordenamiento jurídico, según lo establece el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1 Proceso 07-AI-98, publicado en la Gaceta Oficial No. 490 del 4 de octubre de 1999.

GACETA OFICIAL “En el orden comunitario la responsabilidad de los Estados se deriva del compromiso que adquiere cada País Miembro de acuerdo con el artículo 5 2 del Tratado del Tribunal. De acuerdo con esta norma los Países Miembros adquieren doble obligación: una de carácter positivo, de ‘hacer’; y, otra de orden negativo, de ‘no hacer’.

Por la primera, los Países Miembros deben adoptar toda clase de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud del derecho originario y de las que corresponda por mandato de las normas secundarias o derivadas. Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro debe abstenerse de toda medida así sea legislativa, judicial, ejecutiva o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámense leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino. “Las obligaciones anteriores tienen su fundamento precisamente en el ‘objeto y fin’ del proceso de integración al que están comprometidos los países andinos, cuyos objetivos se resumen en el Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena codificado, particularmente en el propósito de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.

De ahí que el Tribunal haya dicho en su interpretación prejudicial 5-IP-89 ‘( ) que la norma que se interpreta, siendo de una gran precisión jurídica, constituye fundamental soporte para la integración andina, es decir, que su cumplimiento es requisito esencial para asegurar la realización de los citados objetivos del Acuerdo y su fin primordial de mejorar en forma persistente’ el nivel de vida de los habitantes de la Subregión”. 3 De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal observa: El artículo 1 de la Decisión 370, aprueba el Arancel Externo Común en base a cuatro niveles arancelarios, de 5, 10, 15 y 20%, los que 2 3 Actualmente artículo cuarto. Proceso 16-AI-99, de fecha 22 de marzo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial No. 581 del 12 de julio de 2000. 18/04/2007 26.52 aparecen especificados para cada subpartida arancelaria en el Anexo I de la Decisión. El Anexo II de dicha Decisión, modificado por el Anexo II de la Decisión 465, establece los niveles arancelarios para algunos productos sobre los que la República del Ecuador puede aplicar un nivel de hasta cinco puntos por debajo del Arancel Externo Común. La República del Ecuador señala a nivel general, sin hacer mención a las partidas específicas objeto de incumplimiento, que: “(…) al adoptar la Decisión 507 se produjo un vacío jurídico.

La Comisión no ha aprobado una decisión que actualice la 370 y defina el nuevo nivel arancelario que correspondería a las nuevas subpartidas creadas con la Decisión 507. En esta circunstancia, por técnica arancelaria y de nomenclatura, al suprimirse subpartidas que tenían aranceles distintos (5, 10, 15, 20) y unificarse en una sola, Ecuador mantuvo el nivel arancelario de la Decisión 370.

Por lo expuesto, no existe incumplimiento de la normativa comunitaria.” La Decisión 507, en su artículo 4, determina la forma en la cual la República del Ecuador debe adecuar su arancel nacional a las normas sobre NANDINA, sin embargo, dicho procedimiento debe tener como premisa los compromisos arancelarios estableciendo los desdoblamientos necesarios para mantener los niveles arancelarios acordados en los Anexos I y II de la Decisión 370, modificados por los Anexos I y II de la Decisión 465.

Sin embargo, la República del Ecuador, tanto en los Decretos 2429 y 693, determinó para los productos objeto de la demanda un nivel inferior a aquel que establecen los Anexos I y II de la Decisión 465, bajo el argumento de no poder determinar la partida que la norma establece para sus productos, por existir vacíos en la norma. A falta de precisión y determinación del criterio utilizado en la propia clasificación arancelaria por parte de la República del Ecuador respecto de cada una de las partidas objeto de la demanda, en su escrito de conclusiones, y al observar este Tribunal que la descripción de los productos de la Decisión 507 es clara al señalar límites de peso de los productos, se llegó a las siguientes determinaciones: La Decisión 465 establece el código de la partida arancelaria de los productos objeto de la presente demanda y el respectivo arancel, de la siguiente forma: GACETA OFICIAL Código 18/04/2007 27.52 Designación de la Mercancía AEC 4802.

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el papel de las partidas Nos: 48.01 ó 48.03; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja). 4802.10.00 4802.20.00 - Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) - Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o electrosensibles - Papel soporte para papel carbón (carbónico) - Papel soporte para papeles de decorar paredes - Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o en los que un máximo del 10% en peso del contenido total de fibra esté constituido por dichas fibras: - - De gramaje inferior a 40 g/m2 - - De gramaje superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2: - - - Papel de seguridad para cheques - - - Papel de seguridad para billetes - - - Otros papeles de seguridad - - - Los demás - - De gramaje superior a 150 g/m2 - Los demás papeles y cartones, en los que más del 10% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procedimiento mecánico: - - Papel de seguridad para cheques - - Otros papeles de seguridad - - Los demás 4802.30.00 4802.40.00 4802.51.00 4802.52 4802.52.10 4802.52.20 4802.52.30 4802.52.90 4802.53.00 4802.60 4802.60.10 4802.60.20 4802.60.90 48.23 4823.11.00 4823.19.00 4823.20.00 4823.40.00 15 15 15 10 10 10 15 15 10 10 15 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. - 4823.51 4823.51.10 4823.51.90 4823.59.00 10 10 - Papel engomado o adhesivo, en tiras o en bobinas (rollos): - Autoadhesivo - Los demás Papel y cartón filtro Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos Los demás papeles y cartones de los tipos utilizados en la escritura, impresión u otros fines gráficos: - Impresos, estampados o perforados: - - Formatos o formularios llamados "continuos" - - Los demás - Los demás 20 20 20 15 20 20 20 ANEXO 2 Código 48.02 Designación de la Mercancía Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el papel de las partidas nos 48.01 ó 48.03; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja).

AEC Ecuador GACETA OFICIAL 18/04/2007 28.52 Código Designación de la Mercancía AEC Ecuador 4802.10.00 4802.20.00 - Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) - Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o electrosensibles - Papel soporte para papeles de decorar paredes - Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o en los que un máximo del 10% en peso del contenido total de fibra esté constituido por dichas fibras: - - De gramaje inferior a 40 g/m2 - - De gramaje superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2: - - - Papel de seguridad para cheques - - - Otros papeles de seguridad - Los demás papeles y cartones, en los que más del 10% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procedimiento mecánico: - - Papel de seguridad para cheques - - Otros papeles de seguridad - - Los demás 10 10 5 5 15 10 15 10 10 10 5 5 10 10 15 5 5 10 4802.40.00 4802.51.00 4802.52 4802.52.10 4802.52.30 4802.60 4802.60.10 4802.60.20 4802.60.90 De otro lado, la Decisión 507, aprueba el Texto Único de la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA) y las Unidades Físicas por subpartida NANDINA, que figuran en sus respectivos anexos, a fin de facilitar la recopilación, comparación y análisis de las estadísticas de comercio internacional de las mercancías, tal como lo establece el propio artículo 1 de dicha Decisión. Código Sin embargo, ni esta Decisión, ni la 570, establecen que con su adopción se modifica el Arancel Externo Común, o que se autoriza a los Países Miembros, a modificar el contenido de los Anexos I y II de la Decisión 465.

Dicho Texto Único de la Nomenclatura Arancelaria, respecto de los productos objeto de la demanda, es el siguiente: Designación de la Mercancía 4801.00.00 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 48.02 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto el papel de las partidas 48.01 ó 48.03; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja). 4802.10.00 4802.20.00 - 4802.30.00 4802.40.00 - 4802.54.00 4802.55.00 - Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o electrosensibles Papel soporte para papel carbón (carbónico) Papel soporte para papeles de decorar paredes Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra: 2 - De peso inferior a 40 g/m - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en bobinas (rollos) U.F. kg kg kg kg kg kg kg GACETA OFICIAL Código 4802.56.00 - 4802.57.00 - 4802.58.00 - 18/04/2007 29.52 Designación de la Mercancía U.F. - De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, sin plegar - Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 - De peso superior a 150 g/m 2 Los demás papeles y cartones, con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico superior al 10% en peso del contenido total de fibra: Kg En este sentido, en base a la clasificación de la Decisión 507, se da la siguiente correspondencia: NANDINA/ DECISIÓN 507 NANDINA/ DECISIÓN 422 48025400 48025100 48025600 48235900 48025800 48025300 En dichas partidas, se deben mantener los aranceles de 10, 20 y 15%, respectivamente, sin embargo, Ecuador mantiene el nivel de 5% para todos ellos.

Respecto de las subpartidas NANDINA-Decisión 422, 4802.52.10, 4802.52.20, 4802.52.30 y 4802.52.90, correspondientes a la partida 4802.55.00 de NANDINA-Decisión 507, el Ecuador debió realizar un desdoblamiento nacional para identificar los papeles de seguridad respecto a los cuales se puede aplicar un nivel de 5%, ya sea por el Anexo II o en virtud a la Nómina de Bienes No Producidos (partidas Código Kg Kg 4802.52.10, 4802.52.20, 4802.52.30).

Sin embargo, para los productos restantes Ecuador debió haber mantenido el nivel de 15%, y mantiene uno de 5%. Lo mismo sucede con las subpartidas NANDINADecisión 422, 4802.52.10, 4802.52.20, 4802.52.30 y 4802.52.90, correspondientes a la partida 48025700 de NANDINA-Decisión 507, donde se debió mantener en la partida 4802.52.90 el nivel de 15%, y Ecuador mantiene uno de 5%.

La Decisión 570, al igual que la Decisión 507, ordena en su artículo 1: “Aprobar el Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina denominada «NANDINA», que figura en el Anexo a la presente Decisión, a fin de facilitar la identificación y clasificación de las mercancías, las estadísticas de comercio exterior y otras medidas de política comercial de la Comunidad Andina relacionadas con la importación y exportación de mercancías”.

Dicho Texto Único de la Nomenclatura Arancelaria, respecto de los productos objeto de la demanda, es el siguiente: Designación de la Mercancía 4801.00.00 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 48.02 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto el papel de las partidas 48.01 ó 48.03; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja). 4802.10.00 4802.20.00 - Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o electrosensibles U.F. kg kg kg GACETA OFICIAL Código 18/04/2007 30.52 Designación de la Mercancía 4802.30.00 4802.40.00 - 4802.54.00 4802.55 - 4802.55.10 4802.55.20 4802.55.90 4802.56 - 4802.56.10 4802.56.20 4802.56.90 4802.57 - 4802.57.10 4802.57.20 4802.57.90 4802.58 4802.58.10 4802.58.90 - U.F. Papel soporte para papel carbón (carbónico) Papel soporte para papeles de decorar paredes Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra: 2 De peso inferior a 40 g/m 2 2 De peso superior o igual a 40 g/m pero inferior o igual a 150 g/m, en bobinas (rollos): Papeles de seguridad para billetes Otros papeles de seguridad Los demás 2 2 De peso superior o igual a 40 g/m pero inferior o igual a 150 g/m, en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar: Papeles de seguridad para billetes Otros papeles de seguridad Los demás 2 Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m pero inferior o igual a 2 150 g/m: Papeles de seguridad para billetes Otros papeles de seguridad Los demás 2 De peso superior a 150 g/m: En bobinas (rollos) Los demás Como se puede apreciar del cuadro que antecede, la partida 4802.54.00 se mantiene sin cambios, por lo que el incumplimiento persiste.

La partida 4802.55.00 se desdobló, lo que dio origen a la siguiente correspondencia: NANDINA/ DECISIÓN 570 NANDINA/ DECISIÓN 422 48025510 48025220 48025520 48025210 48025520 48025230 48025590 48025290 Debido a esta correspondencia, el incumplimiento respecto de las subpartidas 4802.55.10 y 4802.55.20 ha quedado subsanado, ya que los papeles de seguridad se encuentran en la Nómina de Bienes Nó Producidos, lo que permite diferir el Arancel Externo Común a un nivel del 5%, por lo que sólo persiste el incumplimiento respecto de la partida 4802.55.90, donde Ecuador debiendo aplicar un nivel arancelario de 15%, aplica un 5%. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg La partida 4802.56.00 se desdobló también con esta Decisión, lo que dio origen a la siguiente correspondencia: NANDINA/ DECISIÓN 570 NANDINA/ DECISIÓN 422 48025610 48235900 48025620 48235900 48025790 48235900 Debido a esta correspondencia, el incumplimiento respecto de las subpartidas 4802.56.10 y 4802.56.20 ha quedado subsanado, ya que los papeles de seguridad se encuentran en la Nómina de Bienes No Producidos, lo que permite diferir el Arancel Externo Común a un nivel del 5%, por lo que sólo persiste el incumplimiento respecto de la partida 4802.56.90, donde Ecuador debiendo aplicar un nivel arancelario de 15%, aplica un 5%.

La partida 4802.57.00 al desdoblarse, dio origen a la siguiente correspondencia: GACETA OFICIAL 18/04/2007 31.52 NANDINA/ DECISIÓN 570 NANDINA/ DECISIÓN 422 48025710 48025220 48025720 48025210 48025720 48025230 48025790 48025290 Debido a esta correspondencia, el incumplimiento respecto de las subpartidas 4802.57.10 y 4802.57.20 ha quedado subsanado, ya que los papeles de seguridad se encuentran en la Nómina de Bienes No Producidos, lo que permite diferir el Arancel Externo Común a un nivel del 5%, por lo que sólo persiste el incumplimiento respecto de la partida 4802.57.90, donde Ecuador debiendo aplicar un nivel arancelario de 15%, aplica un 5%.

Finalmente, la partida 4802.58.00 al desdoblarse, dio origen a la siguiente correspondencia: NANDINA/ DECISIÓN 570 NANDINA/ DECISIÓN 422 48025810 48025300 48025890 48025300 Es preciso señalar que si bien en el presente desdoblamiento no se produjeron mayores alteraciones, ya que el arancel se mantenía en ambos casos en un 15%, cuando Ecuador aplicaba 5%, debido a la emisión de la Decisión 626, se autorizó al demandado a la aplicación de un nivel del 5% para dichas subpartidas, por lo tanto ya no se configura incumplimiento.

En este sentido, la República del Ecuador mantuvo el incumplimiento antes señalado a la fecha de presentación de la demanda, respecto de la clasificación de la Decisión 507, por la emisión del Decreto 2429, del 3 de abril de 2002; sin embargo, al haber derogado éste mediante el Decreto 693, de 9 de diciembre de 2005, que adecua el arancel nacional en base a la Decisión 570, tal como hemos visto, aún mantiene el incumplimiento respecto de las partidas indicadas en el análisis antes realizado, desde la vigencia de esta última Decisión, es decir, desde el 1 de enero de 2005.

La acción de incumplimiento promovida por la Secretaría General persigue que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declare que la República del Ecuador, ha incumplido disposiciones superiores del ordenamiento jurídico comunitario al expedir normas de carácter interno que modifican sustancialmente los niveles arancelarios frente a terceros países, lo que en otras palabras significa que ha introducido unilateralmente, modificaciones y reformas al Arancel Externo Común, recogido, como se ha dicho, en la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La conducta exigida por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina a los Países Miembros en materia arancelaria no puede ser otra, y está explícitamente consagrada en las normas pertinentes, que la de respetar, asegurando su cumplimiento, el instrumento arancelario común y los procedimientos establecidos para su modificación o reforma.

Cualquier otra actitud, activa u omisiva, que implique la adopción de normas, la realización de hechos o la abstención de conductas que de cualquier manera signifique colocarse en contra de lo decidido y puesto en vigencia comunitaria en materia arancelaria configura incumplimiento y debe ser objeto de la sanción judicial correspondiente.

Así, las pruebas que obran en autos sirven al Tribunal para comprobar el supuesto fáctico de que existen unas modificaciones que afectaron el Arancel Externo Común contenido en la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. También de ellos, y de las afirmaciones contenidas en la demanda y en el dictamen expedido por la Secretaría General, puede deducirse la unilateralidad con que actuó el Gobierno del País Miembro demandado, ya que se evidencia que en la expedición de los referidos Decretos modificatorios del instrumento arancelario común no tuvo en cuenta lo que establecen las disposiciones superiores del ordenamiento comunitario y no siguió los procedimientos ni cum-plió con los requisitos que ellas establecen para introducir este tipo de modificaciones.

Igualmente, de los referidos documentos se deduce indubitablemente, que la conducta calificada como constitutiva del incumplimiento aún se mantiene con todas sus implicaciones perturbadoras del ordenamiento comunitario andino. GACETA OFICIAL 5. Sustracción de materia con base en la derogación del Decreto 2429 y la inaplicación de la Decisión 570.

La Decisión 570 entró en vigencia el primero de enero de 2005, fecha en la cual ya existía el Dictamen de Incumplimiento Nº 17-2004, de 17 de noviembre de 2004. Sin embargo, a la fecha de presentada la demanda, como ya lo hemos señalado, el Ecuador se encontraba en incumplimiento, tomando como referencia las adecuaciones arancelarias de la Decisión 507.

El artículo 107 del Estatuto del Tribunal establece que “la acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina.” Dado que a la fecha se encuentra vigente la Decisión 570, cabe pronunciarse respecto del actual cumplimiento por parte de la República del Ecuador de la normativa andina comunitaria, en razón de que tal como lo establece el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, de declararse el incumplimiento de la República del Ecuador, éste quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

En este sentido, a fin de determinar dichas medidas, es necesario precisar si en la actual vigencia de la Decisión 570, la conducta de dicho país es la de incumplimiento. La adopción continuada de disposiciones internas es contraria al ordenamiento jurídico comunitario y debe ser calificada como un incumplimiento como lo ha señalado este Tribunal en el Proceso 50-AI-2002, ya citado, en la que ha dejado claramente establecido que: “Para el Tribunal no hay duda de que la conducta general asumida ( ) por el País Miembro demandado, consistente en mantener en su ordenamiento jurídico nacional normas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, es la que debe ser objeto de censura independientemente de que ella haya tenido restricciones o modificaciones por razón de su contenido y redacción de los textos legales en que ha sido plasmada”.

De otro lado, el artículo 107 del Estatuto del Tribunal establece en su segundo párrafo, respecto de las conductas objeto de incumplimien- 18/04/2007 32.52 to, que: “La conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de cualesquiera acto u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación”; de donde se desprende que la realización de actos opuestos a dicho ordenamiento dejan claro el hecho que subsiste el incumplimiento.

En el compromiso general de los que suscribieron el Acuerdo de Cartagena se asumió, entre otros deberes, el del Arancel Externo Común, por lo cual, su aplicación para todos los Países Miembros es de plena eficacia y obligatoriedad. Lo anteriormente considerado lleva al Tribunal a concluir que el Gobierno de la República del Ecuador ha incumplido y sigue incumpliendo sus obligaciones frente al Arancel Externo Común, al introducir en éste, de manera unilateral y con desconocimiento flagrante de los procedimientos y de los requisitos que las disposiciones correspondientes del ordenamiento jurídico andino, modificaciones y alteraciones que bajo distintos instrumentos legales de orden interno y con diversas denominaciones, se perpetúan en el tiempo. 6.

Pronunciamiento sobre costas La demanda se considera fundada. La Secretaría General solicitó en su demanda la condena en costas a la República del Ecuador, por lo que siguiendo lo establecido por el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, deberá condenarse en costas al País Miembro demandado. Por todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación y luego de haber cumplido el proceso que señala su Estatuto.

DECIDE: 1. Declarar que la República del Ecuador ha incurrido en incumplimiento de la normativa comunitaria al modificar unilateralmente el Arancel Externo Común, contenido en sus anexos I y II de las Decisiones 370 y 465, co- GACETA OFICIAL 18/04/2007 33.52 rrespondiente a los productos de papel y cartón clasificadas conforme a la Decisión 507, en las subpartidas 4802.54.00, 4802.55.00, 4802.56.00, 4802.57.00 y 4802.58.00, al emitir el Decreto Ejecutivo 2429, del 6 de marzo de 2002, vulnerando lo dispuesto en los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena; el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, el artículo 1 de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Condenar al pago de costas por parte de la República del Ecuador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Remítase a la Secretaría General copia certificada de esta sentencia para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Asimismo, declarar que dicho incumplimiento se mantiene respecto de los productos de papel y cartón, ahora clasificadas según la Decisión 570 en las subpartidas 4802.54.00, 4802.55.90, 4802.56.90 y 4802.57.90, desde la vigencia de esta, es decir, desde el 1 de enero de 2005. 2.

La República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de hacer cesar el incumplimiento de las normas comunitarias señaladas y abstenerse de emitir nuevas medidas restrictivas del comercio, sin perjuicio del derecho de los afectados por el incumplimiento declarado en esta sentencia para que puedan perseguir, en la vía interna, la reparación de los daños y perjuicios que pudieran corresponder.

Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 171-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la mencionada Decisión, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 2267-2005.

Actor: Sociedad ALIMENTOS PROCESADOS S.A. Marca denominativa: FORTICALCIO. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de De- recho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: GACETA OFICIAL Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de diciembre de 2006. 18/04/2007 34.52 y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas y todos los demás productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional”, y de la clase 30 de la Clasificación Internacional, para amparar productos, tales como “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú y demás productos”.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: b. Con fecha 12 de julio de 2000, Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA, formuló observación manifestando ser titular de la marca mixta FORTY y figura, de las clases 5, 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, como muestra la gráfica: A. LAS PARTES.

Demandante: Sociedad ALIMENTOS PROCESADOS S.A. – ALPROSA. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. CLASE 30 CERTICADO N° 98754 CLASE 29 CERTIFICADO N° 14876 CLASE 5 CERTIFICADO N° 64246 PROCURADOR PÚBLICO ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES, MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

Tercero interesado: KELLOG COMPANY. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. Con fecha 26 de abril de 2000, la sociedad Kellogg Company solicitó el registro del signo FORTICALCIO, para distinguir productos “farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes c. Señaló que los signos en cuestión son semejantes fonética y gráficamente, ya que si bien el signo solicitado contiene la terminación CALCIO – que alude a un componente o ingrediente que se puede encontrar en una va- GACETA OFICIAL riedad de productos – ello es insuficiente para diferenciar a los signos, dado que los términos FORTI y FORTY tienen idéntico sonido y constituyen la parte más relevante de las denominaciones.

Precisó que ambos signos transmiten el concepto de fuerza, por lo que el signo solicitado será apreciado en el mercado como un producto FORTY pero enriquecido con calcio, como muchos productos de este tipo que comúnmente tienen diferentes presentaciones: con HIERRO, CALCIO, VITAMINAS, LIGHT. d. Con fecha 10 de agosto de 2000, Kellogg Company absolvió el traslado de la observación manifestando que los signos en conflicto no son confundibles, dado que las marcas registradas del observante son mixtas y posen un elemento figurativo que ayuda a diferenciarlos junto con las diferencias gráficas y fonéticas que presenta.

Señaló que la marca de la observante coexiste en el mercado pacíficamente con otras marcas registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial que contienen el prefijo FORT, tales como: FORT DODGE, FORTECAL, FORTITON, FORTOVASE, FORTRESS, FORTAM, FORTAMINA, FORTAZ, FORTEPEN, FORTIMAC, FORTIPLEX, FORTISAN Y FORTUM, por lo que puede coexistir de igual forma con el signo solicitado.

Adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. e. Mediante Resolución Nº 13009-2000/OSD-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente: • No existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial y los productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas FORTY y figura. • Los productos que distingue la marca registrada FORTY y figura en clase 5 de la Nomenclatura Oficial se encuentran comprendidos dentro de los que el signo solicitado pretende distinguir en la misma clase.

En tal sentido, el examen comparativo respectivo se realizará entre el signo solicitado y la marca registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. 18/04/2007 35.52 • El aspecto general de la marca registrada es el elemento que permite indicar su origen empresarial, puesto que en ella tanto el elemento denominativo como el figurativo determinan su impresión en conjunto. • El signo solicitado FORTICALCIO y la marca registrada FORTY y figura no resultan confundibles al diferir en su secuencia de vocales, debido a la presencia del término CALCIO en el signo solicitado (el cual le otorga un sonido más prolongado con relación a la marca registrada), ya que presentan diferente extensión y estructura gramatical. f. El 23 de noviembre de 2000, Alimentos Procesados S.A. -ALPROSA interpuso recurso de apelación manifestando que en su marca registrada el aspecto denominativo es lo relevante, ya que el elemento figurativo tiene un carácter secundario que sólo contribuye a fijar el concepto de FORTY: fuerza.

Precisó que si bien el término FORTI se encuentra presente en varias marcas, por lo que no se perciben como términos o elementos individuales, transmitiendo un concepto propio y diferente a su marca restringida. g. El 3 de enero de 2001, Kellogg Company absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Manifestó que en las marcas registradas por la observante tienen la misma relevancia tanto el aspecto denominativo como figurativo, lo que permite distinguirlas del signo solicitado. h. Con fecha 14 de junio de 2001, Kellogg Company precisó que pretende distinguir con el signo solicitado: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. i. Mediante Resolución 840-2001/TPI-INDECOPI de 26 de junio de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI confirmó el acto impugnado y otorgó el registro de la marca FORTICALCIO. j. Con fecha de 27 de agosto de 2001, la sociedad ALIMENTOS PROCESADOS S.A. pre- GACETA OFICIAL sentó demanda de impugnación administrativa en relación con los anteriores actos administrativos. k. El 17 de septiembre de 2004, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú profiere sentencia, mediante la cual declara infundada la demanda presentada. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora sustenta su demanda en los siguientes argumentos: a. La demandante sostiene que el 26 de abril de 2000, Kellogg Company, solicitó el registro del signo como marca FORTICALCIO la que distinguiría productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú y demás productos” por lo que presentó oposición a esta solicitud alegando que es titular de las marcas FORTY y figura, clase 30, certificado N° 09875. • Se declaró infundada la observación y se otorgó el registro del signo mediante Resolución N° 13009-2000OSD-INDECOPI, por lo que presentó apelación el 23 de noviembre de 2000, alegando que los aspectos denominativos son relevantes ya que los elementos figurativos son de carácter secundario dado que sólo contribuyen a fijar la fuerza que es el concepto de FORTY. • El INDECOPI confirma con Resolución N° 840-2001/TPI-INDECOPI la apelación presentada, declarando infundada la observación y se otorga el registro de FORTICALCIO. b. Kellogg Company el mismo día 26 de abril de 2000 presenta solicitud de registro del signo FORTICALCIO para distinguir productos de la clase 5, “farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés y demás productos”.

Razón por la que Alimentos Procesados S.A. Alprosa presenta observación a esta solicitud, ya que también es titular de la marca FORTY y figura de la clase 5 de la Clasificación Internacional, registrada bajo certificado 64246. 18/04/2007 36.52 • Se otorgó el registro de este signo mediante Resolución N° 1308-2000/OSD-INDECOPI, de 26 de octubre de 2000, a la que se formuló apelación el 23 de noviembre de 2000. • Con Resolución N° 868-2001/TPI-INDECOPI de 25 de julio de 2001 se confirma la Resolución apelada y se declara infundada la observación interpuesta, ratificando la Resolución N° 1308-2000/OSD-INDECOPI. c. EL prefijo FORTI o FORTY constituye la parte relevante de las marcas confrontadas, ya que su sonido es muy parecido, y se puede producir asociación entre las mismas. d. Que los signos en conflicto distinguen los mismos productos de las clases 30 y 5 de la Clasificación Internacional, por lo que se encuentran dirigidos al mismo público consumidor, además de compartir el mismo punto de comercialización y se podría asociar a una misma procedencia empresarial. e. FORTICALCIO incurre en la prohibición del artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial. 3.

La contestación a la demanda. a. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de da Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República de Perú. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • Los signos en conflicto no son confundibles dado que las marcas registradas del observante son mixtas y poseen un elemento figurativo que ayuda a distinguirlos junto con las diferencias fonéticas y gráficas. • La marca del observante coexiste en el mercado pacíficamente con otras marcas registradas, para la clase 30 de la Clasificación Internacional que contiene los prefijos FORT, y son: FORTE, FORTESAN, FORTILECHE, FOTU CREAM, FORTU ICE Y FORTUNA, por lo que puede coexistir con el signo solicitado de igual manera. • La impresión de conjunto de las marcas es determinada por su aspecto general y, por lo GACETA OFICIAL tanto, tiene igual relevancia su elemento denominativo FORTY, como su elemento figurativo: el tipo de escritura y principalmente la figura estilizada de un niño musculoso cargando una pesa. • La similitud fonética de los signos confrontados no resulta suficiente para establecer similitud, ya que la frase FORTI forma parte de otras marcas ya registradas. • Fonéticamente hablando FORTICALCIO y FORTY y figura, difieren en su secuencia vocal O-I-A-I-O con O-I, lo que resulta importante a efectos de determinar la impresión fonética. • El término CALCIO otorga un sonido más prolongado con relación a las otras marcas registradas. 18/04/2007 37.52 conlleva a que dicha denominación se convierta en débil, factor no determinante para indicar origen empresarial. • Fonéticamente presentan secuencias de vocales distintas y difieren en su sílaba tónica, lo cual hace que en su conjunto tenga un impacto sonoro diferente, además de que su vista gráfica tiene distinta extensión, además de las diferencias figurativas, aunque conceptualmente FORTI y FORTY aluden idea de fuerza. • Manifiesta que es titular de la marca FORTY y figura, de las clases 5, 29 y 30 de la Clasificación Internacional; señalando que el signo solicitado es confundible por la semejanza fonética y gráfica. c. Por parte del tercero interesado. • Desde el punto de vista gráfico presentan estos signos una extensión (11 letras / 5 letras) y estructura gramatical diferente, su número de letras y sílabas difieren; además presentan diferencias figurativas. b. Por parte de la Procuradora Pública del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

KELLOGG COMPANY, tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda argumentando: • Las marcas registradas por Alimentos Procesados S.A. ALPROSA son mixtas formadas por la denominación FORTY y poseen un elemento figurativo, que ayuda a diferenciarlas junto con sus diferencias gráficas y fonéticas. La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • FORTICALCIO es un signo denominativo no tiene diseño o figura alguna. • Las marcas de Alimentos Procesados S.A. son mixtas y poseen un elemento figurativo que sumado a las diferencias fonéticas y gráficas da como resultado que los signos en conflicto no sean confundibles. • FORTY coexiste en el mercado pacíficamente con marcas de las clases 30 y 5 de la Clasificación Internacional. • Las marcas en litigio no son similares ni gráfica, ni fonéticamente, ni visualmente. • La marca observante coexiste en el mercado con otras marcas. • El aspecto denominativo de las marcas registradas, así como el aspecto figurativo de los signos tiene igual relevancias lo que permite distinguirlas de los signos solicitados. • En el examen comparativo realizado se determina que los componentes de FORTY y FORTICALCIO son relevantes y que no se establece riesgo de confusión por el hecho de que compartan algunas letras ubicadas en igual orden. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la Sentencia del 17 de septiembre de 2004, proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú. • La frase CALCIO es muy utilizada en marcas que amparan productos de las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional. Hecho que La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: GACETA OFICIAL “Tercero Que, en aplicación de la normativa antes señalada, y al examen comparativo entre el signo solicitado “FORTCALCIO” y la marca registrada “FORTY y figura”; resulta, que ambos difieren fonéticamente en cuanto a la silábica ( CAL en el signo solicitado y FOR en la registrada), lo que determina una pronunciación sonora distinta entre sí, así como también en lo que respecta a su aspecto gráfico, la extensión de su contenido (dimensión de los signos FORTY Y figura / FORTICALCIO) que hace que su impresión visual sea distinta.

En tal sentido, apreciando de manera conjunta y sucesiva, se da el caso, que ambos signos o marcas presentan diferencias, tanto en la estructura gramatical como en la pronunciación, lo cual la hace inconfundible ante el público consumidor; Cuarto.- Qué, aún cuando ambos signos distinguen los mismos productos de la clase treinta y, otro de la clase cinco de la Nomenclatura Oficial, estando a las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales existentes entre los signos, es claro que su coexistencia en el mercado no inducirá confusión a los consumidores (…)”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento de solicitar el registro del signo. Y de oficio, se interpretará los artículos 81, 82 literales a) y d) de la mencionada Decisión. Así mismo se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18/04/2007 38.52 A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para GACETA OFICIAL productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” (…) DECISIÓN 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (…) VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Confusión directa e indirecta.

D. Comparación entre marcas denominativas y mixtas E. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil. F. Signos genéricos y evocativos. G. Conexión competitiva. 18/04/2007 39.52 A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos coferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas GACETA OFICIAL anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de de- 18/04/2007 40.52 terminar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro.

(Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

GACETA OFICIAL 18/04/2007 41.52 El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo FORTICALCIO se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486. Por lo tanto, serán aplicables al caso bajo estudio algunas normas de esta Decisión, tal y como se anotó anteriormente con el artículo 172.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

(…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Inter- 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 18/04/2007 42.52 pretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

GACETA OFICIAL Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. 18/04/2007 43.52 encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. 1. La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. • Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los con- 18/04/2007 44.52 sumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser incurrido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir e identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los GACETA OFICIAL consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. • Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma indivi- 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 18/04/2007 45.52 dualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Como quiera que la demandante argumentara que el público consumidor podría asociar a una misma procedencia empresarial los signos en conflicto, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos defini- GACETA OFICIAL dos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta 6 7 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 18/04/2007 46.52 su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”.

(Proceso N° 129-IP2004 Interpretación prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.

De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos. Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto FORTY y la marca denominativa FORTICALCIO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

E. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS Y LA MARCA DÉBIL. En atención a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación se argumenta que el prefijo FORT es de uso común en la clase 5, se abordará el tema de las partículas de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, GACETA OFICIAL 18/04/2007 47.52 prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. sarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 8 Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231, de 16 de agosto de 2005). Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras nece- F. SIGNOS GENÉRICOS Y EVOCATIVOS. Dado que en el caso bajo estudio se argumentara que la palabra FORTY evoca el concepto fuerza, es necesario referirse conceptualmente a los signos evocativos y genéricos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos. La denominación o figura genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra o figura, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en re- 8 OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL lación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación o figura genérica.

Desde el punto de vista marcario una figura o término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El signo formado por uno o más vocablos o figuras genéricas tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación o figura genérica.

Por otro lado, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

G. CONEXIÓN COMPETITIVA En vista de que dentro del proceso interno se planteó la conexión entre productos comprendidos en la clase 5 con los de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es 18/04/2007 48.52 preciso que el juez consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 9 y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional.

En consecuencia, como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, así como el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba 9 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876 de 18 de diciembre de 2002). GACETA OFICIAL que sean diferentes. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos 18/04/2007 49.52 relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en GACETA OFICIAL 18/04/2007 50.52 vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora.

SEGUNDO: La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

CUARTO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo denominativo FORTICALCIO y la marca mixta FORTY.

QUINTO: El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales no es susceptible de registro. Caso distinto es el signo que se halle conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común usual le otorguen al conjunto una fuerza expre- GACETA OFICIAL siva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

SEXTO: nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos o figuras que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 22672005, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Igualmente, el signo formado por uno o más vocablos o figuras genéricas tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.

SÉPTIMO: 18/04/2007 51.52 En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/04/2007 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú