PROCESO 197-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FLACOREX. Actor: sociedad IPR PHARMACEUTICALS INC. Proceso interno Nº 2002-0395. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Presidente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2002-0395;

El auto de 17 de enero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en el Oficio Nº 1412, de 5 de septiembre de 2006, y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad IPR PHARMACEUTICALS INC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero Interesado: sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. b) Hechos El 12 de noviembre de 1991, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo FACLOREX para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 401, de 11 de mayo de 1994, al que presentaron observaciones la sociedad ZENECA LIMITED con base en su marca FASLODEX y la sociedad THE CLOROX COMPANY con base en sus marcas CLOROX y CLOROSOL. Por Resolución Nº 14994, de 30 de mayo de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las observaciones formuladas por ambas sociedades y, concedió el registro del signo solicitado.

Contra dicha Resolución ZENECA LIMITED y THE CLOROX COMPANY interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 18 de julio de 2001, la marca FASLODEX, base de una de las observaciones fue traspasada a la sociedad IPR PHARMACEUTICALS. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2024, de 29 de enero de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 13638, de 30 de abril de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 14994. La sociedad IPR PHARMACEUTICALS. interpuso demanda contencioso administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “consideró que la marca solicitada para registro FACLOREX no se asemejaba a tal punto de poder causar un riesgo de asociación o confusión con la marca de mi representada FASLODEX (…) previamente registrada para distinguir los mismos productos en la misma clase 5 internacional”.

Dice que “Es evidente que desde una perspectiva de conjunto, a primera vista y sin entrar en detalles, las marcas FASLODEX e (sic) FACLOREX despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una y la otra resultan similarmente confundibles”. Sobre la comparación ortográfica dice que “Los signos en conflicto cuentan con la misma secuencia de vocales (…) tienen la misma longitud (…) tienen el mismo número de sílabas (…) tienen el mismo radical (…) tienen la misma desinencia” y que “seis de las ocho letras que componen los signos en conflicto no solo son las mismas, sino que además están ubicadas en la misma posición (…)”.

Respecto a la comparación visual dice “las ocho o nueve coincidencias y semejanzas ortográficas ya expuestas, se traducen en igual número de semejanzas visuales” y sobre la comparación auditiva dice que los fonemas que componen los signos son muy similares y que “comparten la misma raíz y desinencia”. Manifiesta que también se violó el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, ya que “la marca FACLOREX no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca FASLODEX, previamente registrada.

Así al existir confundibilidad entre las marcas FASLODEX y FACLOREX ésta última no será apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario, creará confusión en el público consumidor”. d) Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

Sostiene que la Resolución Nº 14994, de 30 de mayo de 1997, fue expedida legal y válidamente “declarando infundadas las observaciones presentadas por las sociedades ZENECA LIMITED y THE CLOROX COMPANY, con fundamento en el registro anterior de las marcas FASLODEX y CLOROX y CLOROSOL, respectivamente, y concediendo el registro de la marca ‘FACLOREX’ (…)”.

La Superintendencia hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘FACLOREX’ y ‘FASLODEX’ no arroja confusión pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos de orden ortográfico y fonético suficientemente distintivos” y que el signo FACLOREX “tiene la suficiente fuerza distintiva (…) y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el servicio mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

Sostiene que entre los signos en conflicto “su composición integral los hace fonética y ortográficamente diferentes, por ende distintivos”, manifiesta que no “es cierto que los signos en conflicto comparten la misma raíz o desinencia o terminación, ya que, como se reitera, las reglas de comparación no permiten fraccionar las palabras, no es cierto que FAS y FA sean iguales, o que DEX y REX también lo sean y la raíz la terminación de ambos signos es diferente (…)” por lo que se puede establecer que “los signos FACLOREX y FASLODEX son suficientemente distintivos y diferentes uno de otro; en consecuencia, que no hay riesgo de confusión entre el público consumidor” y que FACLOREX “es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 (…)”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La sociedad LABORARIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que no se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la concesión de la marca FACLOREX “en ningún momento induciría al público a pensar que se trata de la marca FASLODEX (…) las marcas son totalmente diferentes, y por ello no cabe duda que no se va a inducir a error a los consumidores, ni a confusión, pues la marca de mi Representada FACLOREX, posee la suficiente fuerza distintiva” y que ambas expresiones “pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores (…)”.

Manifiesta que realizada la comparación ortográfica, visual y auditiva entre los signos en conflicto “no existe coincidencia en ninguna de sus tres sílabas (…) al oído humano estas suenan totalmente diferentes (…)”. Sostiene que tampoco se violó el artículo 135 de la Decisión 486 ya que “queda demostrado que la marca ‘FACLOREX’ Clase 5ª, es totalmente diferente a la marca ‘FASLODEX’ de la parte demandante, por lo cual pueden coexistir en el mercado sin inducir a error a los consumidores, y por consiguiente la Superintendencia de Industria y Comercio no violó las normas mencionadas en la demanda”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo FACLOREX fue el 12 de noviembre de 1991, es decir en vigencia de la Decisión 85, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por ser las normas aplicables al caso concreto.

No se interpretarán los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión 486 solicitados por no corresponder al caso. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. (…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( )”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a la aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso concreto: 1. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 127-IP-2006, de 17 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, signo: RADIANT, emitida para la causa interna Nº 2003-000446, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo FLACOREX se presentó el 12 de noviembre de 1991, durante la vigencia de la Decisión 85. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto, sin embargo, la norma aplicable, en lo que respecta al procedimiento será la norma vigente al momento de resolverse la controversia, es decir la Decisión 486 pero siempre observando la norma sustancial vigente al momento de la solicitud del signo RADIANT, es decir la Decisión 85. 2.

De la marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005, de 9 de noviembre de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1284 de 13 de enero de 2006, marca: HALITOS, emitida para la causa interna N°. 1998-05215, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo FLACOREX, cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión. 3.

De la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, ya citada, correspondiente al Proceso 153-IP- 2005.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre FACLOREX y FASLODEX.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.

Marcas farmacéuticas Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SEXTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0395, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA