Año XXIV - Número 1495 Lima, 10 de mayo de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 195-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: UBS (nominativo). Actor: sociedad UBS A.G. Proceso interno Nº 2004-0196 Proceso 197-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FLACOREX. Actor: sociedad IPR PHARMACEUTICALS INC. Proceso interno Nº 2002-0395 Proceso 8-IP-2007.- 9 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de lo Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el Proceso Interno N° 1858-2005.

Actor: BESNIER. Marca: LACTEL Proceso 158-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 75 y 77 del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Superior de Justicia de Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 011-2005. Actor: DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A Proceso 7-IP-2007.- 24 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GOLD GREEN OIL (mixta). Actor: sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA. Proceso interno Nº 2004-0020 Para nosotros la Patria es América 38 GACETA OFICIAL 10/05/2007 2.48 PROCESO 195-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: UBS (nominativo). Actor: sociedad UBS A.G. Proceso interno Nº 2004-0196. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 1837, de 8 de noviembre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 14 de noviembre de 2006, por el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0196;

El auto de 19 de enero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1837, de 8 de noviembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. como marca del signo UBS (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 451, de 29 de septiembre de 1997, a la que presentó observaciones la sociedad United Parcel Service of America, Inc. con base al registro de su marca UPS+diseño. El 15 de febrero de 1999 se solicitó el cambio de nombre de la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT por UBS A.G. Por Resolución Nº 9824, de 29 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación y negó el registro del signo UBS (nominativo).

Contra dicha Resolución la sociedad UBS A.G. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 21513, de 30 de julio de 2003, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 4842, de 27 de febrero de 2004, también, confirmó la Resolución Nº 9824, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda a) Partes en el proceso interno Demandante: UBS A.G. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: United Parcel Service of America, Inc. b) Hechos El 26 de mayo de 1997, la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro La actora manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, al emitir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que “La marca ‘UBS’ (sic) que se emplea para distinguir servicios de telecomunicaciones comprendidos en la clase 38 internacional, se trata de un signo indivisible, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o servicios con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de GACETA OFICIAL representación grafica (sic), mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de sus innumerables consumidores, el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca nominativa ‘UPS’ (sic) clase 38, pues se trata de dos signos realmente diferentes”.

Indica que también se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y dice “aunque sí no aparece en los signos las letras UPS, signo base de la negativa corresponden a las iniciales del nombre de la compañía titular de la marca UNITED PARCEL SERVICE (sic) y las letras UBS, signo solicitado por mi representada corresponden a la sigla UNION DE BANCOS SUIZOS.

Es decir, en el mercado esta (sic) perfectamente establecido que la primera compañía explota los servicios de correo y la segunda, o sea, mi representada explota servicios financieros y similares por medio de establecimientos financieros y bancos”. Dice que “las marcas UBS y UPS, se encuentran registradas y vigentes en Colombia para la clase 36, y 16 y de hecho, están coexistiendo en Colombia”.

Manifiesta que desde el punto de vista fonético, visual, conceptual y ortográfico los signos en disputa son diferentes y no crean confusión. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”.

Sostiene que la Resolución Nº 9824, de 29 de mayo de 1998, fue expedida legal y válidamente “negando el registro de la marca ‘UBS’, para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Sociedad UBS AG, con fundamento en el registro anterior de la marca ‘UPS’ para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la nomenclatura vigente”.

Sostiene que, tal como lo manifestó la División de Signos Distintivos, “la marca UBS’, (solicitada), clase 38 presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca ‘UPS’ para distinguir los servicios comprendidos en la clase 38 de la nomenclatura vigente, 10/05/2007 3.48 existiendo posibilidad de confusión, más aún si se tiene en cuenta que distinguen servicios de la misma clase”.

Manifiesta que “la expresión ‘UBS’ solicitada como registro marcario, se tiene que consiste simplemente en una reproducción fonética de la marca previamente registrada ‘UPS’; ello por cuanto el signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada, en razón a que solamente se cambia la letra P por la B, las cuales evidentemente tienen muchas similitudes el público consumidor las percibe como BE y PE, por lo que de coexistir en el mercado generarían riesgo de confusión en el público consumidor” También sostiene que “resulta evidente que el signo solicitado ‘UBS’ pretendía amparar servicios de telecomunicaciones relacionadas con los servicios bancarios de la clase 38 y la marca previamente registrada ‘UPS’ ampara de manera general los servicios de telecomunicaciones, de transmisión, documentos y otros textos por telex, teléfono, medios electrónicos y por una o varias redes globales de computadores o por otros medios, dentro de los cuales pueden estar aquellos. lo (sic) que igualmente puede conllevar al consumidor a error en cuanto a que puede asociar que ‘UBS’ tiene el mismo origen empresarial de ‘UPS’, más aún si se tiene en cuenta que amparar (sic) servicios de la clase 38 de la nomenclatura vigente”.

Dice que al distinguir ambos signos servicios de la clase 38 se generaría “confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”. United Parcel Service of America, Inc., tercero interesado, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la GACETA OFICIAL solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo UBS (nominativo) se presentó el 26 de mayo de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la misma Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. 10/05/2007 4.48 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“(…) ( )”. Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a la aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso concreto: 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proce- GACETA OFICIAL so 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominatiava), emitida para la causa interna Nº 2002-00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”. 2.

La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo UBS (nominativo), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3. Marcas denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias 10/05/2007 5.48 letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico GACETA OFICIAL suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 4.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 10/05/2007 6.48 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: GACETA OFICIAL EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 10/05/2007 7.48 marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe GACETA OFICIAL predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre UBS (nominativa) y UPS+diseño. 5. Coexistencia marcaria de hecho La coexistencia de hecho surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 10/05/2007 8.48 CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro.

SEGUNDO. - Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda GACETA OFICIAL 10/05/2007 9.48 inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. miento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. QUINTO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO SEXTO.- La coexistencia marcaria de hecho no genera derechos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0196 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumpli- Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 197-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FLACOREX. Actor: sociedad IPR PHARMACEUTICALS INC. Proceso interno Nº 2002-0395. VISTOS: Administrativo, Sección Primera, a través de su Presidente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 20020395; La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso El auto de 17 de enero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete.

GACETA OFICIAL cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en el Oficio Nº 1412, de 5 de septiembre de 2006, y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad IPR PHARMACEUTICALS INC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero Interesado: sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. b) Hechos El 12 de noviembre de 1991, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo FACLOREX para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 401, de 11 de mayo de 1994, al que presentaron observaciones la sociedad ZENECA LIMITED con base en su marca FASLODEX y la sociedad THE CLOROX COMPANY con base en sus marcas CLOROX y CLOROSOL. Por Resolución Nº 14994, de 30 de mayo de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las observaciones formuladas por ambas sociedades y, concedió el registro del signo solicitado.

Contra dicha Resolución ZENECA LIMITED y THE CLOROX COMPANY interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 18 de julio de 2001, la marca FASLODEX, base de una de las observaciones fue traspasada a la sociedad IPR PHARMACEUTICALS. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2024, de 29 de enero de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución 10/05/2007 10.48 Nº 13638, de 30 de abril de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 14994. La sociedad IPR PHARMACEUTICALS. interpuso demanda contencioso administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “consideró que la marca solicitada para registro FACLOREX no se asemejaba a tal punto de poder causar un riesgo de asociación o confusión con la marca de mi representada FASLODEX (…) previamente registrada para distinguir los mismos productos en la misma clase 5 internacional”.

Dice que “Es evidente que desde una perspectiva de conjunto, a primera vista y sin entrar en detalles, las marcas FASLODEX e (sic) FACLOREX despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una y la otra resultan similarmente confundibles”. Sobre la comparación ortográfica dice que “Los signos en conflicto cuentan con la misma secuencia de vocales (…) tienen la misma longitud (…) tienen el mismo número de sílabas (…) tienen el mismo radical (…) tienen la misma desinencia” y que “seis de las ocho letras que componen los signos en conflicto no solo son las mismas, sino que además están ubicadas en la misma posición (…)”.

Respecto a la comparación visual dice “las ocho o nueve coincidencias y semejanzas ortográficas ya expuestas, se traducen en igual número de semejanzas visuales” y sobre la comparación auditiva dice que los fonemas que componen los signos son muy similares y que “comparten la misma raíz y desinencia”. Manifiesta que también se violó el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, ya que “la marca FACLOREX no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca FASLODEX, previamente registrada.

Así al existir confundibilidad entre las marcas FASLODEX y FACLOREX ésta última no será apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario, creará confusión en el público consumidor”. d) Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta GACETA OFICIAL que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

Sostiene que la Resolución Nº 14994, de 30 de mayo de 1997, fue expedida legal y válidamente “declarando infundadas las observaciones presentadas por las sociedades ZENECA LIMITED y THE CLOROX COMPANY, con fundamento en el registro anterior de las marcas FASLODEX y CLOROX y CLOROSOL, respectivamente, y concediendo el registro de la marca ‘FACLOREX’ (…)”.

La Superintendencia hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘FACLOREX’ y ‘FASLODEX’ no arroja confusión pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos de orden ortográfico y fonético suficientemente distintivos” y que el signo FACLOREX “tiene la suficiente fuerza distintiva (…) y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el servicio mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

Sostiene que entre los signos en conflicto “su composición integral los hace fonética y ortográficamente diferentes, por ende distintivos”, manifiesta que no “es cierto que los signos en conflicto comparten la misma raíz o desinencia o terminación, ya que, como se reitera, las reglas de comparación no permiten fraccionar las palabras, no es cierto que FAS y FA sean iguales, o que DEX y REX también lo sean y la raíz la terminación de ambos signos es diferente (…)” por lo que se puede establecer que “los signos FACLOREX y FASLODEX son suficientemente distintivos y diferentes uno de otro; en consecuencia, que no hay riesgo de confusión entre el público consumidor” y que FACLOREX “es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 (…)”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La sociedad LABORARIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que no se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la concesión de la marca FACLOREX “en ningún momento induciría al público a pensar que se trata de la marca FASLODEX (…) las marcas son totalmente diferen- 10/05/2007 11.48 tes, y por ello no cabe duda que no se va a inducir a error a los consumidores, ni a confusión, pues la marca de mi Representada FACLOREX, posee la suficiente fuerza distintiva” y que ambas expresiones “pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores (…)”.

Manifiesta que realizada la comparación ortográfica, visual y auditiva entre los signos en conflicto “no existe coincidencia en ninguna de sus tres sílabas (…) al oído humano estas suenan totalmente diferentes (…)”. Sostiene que tampoco se violó el artículo 135 de la Decisión 486 ya que “queda demostrado que la marca ‘FACLOREX’ Clase 5ª, es totalmente diferente a la marca ‘FASLODEX’ de la parte demandante, por lo cual pueden coexistir en el mercado sin inducir a error a los consumidores, y por consiguiente la Superintendencia de Industria y Comercio no violó las normas mencionadas en la demanda”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo FACLOREX fue el 12 de noviembre de 1991, es decir en vigencia GACETA OFICIAL de la Decisión 85, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por ser las normas aplicables al caso concreto.

No se interpretarán los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión 486 solicitados por no corresponder al caso. 10/05/2007 12.48 Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( )”. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. (…) Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica.

En consecuencia, ésta se referirá a la aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso concreto: 1. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 127-IP-2006, de 17 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, signo: RADIANT, emitida para la causa interna Nº 2003-000446, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma GACETA OFICIAL norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo FLACOREX se presentó el 12 de noviembre de 1991, durante la vigencia de la Decisión 85. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto, sin embargo, la norma aplicable, en lo que respecta al procedimiento será la norma vigente al momento de resolverse la controversia, es decir la Decisión 486 pero siempre observando la norma sustancial vigente al momento de la solicitud del signo RADIANT, es decir la Decisión 85. 2.

De la marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005, de 9 de noviembre de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1284 de 13 de enero de 2006, marca: HALITOS, emitida para la causa interna N° 1998-05215, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo FLACOREX, cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión. 3.

De la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, 10/05/2007 13.48 Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, ya citada, correspondiente al Proceso 153-IP-2005.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre FACLOREX y FASLODEX.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.

Marcas farmacéuticas Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún GACETA OFICIAL considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). 10/05/2007 14.48 blicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Partículas de uso común CONCLUYE: El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, pu- PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de GACETA OFICIAL 10/05/2007 15.48 confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SEXTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte senten- cia dentro del proceso interno Nº 2002-0395, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Proceso 008-IP-2007 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de lo Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el Proceso Interno N 1858-2005.

Actor: BESNIER. Marca: LACTEL. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete. VISTOS El Oficio Nº 477-2006-SCS-CS, de 30 de noviembre de 2006, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Constitucional y Social, remitió la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comi- GACETA OFICIAL sión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 1858-2005.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de noviembre de 2006. 1. Las partes. 10/05/2007 16.48 de 1991 el nombre comercial GROUPE LACTEL en el ejercicio de su actividad económica de comercialización de productos alimenticios.

De otro lado, cabe precisar que la marca LACTEL de CLAUDE ROUSTANG GALAC S.A., fue cancelada por el solicitante, mediante Resolución N° 098-2000/TPI-INDECOPI. El 26 de diciembre de 2000, CAMPOSOL S.A. delimitó los productos que distingue con la marca solicitada, a pedido de la Oficina de Signos Distintivos, a “jugos de frutas”. La parte actora es BESNIER S.A. Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Camposol S.A. y, al Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales.

Interviene como terceros interesados: - Claude Roustang Galac S.A. y -Groupe Lactel, Sociéte En Commandite (Canadá). 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. El 11 de marzo de 1998, CAMPOSOL S.A. (Perú) solicitó el registro del signo LACTEL para distinguir jugos de frutas y demás productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 17 de agosto de 1998, CLAUDE ROUSTANG GALAC S.A. (Francia) formuló observación manifestando ser titular en Perú y Venezuela de la marca LACTEL que distingue productos de la clase 29 (Perú) y 32 (Venezuela). El 17 de agosto de 1998, BESNIER S.A. (Francia) formuló observación manifestando tener un derecho preferencial al ser titular en Venezuela de la marca LACTEL (mixta) que distingue productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para acreditar su interés real en el mercado peruano, presentó, a solicitud de la Oficina de Signos Distintivos, la solicitud de la marca LACTE (denominativa). El 30 de septiembre de 1998, GRUPO LACTEL, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (Canadá) formuló observación manifestando que viene usando des- Mediante Resolución Nº 3377-2001/OSD-lNDECOPl de 30 de marzo de 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró improcedente la observación formulada por CLAUDE ROUSTANG GALAC S.A., fundada la observación formulada por BESNIER S.A. e infundada la observación interpuesta por GROUPE LACTEL, SOCIÉTÉ EN COMMANDI-TE, y en consecuencia denegó el registro solicitado.

El 2 de marzo de 2001, CAMPOSOL S.A., interpuso recurso de apelación manifestando que la opositora debió acreditar su interés real en forma inmediata a la entrada en vigencia de la Decisión 486, y que la notificación realizada por la Oficina de Signos Distintivos, solicitando la acreditación de su interés en el mercado peruano no es válida.

Mediante Resolución N° 1330-2001/TPI-INDECOPI de 28 de septiembre de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revocó la Resolución Nº 3377-2001/ OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2001, y en consecuencia, otorgó el registro de la marca de producto LACTEL solicitado por CAMPOSOL S.A. para distinguir jugos de frutas de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Esta resolución se basó en el hecho que BESNIER S.A. no cumplió con acreditar su interés real en el mercado peruano, al solicitar en Perú, una marca diferente a la solicitada en Venezuela. El 18 de noviembre de 2001, BESNIER S.A., interpone demanda contencioso-administrativa contra el INDECOPI, CAMPOSOL S.A. y el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales, la cual es declarada fundada en GACETA OFICIAL parte por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, declarando nula la resolución administrativa objeto de la demanda, y ordenando que la segunda instancia administrativa requiera a BESNIER S.A. para que cumpla con acreditar su interés real para incursionar en el mercado peruano. Sin embargo, el INDECOPI presenta recurso de apelación ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, quien suspende la tramitación del proceso y envía la presente consulta prejudicial. 2.2 Fundamentos de la Demanda.

La demandante argumenta que la marca solicitada por CAMPOSOL S.A., es idéntica, y por lo tanto, confundible con la marca LACTEL de BESNIER S.A. Asimismo, que BESNIER S.A. acreditó su interés real al oponerse al registro de la marca LACTEL de CAMPOSOL S.A. al solicitar el registro de la marca en Perú, dado que dicha acreditación fue aceptada tácitamente por la primera instancia administrativa.

Finalmente, como pretensión subordinada, solicita declarar la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento administrativo hasta el momento en el cual, el Tribunal del INDECOPI debió emitir resolución declarando que consideraba no cumplido por parte de BESNIER S.A. el requisito de acreditar interés real y exponiendo que este requisito se cumplía. 2.3 Contestación a la Demanda.

BESNIER S.A. niega y contradice la demanda, bajo el argumento que no se realizó la acreditación del interés en el mercado peruano de la marca LACTEL (mixta) solicitada en Venezuela, sino se presentó en Perú una solicitud marcaria diferente, es decir, de la marca LACTEL en su forma denominativa. El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y argumenta su inconsistencia. Señala que la empresa BESNIER S.A., no habría cumplido con acreditar su interés real de incursionar en el mercado peruano al solicitar el registro de la marca en que sustentó su oposición al registro de la marca LACTEL, solicitada 10/05/2007 17.48 por CAMPOSOL S.A., dado que la solicitud presentada fue de una marca diferente a la solicitada en Venezuela.

Asimismo, que el Tribunal del INDECOPI, al resolver la observación formulada revocando la resolución de primera instancia administrativa, no ha ocasionado una violación a los principios del derecho administrativo, ya que en su condición de órgano funcional superior de revisión, constató que no se había cumplido con la acreditación del interés real del observante de incursionar en el marcado peruano. Con fecha 30 de octubre de 2002, el Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros, envía un escrito a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, señalando que el INDECOPI es un órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, sin embargo, su intervención en el presente proceso resulta facultativa.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que tanto en la fecha de solicitud del registro marcario, como en la fecha de la oportunidad para presentar las observaciones correspondientes, se encontraba en vigencia la Decisión 344.

GACETA OFICIAL El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: 10/05/2007 18.48 DESICIÓN 486 “(…) DECISIÓN 344 “(…) Art. 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Art. 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

(…) Art. 93. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

(…)” DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. TRÁNSITO DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues GACETA OFICIAL el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

En igual sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones, prórrogas, y plazos de vigencia, se rigen por la nueva norma. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de 10/05/2007 19.48 profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, del 30 de marzo de 1998). Las citas precedentes, aunque se refieren a la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, se aplican perfectamente al caso bajo estudio y, en consecuencia, GACETA OFICIAL si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de la cancelación del registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya han sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca LACTEL se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la presentación de las observaciones.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 10/05/2007 20.48 pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que

3. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA EN RELACIÓN CON DERECHOS DE MARCA DE TERCEROS. CONFUNDIBILIDAD. RIESGOS DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como GACETA OFICIAL marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam- 10/05/2007 21.48 bién semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero de 2003).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004, citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998,). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una GACETA OFICIAL decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 10/05/2007 22.48 La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). GACETA OFICIAL En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre los signos sub litis.

4. OBSERVACIÓN ANDINA EN LA DECISIÓN 344. La Decisión 344, en sus artículos 93 y 95 determina quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido, las mismas que se presentarán en los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada publicación. Tanto la Decisión 344 arriba citada, como la actual Decisión 486, vigente desde el 1 de diciembre de 2000, rigen este mismo término legal para la presentación de observaciones/ oposiciones.

En este sentido, la oportunidad para presentar una observación/oposición no podría ser fuera del término de 30 días hábiles, y por lo tanto, la norma comunitaria vigente en dicho momento, es la que regula los requisitos que debe reunir el escrito de observación. En el caso que el término de 30 días para presentar observaciones venza en vigencia de la Decisión 344, y que dicho recurso haya sido presentado dentro de dicho término y en vigencia de esta norma, no podrían exigirse requisitos adicionales a los establecidos por aquella luego de su admisión. Si bien, la Decisión 486 en su artículo 147, establece como requisito adicional para la formulación de una oposición andina, la acreditación de un interés real en el mercado plasmado en la presentación de una solicitud de registro en el país donde se formula la oposición, la Decisión 344 no lo establecía así. El artículo 93 de la Decisión 344 señala que el legítimo interés lo posee tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, sin establecer requisito adicional alguno. Por tanto, cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observacio- 10/05/2007 23.48 nes al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Luego de admitir las observaciones, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que de considerarlo conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, deberá ser realizado por el funcionario administrativo competente, por constituir esté un requisito ineludible previo a la concesión del registro de marca, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente el realizarlo siempre, aún en el caso de que no se presenten observaciones.

Respecto a esto el Tribunal ha manifestado: “( ) en el caso en que no se hubiese presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, esto es, que exprese los fundamentos que la sustentan”.

(Proceso 81-IP-2003, marca: SOUND BLASTER, publicado en Gaceta Oficial Nº 996, del 10 de octubre de 2003). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. GACETA OFICIAL 10/05/2007 24.48 SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. miento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

TERCERO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo. La Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro.

Olga Navarrete Barrero MAGISTRADA De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordena- Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 158-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 75 y 77 del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Superior de Justicia de Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 011-2005. Actor: DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Superior de Justicia de Quito, República de Ecuador.

VISTOS: GACETA OFICIAL Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de diciembre de 2006. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. Demandadas: - Sociedad LABORATORIOS MEDIHEALTH BETAMEDICAL S.A. - Sociedad LABORATORIOS ROEMMERS S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes: a. La sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. suscribió con la empresa colombiana LABORATORIOS MEDIHEALTH BETAMEDICAL S.A. un contrato de comercialización y distribución exclusiva de productos extranjeros en Ecuador, por intermedio del cual la primera adquirió el derecho de comercializar y distribuir en el Ecuador los productos de la marca MEDIHEALTH, conforme a la lista que se adjuntó al contrato y sin perjuicio de involucrar en la distribución exclusiva otros productos que las partes contratantes acordaren en el futuro. b. El contrato se firmó cuando en Ecuador estaba vigente el Decreto Supremo N° 1038 – A, publicado en el Registro Oficial N° 245, de 31 de diciembre de 1976. c. La sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. ha cumplido a cabalidad el con- 10/05/2007 25.48 trato exclusivo de distribución en todas sus cláusulas, al punto de que su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional.

El manejo de la línea revela un aumento sustancial de la utilidad, lo que prueba el exitoso manejo de la misma. d. La sociedad SCANDINAVIA PHARMA LTDA. (razón social en Colombia de LABORATORIOS ROEMMERS) efectuó operaciones de compra de la totalidad de las marcas de la sociedad LABORATORIOS MEDIHEALTH BETAMEDICAL S.A., mediante contrato suscrito el 18 de diciembre de 1998.

En dicho contrato se estipuló la cesión a SCANDINAVIA PHARMA LTDA. de todos los derechos derivados de los contratos de distribución de la sociedad LABORATORIOS MEDIHEALTH BETAMEDICAL S.A. e. El 28 de abril de 1999, la sociedad SCANDINAVIA PHARMA LTDA. decidió dar por terminado en forma unilateral, a partir del 30 de abril de 1999, el contrato de distribución celebrado entre DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. y LABORATORIOS MEDIHEALTH BETAMEDICAL S.A. f. Después de varias solicitudes, la sociedad LABORATORIOS MEDIHEALTH BETAMEDICAL S.A., en carta de 14 de enero de 1999, informó a la sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. que las líneas de productos de LABORATORIOS MEDIHEALTH BETAMEDICAL S.A. y SILPRO, han sido vendidas a SCANDINAVIA PHARMA LTDA. g. La sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A., ante el Juez de lo Civil en Pichincha, demandó a SCANDINAVIA PHARMA LTDA., LABORATORIOS MEDIHEALTH BETAMEDICAL S.A. y LABORATORIOS ROEMMERS S.A. h. La Corte Superior de Quito, el 3 de octubre de 2006, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial, basándose en la solicitud realizada por la propia demandante, que trascribe el Juez Consultante de la siguiente manera: “La compañía considera relevante que “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sea consultado sobre la interpretación GACETA OFICIAL prejudicial que corresponde con respecto a las normas comunitarias andinas que reglan la condición de “empresa extranjera” y de “inversión extranjera” y señala además “como complemento de mi petición contenida en el escrito presentado el 17 de julio el presente año, en relación con la interpretación prejudicial a ser solicitada al Tribunal Andino de Justicia, me permito indicar que la misma deberá referirse a las normas comunitarias contenidas en la Decisión del Acuerdo de Cartagena, 261 (sic) publicada en el Ecuador, Registro Oficial Suplemento 682, del 18 de mayo de 1991; y, especialmente a los artículos 1, 2, y 3 de dicha Decisión, en lo que tiene que ver con las definiciones de empresa nacional, empresa extranjera, inversionista nacional e inversionista extranjero (…)”. i. En el mismo escrito afirma el Juez solicitante, lo siguiente: “En la segunda instancia el Procurador judicial de las sociedades Laboratorios Medihealth S.A. Laboratorios Betamedical S.A. y Scandinavia Pharma S.A. solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que se refieren al “trato nacional” en lo que tiene que ver con la aplicación del Decreto Supremo No. 1038-A, publicado en el Registro Oficial No 245 del 31 de diciembre de 1976, al momento de la suscripción del contrato materia de la controversia, hecho acaecido en Bogotá, Colombia el 28 de marzo de 1996.” 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos: a. El contrato suscrito entre DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. y LABORATORIOS MEDIHEALTH BETAMEDICAL S.A. se firmó cuando en el Ecuador se encontraba vigente el Decreto Supremo 1038-A. Si bien dicho Decreto fue derogado el legislador decidió mantener la vigencia de las situaciones o negocios jurídicos creados al amparo de dicha normativa. 10/05/2007 26.48 b. La sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. ha sido desplazada del mercado por una serie de acciones del concedente y quien dice ser su sucesor en el derecho (SCANDINAVIA PHARMA LTDA.), quienes han incumplido el contrato de concesión. Uno de los más graves incumplimientos es que el dueño de la línea dejó de despachar los productos, especialmente los de mayor rotación en el mercado, así como el material promocional de los mismos, sin ninguna causa valedera.

Con lo anterior se provocó la pérdida de confianza en la sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. en el mercado, ya que no se pudo satisfacer la demanda de los productos mencionados. c. Por el incumplimiento, la sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. dejó de recibir un valor equivalente a USD 35.000, lo que significó un deterioro en la venta de USD 350.000. d. Además de lo anterior, las mencionadas compañías crearon confusión respecto de los servicios o actividad comercial desarrollada, y generaron un daño gigante de la reputación de la sociedad demandante.

Con esto se ha ocasionado una dilución del activo intangible, ya que se ha generado el desvanecimiento del valor publicitario del nombre comercial y de la prestación de sus servicios. e. Lo anterior prueba que se estaba preparando una especie de vacío comercial para ser copado por quien estaba en capacidad de ofertar esos mismos productos, desconociendo así el contrato de distribución vigente.

El hecho es concomitante con una agresiva campaña de distribución de dichos productos por parte de la sociedad LABORATORIOS ROEMMERS S.A., aduciendo ser el nuevo dueño de los mismos. f. La falta de rotación del dinero y de los productos, obligó a la demandante a la mora parcial en el cumplimiento de su obligación de pago, lo que ha sido utilizado por MEDIHEALTH para imputar incumplimiento contractual. g. Es evidente que los demandados se pusieron de acuerdo para terminar intempestivamente la distribución exclusiva encomendada a la GACETA OFICIAL sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. 10/05/2007 27.48 “La ley de protección a los representantes, agentes o distribuidores de empresas extranjeras, expedida por decreto supremo 1038-A publicado en el R.O. No. 245 de 31 de diciembre de 1976, fue interpretada mediante la Ley 125 publicada en el R.O No. 982 de 5 de julio de 1996, en el sentido que las normas de la Ley de Protección invocada no se aplicarán a contratos de licencia para fabricación de productos en el Ecuador, para su venta o distribución posterior.

Legislación Nacional a lo que se encuentra pactado en compromisos internacionales, como se dice en la misma ley interpretativa, lo que en concepto del Legislador Ecuatoriano “viola las disposiciones relativas a las garantías del trato nacional” expresamente establecidas en el art. 27 del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), del tratado de adhesión a la organización mundial de comercio, como se expresa en la última consideración que hace el Congreso Nacional en la Ley No. 22, publicada en el R.O. No. 156, de 19 de septiembre de 1997, por la que se deroga tanto la ley de protección antes citada, como la Ley No. 125 interpretativa de la primera.

La derogatoria es la medida que se impone como inmediata solución a un incumplimiento de las disposiciones de un tratado internacional en las que incurre el Ecuador. 1.2. Aún en el supuesto no consentido de que no debiera extenderse la Ley Interpretativa en el sentido que dejo expresado, es necesario recordar que las normas supranacionales como son los tratados internacionales de los cuales Ecuador es suscriptor como en el caso del GATS, prevalecen sobre el derecho interno, como ha sido reconocido repetidamente tanto por la Corte Suprema de Justicia y Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, cuanto el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el marco Subregional Andino. 1.3. – En este contexto lo que alega la empresa actora en el sentido de que el contrato se incorpora a la ley protectiva, repetidamente citada no es exacto, puesto que la legislación vigente al tiempo de la celebración del contrato, esto es, la incorporada a él es la que se contiene el mencionado acuerdo internacional, vigente a la fecha del contrato muy contraria a las disposiciones a la Ley protectiva cuyo contenido vulneró las garantías establecidas en el artículo 27 del acuerdo general sobre comercio de servicios (…) (…)” h. No se ha informado a la sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. sobre la cesión de derechos alegada, razón por la cual no se encuentra certeza sobre el alcance de la misma. i. Con lo anteriormente descrito, no sólo la sociedad DEUTSCHE PHARMA ECUATORIANA S.A. se encuentra perdiendo una línea comercial exitosa, sino que perdería personal que se ha preparado durante años, generando con ello imposibilidad de mantener su actividad comercial de manera regular. j. La decisión unilateral de los demandados no surte efecto de ninguna especie, ya que el Decreto Supremo 1038 A dispone que los contratos de distribución de los productos extranjeros sólo pueden terminar por justa causa declarada por Juez Competente. 3.

La contestación a la demanda. El Juez Consultante remite al Tribunal un acta de audiencia de conciliación celebrada el 7 de marzo de 2002 ante el Juez Noveno de lo Civil de Pichincha. En dicha audiencia, las sociedades demandadas contestaron la demanda, de la siguiente manera: En consecuencia los contratos que versen sobre licencia de fabricación en el Ecuador de productos extranjeros, sobre la venta y distribución de esos productos en nuestro país no están amparados por la susodicha Ley de Protección a los Representantes, agentes o Distribuidores de empresas extrajeras.

La razón esencial es que de adaptarse la II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL III.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena; y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se interpretarán los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de que el Juez Consultante defina si se trata de un asunto donde se discute el tratamiento a la inversión extranjera, o el cumplimiento o incumplimiento de un contrato de distribución de productos extranjeros celebrado en territorio colombiano. No se interpretará el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena, ya que no es procedente en relación con el caso planteado.

Se interpretarán de oficio los artículos 75 y 77 del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por cuanto se discute si la aplicación del Decreto Supremo 1038 – A, viola el principio de Trato Nacional. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 291 Artículo 1 “Para los efectos del presente Régimen se entiende por: Inversión Extranjera Directa: los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente, se considerarán como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con dere- 10/05/2007 28.48 cho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con el presente Régimen. Los Países Miembros, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, podrán considerar como aporte de capital, las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.

Inversionista Nacional: el Estado, las personas naturales nacionales y las personas jurídicas definidas como nacionales por las legislaciones de los Países Miembros. Se considerarán también como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en el país receptor no inferior a un año, que renuncien ante el organismo nacional competente al derecho de reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior.

El organismo nacional competente del país receptor podrá exonerar a dichas personas del requisito de residencia ininterrumpida no inferior a un año. Cada País Miembro podrá eximir a las personas naturales extranjeras cuyas inversiones se hubieran generado internamente, de la renuncia prevista en el inciso anterior. Asimismo, se considerarán como de inversionistas nacionales, las inversiones de propiedad de inversionistas subregionales, en los términos establecidos en la presente Decisión. Inversionista Subregional: el inversionista nacional de cualquier País Miembro distinto del país receptor.

Inversionista Extranjero: el propietario de una inversión extranjera directa. Empresa Nacional: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca en más del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

GACETA OFICIAL Empresa Mixta: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca a inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta por ciento, siempre que a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Asimismo, se considerarán empresas mixtas aquellas en las que participe el Estado, entes paraestatales o empresas del Estado del país receptor, en un porcentaje no inferior al treinta por ciento del capital social y siempre que a juicio del organismo nacional competente, el Estado, ente paraestatal o empresa del Estado, tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa.

Se entiende por capacidad determinante la obligación de que concurra la anuencia de los representantes estatales en las decisiones fundamentales para la marcha de la empresa. Para fines de la presente Decisión, se entenderá por ente paraestatal o empresa del Estado, aquel constituido en el país receptor cuyo capital pertenezca al Estado en más del ochenta por ciento y siempre que éste tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa.

Empresa Extranjera: la constituida o establecida en el país receptor y cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales sea inferior al cincuenta y uno por ciento, o cuando siendo superior, a juicio del organismo nacional competente, ese porcentaje no se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Capital Neutro: las inversiones de las entidades financieras internacionales públicas de las que forman parte todos los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena y que figuran en el Anexo del presente Régimen. Dichas inversiones no se computarán ni como nacionales ni como extranjeras en la empresa en que participen. Para la determinación de la calidad de nacional, mixta o extranjera de la empresa en que participen estas inversiones, se excluirá de 10/05/2007 29.48 la base de cálculo, el aporte de capital neutro y sólo se tomarán en cuenta los porcentajes de participación de los inversionistas nacionales y extranjeros en el monto restante del capital.

Reinversión: la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas y de otros recursos patrimoniales, en el caso en que lo permitan las legislaciones nacionales, provenientes de una inversión extranjera directa, en la misma empresa en que se hayan generado. País Receptor: aquel en el que se efectúa la inversión extranjera directa.

Comisión: la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena. País Miembro: uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena”. Artículo 2 “Los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones a los que se sujetan los inversionistas nacionales, salvo lo dispuesto en las legislaciones de cada País Miembro”.

Artículo 3 “Toda inversión extranjera directa, o de inversionistas subregionales, que cumpla con las condiciones establecidas en el presente Régimen y en las respectivas legislaciones nacionales de los Países Miembros, será registrada ante el organismo nacional competente, en moneda libremente convertible”. (…) TRATADO DE CREACIÓN TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 4 “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” 10/05/2007 30.48 inversión extranjera o el cumplimiento o incumplimiento de un contrato de distribución de productos extranjeros celebrado en territorio colombiano, se abordará el tema del tratamiento de la inversión extranjera en la Decisión 291.

(…) 1. TRÁNSITO NORMATIVO. ACUERDO DE CARTAGENA (…) Artículo 75 “En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales”. (…) Artículo 77 “Los Países Miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión”.

La normativa comunitaria en materia de inversiones consagra un régimen común que ha evolucionado de un sistema con tendencia proteccionista hasta llegar a un régimen mucho más abierto. 1 La Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, primera Decisión sobre el tema, fue derogada por la Decisión 220 y ésta, a su vez, derogada por la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 2; esta última se presenta como una adecuación de la normativa comunitaria con las nuevas tendencias de apertura al comercio y a la inversión extranjera.

En la propuesta sobre modificaciones al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, presentada por la Junta a la Comisión mediante propuesta 228 de 6 de marzo de 1991, se evidencia muy claramente esta idea, y se afirma: “En este contexto, se plantea un cambio normativo que al presente se ha venido traduciendo en una nueva orientación de las reglamentaciones internas de los países de la región que incluye posibilidades como las siguientes: la de conceder ‘trato nacional’ a los inversionistas extranjeros; una mayor apertura al ingreso de la inversión a ciertos sectores económicos antes vedados; mayor flexibilidad en las posibilidades de financiamiento local, reinversión, remesas y reexportación de capitales; la de remitirse a leyes extranjeras y foros arbitrales en materia de solución (…) IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Tratamiento de la inversión extranjera en la Decisión 291 B. Principio de trato nacional y de libre circulación en relación con los contratos de distribución de productos extranjeros. 1 C. La supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el principio de complemento indispensable.

A. TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 291. A fin de que el Juez Consultante obtenga elementos de juicio para definir si se trata de un asunto donde se discute el tratamiento a la 2 En este sentido se encuentra el Documento Preparado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Titulado Estrategia Andina de Promoción de Inversiones.

Utilizado en la reunión de Trabajo para la Discusión de una Estrategia Andina de Promoción de Inversiones, 4 – 5 de diciembre de 2003, Lima – Perú, Secretaría General de la Comunidad Andina. Disponible en www.comunidadandina.org. Consultado en fecha 06 de febrero de 2007. La Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue aprobada en el Quincuagésimo Quinto Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión, celebrado el 21 y 22 de marzo de 1991 en Lima, Perú. El texto de la Decisión puede ser consultado en www.comunidad andina.org.

GACETA OFICIAL 10/05/2007 31.48 de controversias; y, la de contemplar la regulación de las nuevas formas de inversión, como los contratos joint venture. Ello en síntesis, implica la sustitución de un esquema basado en la ‘protección’ por uno basado en la ‘promoción’, sin por ello olvidar los necesarios mecanismos de control que todo esquema debe contemplar.” 2.2 En cumplimiento de la Decisión 24, los Países Miembros nacionalizaron algunos sectores de la economía que consideraron debían estar en manos del inversionista nacional o que podían estar adecuadamente servidos por el capital nacional.

Así se daba aplicación al artículo 38 de la Decisión 24 la cual permitía a cada País Miembro ‘reservar sectores de actividad económica para las empresas nacionales, públicas o privadas, y determinar si se admite en ellos la participación de empresas mixtas’. Esta norma fue ratificada por el artículo 17 de la Decisión 220. La reforma del artículo 38 consistió en suprimir la facultad que esta norma concedía a la Comisión para determinar “los sectores que todos los Países Miembros” debían reservar “para las empresas nacionales, públicas o privadas, y establecer si se admite en ellas la participación de empresas mixtas”.

Pero como el Acuerdo de Cartagena agrupa a países que se encuentran en diversos grados de desarrollo económico, fue necesario prever un régimen especial para aquellos Países Miembros de menor desarrollo económico relativo, y debido a que éstos mantienen una diferente concepción acerca de la participación del capital extranjero en las economías nacionales, la Decisión 220 conservó únicamente para los Países Miembros la facultad de reservar a las empresas nacionales ciertos sectores de la actividad económica y suprimió la que tenía la Comisión en el mismo sentido.

De esta manera se permitió a cada País Miembro desarrollar su propia estrategia económica en lo relativo a la inversión extranjera. Sin embargo, esta norma no puede ser interpretada en el sentido de que aquellos Países Miembros que ya habían nacionalizado ciertos sectores de la economía debieran proceder a desnacionalizarlos. La única innovación que consagra esta norma es que la Comisión no puede declarar sectores reservados porque ahora esa facultad sólo la tienen los Países Miembros.” 3 Mientras la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagró como uno de los objetivos fundamentales “el fortalecimiento de las empresas nacionales, con el fin de habilitarlas para participar activamente en el mercado subregional”, y se soportó en la política común de “dar preferencia en el desarrollo económico de la Subregión a capitales y empresas auténticamente nacionales de los Países Miembros”, la Decisión 291 en sus considerandos expresó que los Presidentes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en la reunión celebrada en la ciudad de La Paz, Bolivia, los días 29 y 30 de noviembre de 1990, acordaron remover los obstáculos para la inversión extranjera e incentivar la libre circulación de capitales subregionales.

Entre las Decisiones 24 y la 291 se expidió la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante la cual se reformó algunos asuntos puntuales de la Decisión 24, pero, en términos generales, siguió mantenido la misma línea en relación con la inversión extranjera. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación Prejudicial del 26 de octubre de 1989 dentro del proceso 5-IP-89, analizó el anterior cambio normativo de la siguiente manera: “(…) Asimismo, en la parte declarativa de la Decisión 24, se hace constar que ‘las normas comunes deben contemplar mecanismos y procedimientos suficientemente eficaces para hacer posible una participación creciente del capital nacional en las empresas extranjeras existentes o que se establezcan en los Países Miembros, en tal forma que se llegue a la creación de empresas mixtas en que el capital nacional sea mayoritario, y en que los intereses nacionales tengan capacidad para participar en forma determinante en las decisiones fundamentales de dichas empresas ( )’.

Estas declaraciones de la Decisión 24 fueron reproducidas en la Decisión 220, que es la normativa que ahora regula la inversión extranjera en la Subregión. Con la expedición de la Decisión 291 se soporta el régimen común sobre inversión extranjera en varios objetivos que marcan la tendencia de dicha normativa, a saber: 1. Búsqueda de una 3 Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 1989, dictada dentro del proceso 5-IP-89, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 50, de 17 de noviembre de 1989.

GACETA OFICIAL mayor eficiencia y competitividad de las economías de los Países Andinos. 2. Liberalización y apertura al comercio y la inversión, teniendo en cuenta los intereses de los Países Andinos, 3. La racionalidad económica fundada en la iniciativa privada, en la disciplina fiscal y en un Estado redimensionado y eficaz. Con este objetivo dicha normativa se compone de cinco capítulos: I. Definiciones;

II. Derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros III. Organismos nacionales competentes; IV Importación de tecnología; y V. Tratamiento a las inversiones de la Corporación Andina de Fomento y de las entidades con opción al tratamiento del capital neutro. De conformidad con lo anterior, artículos como el 38 de la Decisión 24 y 17 de la Decisión 220, mediante los cuales se hacia evidente en el campo normativo la posibilidad de los Países Miembros de reservar sectores económicos para las empresas nacionales, públicas o privadas, y determinar si se admite en ellos la participación de empresas mixtas, no fueron reproducidos por el actual régimen.

Además de lo anterior, el actual régimen incluyó algunos cambios fundamentales, a saber: • El artículo 13 de la Decisión eliminó los condicionamientos para que las empresas extranjeras gozaran de las ventajas derivadas del programa de liberación. En consecuencia, eliminó el compromiso de transformación de las empresas extranjeras interesadas en beneficiarse de tales ventajas y, por lo tanto, se modificó el artículo 25 de la Decisión 220. 10/05/2007 32.48 • El artículo 2 de la Decisión 291 introduce el principio de trato nacional en materia de inversiones, y dispone que “los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones a los que se sujetan los inversionistas nacionales, dentro de los límites impuestos en las legislaciones internas de los Países Miembros. • El artículo 4 de la Decisión 291 consagra el derecho del inversionista extranjero de transferir al exterior, en divisas libremente convertibles y de conformidad con los términos previstos en las legislaciones de los Países Miembros, las utilidades netas comprobadas que provengan de su inversión extranjera.

A diferencia de la anterior normativa, no establece un límite porcentual de transferencia, dejando a la legislación de los Países Miembros la regulación en esta materia. • No consagró, a diferencia de la anterior normativa, el sistema de autorizaciones previas y simplemente se limitó a dejar el procedimiento de registro de las inversiones extranjeras.

De conformidad con lo anterior, la Decisión 291 más que una regulación exhaustiva de la inversión extranjera en la Comunidad Andina, es un marco normativo de promoción a la inversión extranjera que consagra unas pautas generales, dejando así la posibilidad de que los Países Miembros establezcan su política de inversión extranjera dentro de la normativa comunitaria, de manera mucho más amplia. • En relación con el concepto de inversión extranjera, se amplió lo que se consideraba como aporte a capital y se incluyó dentro de este concepto las contribuciones tecnológicas intangibles.

Con lo anterior se modificó el artículo 21 de la Decisión 220, el cual prohibía computarse como aportes de capital dichas contribuciones tecnológicas intangibles.

2. DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA NORMA. • En relación con el concepto de inversionista nacional, la norma establece que se considerarán como de inversionistas nacionales las inversiones de propiedad de inversionistas subregionales. Lo anterior sin cumplir ningún requisito, autorización o condicionamiento, a diferencia de lo que prescribía el artículo 1 de la Decisión 220.

Se considerará como inversión extranjera directa lo siguiente: Con el objetivo de absolver la consulta prejudicial formulada se analizarán los artículos primero y segundo de la Decisión 291. El artículo 1, al igual que las anteriores Decisiones, trae una serie de definiciones. • Los aportes provenientes del exterior al capital de una empresa, bien sea de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles.

GACETA OFICIAL Se advierte que la decisión 291, modificó el artículo 21 de la Decisión 220 y consagró que las contribuciones tecnológicas intangibles se podrán considerar como aportes de capital. • Las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior. • Las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Decisión 291.

En relación con las clases de inversionistas, la norma diferencia entre inversionista nacional, subregional y extranjero. Por inversionista extranjero se considera al propietario de una inversión extranjera directa. Por inversionista subregional se considera al inversionista nacional de cualquier País Miembro diferente al país receptor. Y por inversionista nacional se considera a las siguientes personas: • El Estado. • Las personas naturales nacionales • Las personas jurídicas nacionales de conformidad con las legislaciones de los Países Miembros. • Las personas naturales extranjeras que cumplan los siguientes requisitos: ¾ Residencia ininterrumpida por más de un año en el país receptor. ¾ Que haya renunciado ante el organismo nacional competente el derecho a reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior, pero la norma deja abierta la posibilidad de que los Países Miembros exoneren este requisito.

Se debe tener en cuenta que la normativa comunitaria deja abierta la posibilidad de considerar como de inversionistas nacionales las inversiones de propiedad de inversionistas subregionales, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 291. Lo anterior sin cumplir ningún requisito, autorización o condicionamiento, a diferencia de lo que prescribía el artículo 1 de la Decisión 220.

En relación con las clases de empresas que participan en el mercado, la Decisión 291 distingue entre empresa nacional, mixta y extranjera. 10/05/2007 33.48 La extranjera tiene las siguientes características: • Ser constituida o establecida en el país receptor con todo o parte de capital perteneciente a inversionistas extranjeros. • Que si parte de su capital pertenece a inversionistas nacionales, dicho porcentaje sea inferior al 51%. • Que aún siendo superior al 51% el capital perteneciente a inversionistas nacionales, a juicio del organismo nacional competente, dicho porcentaje no se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa, es decir, que dicho porcentaje no determine el control empresarial.

La empresa nacional tiene las siguientes características: • Ser constituida en el país receptor con participación de inversionistas nacionales en más del 81% del capital de la empresa. • Que la proporción anotada en el punto anterior se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa. Las empresas mixtas tienen las siguientes características: • Ser constituida en el país receptor con participación de inversionistas nacionales en capital de la empresa en un porcentaje entre el 51% y el 80% • Que la proporción anotada en el punto anterior se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa. • Que aún siendo inferior la proporción, que el inversionista nacional sea el Estado, entes parestatales o empresas del Estado del país receptor, que dicha proporción no sea inferior al 30 % y que según el organismo nacional competente dichos inversionistas tengan “capacidad determinante” en las decisiones de la empresa.

La norma determina qué se entiende por “capacidad determinante”: “la obligación de que GACETA OFICIAL concurra la anuencia de los representantes estatales en las decisiones fundamentales para la marcha de la empresa”. Lo anterior quiere decir, que una empresa donde el capital está compuesto por una participación entre el 30% y el 50% de ciertos inversionistas nacionales (Estado, entes parestatales o empresas del Estado), se considerará como empresa mixta, siempre y cuando, a juicio órgano nacional competente, el voto de dichos inversionistas nacionales sea fundamental para la toma de decisiones en la empresa.

Por último, la norma define qué se entiende por capital neutro, determinando que son las inversiones de las entidades financieras internacionales públicas de las que forman parte todos los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, y que figuran en el anexo de la Decisión 291.

3. PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL EN RELACIÓN CON LA INVERSIÓN EXTRANJERA. El artículo 2 de la Decisión 291 es un desarrollo del principio de trato nacional o de no discriminación, ya que dispone que “los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos que los inversionistas nacionales, salvo lo dispuesto en las legislaciones de cada País Miembro.” La anterior norma si bien establece como principio general que no puede haber un trato diferencial o discriminatorio entre los inversionistas extranjeros y los nacionales, a reglón seguido establece una excepción al principio: “salvo lo dispuesto en las legislaciones de cada País Miembro”.

Se consagra así un régimen exceptivo al principio de trato nacional de conformidad con las regulaciones que sobre la materia establezcan los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, se evidencia la idea de que la Decisión 291 actúa como un marco dispositivo para que los Países Miembros diseñen su propia política de inversión extranjera, acatando por su puesto las regulaciones marco del actual régimen.

4. OBLIGACIÓN DE REGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. El artículo 3 de la Decisión 291 establece que toda inversión extranjera directa o de inversionistas subregionales, que cumplan con la normativa comunitaria sobre el tema, deberá ser regis- 10/05/2007 34.48 trada ante el organismo nacional competente y en moneda libremente convertible.

Se advierte que en el actual régimen la normativa comunitaria no consagró, a diferencia de la anterior normativa, el sistema de autorizaciones previas y, simplemente se limitó a dejar el procedimiento de registro de las inversiones extranjeras. B. PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL Y DE LIBRE CRCULACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EXTRANJEROS.

Como quiera que en el proceso interno se controvirtiera la aplicación del Decreto 1038-A y se argumentara que en dicha normativa se dispone que los contratos de distribución de los productos extranjeros sólo pueden terminar por justa causa declarada por Juez Competente, es conveniente analizar el tema del principio de trato nacional en relación con los contratos de distribución. El principio de trato nacional y de libre circulación tienen sustento normativo en los artículos 74 y 77 del Acuerdo de Cartagena.

Con estos principios, se busca que los productos originarios de los Países Miembros tengan un trato no menos favorable que el que se le otorga a los productos nacionales, y que se eliminen los gravámenes y restricciones de todo orden a la importación de bienes originaros de la subregión. Las restricciones y los gravámenes a productos extranjeros pueden ser de diferente orden, inclusive ir de la mano con la regulación de figuras como los contratos de distribución de productos extranjeros.

Por lo tanto, el Juez Consultante puede identificar si en el caso planteado se presenta un trato menos favorable a los productos extranjeros en relación con los nacionales. Se advierte que estos principios están relacionados con las obligaciones que el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina impone a los País Miembros.

Dicha norma, en efecto, prescribe que “los Países Miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión” GACETA OFICIAL C. LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En atención que en el proceso interno la parte demandada argumentara que en el caso bajo estudio no se debe aplicar el Decreto Supremo 1038-A, ya que los tratados internacionales, como es el caso del GATS, prevalecen sobre el derecho interno, es necesario abordar el tema de la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el principio del complemento indispensable.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en la siguiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 34AI-2001. Sentencia publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 02-AN-86. Sentencia publicada en Gaceta Oficial del Acuer- 10/05/2007 35.48 do de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987;

Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 7-AI98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que lo desarrolla y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al Derecho Comunitario, la pregunta: GACETA OFICIAL ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La Decisión 291 soporta el régimen común sobre inversión extranjera en varios objetivos que marcan la tendencia de dicha normativa, a saber: 1. Búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad de las economías de los Países Andinos. 2. Liberalización y apertura al comercio y la inversión, teniendo en cuenta los intereses de los Países Andinos, 3.

La racionalidad económica fundada en la iniciativa privada, en la disciplina fiscal y en un Estado redimensionado y eficaz. La Decisión 291 más que una regulación exhaustiva de la inversión extranjera en la Comunidad Andina, constituye un marco normativo de 10/05/2007 36.48 promoción a la inversión extranjera que consagra unas pautas generales, dejando así la posibilidad de que los Países Miembros establezcan su política de inversión extranjera dentro de la normativa comunitaria.

La Decisión 291 introdujo importantes cambios al anterior régimen de tratamiento a las inversiones extranjeras, promocionando la apertura hacia la inversión extranjera en los Países Miembros, de conformidad con lo planteado en la presente providencia. El artículo 1 de la Decisión 291 define qué se entiende por inversión extranjera directa, diferencia entre inversionista nacional, extranjero y subregional, distingue entre empresas nacionales, mixtas y extranjeras y, por último, define qué se entiende por capital neutro, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. El artículo 2 de la Decisión 291 si bien establece como principio general que no puede haber un trato diferencial o discriminatorio entre los inversionistas extranjeros y los nacionales, a reglón seguido establece una excepción al principio: “salvo lo dispuesto en las legislaciones de cada País Miembro”.

Se consagra así un régimen exceptivo al principio de trato nacional de conformidad con las regulaciones que sobre la materia establezcan los Países Miembros. El artículo 3 de la Decisión 291 establece que toda inversión extranjera directa o de inversionistas subregionales, que cumplan con la normativa comunitaria sobre el tema, deberá ser registrada ante el organismo nacional competente y en moneda libremente convertible.

SEGUNDO: Las restricciones y los gravámenes a productos extranjeros pueden ser de diferente orden, inclusive ir de la GACETA OFICIAL mano con la regulación de figuras como los contratos de distribución de productos extranjeros. Por lo tanto, el juez consultante puede identificar si en el caso planteado se presenta un trato menos favorable a los productos extranjeros en relación con los nacionales, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. 10/05/2007 37.48 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 011-2005, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 10/05/2007 38.48 PROCESO 007-IP-2007 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GOLD GREEN OIL (mixta). Actor: sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA. Proceso interno Nº 2004-0020. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 134, 136 literal b) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0020.

El auto de 25 de enero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1741, de 17 de octubre de 2006, recibido en este Tribunal el 11 de diciembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero Interesado: Orlando Enrique Londoño Gutiérrez. b) Hechos El 16 de agosto de 2000, Orlando Enrique Londoño Gutiérrez presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo GOLD GREEN OIL (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 500 de 24 de enero de 2001, al que no se presentaron observaciones. Por Resolución Nº 19779, de 13 de junio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro solicitado. La sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución por considerar que la Superintendencia no tomó en cuenta la similitud “con el registro y la marca comercial GREEN OIL DE COLOMBIA, previamente usado por la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA constituida en julio de 1999”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que el signo solicitado “no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…)” y que “Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y el nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA, previamente usado por la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA, podemos concluir que la marca GOLD GREEN OIL (sic) no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 4 (…) el nombre comercial de mi mandante corresponde a la denominación social GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA., sobre la cual tiene el derecho de uso exclusivo en virtud de haberse dado el primer uso”.

Sostiene que la Superintendencia no tuvo en cuenta que la sociedad GREEN OIL DE CO- GACETA OFICIAL LOMBIA LIMITADA., “fue constituida en julio de 1999 (…). Que el objeto social de la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA, se encuentra directamente relacionado (…)” con los productos de la clase 4 “Que (…) ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde 1999 (…).

Que la marca concedida a favor del señor ORLANDO LONDOÑO es similar al nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA de propiedad de mi mandante (…). Que (…) tiene derecho de uso exclusivo su (sic) nombre comercial en virtud de haber sido su primer usuario y por tanto ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña, o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad”.

La actora cita jurisprudencia de este Tribunal referente al nombre comercial y dice que “Con los documentos relacionados en el capítulo de pruebas queda debidamente probado el uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA, desde marzo de 1999, es decir desde antes de la fecha de solicitud de la marca GOLD GREEN OIL (sic) (…)”.

Indica que se violó el artículo 278 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal “por cuanto la división de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas (…). Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 278 de la Decisión 486 y que en el presente caso le asisten a la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “(…) no ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

Sostiene que la Resolución Nº 19779 fue expedida “teniendo en cuenta que la misma cumplía con los requisitos de registrabilidad dispuestos en la normativa supranacional (…)”. La Superintendencia hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice que “Efectuado el estudio de registrabilidad de la marca GOLD 10/05/2007 39.48 GREEN OIL (mixta) para distinguir productos de la clase 4, conforme a lo señalado en precedencia, se concluyó que reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca (…)” en consecuencia “la Superintendecia (…) resolvió conceder el registro de la marca GOLD GREEN OIL (mixta) para la clase 4”.

Por lo que no se violó el artículo 134 de la Decisión 486 como afirma la demandante. Sobre la violación del artículo 136 literal b) de la mencionada Decisión dice que “Debe tenerse presente que el nombre comercial que sirve de fundamento para la presente acción, cuyo uso se alega es anterior a la solicitud de registro de la marca GOLD GREEN OIL (sic), no se encontraba depositado ante esta Superintendencia para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad como tampoco para el momento en que se concedió el registro de la misma.

Adicionalmente, quien alega ser titular de dicho nombre comercial no presentó oposición dentro del trámite de registro marcario ni los recursos dentro de la vía gubernativa (…) si bien el depósito de los nombres comerciales ante la Superintendencia (…) es meramente declarativo, en tanto que el derecho sobre éstos se adquiere por el uso, conforme a lo previsto en el artículo 191 de la Decisión 486 (…), sólo le es dado a esta entidad conocer los nombres comerciales que han sido aquí depositados.

Por consiguiente corresponde a quien alega tener mejor derecho sobre un signo distintivo probarlo dentro del trámite de registro (…)”. Finalmente dice, “se evidencia claramente que quien afirma ser titular de un nombre comercial debe acreditarlo, de manera que no basta la denominación o razón social que conste en la escritura de constitución de la sociedad o el certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio”.

ORLANDO ENRIQUE LONDOÑO GUTIÉRREZ, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, diciendo que con la emisión de la Resolución 19779, la Superintendencia no violó el artículo 134 de la Decisión 486, antes 81 de la Decisión 344, toda vez que “GOLD GREEN OIL (sic), clase 4 Internacional es PERCEPTIBLE, SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO y SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA, y no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidos en los arts. 82 y 83 de la Decisión 344 hoy arts. 135 y 136 de la Decisión 486 (…)”.

GACETA OFICIAL Manifiesta que tampoco se violó el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 ya que no es cierto “que tenga un mejor derecho al uso del nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA LTDA. (…) y (…) aceptando en gracia de discusión ese ‘mejor derecho’, es claro e indiscutible que no se hizo presente dentro del trámite administrativo del registro de la marca GOLD GREEN OIL (MIXTA), clase 4 Internacional ni para la fecha en que mi representado solicitó el registro de la marca, es decir, para el 16 de agosto de 2000, había efectuado trámite alguno de registro o depósito del nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la cual la Superintendencia (…) mal podría conocer sobre la existencia de dicho nombre comercial”.

Criterio que es recalcado en varias oportunidades en el escrito de contestación a la demanda. También sostiene que “el signo GOLD GREEN OIL (sic) es evocativo de los productos para los cuales se solicitó su registro, pues en atención a su traducción del idioma inglés al Español, evoca conceptos como los de combustibles ecológicos, productos que per se pertenecen a la clase 4 Internacional”.

Argumenta también que la demandante no se presentó “dentro de la oportunidad procesal que le concedía la normativa andina, sociedad que según lo que aduce tenía un legítimo interés para presentarse dentro del proceso por lo cual estaba obligada a agotar la via (sic) gubernativa”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134, 136 literal b) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Co- 10/05/2007 40.48 munitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo GOLD GREEN OIL (mixto) fue el 16 de agosto de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y no se interpretarán los artículos solicitados de la citada Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

GACETA OFICIAL Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares a la presente y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 10/05/2007 41.48 1.

Aplicación jurisprudencial 1.1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002-00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiese lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

GACETA OFICIAL En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca GOLD GREEN OIL (mixta), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 1.3.

Marcas mixtas En lo relativo a marcas mixtas, donde el elemento denominativo, además, sea compuesto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Además, en el caso de que exista conflicto entre un nombre comercial con un signo mixto que en su elemento denominativo sea compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso Nº 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, caso “SUPER SAC MANIJAS” (mixta)). Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el 10/05/2007 42.48 caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si la marca GOLD GREEN OIL (mixta) al ser una marca mixta y constituida por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintiva. 2. Aplicación al caso concreto 2.1. El nombre comercial, su protección y su prueba La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial.

No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el GACETA OFICIAL uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). 2.2. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial protegido.

Riesgo de confusión. Similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas. Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error.

No es necesario que el signo soli- 10/05/2007 43.48 citado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro (…) la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial protegido. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o solicitada para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

GACETA OFICIAL 10/05/2007 44.48 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue y la actividad económica que el nombre comercial ampara.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Proceso 3-IP-98, ya citado).

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: GACETA OFICIAL La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los 10/05/2007 45.48 signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse la marca GOLD GREEN OIL (mixta) y el nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiese, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los GACETA OFICIAL criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y un nombre comercial protegido, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentren integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. 10/05/2007 46.48 ros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre la marca y el nombre comercial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0020 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terce- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 10/05/2007 47.48 GACETA OFICIAL 10/05/2007 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú