Proceso 008-IP-2007 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de lo Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el Proceso Interno N 1858-2005.

Actor: BESNIER. Marca: LACTEL. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete. VISTOS El Oficio Nº 477-2006-SCS-CS, de 30 de noviembre de 2006, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Constitucional y Social, remitió la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 1858-2005.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de noviembre de 2006. 1. Las partes.

La parte actora es BESNIER S.A. Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Camposol S.A. y, al Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales. Interviene como terceros interesados: - Claude Roustang Galac S.A. y -Groupe Lactel, Sociéte En Commandite (Canadá). 2.

Determinación de los hechos relevantes 1. Hechos. El 11 de marzo de 1998, CAMPOSOL S.A. (Perú) solicitó el registro del signo LACTEL para distinguir jugos de frutas y demás productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El 17 de agosto de 1998, CLAUDE ROUSTANG GALAC S.A. (Francia) formuló observación manifestando ser titular en Perú y Venezuela de la marca LACTEL que distingue productos de la clase 29 (Perú) y 32 (Venezuela).

El 17 de agosto de 1998, BESNIER S.A. (Francia) formuló observación manifestando tener un derecho preferencial al ser titular en Venezuela de la marca LACTEL (mixta) que distingue productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Para acreditar su interés real en el mercado peruano, presentó, a solicitud de la Oficina de Signos Distintivos, la solicitud de la marca LACTE (denominativa).

El 30 de septiembre de 1998, GRUPO LACTEL, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (Canadá) formuló observación manifestando que viene usando desde 1991 el nombre comercial GROUPE LACTEL en el ejercicio de su actividad económica de comercialización de productos alimenticios. De otro lado, cabe precisar que la marca LACTEL de CLAUDE ROUSTANG GALAC S.A., fue cancelada por el solicitante, mediante Resolución N° 098-2000/TPI- INDECOPI.

El 26 de diciembre de 2000, CAMPOSOL S.A. delimitó los productos que distingue con la marca solicitada, a pedido de la Oficina de Signos Distintivos, a “jugos de frutas”. Mediante Resolución Nº 3377-2001/OSD-lNDECOPl de 30 de marzo de 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró improcedente la observación formulada por CLAUDE ROUSTANG GALAC S.A., fundada la observación formulada por BESNIER S.A. e infundada la observación interpuesta por GROUPE LACTEL, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, y en consecuencia denegó el registro solicitado.

El 2 de marzo de 2001, CAMPOSOL S.A., interpuso recurso de apelación manifestando que la opositora debió acreditar su interés real en forma inmediata a la entrada en vigencia de la Decisión 486, y que la notificación realizada por la Oficina de Signos Distintivos, solicitando la acreditación de su interés en el mercado peruano no es válida.

Mediante Resolución N° 1330-2001/TPI-INDECOPI de 28 de septiembre de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revocó la Resolución Nº 3377- 2001/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2001, y en consecuencia, otorgó el registro de la marca de producto LACTEL solicitado por CAMPOSOL S.A. para distinguir jugos de frutas de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Esta resolución se basó en el hecho que BESNIER S.A. no cumplió con acreditar su interés real en el mercado peruano, al solicitar en Perú, una marca diferente a la solicitada en Venezuela. El 18 de noviembre de 2001, BESNIER S.A., interpone demanda contencioso- administrativa contra el INDECOPI, CAMPOSOL S.A. y el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales, la cual es declarada fundada en parte por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, declarando nula la resolución administrativa objeto de la demanda, y ordenando que la segunda instancia administrativa requiera a BESNIER S.A. para que cumpla con acreditar su interés real para incursionar en el mercado peruano. Sin embargo, el INDECOPI presenta recurso de apelación ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, quien suspende la tramitación del proceso y envía la presente consulta prejudicial. 2.

Fundamentos de la Demanda. La demandante argumenta que la marca solicitada por CAMPOSOL S.A., es idéntica, y por lo tanto, confundible con la marca LACTEL de BESNIER S.A. Asimismo, que BESNIER S.A. acreditó su interés real al oponerse al registro de la marca LACTEL de CAMPOSOL S.A. al solicitar el registro de la marca en Perú, dado que dicha acreditación fue aceptada tácitamente por la primera instancia administrativa.

Finalmente, como pretensión subordinada, solicita declarar la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento administrativo hasta el momento en el cual, el Tribunal del INDECOPI debió emitir resolución declarando que consideraba no cumplido por parte de BESNIER S.A. el requisito de acreditar interés real y exponiendo que este requisito se cumplía. 2.3 Contestación a la Demanda.

BESNIER S.A. niega y contradice la demanda, bajo el argumento que no se realizó la acreditación del interés en el mercado peruano de la marca LACTEL (mixta) solicitada en Venezuela, sino se presentó en Perú una solicitud marcaria diferente, es decir, de la marca LACTEL en su forma denominativa. El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y argumenta su inconsistencia. Señala que la empresa BESNIER S.A., no habría cumplido con acreditar su interés real de incursionar en el mercado peruano al solicitar el registro de la marca en que sustentó su oposición al registro de la marca LACTEL, solicitada por CAMPOSOL S.A., dado que la solicitud presentada fue de una marca diferente a la solicitada en Venezuela.

Asimismo, que el Tribunal del INDECOPI, al resolver la observación formulada revocando la resolución de primera instancia administrativa, no ha ocasionado una violación a los principios del derecho administrativo, ya que en su condición de órgano funcional superior de revisión, constató que no se había cumplido con la acreditación del interés real del observante de incursionar en el marcado peruano. Con fecha 30 de octubre de 2002, el Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros, envía un escrito a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, señalando que el INDECOPI es un órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, sin embargo, su intervención en el presente proceso resulta facultativa.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que tanto en la fecha de solicitud del registro marcario, como en la fecha de la oportunidad para presentar las observaciones correspondientes, se encontraba en vigencia la Decisión 344.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

(…) Art. 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

(…)” DESICIÓN 486 “(…) DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. TRÁNSITO DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

En igual sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones, prórrogas, y plazos de vigencia, se rigen por la nueva norma. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, del 30 de marzo de 1998). Las citas precedentes, aunque se refieren a la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, se aplican perfectamente al caso bajo estudio y, en consecuencia, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de la cancelación del registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya han sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca LACTEL se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la presentación de las observaciones.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA EN RELACIÓN CON DERECHOS DE MARCA DE TERCEROS. CONFUNDIBILIDAD. RIESGOS DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero de 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP- 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004, citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998,). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre los signos sub litis.

4. OBSERVACIÓN ANDINA EN LA DECISIÓN 344. La Decisión 344, en sus artículos 93 y 95 determina quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido, las mismas que se presentarán en los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada publicación. Tanto la Decisión 344 arriba citada, como la actual Decisión 486, vigente desde el 1 de diciembre de 2000, rigen este mismo término legal para la presentación de observaciones/oposiciones.

En este sentido, la oportunidad para presentar una observación/oposición no podría ser fuera del término de 30 días hábiles, y por lo tanto, la norma comunitaria vigente en dicho momento, es la que regula los requisitos que debe reunir el escrito de observación. En el caso que el término de 30 días para presentar observaciones venza en vigencia de la Decisión 344, y que dicho recurso haya sido presentado dentro de dicho término y en vigencia de esta norma, no podrían exigirse requisitos adicionales a los establecidos por aquella luego de su admisión. Si bien, la Decisión 486 en su artículo 147, establece como requisito adicional para la formulación de una oposición andina, la acreditación de un interés real en el mercado plasmado en la presentación de una solicitud de registro en el país donde se formula la oposición, la Decisión 344 no lo establecía así. El artículo 93 de la Decisión 344 señala que el legítimo interés lo posee tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, sin establecer requisito adicional alguno. Por tanto, cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Luego de admitir las observaciones, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que de considerarlo conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, deberá ser realizado por el funcionario administrativo competente, por constituir esté un requisito ineludible previo a la concesión del registro de marca, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente el realizarlo siempre, aún en el caso de que no se presenten observaciones.

Respecto a esto el Tribunal ha manifestado: “( ) en el caso en que no se hubiese presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, esto es, que exprese los fundamentos que la sustentan”.

(Proceso 81-IP-2003, marca: SOUND BLASTER, publicado en Gaceta Oficial Nº 996, del 10 de octubre de 2003). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo. La Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA