PROCESO Nº 99-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 73 incisos d) y e) de la Decisión 311, 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 311, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 2220-2003.
Actor: STRUCTURECO, INC. Marca: ESTRUCTURE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 178-2006-SCS-CS, de 19 de Abril de 2006, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 73 literales d) y e) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 113 literal c) de la Decisión 344, con motivo del proceso interno N° 2220-2003.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 5 de julio de 2006. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes. La actora es STRUCTURECO, INC. Se demanda a la Nación peruana a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual–INDECOPI-; al Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; y a MARCIAL RODAS CELIS. 2. Determinación de los hechos relevantes. 1.
Hechos. Los hechos relevantes conforme a los escritos de la demanda y la contestación son los siguientes: El 2 de enero de 1997, la firma STRUCTURECO INC, solicitó la nulidad del registro de la marca ESTRUCTURE, con Certificado Nº 95657 para la clase 25, concedida el 5 de febrero de 1992, a favor de la firma CONECTION S.A., argumentando que dicho registro fue concedido en contravención de lo que prescribe el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, además alegó ser titular de la marca “STRUCTURE” en clase 3 y que ésta es notoria.
Con fecha 21 de febrero de 1997, la firma comercial CONECTION S.A. contestó la nulidad interpuesta por la demandante negando que se hayan infringido las normas del ordenamiento comunitario, además que el registro de la marca “STRUCTURE” a favor del accionante en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, fue otorgado con posterioridad al registro de su marca.
El Señor Marcial Rodas el 20 de octubre de 1998, se apersonó al proceso señalando ser el nuevo titular de la marca “ESTRUCTURE”. El 17 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 14703-1998/OSD-INDECOPI que declaró infundada la nulidad. Con fecha 12 de enero de 1999, la firma STRUCTURECO, INC. interpuso reconsideración contra la Resolución del INDECOPI, alegando la mala fe del Sr. Luis Miguel Saco Vértiz Cruzado, argumentando una aparente práctica anti-ética que consiste en adquirir los registros de marcas ajenas a su favor, para luego negociar su transferencia con sus legítimos titulares.
En fecha 10 de marzo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundado el recurso de reconsideración. En fecha 8 de abril de 1999, se interpuso apelación contra dicha providencia ante el Tribunal del INDECOPI el cual, en fecha 18 de septiembre de 2000, mediante Resolución 1026-2000-TPI-INDECOPI, confirmó la resolución y declaró infundada la nulidad, argumentando que la marca no es notoria y que las pruebas presentadas sólo se dirigen a demostrar la práctica anti-ética del Sr. Luis Miguel Saco Vértiz Cruzado, lo que no considera relevante ya que se trata de una persona jurídica distinta de la empresa antes mencionada. 2.2.
Fundamentos de la demanda. El actor argumenta las pretensiones de la siguiente forma: • Que la mala fe de la Firma CONECTION S.A. ha quedado acreditada. El actor acusa de mala fe al Sr. Luis Miguel Saco Vértiz Cruzado; indica que “todos estos hechos están acreditados en el Exp. No 29321, al cual nos remitimos, evidencia una conducta desleal de parte del Sr. Saco Vértiz (quien es gerente general de Conection S.A.) que en el presente caso tomó la decisión (a través de su empresa Conection S.A. de la cual es fundador, gerente general y representante) de registrar la marca “ESTRUCTURE” que es una copia casi idéntica a la marca ajena y notoria “STRUCTURE” (…) Dado los antecedentes del Sr. Saco Vértiz, no puede permitirse que continúe usurpando signos ajenos y luego los negocie con sus legítimos titulares.” Señala así mismo, que el INDECOPI no puede utilizar una ficción legal para beneficiar ni convalidar actos ilícitos. • La probada Notoriedad de la Marca “STRUCTURE”.
La notoriedad queda demostrada por hechos como su antigüedad, para lo cual menciona una lista de países donde dicha marca se encuentra registrada, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina y Venezuela, señalando que se añade en el Expediente No 29321 una lista de 77 países donde el signo es protegido. La publicidad de la Marca “STRUCTURE” donde indica una lista de revistas donde ha publicado diversos artículos publicitarios en 1995, señalando asimismo que ha mantenido campañas publicitarias desde 1989.
Indica también, que conforme a la declaración bajo juramento del señor Edgar J. Jones, la firma STRUCTURECO INC. es una subsidiaria de la firma Limited Express Inc., quien es dueña de aproximadamente 5,298 tiendas especializadas en prendas de vestir sólo en los Estados Unidos de América y que dicha marca entró en el mercado norteamericano y mundial en 1989 con una línea de ropa distribuida en miles de tiendas en todo el mundo.
Por último indica una lista de ingresos anuales de la empresa desde 1989 hasta 1995. Señala que en razón de estas campañas publicitarias en todo el mundo el Sr. Saco Vértiz conoció o estuvo en aptitud de conocer la existencia de la marca y que por ello careció de buena “FE” comercial y el certificado Nº 95657 deviene nulo. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI. • Acerca de la supuesta mala fe con que se habría procedido en el registro de la marca ESTRUCTURE cuya nulidad se solicita.
Considera que las pruebas presentadas por la demandante no establecen la mala fe, ya que éstas únicamente se encuentran referidas a las marcas solicitadas por el Sr. Luis Miguel Saco Vértiz, y que luego fueron objeto de transferencia por parte de éste en favor de terceros, circunstancia que demostraría, en todo caso, la mala fe de él mismo y no de la empresa Conection S.A. Señala, que los actos para obtener el registro de la marca “ESTRUCTURE” realizados por la empresa Conection S.A. no pueden ser imputados al Sr. Luis Miguel Saco Vértiz por cuanto son personas jurídicas diferentes de la empresa conforme a las normas de Derecho Civil del Perú. Indica, por otra parte, que los procedimientos de nulidad que haga la administración para determinar la “mala fe” en un registro marcario sólo podrá hacerlos respecto de la empresa que solicita la marca. • Sobre la supuesta notoriedad de la marca STRUCTURE, registrada a favor de Structureco Inc. Que, la demandante sólo ha realizado en distintos países el acto formal de registro de un signo distintivo, lo cual no constituye factor para determinar la notoriedad.
Asimismo, los medios de publicidad utilizados por la empresa demandante no constituyen una forma idónea para el mundo andino, por cuanto se refieren a campañas realizadas en países de habla inglesa. Por otra parte, señala que los índices de ventas del producto sólo corresponden al mercado de los Estados Unidos de América y no prueban que al menos 60% del sector relevante de los consumidores nacionales o de algún otro país miembro conociera la marca del accionante al momento de concederse el registro de la marca “ESTRUCTURE” a favor de Conection S.A. 2.3.2 Contestación del Procurador Público Encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.
Señala, en cuanto al alegato de la mala fe por la accionante, que la Decisión 344 no establece los criterios aplicables para determinar qué conducta se considera de mala fe. Afirma, que la Decisión 344 en su artículo 113 literal “c” concordado con la legislación nacional del Perú, “(…) nos permite concluir que una conducta transgrede el principio de buena fe cuando importa un comportamiento desleal o deshonesto que perjudique o vulnere intereses ajenos”.
Hace referencia a las prácticas que hace el Sr. Luis Miguel Saco Vertiz Cruzado, gerente de la empresa Conection S.A. sobre solicitar marcas y obtener su registro para luego negociarlas, como prueba de mala fe, indicando que “(…) no es relevante a efectos de demostrar la mala fe de la Empresa CONECTION S.A. ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78 del Código Civil se trata de personas distintas e independientes, por lo que los actos de uno no pueden ser imputados al otro”.
En cuanto al argumento de notoriedad, señala que ésta no ha podido ser demostrada. 2.3.3 Contestación del Sr. Marcial Rodas Celis. Contesta la Demanda en los siguientes términos: Con respecto al argumento de mala fe “(…) se desvanece en reiterados argumentos inconsistentes sobre la supuesta mala fe de una empresa llamada Conection S.A. y de un Sr. Saco Vértiz los cuales no guardan relación alguna con el suscrito.
Dichos argumentos únicamente buscan confundir a la Sala y son impertinentes para evaluar si la resolución materia de autos adolece de nulidad, tal como lo ha señalado la Contraria.” Con respecto al argumento de notoriedad, indica que la marca no es notoriamente conocida, señalado que las pruebas analizadas al dictarse la resolución impugnada no lograban demostrar la notoriedad de la marca de acuerdo a los criterios exigidos por la legislación. 4.
Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema. Se declara fundada la demanda y nula la Resolución 1026-2000/TPI-INDECOPI, por cuanto, en criterio de la Sala, se han efectuado actos de mala fe y considera que se incurrió en vicio de nulidad previsto en el inciso b) del artículo 43 del Decreto Supremo 02-94-JUS, al haberse emitido contraviniendo el numeral 2 literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Por otra parte, señala que la marca no es notoriamente conocida y que las pruebas presentadas a tal fin fueron insuficientes. 5. Apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República del Perú. Fue concedido con efecto suspensivo, y remitido a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República del Perú, quien ordena la presente interpretación prejudicial y solicita suspender el proceso judicial, hasta que se emita la respectiva interpretación.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que en la presente solicitud se interpretarán los artículos 73 literales d) y e) de la Decisión 311, 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y de oficio, los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 311.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 311 (…) “Artículo 71 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 73 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.
(…) DECISIÓN 344 (…) Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.
(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y SUS REQUISITOS ESENCIALES Del artículo 71 de la Decisión 311, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
Las condiciones o requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, se encuentran determinados en dicho artículo, esto es: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia que viene siendo sentada por este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 311 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
II. NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO El Tribunal, al interpretar el artículo 113 de la Decisión 344, ha sostenido que la acción de nulidad del registro de una marca sólo puede ser adelantada, en el caso de los particulares, a instancia de “parte interesada”, es decir, que el accionante debe tener un interés jurídicamente protegido, cuya vulneración le hubiera afectado de manera particular.
Ha expresado al respecto, que la nulidad de un acto administrativo: “normalmente procede contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial,( ) ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de la marca ( );
( ) Obviamente, el ejercicio de esos recursos –el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del 'agotamiento de la vía administrativa' estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional”. (Proceso 28-IP-95, marca: “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, de 30 de marzo de 1998) y ratificados en el Proceso 20- IP-99, marca: “SUMMER JUICE”).
Causales para intentar la nulidad del registro. El mencionado artículo de la Decisión 344 determina, que procede decretar la nulidad del registro en virtud de la acción de nulidad, cuando se presente una o varias de las siguientes causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiera otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.
El principio de la buena fe en el registro de marcas. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto a principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.
El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe, es sancionado por el régimen jurídico con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella. Así, el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 erige en causal de nulidad el hecho de haber obtenido un registro marcario infringiendo el principio de la buena fe, conducta infractora que para el caso se tipifica en la realización de una de las acciones previstas en la norma comentada o de cualesquiera que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o irregular, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal.
Corresponde en todo caso al juez o a la autoridad competente, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del literal c) del artículo 113, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe.
III. LA CONFUNDIBILIDAD CON SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme a lo establecido por el literal a) del artículo 73 de la Decisión 311.
La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca que se contempla en la aludida norma, entre otros aspectos, está dirigida a proteger tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor, para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado. La confusión puede producirse en tres ámbitos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, sin embargo puedan inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos constituye un aspecto librado a la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.
IV. LA REPRODUCCIÓN O LA IMITACIÓN DE UN SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
El literal d) del artículo 73 de la Decisión 311 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.
En el literal e) del artículo 73 de la Decisión 311 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. Recalcando, no obstante, que la notoriedad es un hecho que debe ser probado, de acuerdo a los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. 2.
No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) de aquélla, sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. El juez o la autoridad nacional competente, analizará el caso concreto y determinará si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad estipulada en el artículo 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 6.
El artículo 73, en sus literales d) y e), de la Decisión 311, establece protección especial para la marca notoria, con el fin de proteger al consumidor y al titular del signo notorio. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La calidad de notoria de una marca debe ser probada por quien la alega.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA